| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção Cível da Relação de Lisboa.
I-Relatório:
“M. .. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA.” (com sede em Lugar do E.) interpôs recurso do Despacho do Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial], de 6/10/2014, que lhe indeferiu o registo da marca nacional n.º 529031 (mista) "Maximiza-te”, pedindo a revogação do Despacho recorrido e a concessão do registo da aludida marca.
Por Sentença proferida em 24/06/2015, o Juiz do 2º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual julgou tal recurso improcedente e, consequentemente, manteve o Despacho recorrido que não concedeu o registo da marca nacional n.º 529031 (mista) "Maximiza-te”.
Inconformada com o assim decidido, a Recorrente “M. .. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA.” apelou da referida Sentença para esta Relação, tendo rematado as concernentes alegações com as seguintes conclusões:
“1.O objecto da apelação é a, aliás, douta sentença proferida nos autos em 24/06/2015, que julgou o recurso improcedente e, consequentemente, manteve o despacho recorrido que recusou o registo da marca nacional n.º 529031,  , por a ter considerado uma imitação da marca nominativa “MAXIMIZA”, da titularidade da Recorrida.
2.À decisão sobre a matéria de facto, importa acrescentar um facto que constitui um motivo justificado para se decidir suspender a instância: está em tramitação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial um processo de declaração de caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional n.º 410086, “MAXIMIZA”, da Recorrida.
3.A Recorrente constatou que a Recorrida não faz uso sério da sua marca “MAXIMIZA”, e, por esta marca ser o único obstáculo à concessão do registo da sua marca  , pretende que seja declarada a caducidade daquele registo.
4.Nestes termos, requer-se ao Venerando Desembargador Relator que se digne declarar a suspensão da instância, por motivo justificado, nos termos do art.º 652.º, n.º 1, alínea g) do C.P.C., fixando-se o termo da mesma para quando aquele processo de caducidade for definitivamente decidido.
5.A decisão recorrida assenta numa deficiente interpretação e aplicação ao caso dos autos do conceito legal de imitação de marca, vertido no art.º 245.º, n.º 1 do C.P.I., pois não pode dar-se uma resposta afirmativa a nenhum dos requisitos cumulativos de imitação de marca previstos no n.º 1 do art.º 245.º do C.P.I.
6.Em 1.º lugar, não é certo que se verifique o requisito previsto na alínea a) desse preceito legal, visto que o registo de marca da Recorrida está, presentemente, sujeito a um processo de declaração de caducidade, no termo do qual se decidirá se esse registo se manterá em vigor ou não.
7.Em 2.º lugar, não se verifica preenchido o requisito de imitação relativo à afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços a que se destinam as marcas em confronto – art.º 245.º, n.º 1, alínea b) do C.P.I.
8.A circunstância de os serviços a que se destinam as marcas em confronto pertencerem à mesma classe (a 35.ª da Classificação Internacional de Nice), não implica que devam ser considerados serviços afins, como resulta do disposto no art.º 245.º, n.º 2, alínea a) do C.P.I.
9.Diversamente da marca que a Recorrente pretende registar, a marca da Recorrida não se destina a assinalar serviços de publicidade em geral, mas, somente, um tipo específico desses serviços: os prestados “on-line numa rede informática”. Os consumidores desses serviços de publicidade serão, exclusivamente, os que utilizam a rede informática, on-line.
10.Já os serviços a que se destina a marca da Recorrente, têm natureza e canais de .. diferenciados (designadamente, por “.. de prospetos, folhetos e impressos”) e num ramo do comércio específico (“serviços, produtos e materiais de construção civil”).
11.Por outro lado, também não se vislumbra a menor afinidade dos serviços de “gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de venda em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de serviços, produtos e materiais de construção civil” com os serviços de “publicidade online numa rede informática”.
12.Sem conceder, e apenas para o caso de assim não se concluir, mesmo que se considerasse que os serviços de publicidade, em geral, são afins de serviços de publicidade específicos, ainda assim o registo de marca deveria ser concedido parcialmente, para os restantes serviços para que foi pedido o registo, nos termos do disposto no art.º 244.º do C.P.I., para os restantes serviços.
13.É manifesto que não existe afinidade entre, por um lado, os serviços de “publicidade on-line numa rede informática”, com, por outro, os “serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e .. de prospetos, folhetos e impressos”, os serviços de “gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório” e os “serviços de venda em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de serviços, produtos e materiais de construção civil”.
14.Não se verificando o requisito de imitação de marca da identidade ou afinidade entre produtos ou serviços, pelo menos, parcialmente, deverá neste caso concluir-se, que a sentença recorrida violou o disposto nos art.ºs 239.º, n.º 1, alínea a) e 244.º do C.P.I., devendo ser revogada e, consequentemente, decidir-se conceder parcialmente o registo da marca nacional n.º 529031 para os “serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e .. de prospetos, folhetos e impressos, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de venda em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de serviços, produtos e materiais de construção civil”.
15.Também não se verifica o requisito de imitação relativo à confundibilidade entre as marcas em confronto, previsto no art.º 245.º, n.º 1, alínea c) do C.P.I.
16.Não pode deixar de se discordar da douta sentença recorrida quando se conclui que o registo da marca nacional n.º 410086, confere à Recorrida, não apenas o direito de exclusivo sobre a utilização do vocábulo “MAXIMIZA”, mas também o direito de impedir terceiros de virem a utilizar, na composição de novas marcas, outros vocábulos, derivados do verbo “MAXIMIZAR”.
17.Esse entendimento choca frontalmente com os factos provados da coexistência de várias marcas (i. é, de vários direitos), da titularidade de várias entidades, que têm como denominador comum o radical “maximizar”.
18.Não pode ser reconhecido à Recorrida um direito de exclusivo sobre todas as expressões criadas a partir do verbo “maximizar”, quando, de facto, não é a única entidade com esse direito.
19.A decisão sobre a matéria de facto evidencia essa realidade de facto: a marca “MAXIMIZA” coexiste com as marcas (entre outras),
-MAX FINANCE - MAXIMIZE O SEU TEMPO E DINHEIRO
-PERFOMANCE SALES - WE MAXIMIZE SALES. YOU MAXIMIZE PROFIT.
-MAXIMUM
-MAXIMO
-MAXIMUS
20.Nesse quadro, não tem nenhum sentido reconhecer à Recorrida o direito de impedir o registo de novas marcas criadas a partir do radical “maximizar”, quando a sua marca coexiste com outras, anteriores e posteriores à sua,em iguais circunstâncias–vd.a teoria da distância.
21.Ademais, convirá ainda salientar que o registo de marca confere à sua titular, no rigor da lei, uma mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão – cf. o art.º 4.º, n.º 2 do C.P.I.
22.É manifesto que na concessão à Recorrida do registo da marca nacional n.º 410086, “MAXIMIZA”, foi violado o disposto no art.º 223.º, n.º 1, alíneas a), c) e d) do C.P.I., que proíbe o registo de marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo, ou que sejam constituídas, exclusivamente, por elementos genéricos.
23.Não se entende com base em que lógica é que na sentença recorrida se considera que o termo “MAX” não é apropriável (sendo por isso registável como marca), do mesmo modo que o termo “MAXIMIZA”.
24.Isso, apesar de “MAX” e “MAXIMIZA” serem realidades linguísticas totalmente distintas: a primeira é um sinal distintivo, enquanto a segunda é um elemento genérico, atendendo ao seguinte:
-o termo “MAX” não é um vocábulo dicionarizado, nem uma abreviatura, nem sequer um prefixo ou um sufixo, ou seja, é uma expressão de fantasia;
-a palavra “MAXIMIZA” é uma mera flexão do verbo transitivo directo “MAXIMIZAR” (na 2.ª pessoa do Imperativo Afirmativo ou na 3.ª pessoa do singular do Presente do Indicativo), com o significado de «elevar ao máximo; dar o máximo desenvolvimento ou valor a (facto, ideia)» - cit. “Dicionário Universal da Língua Portuguesa”, ed. Texto Editora, 1995, pág. 953.
25.Sendo o vocábulo “MAXIMIZA” uma palavra que pode servir (e serve) no comércio e que se tornou usual na linguagem corrente e nos hábitos leais e constantes do comércio (com o significado de aumentar, ampliarpotenciar ou sobrevalorizar os efeitos ou características de produtos ou serviços em relação aos dos concorrentes), não pode aceitar-se que seja considerada como um elemento distintivo, como um sinal registável, para ficar do exclusivo de um único agente económico.
26.Em suma, a marca “MAXIMIZA” é desprovida de qualquer carácter distintivo, ao que acresce ser exclusivamente constituída por uma adjectivação da qualidade ou valor dos serviços a que se destina, a qual, aliás, é usual na linguagem do comércio (por exemplo: o serviço “X” maximiza o seu investimento; a publicidade “Y” maximiza a divulgação da sua marca, produto ou serviço; o produto “Z” maximiza a sua poupança, etc.), factos que se reputam ser do conhecimento geral.
27.Tal não é caso da marca que a Recorrente pretende registar, visto não ser constituída, exclusivamente, por um elemento genérico, antes combina o elemento verbal “MAXIMIZA-TE” com um elemento figurativo.
28.Poderá considerar-se que essa marca é mais ou menos fraca ou forte, mas essa combinação de elementos verbais e figurativos, confere ao conjunto o indispensável carácter distintivo – o que não é o caso da marca da Recorrida.
29.Aliás, se se consultar o registo da marca nacional n.º 529031, na base de dados online do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?moda=05&nume=529031&ndes=), apura-se que os elementos figurativos da marca que a Recorrente pretende registar são classificados (no campo “Classificação de Viena”) do modo seguinte:
26.4.2 - RECTÂNGULOS.
26.4.22-QUADRILÁTEROS CONTENDO OUTRAS INSCRIÇÕES
26.4.24-QUADRILÁTEROS A SUPERFÍCIE ESCURA, OU PARTE DA SUPERFÍCIE ESCURA.
30.Em suma, ao contrário da marca verbal “MAXIMIZA”, da Recorrida, a marca mista que a Recorrente pretende registar não é desprovida de carácter distintivo e não é constituída, exclusivamente, por elementos genéricos, ou seja, é uma marca registável.
31.Na concessão do registo da marca nacional n.º 410086, “MAXIMIZA”, foi claramente violado o disposto no art.º 223.º, n.º 1, alíneas a), c) e d) do C.P.I., e que o registo daquela marca deveria ter sido recusado, nos termos do art.º 238.º, n.º 1, alíneas b) e c) do C.P.I.
32.Ilide-se, assim, a mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão do registo da marca nacional n.º 410086, da Recorrida, nos termos admitidos pelo art.º 4.º, n.º 2 do C.P.I. e pelo art.º 350.º, n.º 2 do Cód. Civil.
33.Em consequência, esse registo de marca deve ser considerado nulo e de nenhum efeito, nos termos do art.º 265.º, n.º 1, alínea a) do C.P.I., e, como tal, inoponível ao registo da marca nacional n.º 529031, da Recorrente.
34.Sem conceder, sempre se dirá que, nos termos do n.º 2 do art.º 223.º do C.P.I., «Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva».
35.Assim dispondo a lei, na comparação da marca verbal “MAXIMIZA” com a marca mista  , não pode ser tomado em consideração a palavra “MAXIMIZA”, por esta ser um simples elemento genérico, que não pode ser apropriado por ninguém – cf. o citado n.º 2 do art.º 223.º do C.P.I.
36.Excluindo da comparação essa palavra, não existe nenhuma semelhança gráfica, fonética ou outra entre as marcas em confronto, que o mesmo é dizer que não se verifica o requisito de imitação do art.º 245.º, n.º 1, alínea c) do C.P.I.
37.Na douta sentença recorrida não se faz um correcto enquadramento legal do caso sub judice, tendo sido violado o disposto nos art.ºs 223.º, n.º 1, alíneas a), c) e d) e n.º 2, 238.º, n.º 1, alíneas b) e c), 239.º, n.º 1, alínea a), 245.º, n.º 1 e 265.º, n.º 1, alínea a), todos do C.P.I., devendo ser revogada e, consequentemente, substituída pela concessão do registo da marca nacional n.º 529031.”
A Recorrida “M. COSTA, LDA.” (titular da marca nacional nº 410.086 [nominativa] “MAXIMIZA”) contra-alegou, pugnando pelo não provimento da Apelação da Recorrente “M. .. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA.” e formulando as seguintes Conclusões:
«1.A decisão recorrida não merece censura.
2.A Recorrente pretende pelo presente Recurso fazer com que o tribunal ad quem conheça matéria nova em sede de recurso, nomeadamente relativa à eventual invalidade do registo da marca da recorrida.
3.No entanto, a verdade é que está excluída a possibilidade do tribunal ad quem pronunciar-se sobre factos novos alegados pela Recorrente na instância de recurso, sendo por isso evidente que a eventual invalidade do registo da marca da recorrida não constitui objecto dos presentes autos.
4.A apreciação do pedido de caducidade não constitui um motivo justificado de suspensão da instância, como pretende a Recorrente, pois aquele pedido foi intentado unicamente para se obter a suspensão do processo em apreço e, mesmo que assim não se entenda, sempre dirá que o presente processo está tão adiantado que os prejuízos da suspensão superem as vantagens, pelo que o pedido de suspensão da instância deverá ser indeferido nos termos e para efeitos do n.º 2, do artigo 272.º do CPC.
5.O sinal “MAXIMIZA” não se trata de um sinal descritivo porque não indica, direta, exclusiva e inequivocamente, os serviços de “publicidade on-line numa rede informática”, sendo por demais evidente que a marca da recorrida não cabe, pois, na exceção contemplada na al. c) do n.º 1 do artigo 223º do CPI.
6.Considerada isoladamente, a expressão “MAXIMIZA” é uma expressão comum, de significação vária, que designa várias atividades e realidades, não se tratando de um sinal – repete-se e sublinha-se, quando isoladamente considerada – que se haja tornado usual para descrever atividades relacionadas com a atividade de “publicidade on-line numa rede informática”, razão pela qual a marca da recorrida não preenche a previsão da al. d) do n.º 1 do artigo 223º do CPI.
7.Por mera cautela, caso por mera hipótese de raciocínio se entenda que o vocábulo “Maximiza” se encontraria originariamente privado de capacidade distintiva, o que não se concede, sempre importa notar que o mesmo, pelo uso intenso e reiterado que lhe tem sido dado desde há muitos anos pela Recorrida, bem como pelos investimentos na promoção e publicitação do sinal Maximiza” levados a cabo por esta, se converteu num sinal distintivo do serviço de “publicidade on-line numa rede informática”.
8.Pelo que é por demais evidente que a Recorrida poderá sempre invocar o secondary meaning [Vide Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10-09-2009, Proc. n.º 118/09.4YFLSB, Relator Santos Bernardino, disponível em www.dgsi.pt;] para justificar a atribuição do direito exclusivo ao uso da marca “Maximiza”.
9.Assim sendo, é manifesto que a expressão ou vocábulo “Maximiza”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva, satisfazendo a função distintiva da marca exigida pelo n.º 1 do artigo 222º do CPI, ao contrário do que sustenta a Recorrente.
10.Relativamente ao primeiro e segundo requisitos plasmados nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 245.º do Código da Propriedade Industrial, a decisão recorrida perfilhou o seguinte entendimento “No caso dos autos, não restam dúvidas quer da prioridade do registo da marcas titularidade da recorrida, o que as partes nem discutem.”“Igualmente não discutido e portanto aceite pelas partes e pelo INPI, é o facto dos produtos e serviços em causa serem similares, pelo que também não caberá aqui a sua apreciação ou discussão.”
11.Assim sendo, é forçoso concluir que não restam dúvidas quer da prioridade do registo da marca da titularidade da recorrida, quer da semelhança/afinidade dos produtos e serviços das marcas em confronto, verificando-se o preenchimento do primeiro e do segundo requisitos plasmados nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 245.º do CPI.
12.Pelo que é por demais evidente que está excluída a possibilidade do tribunal ad quem pronunciar-se sobre matéria que não foi alegada pelas partes na instância recorrida ou sobre pedidos que não hajam sido formulados, como bem se perfilha no acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 06-11-2012.
13.É sem cabimento a invocada teoria da distância pela Recorrente, porquanto como bem estabeleceu a decisão recorrida “a referida teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora”.
14.O que não é caso vertente, pois a expressão “Maximiza”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva, satisfazendo a função distintiva da marca exigida pelo n.º 1 do artigo 222º do CPI, ao contrário do que sustenta a Recorrente.
15.Por mera cautela, admitindo-se por mera hipótese de raciocínio que a teoria da distância era aplicável aos presentes autos, o que não se concede, sempre dirá que tal teoria não impunha uma decisão diversa da decisão recorrida, pois como bem esclareceu o “tribunal a quo”, “das marcas que se apuraram apenas duas delas têm prioridade anterior à da recorrida: nacional n.º 394933, “MAXIMO”, e comunitária n.º 1757251, “MAXIMA”, que, no seu conjunto se conseguem distinguir da marca da recorrida (como já dissemos, o termo “MAX” não é apropriável), sendo que também não se vê qualquer afinidade entre os serviços desta última e os da recorrida. Finalmente, também não foi alegado e muito menos demonstrado que as marcas em questão sejam conhecidas dos consumidores e estejam efetivamente em uso no mercado”.
16.Daí que seja forçoso concluir como na decisão recorrida “Assim, ainda que com recurso à teoria da distância, as marcas similares invocadas não poderiam ter a virtualidade de impor ou permitir ao INPI o deferimento da marca em crise”.
17.No que concerne ao pressuposto plasmado na alínea c), do n.º 1, do artigo 245.º, do CPI, a lei não define este conceito, somente indicando os critérios para determinar a sua existência, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir, caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo.
18.No seio da jurisprudência têm-se firmado as seguintes regras e princípios, no âmbito desta especifica hermenêutica; é matéria de facto saber se existe ou não semelhança e é matéria de direito apurar da existência ou não de imitação dos sinais em confronto em face das semelhanças ou dissemelhanças fixadas na decisão recorrida, quer se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar errou ou confusão; O juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento; Para a formulação desse juízo releva menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que do conjunto dos elementos componentes;
19.Ora, do cotejo da decisão recorrida com os princípios e regras supra aludidos, é por demais evidente que aquela não merece qualquer censura quando concluiu que a confrontação com a marca da recorrente invoca na mente do consumidor a marca da recorrida, uma vez que da apreciação do conjunto de cada uma das marcas resulta não haver relevantes diferenças gráfica, fonética ou outra entre a marca da Recorrente e da Recorrida.
20.Por tudo o supra exposto, é por demais evidente que no caso vertente se encontra preenchido o conceito legal de imitação de marca previsto no artigo 245.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial.»
Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O OBJECTO DO RECURSO.
Como se sabe, sem embargo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer ex officio, é pelas conclusões com que o recorrente remata a sua alegação (aí indicando, de forma sintéctica, os fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão recorrida: art. 639º, nº 1, do C.P.C. de 2013) que se determina o âmbito de intervenção do tribunal ad quem [1] [2].
Efectivamente, muito embora, na falta de especificação logo no requerimento de interposição, o recurso abranja tudo o que na parte dispositiva da sentença for desfavorável ao recorrente (art. 635º, nº 3, do C.P.C. de 2013), esse objecto, assim delimitado, pode vir a ser restringido (expressa ou tacitamente) nas conclusões da alegação (nº 4 do mesmo art. 635º) [3] [4]. Por isso, todas as questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença recorrida e que não sejam abordadas nas conclusões da alegação do recorrente, mostrando-se objectiva e materialmente excluídas dessas conclusões, têm de se considerar decididas e arrumadas, não podendo delas conhecer o tribunal de recurso.
Por outro lado, como meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, ius novarum, i.é., a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal a quo.
Ademais, também o tribunal de recurso não está adstrito à apreciação de todos os argumentos produzidos em alegação, mas apenas – e com liberdade no respeitante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (art. 5º, nº 3, do C.P.C. de 2013) – de todas as “questões” suscitadas, e que, por respeitarem aos elementos da causa, definidos em função das pretensões e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes para conhecimento do respectivo objecto, exceptuadas as que resultem prejudicadas pela solução dada a outras (art. 608º, nº 2, do C.P.C. de 2013, ex vi do art. 663º, nº 2, do mesmo diploma).
No caso sub judice, emerge das conclusões da alegação de recurso apresentada pela Recorrente ora Apelante que o objecto da presente Apelação está circunscrito às seguintes questões:
a)Se, estando em curso um processo de declaração de caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional nº 410086, “MAXIMIZA”, da ora Recorrida e sendo esta marca o único obstáculo à concessão do registo da marca da Recorrente  , deve ser declarada a suspensão da instância, no presente recurso, até que seja definitivamente decidido o aludido processo de caducidade (nos termos das disposições conjugadas dos arts. 272º/1 e 652º/1/g) do Novo Código de Processo Civil);
b)Se não existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços a que se destinam as duas marcas em confronto(“MAXIMIZA” e  );
c)Se não existe risco de confusão entre as marcas nacionais “MAXIMIZA” e  .
MATÉRIA DE FACTO.
Factos Considerados Provados na 1ª Instância:
Devidamente ordenados, segundo uma sequência lógica e cronológica, os factos que a Sentença recorrida elenca como provados são os seguintes:
1.A recorrida é titular da marca nacional n.º 410086, composta pela seguinte forma “MAXIMIZA”, requerida em 11/01/2007 e concedida em 19/10/2007.
2.Esta marca destina-se a assinalar, nas classes da classificação de Nice: “ 35 - publicidade on-line numa rede informática”.
3.A recorrente requereu ao INPI em 15/04/2014 o registo da marca nacional n.º 529031, composta pela seguinte forma “  ”.
4.Esta marca destina-se a assinalar, nas classes da classificação de Nice: “35 - publicidade, serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e .. de prospetos, folhetos e impressos, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de venda em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de serviços, produtos e materiais de construção civil”.
5.Por despacho proferido em 6/10/2014, o INPI indeferiu o registo da marca nacional n.º 529031 “  ”.
6.A marca nacional n.º 431256 “MAX FINANCE MAXIMIZE O SEU TEMPO E DINHEIRO”, foi requerida em 11/04/2008 e concedida em 15/07/2008, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “publicidade; serviços de consultadoria para gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; marketing”.
7.A marca nacional n.º 495226 “ ”, foi requerida em 9/02/2012 e concedida em 27/04/2012, destinando-se a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “agências de publicidade; apresentação de empresas e de seus bens e serviços através da internet; publicidade na internet para terceiros; serviços publicitários e de marketing on-line”.
8.A marca comunitária [e não nacional – como, por lapso, consta da sentença] n.º 5780218 “ ”, foi requerida em 22/03/2007 e concedida em 4/10/2010, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “Serviços de publicidade, não prestados no domínio do comércio de fruta e legumes frescos; serviços de gestão de negócios, não prestados no domínio do comércio de fruta e legumes frescos; administração comercial; trabalhos de escritório”.
9.A marca nacional n.º 394933 “  ”, foi requerida em 26/10/2005 e concedida em 28/08/2006, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “promoção de vendas para terceiros de software e hardware”.
10.A marca comunitária n.º 1757251 “MAXIMA”, foi requerida em 14/07/2000 e concedida em 2/07/2001, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “Mediação profissional na compra e venda, bem como importação e exportação de plantas e flores naturais, entre outras antúrios e Phalaenopsis”.
11.A marca comunitária n.º 4436069 “MAXIM”, foi requerida em 10/06/2005 e concedida em 10/10/2007, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “Agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de venda a retalho e por grosso de massas alimentares, de alimentos e de bebidas”.
12.O registo da marca nacional n.º 374878 “MAXIME” encontra-se caducado.
13.A marca comunitária n.º 10697332 “MAXIM”, foi requerida em 5/03/2012 e concedida em 25/06/2012, não se destinando a assinalar qualquer produto na classe 35 da classificação de Nice.
14.A marca comunitária n.º 5842513 “MAXIMUS”, foi requerida em 9/04/2007 e concedida em 27/03/2008, destinando-se, entre o mais, a assinalar na classe 35 da classificação de Nice: “Informações prestadas a clientes relacionadas com a venda de aspiradores de pó e suas peças, nomeadamente mangueiras, bocais, tubos, sacos de pó e filtros; publicidade para a indústria e comércio, decoração de montras”.
O MÉRITO DA APELAÇÃO.
1)Se, estando em curso um processo de declaração de caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional nº 410086, “MAXIMIZA”, da ora Recorrida e sendo esta marca o único obstáculo à concessão do registo da marca da Recorrente  , deve ser declarada a suspensão da instância, no presente recurso, até que seja definitivamente decidido o aludido processo de caducidade (nos termos das disposições conjugadas dos arts. 272º/1 e 652º/1/g) do Novo Código de Processo Civil);
A circunstância de – segunda invoca a ora Apelante – ter sido por ela requerida ao INPI (em 2/06/2015), nos termos do art. 269º, nº 1, do Código da Propriedade Industrial, a declaração de caducidade do registo da marca nacional nº 410.086, “MAXIMIZA”, de que é titular a Recorrida “M. COSTA, LDA.” – com fundamento no alegado não uso da mesma – não constitui fundamento bastante para dever ser suspensa a instância, no presente recurso, até que seja definitivamente decidido o aludido processo de caducidade, nos termos do art. 272º, nº 1, do Código de Processo Civil actualmente em vigor.
É certo que a aludida marca nacional nº 410.086 (“MAXIMIZA”) constitui, efectivamente, o único obstáculo aduzido pelo INPI e pelo Tribunal “a quo” para recusar a concessão do registo da marca nacional n.º 529031 ( ), oportunamente requerido pela ora Apelante. Pelo que – dir-se-ia -, uma vez decidido favoravelmente o pedido de declaração de nulidade da referida marca nacional nº 410.086 (“MAXIMIZA”), desapareceria o único obstáculo que impediu o registo da marca nacional n.º 529031 ( ).
Ainda assim, concorrem duas razões decisivas para não dever ser suspensa a instância, no presente recurso.
Desde logo, o presente recurso – onde já foi proferida sentença final, em 1ª instância, apenas faltando conhecer do mérito da Apelação interposta dessa decisão, sendo certo que, em princípio, do Acórdão desta Relação que conhecer de tal recurso não caberá sequer recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (art. 46º, nº 3, do Código da Propriedade Industrial) – encontra-se numa fase de tal modo adiantada que os prejuízos da suspensão superam largamente as vantagens que ela proporcionaria, circunstância que, por si só, obstaria à suspensão da instância (nos termos do nº 2 do cit. art. 272º do Novo CPC).
Acresce que – como infra se concluirá – esta Relação perfilha o entendimento segundo o qual a existência da marca nacional nº 410.086, nominativa, (“MAXIMIZA”) não pode impedir o registo de marcas nominativas ou mistas onde também se utilize o vocábulo “maximiza”, por se tratar duma palavra que não constitui uma designação de fantasia, antes representa um elemento genérico, que se tornou usual na linguagem corrente e nos usos correntes do comércio (com o significado de aumentar, ampliar,potenciar ou sobrevalorizaros efeitos ou as características de produtos ou serviços, relativamente aos dos concorrentes), pelo que é insusceptível, por natureza, de ser utilizada em exclusivo por um único agente económico.
Eis por que a Apelação improcede, necessariamente, quanto a esta 1ª questão (suspensão da instância até que seja definitivamente decidido o processo de declaração de caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional nº 410086, “MAXIMIZA”, instaurado no INPI por iniciativa da ora Apelante).
2)Se não existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços a que se destinam as duas marcas em confronto(“MAXIMIZA” e  );
A Apelante questiona a verificação, no caso dos autos, do requisito da imitação consubstanciado na afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços a que destinam as marcas em confronto (art. 245º, nº 1, al. b), do Código da Propriedade Industrial).
Para tanto, sustenta – nuclearmente – que, ao contrário do que ocorre com a sua marca  , a marca da Recorrida “MAXIMIZA” não se destina a assinalar serviços de publicidade em geral, mas apenas um tipo específico desses serviços: os prestados “on line numa rede informática”.
Por isso, enquanto os consumidores desses serviços de publicidade serão, exclusivamente,os que utilizam a rede informática, on-line, já os serviços de publicidade a que se destina a marca da Apelante têm natureza e canais de .. distintos (nomeadamente, por “.. de prospectos, folhetos e impressos”) e num ramo de comércio específico (“serviços, produtos e materiais de construção civil”).
Ademais, tão pouco se vislumbraria qualquer afinidade dos serviços de “gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de venda em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de serviços, produtos e materiais de construção civil” com os serviços de “publicidade on-line numa rede informática”.
De qualquer modo, a considerar-se que os serviços de publicidade, em geral, são afins de serviços de publicidade específicos, ainda assim o registo de marca requerido pela ora Apelante deveria ser concedido parcialmente, para os demais serviços para que foi pedido o registo, nos termos do art. 244º do C.P.I..
A isto contrapõe a Recorrida que a questão da eventual inexistência de afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços a que destinam as marcas em confronto não foi sequer suscitada no recurso que a ora Apelante interpôs para o Tribunal da Propriedade Intelectual do Despacho do INPI que lhe negou o registo da marca  , pelo que, como os recursos se destinam, por natureza, a reapreciar a decisão recorrida (e não a obter um novo julgamento da causa), esta Relação não poderia sequer ocupar-se desta matéria (não suscitada perante o tribunal de 1ª instância e, por isso, não tratada na Sentença ora sob recurso).
Quid juris ?
Efectivamente, enquanto meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, ius novarum, i.é., a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal a quo.
Ora, no recurso que interpôs para o Tribunal da Propriedade Industrial do Despacho do Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial], de 6/10/2014, que lhe recusou (total e definitivamente) o registo da marca nacional n.º 529031 (mista) "Maximiza-te”, a ora Apelante não pôs minimamente em crise a verificação do requisito atinente à afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços a que destinam as marcas em confronto, tendo concentrado a sua impugnação na refutação do argumento do risco de confusão ou associação com uma marca anteriormente registada, sustentando que a sua marca  seria perfeitamente distinta da marca da Recorrida “MAXIMIZA”, por ter uma composição gráfico-figurativa muito diversa e por a palavra “MAXIMIZAR” ser insuscetível de constituir objecto dum direito exclusivo da Recorrida (visto ser uma expressão que remete para a qualidade dos serviços que assinala), nada impedindo, por isso, a coexistência da marca registanda com a marca considerada obstativa.
Por isso mesmo, a Sentença recorrida, ao ocupar-se dos requisitos cumulativos da imitação enunciados nas alíneas a), b) e c) do nº 1 do art. 245º do C.P.I., fez notar o seguinte:
«No caso dos autos, não restam dúvidas quer da prioridade do registo da marcas titularidade da recorrida, o que as partes nem discutem. Igualmente não discutido e portanto aceite pelas partes e pelo INPI, é o facto dos produtos e serviços em causa serem similares, pelo que também não caberá aqui a sua apreciação ou discussão.»
Assim sendo, esta Relação incorreria em excesso de pronúncia se, porventura, apreciasse, ex novo, a questão (não suscitada perante o tribunal de 1ª instância e, por isso, não tratada na Sentença ora sob censura) da afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços a que destinam as marcas em confronto.
Consequentemente, a Apelação improcede, necessariamente, quanto a esta 2ª questão.
3)Se não existe risco de confusão entre as marcas nacionais “MAXIMIZA” e  .
A sentença recorrida concluiu pela verificação do requisito da imitação enunciado na al. c) do nº 1 do art. 245º do Cód. da Propriedade Industrial (terem a marca registanda e a marca registada tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto) com base no seguinte argumentário:
«No caso em apreço, verifica-se que dos sinais em confronto, a marca obstativa é nominativa e a marca da recorrente é mista, ou seja, a primeira meramente composta por um elemento verbal e a segunda composta por elementos verbais ou nominativos e elementos gráficos ou desenhísticos. O ponto de encontro entre os referidos sinais é que todos contêm a expressão "MAXIMIZA", sendo a reprodução sonora igual em ambos os sinais nesta parte tal como o é o elemento concetual. É certo que a marca da recorrente contém ainda a expressão "-TE", mas este sufixo não a mínima relevância ou qualquer impacto no conjunto do sinal, sendo aliás, completamente indicativo. Com efeito a expressão da marca recorrente é a mesma que a da recorrida, apenas lhe sendo acrescentado um elemento puramente linguístico, que configura um pronome pessoal da segunda pessoa do singular, sendo uma mera forma gramatical. Na parte verbal, dúvidas assim não se nos apresentam de que a expressão "MAXIMIZA" é a única marcante e relevante em ambos os sinais e a que "fica no ouvido". Relativamente à parte gráfica verifica-se que, apesar do sinal da recorrida ser nominativo e o da recorrente ser misto, tal facto também não assume relevância diferenciadora. Com efeito, a parte gráfica do sinal limita-se a uma estilização muito simples das letras que o compõem assentes num fundo retangular escuro, também muito simples e sem qualquer impacto original no sinal. "Quando uma marca é composta por letras e elementos figurativos, as primeiras devem, como regra, ser consideradas como mais distintivas que os segundos, uma vez que o consumidor médio irá mais facilmente referir-se aos produtos citando o nome do que descrevendo os elementos figurativos da marca" (Ac. do Tribunal Geral da UE, de 19/04/2013, Caso T-53/11)[5]. No mesmo sentido, Ac. do TG (UE), Caso T-312/03[6]. (loc. cit.).
Assim, apreciando os sinais em causa e a sua reprodução fonética e visual entendemos que se verifica efetivamente confundibilidade que pode por em dúvida uma pessoa média posta na posição de consumidor e induzi-lo em erro confundido as marcas ou associando as mesmas.»
Dissentindo do tribunal “a quo”, a ora Recorrente sustenta (nuclearmente) que:
-mercê do disposto no n.º 2 do art.º 223.º do C.P.I. (“Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”), na comparação da marca verbal “MAXIMIZA” com a marca mista  , não pode ser tomada em consideração a palavra “MAXIMIZA”, por esta ser um simples elemento genérico, que não pode ser apropriado por ninguém;
-excluindo da comparação essa palavra (“MAXIMIZA”), não existe nenhuma semelhança gráfica, fonética ou outra entre as marcas em confronto, que o mesmo é dizer que não se verifica o requisito de imitação do art.º 245.º, n.º 1, alínea c) do C.P.I.
Quid juris ?
Como se sabe, a marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço - art. 222º do actual Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo DL. nº 36/2003, de 5 de Março), em vigor desde 1 de Julho de 2003.
Sendo, embora, a composição das marcas, em princípio, livre, existem, todavia, determinadas restrições, estabelecidas, por lei e impostas pelos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude, que regem a composição das marcas e que estão consagradas nos arts. 238º e 239º do mesmo diploma.
No caso dos autos, está unicamente em causa, na economia do presente recurso, a limitação enunciada na alínea m) do art. 239º, que estatui ser de recusar o registo da marca quando esta contiver:
-a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
Esta limitação é uma decorrência do chamado princípio da novidade da marca: se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.
O conceito de imitação, para este efeito, fornece-o o art. 245º, nº 1, do CPI, sendo que, à luz desta disposição, existe imitação quando, cumulativamente:
a)A marca registada tiver prioridade;
b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c)ambas as marcas tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
No caso “sub juditio”, está unicamente em discussão o 3º requisito: o da confundibilidade das marcas em confronto.
A lei não enumera - nem nunca poderia enumerar, sob pena de estrangulamento da actividade económica - os casos de semelhança entre marcas. Apenas indica os critérios para a determinar, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir, caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo.
Tanto na doutrina, como na jurisprudência, desde há muito se firmaram, no âmbito desta específica actividade hermenêutica, os seguintes princípios ou regras:
-o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento [7];
-para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços,por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam [8].
«A regra de ouro da comparação entre sinais é que esta deve fazer-se através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência comunitária, ao declarar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades» [9]. Entre nós, a jurisprudência do STJ também tem acentuado que «é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas, pois o que importa ter em conta é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva» [10].
Ademais, o risco de confusão abrange também o risco de associação. Ou seja: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (acreditando erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto), mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos.
Isto posto, concentremo-nos no caso dos autos.
Apesar de a marca anteriormente registada (“MAXIMIZA”) ser meramente verbal ou nominativa, enquanto a marca registanda ( ) é mista, é inegável que – como certeiramente observou a Sentença recorrida – “a parte gráfica do sinal limita-se a uma estilização muito simples das letras que o compõem, assentes num fundo rectangular escuro, também muito simples e sem qualquer impacto original no sinal”, pelo que, in casu, a circunstância de uma das marcas em confronto ser nominativa e a outra mista acaba por não assumir nenhuma relevância diferenciadora.
Ora, no plano nominativo ou verbal, ambas as marcas têm em comum a palavra “MAXIMIZA”, cuja reprodução sonora é idêntica em ambos os sinais, tal como o é o seu significado conceptual.
É certo que a marca registanda  contém ainda o sufixo “-TE” mas – como justamente notou o tribunal “a quo” – “este sufixo não tem a mínima relevância ou qualquer impacto no conjunto do sinal”: trata-se, tão só, duma mera forma gramatical da mesma palavra (o verbo “maximizar”), correspondente à segunda pessoa do singular, no imperativo. Pelo que, do ponto de vista verbal, o vocábulo dominante em ambos os sinais (o que “fica no ouvido”) é a palavra “MAXIMIZA”.
Numa apreciação perfunctória, não suscita, portanto, nenhum reparo a conclusão a que chegou o tribunal “a quo” segundo a qual, “apreciando os sinais em causa e a sua reprodução fonética e visual entendemos que se verifica efetivamente confundibilidade que pode por em dúvida uma pessoa média posta na posição de consumidor e induzi-lo em erro confundido as marcas ou associando as mesmas”.
Não obstante, como a marca nominativa da Recorrida (“MAXIMIZA”) é composta, exclusivamente, por uma palavra de uso corrente, que se tornou usual na linguagem corrente e nos usos correntes do comércio (com o significado de aumentar, ampliar,potenciarou sobrevalorizar os efeitos ou as características de produtos ou serviços, relativamente aos dos concorrentes) para designar uma propriedade ou atributo que precisamente a publicidade deve possuir (a de ampliar a visibilidade dos produtos publicitados, em ordem a potenciar a sua venda) - pelo que é insusceptível, por natureza, de ser utilizada em exclusivo por um único agente económico -, isso consequência que se trata duma marca muito “fraca”.
Designam-se por marcas fracas “aqueles sinais que, embora apresentando um mínimo de capacidade distintiva, são constituídos quase exclusivamente por elementos de uso comum ou trivial, ou contêm símbolos (cabeça de boi para carnes ou folhas para produtos agrícolas) ou prefixos e sufixos (“EURO”, “SUN”, “TEX”, “GAL”) de uso muito vulgarizado”[11]. “Este tipo de marcas é susceptível de registo válido e do benefício da consequente protecção, posto que se trate de um sinal minimamente dotado de eficácia distintiva (originária ou subsequente)”[12]. “No entanto, o carácter de marca fraca implica que seja mais estreito o seu âmbito de protecção, no confronto com marcas potencialmente confundíveis”[13]. “Nestes casos, constitui entendimento generalizado que o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original”[14].
Se assim é, o simples facto de, in casu, a marca registanda ser mista (e não apenas verbal ou nominativa – como é a marca da Recorrida) e conter ainda o sufixo “-TE” é, afinal, suficiente para afastar o risco de confusão ou associação.
Na verdade, os sinais, para serem marcas, hão-de ser “adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” (artigo 222º, nº 1, in fine, do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março). “A marca deve, por definição e no cumprimento da sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços”[15].
“Esta necessidade de o sinal ser dotado de eficácia distintiva é corolário directo da função identificadora da marca”[16]. “Uma realidade desprovida de capacidade identificadora não pode, por natureza, servir como marca” [17].
“Pouco importa que as palavras ou as figuras escolhidas sejam ou não fruto da imaginação ou criação do seu titular, ou antes, sejam vocábulos ou desenhos (v.g., letras, números) já conhecidos ou mesmo de uso corrente”[18] [19]. “Mister é que, na composição da marca, o empresário não se aproprie de sinais (palavras, números, desenhos) que pertençam ao domínio público dos sinais necessários a todos os empresários (artífices, agricultores, vitivicultores, etc.) para o fim de eles apresentarem e oferecerem os seus serviços ou produtos”[20]. “Estes sinais podem ser indispensáveis a todos os que operam no mercado económico por duas ordens de razões: a) o sinal pode constituir a própria designação do produto (v.g., quanto à espécie, ao destino), em termos de, deste jeito, mais não estarmos do que em face de uma marca genérica, banal, necessária; b) o sinal pode consistir num termo que indique as qualidades essenciais do produto ou do serviço e bem assim a sua composição, o destino, a quantidade”[21]. “Está-se, neste caso, perante uma marca descritiva”[22].
O legislador curou de enumerar, nas alíneas b), c), d) e e) do nº 1 do art. 223º do C.P.I. de 2003, as situações mais frequentes em que o sinal carece de capacidade distintiva.
Ora, precisamente, um dos limites intrínsecos ao princípio da liberdade na composição da marca é o instituído na alínea c) do nº 1 do cit. art. 223º: por falta de capacidade distintiva, não podem ser marcas “os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos”.
“Dizendo de outro modo, não são marcas os sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos”[23].
“Específicos são os signos que designam ou denotam a “espécie” dos produtos – nomes comuns dos produtos ou figuras que os exprimem”[24]. “Por exemplo, a palavra “ovo” ou o retrato de um ovo não podem ser marcas de ovos”[25].
“Os sinais descritivos referem-se directamente a características ou propriedades dos produtos”[26]. “Referem-se, por exemplo, à “qualidade” (“Pura Lã” para vestuário, desenho de cinco estrelas para azeite), à “quantidade” (“1 Kg” para pedaços de presunto, “1 Litro” para vinho), ao “destino” (“Pechincha”), à “época de produção do produto ou da prestação do serviço” (“A toda a hora”, para os serviços de uma clínica), à “proveniência geográfica” (“Coimbra” para louças fabricadas nesta cidade)”[27].
“Os signos genéricos designam um género ou categoria de produtos onde se incluem os produtos (espécie) que se pretende marcar com um desses sinais (v.g. “Refresco” para laranjadas)”[28].
“Todos estes sinais sem capacidade distintiva são irregistáveis como marcas quando, repita-se, apenas eles estejam em causa, quando se pretenda registar marcas exclusivamente compostas por tais sinais”[29]. Já “não assim [porém] quando eles sejam tão-só um dos elementos (ao lado de outros com capacidade distintiva) das marcas”[30].
Na verdade, “uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, não sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa”[31].
De facto, “as marcas sugestivas, que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características, são marcas perfeitamente válidas embora o regime de protecção seja mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade”[32] [33]. Isto porque “é, na verdade, útil, sob o ponto de vista comercial, que a marca possa, por si mesma, sugerir ou deixar adivinhar o objecto assinalado”[34]. “Mas é igualmente necessário acautelar o princípio da igualdade entre os concorrentes”[35].
Ora é isso que justamente ocorre com a marca “MAXIMIZA”, de que é titular a Apelada, destinada a assinalar, na classe 35ª, "PUBLICIDADE ON-LINE NUMA REDE INFORMÁTICA".
Com efeito – como certeiramente observa a ora Apelante (nas suas Alegações) -, a palavra “MAXIMIZA” é uma mera flexão do verbo transitivo directo “MAXIMIZAR” (na 2ª pessoa do Imperativo Afirmativo ou na 3ª pessoa do singular do Presente do Indicativo), que pode servir (e serve) no comércio e que se tornou usual na linguagem corrente e nos usos leais e constantes do comércio (com o significado de aumentar, ampliar, potenciar ou sobrevalorizar os efeitos ou características de quaisquer produtos ou serviços, relativamente aos dos concorrentes), pelo que, constituindo uma mera adjectivação da qualidade ou valor dos produtos ou serviços a que se destina, pode integrar qualquer marca mas não pode ser concedida em exclusivo a quem quer que seja, já que ninguém pode ficar com o seu monopólio sob pena de se desvirtuarem as regras da concorrência.
Tratando-se, portanto, duma marca débil ou fraca, constituída por uma expressão integrante da linguagem ou património comum, diversamente do que ocorreria se se tratasse duma marca forte (em que apenas uma diferença relevante poderia afastar o juízo de imitação), uma simples alteração morfológica do nome do produto/serviço ou a mera adição dum elemento figurativo minimamente expressivo pode ser bastante para afastar o juízo de confusão.
Sucede precisamente que – como vimos – a marca registanda que a ora Apelante pretendeu registar ( ) é composta, além do referido elemento nominativo integrado pelo vocábulo “MAXIMIZA”, pelo pronome pessoal “-TE” e por um elemento gráfico minimamente expressivo (uma estilização muito simples das letras que a compõem, assentes num fundo rectangular escuro).
Em conclusão: uma vez que a semelhança fonética (existente no elemento nominativo) existente entre as marcas em confronto resulta do emprego duma palavra descritiva e inapropriável, não é, afinal, provável que, ao deparar-se com produtos ou serviços comercializados mediante a marca concedida à ora Apelante, o consumidor vá confundir os produtos ou serviços que a mesma assinala com os serviços que recorda sob a marca da Apelada, o que faz com que entre aquela e esta marca haja afinal diferenças nítidas, diferenças essas que não permitem ao consumidor médio a confusão necessária para se poder considerar a marca registanda uma imitação da marca anterior da Recorrida.
As marcas em questão são, afinal, facilmente distinguíveis aos olhos do consumidor final medianamente atento, sem confronto directo entre elas, sendo que, por outro lado, nada permite concluir que o mesmo consumidor irá facilmente associar a marca recorrida e a sua titular à empresa ora Recorrente.
É certo que – segundo invoca a Apelada (em sede de Contra-alegações) - o vocábulo “Maximiza”, devido ao uso intenso e reiterado que lhe tem sido dado desde há muitos anos pela Recorrida, bem como aos investimentos na promoção e publicitação do sinal Maximiza” levados a cabo por esta, se converteu num sinal distintivo do serviço de “publicidade on-line numa rede informática”.
Pelo que, funcionaria, in casu, a regra do “secondary meaning”, segundo a qual “a regra (que impede a apropriação dos elementos banais) comporta uma excepção, conhecida pela designação inglesa do secondary meaning, que tem consagração positiva no CPI [arts. 223º, nº 2, e 238º, nº 3] e no RMC [Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, sobre a Marca Comunitária]: os elementos genéricos que integrem uma marca (e, até, uma marca constituída exclusivamente por tais elementos) poderão ser protegidos quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido carácter distintivo”[36]. “Estamos [aqui] perante sinais que, após um uso prolongado sem beneficiarem de qualquer registo, vieram a tornar-se de tal modo conhecidos do público que este passou a reconhecê-los como verdadeiros sinais distintivos de produtos ou serviços”[37].
Efectivamente, mediante a sua efectiva utilização no mercado, um sinal indistintivo pode converter-se numa referência capaz de permitir ao consumidor reportar esses bens ou serviços a uma determinada origem, cumprindo, desse modo, a função distintiva associada à marca. Trata-se do fenómeno denominado secondary meaning, que é um processo inverso ao da vulgarização da marca, prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 269º do CPI.
“Este fenómeno pode emergir em duas situações distintas: ou antes do registo ou depois do registo”[38].
“Em Portugal, desde o CPI de 1995 [aprovado pelo DL. nº 16/95, de 24 de Janeiro, que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995 e vigorou até 30 de Junho de 2003], passou a ser possível, no momento do registo, aferir o uso de uma marca para justificar a aquisição da capacidade distintiva de um sinal doutra forma indistintivo por descritivo ou usual (art. 188º, nº 3)”[39]. “Com o CPI de 2003 [aprovado pelo DL. nº 36/2003, de 5 de Março, em vigor desde 1 de Julho de 2003], é possível, para além disso (art. 238º, nº 3) invocar o secondary meaning para a convalidação de uma marca registada (art. 265º, nº 2)”[40]. “Trata-se de uma importante inovação do novo código, solução a que não terá sido indiferente a preocupação de harmonizar a norma nacional com a solução prevista no regulamento sobre a marca comunitária (cfr. arts. 7º, nº 3 e 51º, nº 2)”[41].
Face à solução prevista no art. 223º, nº 2, do CPI, “será possível o reforço da protecção da marca débil a ponto de a mesma escapar ao princípio geral que estabelece a não protecção exclusiva dos sinais descritivos e usuais”[42].
De todo o modo, «compete, em regra, ao requerente alegar e provar que um sinal que à partida não seria distintivo é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do público, os produtos e serviços por ele designados”[43].
“Para tal não basta, logicamente, a demonstração de que o interessado no registo utiliza a marca em questão, sendo, ao invés, imprescindível que o consumidor a reconheça, pelo menos no momento da apreciação do pedido de registo, como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade”[44].
“De cada caso concreto dependem, naturalmente, as particularidades de que se devem revestir as provas apresentadas neste contexto, as quais devem evidenciar claramente o uso da marca registanda propriamente dita (e não de um sinal substancialmente diferente), na identificação dos produtos e serviços para os quais foi requerida”[45].
Factores susceptíveis de ser tomados em consideração, neste âmbito, são, nomeadamente, a demonstração dum uso prolongado do sinal (quanto mais tempo uma marca tiver sido utilizada, maiores serão as probabilidades de ter adquirido carácter distintivo), dum elevado grau da sua divulgação (em jornais, revistas, na televisão, etc.), um elevado volume de receitas a ele associadas (facturação que revele lucros massivos pode indiciar que o público reconhece determinado signo como marca) e sondagens aos consumidores [46].
Porém, no caso dos autos, a ora Recorrida limitou-se a fornecer (com a sua Resposta ao recurso interposto pela ora Recorrente do Despacho proferido pelo Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI de 6/10/2014, que lhe indeferiu o registo da marca nacional n.º 529031 (mista) "Maximiza-te”) prova documental de que:
i)criou uma ferramenta informática que lhe permite enviar emails, nomeadamente newsletters (cfr. fls. 92/94);
ii)fez investimentos em publicidade (outdoors, panfletos, cartas), com vista a demonstrar aos seus destinatários que a marca “MAXIMIZA” identifica directa, rápida e eficazmente o serviço por si prestado (cfr. fls. 92-94);
iii)utiliza em todos os suportes documentais relativos ao serviço em causa o sinal “MAXIMIZA” (cfr. fls. 92/94);
iv)é titular do nome de domínio <maximiza.pt> (cfr. fls. 95);
v)é titular do site www.maximiza.pt, destinado a publicitar, contínua e ininterruptamente, a sua marca nacional “MAXIMIZA” junto dos consumidores (cfr. fls. 96).
Esta muito escassa prova documental é manifestamente insuficiente para demonstrar cabalmente a alegação da ora Apelada de que, por virtude do uso que dela foi feito, entre 2007 e 2014, o público consumidor português em geral (é esse o universo dos consumidores relevante para este efeito) passou a identificar a marca verbal “MAXIMIZA” com os serviços publicitários on-line prestados pela Recorrida. Na verdade, tudo quanto ela afinal provou (pelo menos indiciariamente) é que tem feito uso da sua marca “MAXIMIZA”.
Assim sendo, tem de concluir-se que a Recorrida não logrou, nem de perto nem de longe, fazer prova da excepção do “secondary meaning” à regra geral que impede a apropriação dos elementos banais.
Consequentemente, a Apelação da Recorrente procede, quanto a esta derradeira questão.
DECISÃO.
Acordam os juízes desta Relação em conceder provimento à Apelação, revogando a sentença recorrida e, consequentemente, o despacho do Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial], de 6/10/2014, que indeferiu o registo da marca nacional n.º 529.031 (mista) “ ”, decidindo conceder totalmente o registo à referida marca nacional nº 529.031.
Custas da Apelação a cargo da Recorrida “M. COSTA, LDA.” (artigo 527º, nºs 1 e 2, do Novo Código de Processo Civil).
Cumpra-se o disposto no art. 35º, nº 3, do Código da Propriedade Industrial.
Lisboa, 17 de maio de 2016
Rui Vouga
Rosário Gonçalves
Graça Araújo
[1]Cfr., neste sentido, ALBERTO DOS REIS in “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, págs. 362 e 363.
[2]Cfr., também neste sentido, os Acórdãos do STJ de 6/5/1987 (in Tribuna da Justiça, nºs 32/33, p. 30), de 13/3/1991 (in Actualidade Jurídica, nº 17, p. 3), de 12/12/1995 (in BMJ nº 452, p. 385) e de 14/4/1999 (in BMJ nº 486, p. 279).
[3]O que, na alegação (rectius, nas suas conclusões), o recorrente não pode é ampliar o objecto do recurso anteriormente definido (no requerimento de interposição de recurso).
[4]A restrição do objecto do recurso pode resultar do simples facto de, nas conclusões, o recorrente impugnar apenas a solução dada a uma determinada questão: cfr., neste sentido, ALBERTO DOS REIS (in “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, págs. 308-309 e 363), CASTRO MENDES (in “Direito Processual Civil”, 3º, p. 65) e RODRIGUES BASTOS (in “Notas ao Código de Processo Civil”, vol. 3º, 1972, pp. 286 e 299).
[5]http://curia.europa.eu/juris. (tradução livre do inglês, nossa). A citação original é a seguinte: “It must also be noted that when a mark is composed of word elements and figurative elements, the former should, as a rule, be considered more distinctive than the latter, since the average consumer will more easily refer to the goods in question by citing the name than by describing the figurative element of the mark (see, to that effect, Case T-312/03 Wassen International v OHIM – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE) [2005] ECR II-2897, paragraph 37)”.
[6]Idem.
[7]Efectivamente, entende-se geralmente que o consumidor a que há que atender, no juízo a formular sobre a existência ou não de risco de confusão entre duas marcas, não é um consumidor concreto, mas um consumidor abstracto, não de todo e qualquer produto ou serviço, mas sim daquele a que a marca se destina. O critério de confundibilidade a ter em conta será, portanto, colocado na perspectiva do consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, tomando em conta o estrato ou estratos populacionais a que primordialmente são destinados.
[8]Na verdade, a comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Por isso, também o Juiz não deve colocar uma das marcas ao lado da outra para proceder a um exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória.
[9]PEDRO SOUSA E SILVA in “Direito Industrial. Noções Fundamentais”, 1ª edição, Dezembro de 2011, p. 176.
[10]Cfr. os Acórdãos do STJ de 18/3/2003 (Proc. nº 03ª545; relator – PONCE DE LEÃO; acessível in www.dgsi.pt) e de 26/4/2001 (relator – OLIVEIRA BARROS; publicado in Col. Jur.- STJ, Tomo II, p. 39).
[11]PEDRO SOUSA E SILVA in “Direito Industrial. Noções Fundamentais” cit., p. 153.
[12]PEDRO SOUSA E SILVA, ibidem.
[13]PEDRO SOUSA E SILVA in ob. cit., pp. 153 in fine e 154.
[14]PEDRO SOUSA E SILVA in ob. cit., p. 154.
[15]LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial. Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”, 5ª edição, Setembro de 2014, p. 199.
[16]CARLOS OLAVO in “Propriedade Industrial. Sinais Distintivos do Comércio. Concorrência Desleal”, 1997, p. 45.
[17]CARLOS OLAVO, ibidem.
[18]REMÉDIO MARQUES in “Direito Comercial. Introdução. Fontes. Actos de Comércio. Comerciantes. Estabelecimento. Sinais Distintivos”, 1995, p. 637.
[19]«A marca não precisa de ser invenção do seu titular, nem mesmo original, pode ser uma palavra de uso corrente» (CARLOS OLAVO in “Propriedade Industrial…” cit., p. 46). «O facto de se tratar de palavras concretas não exclui a eficácia distintiva do sinal, pois seria absurdo que só pudessem constituir marcas nominativas expressões de fantasia» (ibidem).
[20]REMÉDIO MARQUES, ibidem.
[21]REMÉDIO MARQUES, ibidem.
[22]REMÉDIO MARQUES, ibidem.
[23]COUTINHO DE ABREU in “Curso de Direito Comercial”, Vol. I, 1998, p. 330.
[24]COUTINHO DE ABREU, ibidem.
[25]COUTINHO DE ABREU, ibidem.
[26]COUTINHO DE ABREU, ibidem.
[27]COUTINHO DE ABREU in “Curso de Direito Comercial” cit., Vol. I cit., pp. 330-331.
[28]COUTINHO DE ABREU in “Curso de Direito Comercial” cit., Vol. I cit., p. 331.
[29]COUTINHO DE ABREU, ibidem.
[30]COUTINHO DE ABREU, ibidem.
[31]LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial…” cit., p. 202.
[32]LUÍS COUTO GONÇALVES, ibidem.
[33]Efectivamente, enquanto, «no caso das marcas fortes – assim designadas porque não apresentam referência conceitual ao produto ou ao serviço que distinguem ou não fazem parte do património semântico comum (marcas arbitrárias e de fantasia, respectivamente) – só uma diferença tipo poderá afastar o juízo de imitação», já «no caso das marcas débeis – compostas por meras alterações morfológicas do nome do produto ou serviço (marcas expressivas) ou, ainda, por expressões ou figuras integrantes da linguagem ou património comum – uma pequena variação poderá ser suficiente para que o juízo de confusão seja afastado» (LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial…” cit., p. 202, nota 499).
[34]LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial…” cit., p. 202.
[35]LUÍS COUTO GONÇALVES, ibidem.
[36]PEDRO SOUSA E SILVA in “Direito Industrial. Noções Fundamentais” cit., p. 156.
[37]PEDRO SOUSA E SILVA, ibidem.
[38]LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial…” cit., p. 215.
[39]LUÍS COUTO GONÇALVES in “Manual de Direito Industrial…” cit., p. 218.
[40]LUÍS COUTO GONÇALVES, ibidem.
[41]LUÍS COUTO GONÇALVES, ibidem.
[42]LUÍS COUTO GONÇALVES, ibidem.
[43]“Código da Propriedade Industrial Anotado”, obra colectiva cuja coordenação geral coube a ANTÓNIO CAMPINOS e cuja coordenação científica coube a LUÍS COUTO GONÇALVES, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 421 in fine e 422.
[44]“Código da Propriedade Industrial Anotado” cit., p. 422.
[45]“Código da Propriedade Industrial Anotado” cit., ibidem.
[46]“Código da Propriedade Industrial Anotado” cit., ibidem.
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