Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
I – Relatório
1. JM interpôs recurso, em …, junto do Tribunal da Propriedade Intelectual, ao abrigo do disposto no art.º 39.º e seguintes do CPI, do despacho do Director do Departamento de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), datado de 25/10/2012, que lhe recusou o registo da marca nacional n.º .., “Fábrica da M…M… F..”, para assinalar alguns produtos e/ou serviços incluídos na classe 41 da Classificação de Nice, alegando, em síntese, que tal registo não deveria ter sido recusado por não ter afinidade nem suscitar confusão com qualquer outra marca já registada.
2. Cumprido o disposto no art.º 43.º do CPI, o INPI limitou-se a remeter para o respectivo processo administrativo.
3. Por sua vez, o Recorrido NJ, titular da marca nacional n.º 410679, “Fábrica da M…”, registada em …, para assinalar produtos e serviços inseridos também na sobredita classe 41, respondeu a sustentar a improcedência do recurso.
4. Por fim, foi proferida sentença (fls. 62-73), em 26/06/2013, a negar provimento ao recurso, mantendo o despacho recorrido
5. Inconformado com tal decisão, JM, em 16/09/2013, apelou da mesma, formulando as seguintes conclusões:
1.ª - Os serviços que ambas as marcas se destinam a distinguir são diferentes entre si, não havendo, sequer, qualquer relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação, sendo irrelevante encontrarem-se todos eles na mesma categoria da Classificação de Nice.
2.ª - Os sinais “Fábrica da …” e “Fábrica da M… M.. F…” são suficientemente distintos entre si para evitarem qualquer confusão.
3.ª - Não se verifica a previsão constante dos artigos 239.º, n.º 1, alineas a) e n), e 245.º, n.º 1 e 2, do CPI, disposições que o Tribunal recorrido, ao negar provimento ao recurso para ele interposto, violou.
Pede o Recorrente que seja concedido provimento à apelação e se revogue a sentença recorrida, bem como a decisão do INPI, ordenando-se, em consequência, o registo, em nome do recorrente, da marca mista Fábrica M. M. F..
6. O recorrida apresentou contra-alegações, em que pugna pela confirmação do julgado, rematando com a seguinte síntese conclusiva:
1.ª - O Recorrente vem impugnar matéria de facto, sem que, para tal cumpra as disposições processuais aplicáveis à impugnação da decisão sobre a matéria de facto em sede de recurso, nomeadamente do disposto no art.º 640.º, nº. 1, do NCPC;
2.ª - Com efeito, o Recorrente vem alegar a inexistência de semelhança ou identidade entre as marcas e, como tal, impugna a decisão sobre a matéria de facto, sem, porém, cumprir com a obrigatoriedade de indicar os concretos pon-tos de facto que considera incorrectamente julgados, bem como os concretos meios probatórios, constantes do processo, que impunham decisão diversa da recorrida sobre os pontos da matéria de facto impugnado e, em consequência, devendo o presente recurso ser rejeitado;
3.ª - Caso assim se não entenda, a decisão recorrida não merece qualquer re-paro, tendo em conta que foi feita criteriosa verificação tanto dos factos como do direito aplicável, mormente da existência de registo de marca prioritário e anterior, em nome do ora Recorrido, com fundamentação da recusa nos termos do art. 239º, n.º 1, al. a), e 245.º do CPI;
4.ª - O Recorrido é titular da marca nacional n.º 410679, a que corresponde o sinal verbal “Fábrica da M…” e a Classe 41 na Classificação de Nice.
5.ª - Os serviços que a marca registada pelo Recorrido e a marca pretendida registar pelo Recorrente se destinam a distinguir são, de forma evidente, idên-ticos e afins entre si.
6.ª - Igualmente, os sinais “Fábrica da M…” e “Fábrica da M..M.F.” são em tudo idênticos e susceptíveis de confusão entre si;
7.ª - A marca pretendida pelo Recorrente é desprovida de qualquer carácter distintivo constituindo reprodução da marca do Recorrido susceptível de confu-são com a mesma,
8.ª - A marca “Fábrica da M M F.” constitui imitação da marca nacional prioritária n.º 410679 “Fábrica da M..”.
9.ª - Pelo que é legítima a recusa do registo da marca “Fábrica da M…a M..F..”, não havendo violação da previsão constante dos artigos 239.º ou 245.º CPI, mas sim cumprimento das mesmas pelo Tribunal recorrido.
10.ª - Sendo, por tudo, manifesta a falta de fundamento e a improcedência do presente recurso.
Pede o recorrido que o recurso seja rejeitado, por incumprimento pelo Recorrente do disposto no art.º 640.º, n.º 1, do NCPC ou, caso assim se não entenda, seja considerado improcedente, mantendo-se integralmente a sentença apelada e a decisão do INPI, com recusa do registo da marca “Fábrica da M… M… F…” ao Recorrente.
Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II – Delimitação do objecto do recurso
Em face das conclusões do apelante, em função das quais se delimita o âmbito o recurso, a única questão suscitada é saber se ocorre ou não identidade ou similitude entre a marca que o apelante pretende registar e a marca já registada pelo recorrido, em termos de ser susceptível de gerar confusão no mercado.
Todavia, o recorrido suscitou, a título de questão prévia, a inadmissibilidade do recurso relativamente à matéria de facto, por inobservância, por parte do recorrente, do ónus de impugnação especificada, nos termos estabelecidos no art.º 640.º, n.º 1, do CPC, na redacção dada pela Lei n.º 41/2013, de 26-06.
Sucede que o Recorrente não impugnou a matéria de facto dada como provada, confinando antes o objecto do recurso à qualificação desses factos na perspectiva do quadro normativo aplicável.
Ora, o ónus de impugnação especificada exigido pelo citado artigo 640.º, n.º 1, do CPC tem por função apenas delimitar o âmbito da reapreciação dos juízos probatórios questionados, em face da prova produzida, não alcançando, portanto, a sua análise em termos do respectivo enquadramento jurídico.
Assim sendo, nada obsta ao conhecimento do objecto do recurso.
III – Fundamentação
1. Factualidade dada como assente pelo tribunal recorrido
Vem dada como assente pelo tribunal a quo a seguinte factualidade:
1.1. Por despacho de …, o Director do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Directivo, publicado no Boletim da Propriedade Industrial a …, recusou o registo da marca nacional n.º 5… “FÁBRICA da M.. M..F..”, pedido em …, e que tem a configuração (…) - reproduzida na segunda folha dos autos apensos:
1.2. A mencionada marca foi recusada para assinalar os seguintes produtos classe 41 da classificação internacional de Nice: «serviços de entretenimento prestados por grupos vocais de música; serviços de entretenimento prestados por grupos de música; serviços de discotecas; actividades culturais e de entretenimento; organização, apresentação e produção de espectáculos e actuações ao vivo; organização de espectáculos de entretenimento; organização de espectáculos e concertos; organização de espectáculos musicais ao vivo; organização de espectáculos (serviços de empresários); organização de eventos culturais; organização de exposições com fins culturais; organização de festas (divertimento); organização e preparação de eventos musicais e outros eventos culturais e artísticos; organização e realização de actividades culturais e de entretenimento; preparação, direcção e organização de concertos; produção de espectáculos; produção de eventos de entretenimento ao vivo; serviços de actividades recreativas e de lazer”.
1.3. A marca é composta pelos vocábulos em letras maiúsculas “FÁBRICA DA M.. M.. F…T” e os símbolos a que se alude em 1.1;
1.4. Não reivindicou cores.
1.5. Em data anterior à do pedido de registo da marca, encontrava-se já registada a marca nacional n.º 410679 “FÁBRICA DA M..”, composta pelos vocábulos em letras maiúsculas “FÁBRICA DA M…”, sem qualquer reivindicação de cores.
1.6. Trata-se de marca relativa à classe 41.ª da classificação internacional de Nice «artistas de espectáculos (serviços de -); disponibilização de equipamentos de karaoke; espectáculos ao vivo (apresentação de -)», pertencente a NJ.
1.7. A recusa fundamentou-se em haver afinidade entre os produtos/ serviços que se pretende serem associados à marca, havendo perigo de gerar confusão do consumidor em geral.
2. Do mérito do recurso
2.1. Enquadramento preliminar
A questão que aqui se coloca é somente a de ajuizar sobre a similitude das duas marcas em confronto, em termos de saber se são susceptíveis de confundir a origem empresarial dos produtos assinalados e de afectar a tutela da confiança do consumidor.
Importa, desde logo, ter presente que, tendo o pedido de registo da marca aqui impugnada sido formulado em 20/07/2010, é aplicável o re-gime do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Dec.-Lei n.º 36/2003, de 05-03, alterado e republicado pelo Dec.Lei n.º 143/2008, de 25-07, e subsequentemente, alterado pelas Leis n.º 52/2008, de 28-08, e n.º 46/2011, de 24-06.
Seguidamente, convém reter que a marca, como um dos direitos de propriedade industrial que é, participa da função de garantir a lealdade da concorrência, por via da atribuição da sua propriedade e exclusivo ao respectivo titular para os produtos e serviços que assinala, nos termos genericamente proclamados nos artigos 1.º e 224.º, n.º 1, do CPI.
E, em conformidade com o disposto no artigo 222.º do mesmo diploma, a marca pode ser constituída:
- tanto por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas;
- como ainda por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
Quanto à sua composição, as marcas podem ser:
a) - nominativas, se constituídas somente por palavras, letras, números ou sons, de significado conceptual ou de fantasia;
b) - gráficas se, contêm apenas sinais evocativos de uma imagem visual (figurativas) ou de um conceito concreto ou abstracto;
c) - mistas se integradas pela combinação de elementos nominativos e gráficos.
No que respeita à sua função económico-social e respectiva protecção jurídica, à luz da lei aplicável, como ensina Luís Couto Gonçalves, nomeadamente em face do disposto nos artigos 222.º, n.º 1, parte final, 242.º e 269.º, n.º 2, alínea b), do CPI, as marcas têm uma função prioritária distintiva, que se traduz em distinguir produtos e serviços por forma a garantir a sua origem empresarial, na perspectiva de quem está onerado pelo uso não enganoso da marca; mas também uma função de qualidade derivada para tutela da confiança do consumidor; e ainda uma função complementar publicitária que visa produzir efeito atractivo junto do consumidor[1].
Ora, no que aqui releva, segundo o n.º 1 do art.º 239.º do CPI, na redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 143/2008, de 25-07, constitui fundamento de recusa do registo de marca:
a) – Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
E, nos termos do artigo 245.º do mesmo diploma, a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:
a) - a marca registada tiver prioridade;
b) - sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) - tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Para aquilatar do carácter distintivo de uma marca, como vêm sendo jurisprudência e doutrina correntes, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas fundamentalmente numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor.
Nas palavras de Américo da Silva Carvalho, ancorado em vários arestos dos nossos tribunais, “é pela intuição sintética e não pela dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas”[2]. E como se extrai da concepção de Bédarride, veiculada por Pupo Correia “A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta dos elementos que constituem a marca, e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente”[3].
Para tanto, deverá ter-se em conta o impacto que as marcas em confronto possam projectar na memória do consumidor para efeitos de escolha dos produtos assinalados, não por via de uma comparação presencial ou simultânea mas sucessiva, em função das imagens memorizadas.
Nessa linha, importa atentar no perfil do consumidor final enquanto sujeito dotado de capacidade de discernimento e de grau de atenção suficiente para não confundir a ligação dos produtos às marcas correspondentes.
Para tal efeito, segundo Couto Gonçalves, “se é ao consumidor médio o consumidor a que, normalmente, se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia) não se deve todavia, perder de vista os produtos ou serviços em questão”[4]. E, nas palavras de F. Nóvoa, citado por aquele Autor, “com o fim de aproximar, na medida do possível, a figura do consumidor e do seu comportamento habitual à realidade do mercado, não resta outro remédio senão relativizar o protótipo de consumidor, distinguindo vários sub-tipos do consumidor médio (…), em torno da natureza, características e preço dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes”[5]. Nessa base, F. Nóvoa propõe “... de acordo com os dois primeiros critérios (natureza e características dos produtos e serviços), a figura do consumidor profissional e especializado no caso dos produtos e serviços serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos e, de acordo com o terceiro critério (preço dos produtos e serviços), o perfil de um consumidor médio mais atento no caso de produtos ou serviços terem um preço muito elevado ou o perfil de um consumidor médio menos diligente no caso dos produtos terem um baixo preço e um largo consumo”.
No caso vertente, estamos perante:
a) – a marca nacional n.º .., unicamente nominativa, composta pelos vocábulos “FÁBRICA DA M…”, sem qualquer reivindicação de cores, já registada em nome do Recorrido NJ, para assinalar «artistas de espectáculos (serviços de -); disponibilização de equipamentos de karaoke; espectáculos ao vivo (apresentação de -)» incluídos na classe 41.ª da classificação internacional de Nice;
b) – a marca nacional n.º …, de tipo misto, composta pela expressão “FÁBRICA DA M…M… F..”, com a configuração gráfica reproduzida a fls. 14 destes autos e a fls. 2 dos autos apensos, que o Recorrente pretende registar para assinalar os produtos da mesma classe indicados no ponto 1.2.
Não sofre dúvida que a marca nacional “FÁBRICA DA M…A”, registada em nome do Recorrido, é prioritária em relação à marca que o Recorrente pretende registar.
Tudo está em saber se as referidas marcas se destinam a assinalar produtos idênticos, similares ou afins e, em caso afirmativo, se espelham semelhança gráfica e fonética, de modo a induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou se, no limite, comportam um risco de associação entre a marca questionada e a marca anteriormente registada a favor da apelante, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2.2. Quanto à identidade, similitude ou afinidade dos produtos assinalados pelas marcas em confronto
A identidade dos produtos implica que eles apresentem entre si semelhanças objectivas, materiais, no que respeita mormente às suas propriedades intrínsecas (composição e características), não bastando para tal que se encontrem incluídos na mesma classe.
Mais problemático será saber se, não obstante isso, estamos perante produtos afins no plano concorrencial.
Neste domínio, a jurisprudência corrente tem apontado no sentido de estabelecer a afinidade com base na concorrência de mercado, tendo em conta a mesma utilidade e fim dos produtos e serviços em causa.
Porém, como observa Luís Couto Gonçalves[6], a afinidade dos produtos marcados não se pode aqui alhear da finalidade essencial da marca, que é uma finalidade distintiva da origem empresarial desses produtos, da qualidade daí derivada para tutela da confiança do consumidor e ainda de uma função complementar publicitária que visa ter efeito atractivo junto do público.
Nessa perspectiva, como refere o mesmo Autor, para além do critério da mera finalidade e utilidade dos produtos marcados, há que tomar em linha de conta, nas circunstâncias de cada caso, conjugadamente, o critério da sua natureza (estrutura e características) e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição[7].
Importa, pois, apurar em que medida é que, no quadro da concorrência do mercado, medeiam entre os produtos ou serviços marcados relações de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação[8].
Ora, um dos elementos de determinação da relação de concorrência entre produtos é o seu grau de substituição, ou seja, a aptidão de produtos distintos para satisfazer a mesma necessidade. Tal aptidão decorrerá não só das características dos próprios produtos e da gama de utilidades afins que podem proporcionar, mas dependerá também, em grande medida, dos hábitos e da opção do consumidor, ainda que esta esteja, de algum modo, condicionada pelas propriedades do produto substituto.
A relação de complementaridade existirá, em sentido restrito, quando os produtos se integrem no mesmo processo de fabrico (afinidade vertical) ou, em sentido amplo, quando as suas utilidades se possam complementar. Por sua vez, a relação de acessoriedade repousa no facto de os produtos só em ligação se mostrarem economicamente úteis. Por fim, a relação de derivação ocorre quanto a produtos que sejam derivados de outros.
No caso vertente, tendo presente os serviços que se visam assinalar com uma e outra marca, constatamos que a marca registando inclui, entre outras actividades, “organização, apresentação e produção de espectáculos e actuações ao vivo”, enquanto que a marca já registada também assinala “serviços de artistas de espectáculos e apresentação de espectáculos ao vivo”, muito embora aquela vise uma gama de serviços de maior amplitude e diversidade.
Assim, como se refere na sentença recorrida, na perspectiva do homem comum, afigura-se claro que os serviços assinalados por ambas aquelas marcas revestem “natureza e características próximas” e “finalidades idênticas ou similares”, na óptica do sector do mercado e do público-alvo a que se destinam, mesmo em termos de relações de substituição.
2.3. Quanto ao requisito de identidade ou similitude
Para aquilatar do carácter distintivo de uma marca, como já foi dito, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas fundamentalmente numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor.
Já vimos que a marca registanda é de tipo misto, sendo composta pela expressão “FÁBRICA DA M… M…F…”, acompanhada da configuração gráfica reproduzida a fls. 14 destes autos e a fls. 2 dos autos apensos. Por sua vez, a marca já registada é apenas nominativa, composta pelos vocábulos “FÁBRICA DA M..”, sem qualquer reivindicação de cores.
Todavia, não obstante as dissemelhanças analíticas, numa visão sintética e de conjunto, o que ressalta, como elemento forte da mensagem veiculada, é a locução FÁBRICA DA M…”, tornando meramente acessórios os demais sinais, pelo que será naquela locução que o consumidor médio incidirá a sua atenção, retendo-a mais facilmente na memória.
Sufraga-se, pois, inteiramennte o argumentário da sentença recorrida sobre a predominância daquele elemento comum de ambas as marcas e do pouco relevo distintivo dos elementos acessórios da marca registanda, o que torna susceptível a confusão do consumidor médio sobre a origem empresarial dos serviços assinalados, afectando a tutela da confiança daquele.
IV - Decisão
Por todo o exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação de Lisboa em negar provimento à apelação, mantendo-se a decisão que recusou o registo da marca pretendida pelo recorrente.
As custas do recurso ficam a cargo da apelante.
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2014
Manuel Tomé Soares Gomes
Maria do Rosário Oliveira Morgado
Rosa Maria Ribeiro Coelho
[1] Manual de Direito Industrial – Patentes Marcas Concorrência Desleal – Almedina – 1995-2005, pags. 127 e segs.
[2] Direito de Marcas, Coimbra Editora, 2009, pag. 354.
[3] In Direito Comercial, 6.ª Edição, p. 340.
[4] In Direito de Marcas, Almedina, 2000, p. 142.
[5] Ob. cit. p. 142.
[6] Manual de Direito Industrial – Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, Almedina, 2005, pag. 229.
[7] Manual de Direito Industrial – Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, Almedina, 2005, pag. 230.
[8] Vide Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial – Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, Almedina, 2005, pag. 231.
