| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1 – Relatório.
No 1º Juízo do Tribunal de Propriedade Intelectual, TCI Limited interpôs recurso do despacho proferido pelo INPI, que concedeu o pedido de registo da marca nacional … OC, em nome de WT – …, Unipessoal Ld.ª, requerido em 4/7/12.
Para o efeito, alega que é titular dos registos das marcas comunitárias nºs … TC, concedido a 13/3/06, que assinala serviços na classe 38ª, e … TD, concedido a 26/1/10, que assinala serviços nas classes 38ª, 39ª e 41ª, sendo que a marca recorrida apresenta um inegável e elevado grau de semelhança gráfica e fonética com as marcas prioritárias da recorrente, a qual é susceptível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor ou compreendendo um risco de associação entre elas.
Mais alega que a marca recorrida é inegavelmente confundível com o elemento característico da denominação social da recorrente, o que conduz a que exista uma maior probabilidade de ocorrência de situações de confusão entre as marcas e de associação com a origem empresarial da recorrente.
Alega, também, que se constata manifesta afinidade na comparação entre os serviços para os quais a marca em causa foi requerida e os serviços assinalados para as marcas prioritárias da recorrente.
Alega, ainda, que aquelas marcas são marcas notórias e de grande prestígio, existindo um risco acrescido de confusão entre as da recorrente e a da recorrida.
Alega, por último, que se vier a ser concedido o registo da marca recorrida, tal possibilitará a ocorrência de situações de concorrência desleal.
Conclui, assim, que deve ser revogado o despacho recorrido, ordenando-se a recusa do registo da marca nacional nº … OC.
O INPI remeteu a Tribunal o processo sobre que recaiu aquele despacho, nos termos do art.43º, nº1, do Código da Propriedade Industrial.
Citada a parte contrária para responder, nada disse.
Seguidamente, foi proferida decisão, negando provimento ao recurso e mantendo o despacho recorrido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso daquela decisão.
Produzidas as alegações e colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Fundamentos.
2.1. Na decisão recorrida consideraram-se provados os seguintes factos:
1. Por despacho de 11 de Outubro de 2012, o Ex.mo Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, publicado no Boletim da Propriedade Industrial a 17 de Outubro de 2012, concedeu o registo da marca nacional n.º … “OC” (mista).
2. A mencionada marca foi concedida para assinalar os seguintes produtos das classes 39 e 43 da classificação internacional de Nice: «agências de turismo [com excepção da reserva de hotéis, de pensões]; cruzeiros (organização de-); organização de cruzeiros; organização de viagens; turismo (agências de-) [com excepção da reserva de hotéis, de pensões]; viagens (organização de-); viagens (reservas para-); agências de alojamento [hotéis, pensões]; alojamentos temporários (reserva de-); hotéis (reserva de-); hoteleiros (serviços-); reserva de hotéis».
3. A marca consiste nos vocábulos em letras de imprensa “OC”, em que o “i” da palavra “T” é um ponto de exclamação, e tem a seguinte configuração:
……
4. A titular da mesma é WT …, Unipessoal Lda..
5. Em data anterior à do pedido de registo da marca, encontrava-se já registada a favor da recorrente:
a) a marca comunitária n.º … “TC”, destinada a assinalar os produtos da classe 38 da classificação internacional de Nice: “emissão de televisão, televisão por cabo e rádio; transmissão de programas de televisão, televisão por cabo e rádio; apresentação de programas de televisão e de televisão por cabo; transmissão via satélite”;
b) a marca comunitária n.º … “TD”, destinada a assinalar os produtos das classes 38, 39 e 41 da classificação internacional de Nice: “broadcasting; television, cable television and radio broadcasting; transmission of television, cable television and radio programmes; satellite transmission; telecommunications; interactive broadcasting services; transmission of information by electronic means; broadcasting and transmission of information via computer networks; providing telecommunications for teleshopping services; broadcast, transmission and dissemination of video images; travel arrangements; travel agency services; travel reservation; arranging of tours; escorting of travelers”, production of radio and television programmes; videotape film and DVD film production; television entertainment”.
6. A concessão fundamentou-se em se considerar não haver sério risco de confusão entre as marcas supra referidas em 1) e 5).
2.2. A recorrente remata as suas alegações com as seguintes conclusões:
I) A sentença proferida desconsiderou factualidade alegada e provada pela Apelante, e não contrariada em juízo, bem como, em singelo entendimento, aplicou, erroneamente, regras de direito, mormente no que concerne à sua interpretação e sua não aplicação, v.g., os artigos 239.º n.º 1 alíneas a) e e), art.º 239.º n.º 2 alínea a), art.º 214.º, art.º 242.º, art.º 245.º n.º 1 alíneas b) e c), e art.º 317.º alínea a), todos do Código da Propriedade Industrial, e ainda o artigo 8.º da Convenção da União de Paris.
II) Ademais, a sentença ora posta em crise padece do vício de nulidade nos termos do disposto no art.º 615.º n.º 1 alínea d) do CPC porquanto não se pronunciou sobre questões que o Tribunal a quo devia apreciar, v.g., o carácter notório e de prestígio das marcas da ora Apelante, e a violação do direito de exclusivo da denominação social da Apelante.
III) Em sede de Recurso de Marca a ora Apelante alegou e juntou prova bastante de que as marcas comunitárias nº … TC e nº … TD, de que é titular, são marcas notórias e de prestígio para os efeitos dos artigos 241.º e 242.º do CPI.
IV) A expressão TC que compõe a marca comunitária n.º … da Apelante é imediatamente reconhecida quando associada aos ramos do audiovisual e do turismo, tendo sido oportunamente juntos pela Apelante aos autos, documentos bastantes para demonstrar claramente esse carácter notório e de prestígio de que gozam as marcas da Apelante, a saber, os documentos n.º 6 a 10.
V) O canal TC, lançado em 1994, é, na actualidade, o maior canal pan-europeu dedicado ao mundo das viagens, transmitindo para mais de 117 países em toda a Europa, África e Oriente Médio, sendo o canal líder em viagens, com transmissão 24 horas por dia, em 19 línguas diferentes, e tendo sido o primeiro canal com assinatura, exclusivamente direccionado para o ramo das viagens e do turismo.
VI) Resulta dos documentos n.º 6 a 10 juntos autos, sem margem para dúvida, que:
_ A marca TC encontra-se fortemente implementada em Portugal e no mercado internacional, pelo seu uso extensivo e continuado.
_ As declarações emitidas pelas maiores distribuidoras de televisão em Portugal, PT, ZON TV CABO e CABOVISÃO comprovam a efectiva e real distribuição do canal líder TC no território português, nos últimos anos, como um dos canais mais bem sucedidos e imediatamente reconhecido junto dos consumidores, gozando de ampla aceitação social, sendo distribuído em todo o território e mais sendo uma presença obrigatória em todos os pacotes de canais das distribuidoras em questão.
_ De acordo com o resumo da média mensal de espectadores do canal TC desde 2008 até 2011, aproximadamente 1,675,000 telespectadores, ficou comprovado que este goza de enorme reputação e reconhecimento por entre o público em geral.
_ A reputada marca TC da Apelante tem vindo a conhecer relevante expansão, tal como se percebe da crescente divulgação publicitária na Internet, nomeadamente no site oficial da ora Apelante http://www.TC.pt.
_ Existe diverso material publicitário da marca TC no mercado português, não só através de revistas, como de programas de televisão, concursos, etc., com referência a diversos concursos promovidos pelo canal.
_ A Apelante produz programação original em todo o mundo, nomeadamente através de documentários cativantes, que ajudam a uma maior descoberta do mundo, seja através de experiências culinárias, roteiros de aventura, destinos de férias, dos melhores e mais exclusivos hotéis e resorts do mundo (cfr. http://www.travelchannel.com.pt/aboutus.asp)
VII) A marca TC é seguramente uma marca de renome e notória, claramente reconhecida pelos consumidores que contactam com os serviços assinalados e com a marca directamente, e ainda pelos produtores, prestadores de serviços e comerciantes, conforme ficou comprovado pela documentação junta aos autos, sendo que a ora Apelada, visando o público no sector turístico e hoteleiro, não pode seguramente desconhecer, ou ser alheia à reputação da marca TC da Apelante
VIII) Assim, impunha-se que tivessem sido considerados os meios probatórios existentes no processo antes da prolação da Sentença, a saber os documentos n.º 6 a 10 juntos pela Apelante, o que contudo não foi feito, já que da sentença ora posta em crise não resulta uma única frase ou palavra da qual se possa extrair que os documentos juntos pela Apelante foram sequer analisados, não sendo feita qualquer menção ou análise, ao longo de toda a sentença, relativamente à notoriedade e prestígio das marcas da Apelante.
IX) A sentença faz apenas uma mera e fugaz alusão aos artigos 241.º e 242.º do CPI. Mais concretamente refere somente «Donde não existe risco sério de o consumidor erroneamente associar a marca registanda às da recorrente ou que se trata de marca produzida pela recorrente, não se verificando, pois o fundamento de recusa previsto nos artigos 239.º, n.º 2, alínea a), 241.º e 242.º do Código da Propriedade Industrial.»
X) Ora, dificilmente se poderá considerar que a mera referência aos artigos 241.º e 242.º, conforme se transcreveu supra, consubstancia a exigida fundamentação da decisão, pelo que nenhuma outra conclusão poderá retirar-se que não seja a de que a Douta Sentença enferma do vício de nulidade, nos termos do disposto no art.º 615.º n.º 1 d) do CPC, porquanto o Tribunal a quo não conheceu da questão da notoriedade e prestígio das marcas da Apelante, quando o deveria ter feito.
XI) A decisão relativa à matéria de facto radica em erro e/ou omissão, na medida em que existem no processo meios probatórios que impunham que da Fundamentação da sentença ora posta em crise resultassem provados os factos alegados pela ora Apelante relativamente à notoriedade e prestígio das suas marcas comunitárias, daí se extraindo as devidas consequências legais, v.g., a recusa de registo da marca ora em análise.
XII) Acresce que a sentença ora posta em crise é igualmente nula porquanto o Tribunal a quo também não se pronunciou relativamente à violação do direito de exclusivo da denominação social da Apelante.
XIII) Sendo a denominação social da Apelante TCI, esta igualmente beneficia da protecção conferida nos termos do art.º 239.º, n.º 2, alínea a) do CPI, já que a reprodução da denominação social, ou da sua parte característica, sendo susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão constitui fundamento de recusa.
XIV) Ademais, também o art.º 8.º da Convenção da União de Paris confere protecção ao nome comercial da Apelante, independentemente de registo, pelo que em conformidade com o que acima se expôs e não olvidando que este argumento já havia sido alegado em sede de Reclamação junto do INPI, o Digníssimo Tribunal a quo não poderia ter deixado de apreciar esta matéria, daí extraindo as legais consequências: a de que a marca nacional n.º 485781 deveria ser recusada.
XV) É inegável que a marca recorrida n.º … OC reproduz o elemento característico da denominação social da Apelante TCI LIMITED.
XVI) Contudo, e salvo o devido respeito, a sentença omite qualquer referência ou análise relativamente a esta matéria, pelo que não resta senão concluir que a mesma padece de nulidade, nos termos do disposto no art.º 615.º n.º 1 d) do CPC, porquanto deixou de pronunciar-se sobre questão que devia apreciar.
XVII) Sem conceder quanto ao predito, a Douta Sentença proferida julgou erroneamente a causa sub judice, aplicando incorrectamente o Direito aos factos, e consequentemente violando normas jurídicas aplicáveis.
XVIII) Salvo o devido respeito, discordamos da análise realizada porquanto apesar de a ora Apelante ter demonstrado amplamente, e em sede própria, que a marca em causa não pode ser registada por constituir imitação das suas marcas prioritárias, e da parte característica da sua denominação social, nos termos e para os efeitos do estatuído nos artigos 245.º e 239.º do CPI, a sentença recorrida confirmou a decisão de concessão de registo da marca por ter entendido diversamente.
XIX) Assim, e não se podendo a Apelante conformar com os termos da sentença, urge agora aplicar o Direito correspondente, pelo que infra se tecerá comentário crítico acerca das incorrecções de que padece a, conquanto, Douta Sentença, no que à aplicação de direito tange.
XX) De acordo com a previsão do art.º 245.º n.º 1 do CPI, “ A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.”
XXI) A douta sentença proferida pelo Tribunal a quo não merece qualquer reparo neste tocante, já que deixou claro que se verifica o requisito da prioridade dos direitos da Apelante [alínea a) do n.º 1 do art.º 245.º do CPI].
XXII) No que respeita ao segundo requisito do conceito legal de imitação previsto na alínea b) do art.º 245.º n.º 1 do CPI, por um lado a análise efectuada no tocante à marca comunitária n.º … “TD” não merece qualquer censura, já que considerou - e bem – que existia identidade e afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas em confronto.
XXIII) No entanto, por outro lado, a douta sentença ora posta em crise, apreciou erradamente o requisito vertido na alínea b) do supra mencionado artigo 245.º, no que respeita à marca comunitária n.º … “TC”, tendo considerado relativamente a este direito da Apelante que não existia identidade ou afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas sub judice por entender que os direitos em confronto se situavam «(…) num sector de actividade completamente diverso.»
XXIV) Ora, se por um lado se aceita sem qualquer dificuldade, que não existe identidade entre os serviços assinalados pela marca registanda e os serviços assinalados pela marca comunitária n.º … da Apelante, já o mesmo não se pode verificar no que respeita à afinidade entre tais serviços, porquanto tal como alegado e demonstrado em sede própria, entre os serviços assinalados pela marca comunitária n.º … “TC” e os assinalados pela marca registanda existe um manifesto elo de afinidade.
XXV) Sublinhe-se que a marca da ora Apelada se destina a serviços do ramo turístico e de hotelaria, e que a Apelante tem vindo a utilizar a marca TC como canal televisivo ligado ao sector turístico, tendo já adquirido elevada reputação junto do consumidor conforme supra explanado.
XXVI) Ora, para apurar se existe afinidade entre serviços há que averiguar se aqueles são concorrentes no mercado, se têm a mesma utilidade ou fim ou se existe entre eles uma relação tal que aumente a afinidade, como sendo substituição (quando o resultado alcançado por um pode ser razoavelmente substituído pelo outro), complementaridade (quando integrados no mesmo processo de fabrico ou cujas utilidades possam complementar-se), acessoriedade (quando os bens só em ligação a outros bens sejam economicamente úteis) ou derivação (bens derivados da mesma origem, como o leite e produtos lácteos), complementando com o critério da natureza dos produtos ou serviços, os circuitos e hábitos de distribuição e os locais de fabrico ou venda.
XXVII) No caso concreto existe clara afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas em confronto, uma vez que a transmissão de programas de televisão no sector turístico como propulsor e divulgador de roteiros de viagem, locais a visitar, organização de viagens ou escolha de alojamentos pelo mundo, podem e muito provavelmente serão usados para complementar os serviços turísticos e de organização de viagens, nomeadamente de agências de alojamento temporário, que a marca OC visa assinalar.
XXVIII) Os serviços assinalados pelos sinais em causa são destinados a funções acessórias e complementares entre si, tendo frequentemente a mesma origem, circuito de distribuição e destinatários, no ramo de hotelaria e turismo, neste caso os interessados em viagens e turismo, o que conduzirá muito provavelmente esse mesmo público a um risco de confusão ou associação entre os sinais em confronto e os respectivos titulares.
XXIX) Ou não será um canal televisivo vocacionado para as viagens e turismo o veículo perfeito para prestar informações e publicitar serviços relacionados com organização de viagens? Crê-se ser indubitável esta relação de complementaridade, e como tal, ser inegável a existência de um elo manifesto de afinidade entre os serviços assinalados e prestados pela marca comunitária TC e os serviços que a marca registanda visa assinalar.
XXX) Motivo pelo qual se impunha que o Tribunal a quo tivesse considerado verificado o segundo requisito do conceito legal de imitação previsto na alínea b) do art.º 245.º n.º 1 do CPI, não só relativamente à marca comunitária n.º … “TD”, como de resto fez, mas também relativamente à marca comunitária n.º … “TC” atenta a afinidade que se verifica entre os serviços assinalados.
XXXI) Importa sublinhar que, quando as marcas em análise assinalam produtos/serviços idênticos, ou mesmo quando entre esses produtos e serviços existe uma inegável afinidade, há um claro acréscimo do risco do consumidor atribuir a tais produtos a mesma origem empresarial; ora, todos os serviços assinalados pelas marcas em confronto se inserem em ramos de actividade interligados da forma que acima se verteu.
XXXII) E a existência desse risco de associação e de atribuição das marcas de diferentes entidades, a uma mesma origem empresarial, faz perigar a função essencial da própria marca, uma vez que inibe a sua função de garantia de proveniência.
XXXIII) Ora, releva neste quadrante, atentar nos ensinamentos de Miguel Pupo Correia: “…a marca serve, antes de mais, para identificar os produtos ou serviços em si mesmos, distinguindo-os dos demais seus congéneres. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e de prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável. Retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou tenha a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada”, in Direito Comercial, 6ª edição, pp. 330.
XXXIV) Assim, quando se verifique do ponto de vista do consumidor médio, possibilidade de fácil indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, a função identificadora da marca fica esvaziada de conteúdo – que é o que se verifica no caso ora em apreço relativamente à marca registanda.
XXXV) Sendo que o que se pretende tutelar com o Direito da Propriedade Industrial, é precisamente o inverso, isto é, quando a distinção pelo consumidor das marcas em confronto não seja possível ou até óbvia, deve o INPI abster-se de conceder o registo da marca requerida posteriormente – o que todavia não aconteceu no presente caso, tendo a sentença ora posta em crise mantido o despacho de concessão.
XXXVI) Não podemos pois deixar de considerar que existe um risco sério de associação ou confusão dos sinais em confronto, incrementado pela existência de um elo de identidade e afinidade entre os serviços que a marca da Apelada visa assinalar e os serviços das marcas prioritárias da Apelante.
XXXVII) Também no que concerne à apreciação efectuada pelo Tribunal a quo relativamente à não verificação do terceiro requisito cumulativo previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 245.º do CPI, não pode a Apelante conformar-se com a sentença proferida.
XXXVIII) Assim, e inversamente ao que na sentença se concluiu, relativamente às marcas em confronto nos autos, da análise comparativa destas, resulta que na sua globalidade apresentam semelhanças inegáveis de grau elevado, pelo que o consumidor padrão facilmente poderá confundir os sinais, ou estabelecer ligações entre as origens empresariais que na realidade não existem.
XXXIX) A marca recorrida OC apresenta um inegável e elevado grau de semelhança gráfica e fonética com as marcas prioritárias TC e TDD da Apelante, conforme se observa.
XL) Da análise comparativa resulta que a semelhança é inegável, já que a marca registanda reproduz integralmente a marca prioritária “TC” da Apelante, e reproduz parcialmente a marca prioritária TD, o que não permite diferenciar os sinais em questão sem que o consumidor seja especialmente atento.
XLI) Acrescente-se que no que concerne à marca comunitária “TC” se crê ser absolutamente evidente que a associação feita pelos consumidores entre este direito e a sua origem empresarial, i.e., a Apelante TCI LIMITED, irá nortear de forma imediata que o consumidor entenda a marca OC como uma variante das marcas da Apelante.
XLII) Na verdade, é evidente que a inclusão das expressões O e T na marca em causa não servirá para facilmente diferenciar as marcas, uma vez que o elemento preponderante que tem força impressiva e que irá ficar indubitavelmente retido na memória do consumidor será a expressão TC.
XLIII) Escreve o Prof. Ferrer Correia (Lições, p. 329) que: «…o consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória».
XLIV) Ora, atento o carácter notório das marcas da Apelante, obviamente o consumidor terá essas marcas retidas na memória, e ao deparar-se com a marca registanda fará imediata associação!
XLV) Aliás, a inclusão dos vocábulos TC no conjunto que compõe a marca registanda não terá sido resultado de mero acaso, mas resulta sim de uma intenção clara da Apelada se colar à reputação granjeada pela marca da Apelante.
XLVI) Porque pertinente, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo de registo de marca nacional n.º …, datado de 24 de Junho de 2010, de onde se extrai com relevância para os presentes autos que: «Com efeito, o juízo de semelhança deve ser aferido em face do consumidor em geral medianamente esclarecido, sendo o critério o da prognose póstuma da susceptibilidade de fácil erro ou confusão, devendo entender-se semelhantes as marcas que só se distinguem através do seu exame atento ou em confronto. De facto, se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam. Ora, o confronto, em regra, realiza-se, perante o sinal de um produto e a memória que se tem de um outro. A comparação é, pois, sucessiva e não simultânea. Sendo de notar que a confusão que o legislador pretende evitar não é seguramente a de peritos ou pessoas excessivamente atentas e observadoras ao mínimo pormenor.»
XLVII) Igual entendimento é sufragado pelo Acórdão do Tribunal da Relação do Porto n.º 0724270, de 25-09-2007.
XLVIII) Importa ainda sublinhar desde já que a Apelante discorda veementemente com a conclusão a que o Tribunal a quo chegou relativamente a uma pretensa memorização da expressão “T” que integra a marca registanda, e que consiste em considerar que «Mais, na marca registanda, dado o particular grafismo que é conferido ao vocábulo “T”, o consumidor médio, ao ser pela primeira vez confrontado com a mesma, memorizará, certamente, o mesmo, passando –se a referir àquela como “T”.», sendo que nada resulta dos autos que permita extrair tal conclusão.
XLIX) Para além do mais, é pacificamente aceite pelas melhores Doutrina e Jurisprudência que é indispensável apreciar a marca no seu conjunto, na globalidade dos elementos que a constituem.
L) Ora, não é porque um dos elementos da marca registanda, a palavra “T”, tem um “particular grafismo” conforme refere a sentença do Tribunal a quo, que se pode olvidar que, por um lado, a marca tem mais componentes, e que por outro todos esses elementos em simultâneo - impressão de conjunto - devem ser tidos em conta para que possa ser efectuado um juízo comparativo com outros direitos.
LI) E da impressão de conjunto resulta claramente que a marca registanda inclui as palavras TC, que reproduzem integralmente a marca comunitária n.º 1902410 da Apelante e ainda reproduzem o elemento característico da denominação social desta, TCI LIMITED.
LII) Conforme acima referido, sendo normal que o consumidor não tenha no momento da escolha dos produtos e serviços as marcas em confronto, lado-a-lado, para poder compará-las atentamente e assim destrinçá-las suficientemente, conclui-se que o consumidor será muito facilmente induzido em erro ou confusão entre as marcas. Neste sentido veja-se a decisão do Tribunal de Justiça, Processo c-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV e ainda o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25-03-2004, proferido no processo número 03B3971, disponível para consulta no sítio http://www.dgsi.pt, de onde resulta o entendimento de que o Juiz “não deve colocar uma das marcas ao lado da outra para proceder a um exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda”.
LIII) Relativamente à impressão de conjunto, deverá ter-se em conta o defendido no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, n.º 0455899, de 22-11-2004: “I - A imitação de marca existe, não apenas se o consumidor, mediamente informado e conhecedor, puder confundi-la, por semelhança com outra já existente no mercado, mas também se houver risco de associação a marca anteriormente registada, sobretudo se se tratar de produtos afins. II - No juízo a fazer acerca da imitação, no lato sentido que o conceito é acolhido no artº 193 do C.P.I. de 1995, deve ter-se em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que, essencialmente, as distinguem por serem os dominantes. III - Há risco de associação entre as marcas nominativas "Dossier do Estudante", já registada, e "Dossier do Professor" para a qual foi requerida a protecção registral.”
LIV) É precisamente ao risco de associação que o Professor Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, reprint, 1994, se refere: “[...] a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas.”
LV) O que o consumidor retém é apenas essa memória das marcas, pelo que não é notoriamente possível concluir como se conclui na douta sentença recorrida pela não confundibilidade entre as marcas em confronto, já que a imitação existirá sempre que, tendo-se à vista a marca a constituir, se conclua que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
LVI) Ora parece bastante lógico que se admita que o consumidor médio, quanto deparado com a marca registanda OC, presuma de forma imediata que esta pertence à família das marcas da Apelante, sendo uma variante destas, e portanto assuma que a origem empresarial é uma só, ou que pelo menos existe uma ligação empresarial ou económica entre as duas origens, o que não pode ser admitido!
LVII) E não é porque a marca registanda é uma marca mista que se afasta a possibilidade de erro ou confusão entre os sinais, e de risco de associação com a origem empresarial das marcas prioritárias, porque o elemento prevalecente vem sendo entendido como sendo o elemento nominativo, uma vez que o consumidor referir-se-á à marca pelo seu nome e não propriamente descrevendo o seu elemento figurativo (cfr. a Decisão do TPICE, datada de 18 de Fevereiro de 2002, processo T- 10/03, Jean-Pierre Koubi contra IHMI e a Decisão do Tribunal de primeira instância proferida em 18.02.2004 no processo T-10/03 Jean-Pierre Koubi v IHMI)
LVIII) E tal como referido pelo Tribunal de Primeira Instância, deve salientar-se que duas marcas são consideradas semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente são pelo menos parcialmente idênticas no que se refere a um ou mais aspectos visuais, orais e conceptuais (ver decisões do TPI de 23.10.2002 no Processo T-6/01 Matratzen Concord GmbH v IHMI, parágrafo 30, e de 7.9.2006 no Processo T-133/05 Gérard Meric v OHIM, parágrafo 40).
LIX) E no caso presente pode afirmar-se que do ponto de vista do público pertinente as marcas em confronto são parcialmente idênticas no que se refere aos seus aspectos gráficos e orais, pelo que deveria o Tribunal a quo ter considerado verificado o requisito da existência de elevado grau de semelhança que facilmente induza em erro ou confusão, ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada!
LX) O consumidor poderá ser induzido em erro ou confusão, pois as marcas em apreço têm uma escrita e uma pronúncia igual no que respeita aos elementos prevalecentes, assim, é forçoso concluir que o requisito da semelhança capaz de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda um risco de associação com marcas anteriormente registadas, também se encontra preenchido no caso sub judice, pelos motivos supra explanados.
LXI) Ora, a eficácia da marca como sinal distintivo implica que não exista outra igual ou semelhante, e que por isso, a lei não permita imitações ou usurpações.
LXII) A confusão criada pela coexistência das marcas registadas e denominação social da Apelante e a marca nacional n.º … OC prejudicaria não só o direito da Apelante, como também afectaria os interesses dos consumidores.
LXIII) Ademais, imitação não implica cópia integral, como resulta aliás do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29/09/2011, Proc. 111/07.1TYLSB.L1-8, Relatora Juiz Desembargadora Catarina Ârelo Manso.
LXIV) Também não afasta o elevado grau de semelhança entre as marcas em confronto o facto de a Apelada ter submetido a registo a sua marca sob a forma mista com a inclusão de elementos figurativos, uma vez que quem pretender referir-se à marca oralmente terá necessariamente que a pronunciar no seu todo, motivo pelo qual falece igualmente a argumentação de que na marca registanda é a expressão “T” que servirá para que o consumidor se refira à mesma.
LXV) A jurisprudência é pacífica no que se refere à análise de uma marca mista que possui elementos figurativos e verbais, considerando que o elemento dominante e que irá atrair o consumidor, é o elemento verbal, uma vez que é a forma mais importante de identificação de uma marca (cfr. a Decisão do TPICE, datada de 18 de Fevereiro de 2002, processo T- 10/03, Jean.-Pierre Koubi contra IHMI).
LXVI) Conforme tem vindo a ser sobejamente sufragado pela doutrina (Cfr. Carlos Olavo, in “Propriedade Industrial”, Volume I. 2ª Edição Actualizada Revista e Aumentada, p. 102) e pela jurisprudência (cfr. a título de exemplo, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16.07.1976, in B.M.J. nº 259, p. 239), o consumidor geralmente tende a fixar-se mais no elemento nominativo constitutivo da marca, uma vez que é a forma mais importante de identificação de uma marca.
LXVII) O facto de a expressão distintiva TC ser totalmente reproduzida na marca ora em causa induzirá o consumidor que conhece os serviços da Apelante, em erro ou confusão no momento da escolha dos serviços da Apelada, pela sua associação em termos de proveniência empresarial, devido à identidade gráfica e fonética, entre tais sinais que, por isso, são facilmente confundíveis entre si perante o público consumidor.
LXVIII) De facto, o Tribunal a quo decidiu erradamente comparando pormenores dos referidos sinais, fixando-se em detalhes que o consumidor médio não irá reter, e descobrindo assim dissemelhanças para finalmente concluir pela não verificação do requisito estatuído no n.º 1 alínea c) do art.º 245.º do CPI – o que não se aceita.
LXIX) Considera a Apelante, que o Tribunal a quo efectuou uma errada aplicação e interpretação do direito, devendo as normas supra referidas ser interpretadas nos termos defendidos pela Apelante no que respeita à existência de semelhanças gráficas e fonéticas suficientes para facilmente induzir em erro ou confusão o consumidor, e o consequente preenchimento cumulativo dos pressupostos da verificação do conceito de imitação de marca no caso em apreço.
LXX) Na senda do predito, concluindo-se pela verificação dos requisitos cumulativos previstos no art.º 245.º n.º 1 do CPI, resulta de forma imediata que a sentença proferida violou também o art.º 239.º n.º 1 alíneas a) e e) e n.º 2 do CPI, pela sua não aplicação.
LXXI) Assim, e recorrendo ao disposto no artigo 239.º do CPI, considera a Apelante que os referidos fundamentos de recusa do registo de marca se verificam escrupulosamente, sendo consequência necessária da aplicação desta norma ao caso presente, a decisão de recusa do registo da marca nacional nº … da ora Apelada.
LXXII) Para além da prioridade da marca da Apelante, a identidade e afinidade verificadas entre os serviços em questão e a forte semelhança que existe entre os sinais em causa, é susceptível de originar no espírito do consumidor, por mais atento que este seja, uma fácil confusão e indução em erro ou criará – sem conceder quanto ao predito – pelo menos um risco de associação com as marcas anteriormente registadas pela Apelante nos termos plasmados no artigo 245.º do CPI e com a sua origem empresarial.
LXXIII) Sublinhe-se ademais, que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJE) tem entendido que o risco de confusão existe quando o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, ou seja, quando o consumidor, mesmo que distinga os sinais, possa julgar que o titular do registo anterior tem alguma espécie de controlo sobre os bens ou prestações identificados através da marca ulterior (cfr. António Campinos e Luís Couto Gonçalves in Código da Propriedade Industrial anotado, pág. 479).
LXXIV) Pelas razões supra expostas não pode de todo a Apelante conformar-se com a sentença por considerar que o Tribunal a quo partiu de pressupostos contrários ao espírito e letra da lei, e aplicou incorrectamente o Direito.
LXXV) O Meritíssimo Juiz a quo, tendo concluído que não estava verificado o conceito legal de imitação, decidiu igualmente pela impossibilidade de ocorrerem situações de concorrência desleal – o que não se aceita.
LXXVI) Relativamente à concorrência desleal, a Lei não exige o requisito subjectivo da intenção dolosa do agente, mas tão só se basta com a possibilidade da sua existência, para que um determinado registo de marca não seja concedido, conforme estatui o art.º 239.º n.º 1 alínea e) do CPI, estando em causa apenas a possibilidade do resultado objectivamente concebível e provável da concorrência desleal, e não o saber se tal intenção existia ou existe por parte da ora Apelada.
LXXVII) A verdade é que com a concessão de protecção ao registo ora em apreço, e tal como supra se expôs, o consumidor seria reconduzido inevitavelmente a situações de erro ou confusão no momento da escolha dos serviços, o que inclusivamente colocaria em perigo, o direito que lhe assiste de não se ver confundido no momento em que pretende fazer a aquisição daqueles.
LXXVIII) Deste modo, a concessão da marca nacional nº … não só é contrária aos direitos e legítimos interesses da Apelante, como também prejudica efectivamente o consumidor, afectando a liberdade de escolha deste. Atentas as semelhanças entre as marcas, e a identidade e afinidade dos serviços que ambas assinalam, o consumidor pode ser levado a crer que os serviços assinalados por tais marcas provêm da mesma origem empresarial, o que é de todo inaceitável.
LXXIX) Por conseguinte, e contrariamente ao vertido na sentença de que ora se recorre, a concessão da marca nacional nº … possibilitará a ocorrência de situações de erro e confusão entre os serviços da Apelante e da Apelada, o que ademais configura o ilícito da concorrência desleal previsto na alínea a) do artigo 317.º do CPI, impeditivo do registo nos termos do disposto no artigo 239.º, n.º 1, al. e) do mesmo Código.
LXXX) Como refere Carlos Olavo, “na repressão da concorrência desleal está em causa a confusão entre actividades económicas, e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos e serviços, e não já confusão entre sinais distintivos. ... O risco de confusão consiste em apresentar os produtos ou serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente”. (in Propriedade Industrial, Volume I, Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal, 2.ª Edição, pág. 274)
LXXXI) A Apelante sublinha uma vez mais: a simples coexistência das marcas sub judice no mercado, como atrás se demonstrou, irá criar a possibilidade de ocorrerem situações de concorrência desleal, independentemente da intenção, permitindo designadamente, a prática de actos susceptíveis, por exemplo, de criar confusão no espírito do consumidor, atribuindo esses serviços à mesma fonte produtiva, ou pensando que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empresas que comercializam os referidos serviços, especialmente se for tido em conta que a denominação social da Apelante também está a ser reproduzida!
LXXXII) Nos termos supra expostos, a concessão da marca ora posta em crise é lesiva do direito da Apelante, e contrária à Lei, desde já se pugnando pela revogação da decisão proferida, porque in casu se encontram verificados todos os requisitos, cumulativos previstos no art.º 245.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) e bem assim o art.º 317.º do CPI.
LXXXIII) Assim se impondo a correcta aplicação dos artigos 239.º n.º 1 alíneas a) e e) e n.º 2, 241.º, 242.º, 245.º e 317.º na actual versão do C.P.I., no sentido da não concessão do registo da marca nacional n.º 485781 por constituir imitação das marcas da Apelante, por violar o direito de exclusivo da denominação social da Apelante e por possibilitar situações de concorrência desleal.
LXXXIV) Como corolário do predito, deve a Sentença ser revogada e substituída por Acórdão que declare o Recurso de Marca procedente, decidindo pela recusa total do registo da marca nacional n.º …, o que se requer, decidindo este Venerando Tribunal, em doutíssimo suprimento, tudo o mais que tenham por conveniente.
O que levará ao que se pretende, ou seja, Vossas Excelências ordenem a Revogação da Douta Sentença Recorrida.
2.3. São as seguintes as questões que importa apreciar no presente recurso:
1ª – saber se a sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia, nos termos do art.615º, nº1, al.d), 1ª parte, do C.P.C.;
2ª – saber se deve ser revogada ou mantida a decisão do INPI, que concedeu o registo da marca nacional nº … OC.
2.3.1. Segundo a recorrente, a sentença recorrida é nula, porquanto não se pronunciou sobre as seguintes questões que devia apreciar:
- carácter notório e de prestígio das marcas comunitárias da recorrente nºs … TC e … TD;
- violação do direito de exclusivo da denominação social da recorrente TCI Limited.
Na sentença recorrida expendeu-se, designadamente, o seguinte:
«O elemento comum em todas as marcas é, inquestionavelmente, a palavra “T”, no entanto, não se pode concluir que constitua um elemento dominante na marca registanda.
Fonética e graficamente as marcas em confronto são diversas, o grafismo que compõe as marcas da recorrente é diverso da marca registanda.
Mais, na marca registanda, dado o particular grafismo que é conferido ao vocábulo “T”, o consumidor médio, ao ser pela primeira vez confrontado com a mesma, memorizará, certamente, o mesmo, passando-se a referir àquela como “T”.
Na verdade, o tipo de letra usado nas marcas em confronto é diverso, sendo estilizado na marca registada, mormente no vocábulo “T”, o que lhe confere um cunho único e dintintivo.
É verdade que o elemento nominativo costuma ser mais memorizável do que o elemento figurativo ou gráfico da marca.
No entanto, tem de se aferir no caso concreto se tal se verifica, ou se, pelo contrário, a marca composta no seu conjunto, englobando o seu grafismo, tem como aspecto mais impressivo este último, por ser fruto da imaginação criativa, mostrando-se de tal maneira tocante, sedutor, impressivo, que sobreleva sobre o elemento nominativo, permitindo a persistência reiterada na recordação do consumidor médio, mesmo sem o apoio a qualquer referência nominativa — cf., nesse sentido, o ac. da RL de 15.11.2011, processo n.º 158/05.2TYLSB.L1-7, disponível in www.dgsi.pt.
É justamente o cunho original imprimido ao vocábulo “T” que lhe confere especial destaque na marca registanda. É de referir ainda que a expressão “TC” surge em tamanho de letra menor, não lhe sendo, pois, conferido qualquer especial destaque.
Donde não existe qualquer risco sério de o consumidor erroneamente associar a marca registanda às da recorrente ou que se trata de marca produzida pela recorrente, não se verificando, pois o fundamento de recusa previsto nos artigos 239.º, n.º 2, alínea a), 241.º e 242.º do Código da Propriedade Industrial.
Em suma, da apreciação do conjunto de cada uma das marcas resulta, em nosso entender, não haver semelhança (e muito menos identidade) gráfica ou fonética entre a marca recorrida e a(s) marca(s) da(s) recorrente(s), pelo que, a confrontação com a marca recorrida não invoca na mente do consumidor, a(s) marca(s) da(s) recorrente(s) — em sentido semelhante, confrontando a marca “SIC” com a marca “SIC ILUMINAÇÃO”, vide o ac. da RL de 06.07.2010, processo n.º 106/03.4TYLSB.L1-7, disponível in www.dgsi.pt.».
É certo que, naquela sentença, não se alude expressamente a marcas notórias e a marcas de prestígio, bem como à denominação social da recorrente, apenas se tendo concluído que não existe qualquer risco sério de o consumidor erroneamente associar a marca registanda às da recorrente ou que se trate de marca produzida pela recorrente, e que, assim, não se verifica o fundamento de recusa previsto nos arts.239º, nº2, al.a), 241º e 242º, do C.P.I..
Nestes artigos encontram-se previstos fundamentos de recusa do registo de marca, respectivamente nos casos de reprodução ou imitação de denominação social, de reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal e de constituir tradução ou ser igual ou semelhante a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária.
Mas como se entendeu, na sentença recorrida, que, no caso, na marca registanda não havia reprodução, nem imitação, nem semelhança, que pudesse induzir o consumidor em erro ou confusão com as marcas da recorrente e com a respectiva denominação social, concluiu-se, naquela sentença, que não se verificam os aludidos fundamentos de recusa, previstos nos citados artigos.
Não estamos, pois, perante uma omissão de pronúncia, já que foram resolvidas as questões colocadas pela recorrente. Sendo que, não incumbe ao tribunal apreciar todos os fundamentos ou razões em que as partes se apoiam para sustentar a sua pretensão.
Haverá, assim, que concluir que a sentença recorrida não é nula, por omissão de pronúncia, nos termos do art.615º, nº1, al.d), 1ª parte, do C.P.C..
2.3.2. A ora recorrente TCI Limited, na sua qualidade de titular dos direitos prioritários das marcas comunitárias nºs … – TC – e … – TD –, deduziu oposição à eventual concessão de registo da marca nacional nº… – OC – em nome de WT, Unipessoal, Ld.ª, invocando como fundamento a imitação de marca registada, por se encontrarem preenchidos todos os requisitos cumulativos que integram o conceito legal de imitação de marca, previstos no art.245º, do C.P.I., e o risco de concorrência desleal, nos termos da al.e), do nº1, do art.239º, do mesmo Código.
No entanto, o pedido de registo da referida marca nacional foi deferido pelo INPI, apesar de se reconhecer que as marcas da reclamante gozam de prioridade relativamente ao pedido de registo em causa.
Considerou-se, por um lado, que, relativamente à marca registada – TC –, não existe qualquer afinidade entre os serviços, que se encontram em planos diversos no mercado, pelo que não está em causa uma relação de concorrência entre ambas, não existindo, por conseguinte, qualquer risco de confusão ou associação para o consumidor.
E, por outro lado, que, em relação à marca registada – TD –, apesar de ambas assinalarem serviços idênticos na classe 39ª, considerou-se que as marcas não se assemelham em termos nominativos ou fonéticos, sendo sinais diversos, pelo que o consumidor não irá atribuir a mesma origem empresarial aos serviços que ostentam tais marcas, nem tão pouco tomar uns pelos outros, atendendo a que a visão de conjunto dos sinais é distinta.
Considerou-se, por último, que a concessão do pedido de registo em causa não desencadeará a ocorrência de situações de concorrência desleal.
O despacho do INPI que deferiu o aludido pedido de registo, foi mantido pela decisão ora recorrida, fundamentalmente com base no que se transcreveu dessa decisão, a propósito do ponto 2.3.1. do presente acórdão.
Haverá, agora, que apreciar se aquela decisão deve ser mantida ou revogada.
Nos termos do art.239º, nº1, al.a), do C.P.I., aprovado pelo DL nº36/2003, de 5/3, na redacção que lhe foi dada pelo DL nº143/2008, de 25/7 (serão deste Código as demais disposições citadas sem menção de origem), constitui fundamento de recusa do registo de marca, «A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».
Por outro lado, nos termos da al.a), do nº2, do mesmo art.239º, constitui também fundamento de recusa, desde que invocado em reclamação, «A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão».
Acresce que, por força do nº1, do art.245º, a marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Conforme resulta da matéria de facto apurada, verifica-se, desde logo, o requisito do conceito de imitação, previsto sob a al.a), do citado nº1, do art.245º - as marcas registadas têm prioridade. A controvérsia apenas persiste, pois, no que respeita aos requisitos a que aludem as als.b) e c), do nº1, do mesmo artigo. Por conseguinte, serão esses os únicos pontos a analisar.
Começar-se-á por dizer, relativamente àquela al.c), que, sendo a marca um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, funciona como um «cartão de apresentação» do empresário que a usa, como um factor de potenciação da sua clientela (cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol.I, págs.330 e 333, que acompanharemos muito de perto na exposição que se segue). Por isso, a marca há-de ser constituída por forma tal que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante, caso contrário, deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em elemento de confusão. Daí que a primeira garantia do proprietário de marca registada consista em não poder obter-se posteriormente o registo da mesma ou de marca idêntica para o mesmo produto ou semelhante (cfr. o citado art.239º, nº1, al.a)).
A imitação de uma marca por outra existirá não só quando, postas em conjunto, elas se confundam, mas também quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Na verdade, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, normalmente, as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo, antes o adquire por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Sendo que, é a confusão do consumidor médio do produto ou produtos em questão que se pretende evitar e não a de peritos na especialidade (cfr. Justino Cruz, in Código da Propriedade Industrial, 2ª ed., pág.222).
A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática) ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista), podendo as marcas nominativas e figurativas subdividir-se, ainda, em simples e compostas (ou complexas), conforme sejam constituídas por um ou vários elementos (cfr. o art.222º),
Tratando-se de marcas nominativas, a marca não será nova quando, em confronto gráfico ou fonético com outra mais antiga, seja de molde a provocar confusão, não interessando o tipo, os caracteres ou as dimensões em que são escritas. Em relação às marcas complexas, deverão ser consideradas globalmente, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes, ou seja, sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público.
No que respeita à citada al.b) – serem ambas as marcas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins – notar-se-á que a lei não diz o que entende por identidade ou afinidade, pelo que, cabe ao intérprete determiná-las em cada caso concreto. Porém, o nº2, do citado art.245º, esclarece que, para os efeitos da al.b), do nº1, produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins (cfr. a al.a) e que produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins (cfr. a al.b). O que significa que a inserção ou não dentro da mesma classe não é factor decisivo e que outro terá que ser o critério para se apurar se determinados produtos ou serviços são idênticos ou afins.
Segundo cremos, a afinidade entre dois produtos ou serviços poderá basear-se na sua possibilidade de satisfazer a mesma ou idêntica função, isto é, na sua possibilidade concorrencial no mercado (cfr. Justino Cruz, ob. cit., pág.207). Haverá, pois, que atender à sua função ou aplicação, à potencial existência de uma clientela comum e à possibilidade concorrencial que entre eles possa estabelecer-se, tendo-se, ainda, em conta a susceptibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços.
Aplicando as directrizes expostas ao caso dos autos, haverá, desde logo, que fazer uma distinção entre as marcas prioritárias – TC e TD – quando comparadas com a marca nacional – OC.
Assim, relativamente à marca prioritária «TC», a mesma destina-se a assinalar os produtos da classe 38ª da classificação internacional de Nice, ou seja: “emissão de televisão, televisão por cabo e rádio; transmissão de programas de televisão, televisão por cabo e rádio; apresentação de programas de televisão e de televisão por cabo; transmissão via satélite”;
Por seu turno, a marca nacional «OC» destina-se a assinalar os produtos das classes 39ª - «agências de turismo [com excepção da reserva de hotéis, de pensões]; cruzeiros (organização de-); organização de cruzeiros; organização de viagens; turismo (agências de-) [com excepção da reserva de hotéis, de pensões]; viagens (organização de-); viagens (reservas para-); e 43ª - «agências de alojamento [hotéis, pensões]; alojamentos temporários (reserva de-); hotéis (reserva de-); hoteleiros (serviços-); reserva de hotéis».
Verifica-se, pois, que os serviços que as referidas marcas visam assinalar não estão inscritos na mesma classe da classificação de Nice. O que não significa que, como já vimos, não possam ser considerados afins, atento o disposto no art.245º, nº2, al.b).
No despacho proferido no INPI, considerou-se que não existe qualquer afinidade entre aqueles serviços, que se encontram em planos diversos no mercado.
Na decisão recorrida, considerou-se, igualmente, que não existe identidade ou afinidade entre tais serviços, por se situarem em sectores de actividade completamente diversos.
A recorrente, embora aceite que não exista identidade entre os serviços, entende que existe um manifesto elo de afinidade, por serem destinados a funções acessórias e complementares entre si.
Afigura-se-nos, no entanto, que a relação entre esses serviços não é propriamente de complementaridade ou de acessoriedade, em termos de conduzirem a uma relação de afinidade entre eles.
Note-se que enquanto os serviços incluídos na classe 38ª têm a ver com telecomunicações, nomeadamente difusão de programas de rádio e televisão, os incluídos nas classes 39ª e 43ª têm a ver com organização de viagens (39ª) e alojamentos temporários (43ª).
Trata-se, pois, de serviços que cumprem funções diferentes, embora haja alguma ligação entre eles, na medida em que se trata da difusão de programas vocacionados para as viagens e o turismo.
De todo o modo, não se vislumbra a sua possibilidade concorrencial no mercado, bem como a sua susceptibilidade de confusão quanto à origem dos serviços.
Entendemos, pois, relativamente às marcas «TC» e «OC», que os serviços em questão não têm que ser considerados idênticos ou afins, para efeitos do disposto na al.b), do nº1, do art.245º.
Logo, não se verificando, desde logo, aquele requisito, sendo que os requisitos a que aludem as várias alíneas daquele nº1 são cumulativos, como resulta expressamente da lei, tanto basta para se concluir que a marca registada - «TC» - não se considera imitada.
No que respeita à marca prioritária - «TD» -, a mesma destina-se a assinalar os produtos das classes 38ª, 39ª e 41ª da classificação internacional de Nice.
Por seu turno, a marca nacional - «OC» - destina-se a assinalar os produtos das classes 39ª e 43ª.
Verifica-se, pois, que os serviços que as referidas marcas visam assinalar estão inscritos, em parte, na mesma classe da classificação de Nice – classe 39ª.
No despacho proferido no INPI, considerou-se que, apesar de ambas assinalarem serviços idênticos na classe 39ª, as marcas não são semelhantes em termos nominativos ou fonéticos, sendo, assim, sinais diversos, pelo que o consumidor não irá atribuir a mesma origem empresarial aos serviços que ostentam aquelas marcas, nem tão pouco tomar uns pelos outros, atendendo a que a visão de conjunto dos sinais é distinta.
Na decisão recorrida, considerou-se, igualmente, não haver semelhança gráfica ou fonética entre a marca da recorrida e a marca da recorrente, pelos motivos constantes do aí expendido, em parte transcrito aquando da apreciação do ponto 2.3.1. do presente acórdão.
A recorrente defende que a marca recorrida apresenta um inegável e elevado grau de semelhança gráfica e fonética com as marcas prioritárias, já que reproduz integralmente a marca «TC» e parcialmente a marca «TD».
No entanto, a sua argumentação reporta-se apenas à aludida semelhança alegadamente existente entre a marca recorrida e a marca prioritária «TC». Sendo que, todavia, já vimos atrás que, destinando-se as mesmas a assinalar serviços não idênticos ou afins, é quanto basta para se concluir que não há imitação.
Quanto à marca prioritária «TD», parece-nos evidente que, quando em confronto gráfico e fonético com a recorrida - «OC» -, se constata que não possuem uma semelhança tal que possa determinar a confusão entre as duas.
Na verdade, a marca recorrida apenas tem em comum com a aludida marca prioritária a palavra «T», a qual, só por si, não é susceptível de gerar qualquer confusão. Até porque esse elemento comum não é de tal forma saliente e predominante que domine o conjunto e lhe imprima a semelhança necessária para determinar a confusão. Sendo que se deve olhar à semelhança da marca no seu conjunto, pois é esta que é objecto de confusão e não os seus elementos.
Não se verificam, assim, no caso, cumulativamente, os requisitos do conceito de imitação de marca registada previstos no citado art.245º, nº1.
O que significa que não ocorre o fundamento de recusa do registo de marca a que alude a al.a), do nº1, do art.239º.
No que respeita ao fundamento de recusa previsto na al.a), do nº2, do art.239º - reprodução ou imitação de denominação social - dir-se-á que, ainda que se considerasse haver similitude de sinais entre a marca recorrida e a denominação social «TCI Limited», sempre haveria que ter em conta que tal similitude não seria, por si só, suficiente para a aplicação daquela norma.
Era indispensável, ainda, como se refere in Código da Propriedade Industrial, Anotado, com a coordenação geral de António Campinos e a coordenação científica de Luis Couto Gonçalves, 2010, pág.468, que se apurasse que a entidade identificada através da denominação social desenvolve actividade idêntica ou afim dos serviços a que a marca se destina, pois que, em princípio, apenas quando tal suceder haverá a susceptibilidade de indução do público em erro ou confusão.
Ora, não consta que a recorrente prossiga essa actividade, sendo que não indicou aquela, sequer, o seu objecto social.
De todo o modo, sempre entenderíamos que não existe, no caso, a aludida similitude de sinais, pelos motivos invocados na decisão recorrida, na parte que atrás se transcreveu.
Não se verifica, pois, o fundamento de recusa do registo da marca a que alude a al.a), do nº2, do art.239º.
Alega, ainda, a recorrente, como fundamento de recusa do registo da marca, o previsto na al.e), do nº1, do art.239º - reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.
No despacho proferido no INPI, considerou-se que a concessão do pedido de registo não desencadeará a ocorrência de situações de concorrência desleal.
Na decisão recorrida, expendeu-se o seguinte:
«É ainda de referir que não se pode afirmar existir perigo de concorrência desleal por parte da recorrida, pois não só decorre do anteriormente exposto que se não verificam semelhanças entre as marcas em confronto que permitam gerar confusão nos potenciais consumidores, em relação aos produtos assinalados, como não consta notícia nos autos de qualquer suporte fáctico que viabilize concluir por uma qualquer intenção da recorrida em praticar actos de concorrência desleal».
Alega a recorrente que a lei não exige o requisito subjectivo da intenção dolosa do agente, bastando a possibilidade da sua existência.
É certo que assim é. Porém, a decisão recorrida também não afirma o contrário disso. O que aí se diz, no fundo, é que nem se verifica a contrariedade objectiva intencional, nem a contrariedade objectiva não intencional às normas da concorrência desleal.
Como refere Luis Couto Mendonça, in Manual de Direito Industrial, 2013, 4ª ed., pág.251, «A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé».
Acrescentando, ob.cit., pág.250, «Normalmente tratar-se-á de uma situação potencial de concorrência desleal por confusão com os produtos ou serviços de outro concorrente embora seja possível conjecturar outro tipo de situações».
No caso dos autos, entende a recorrente que a concessão da marca nacional da recorrida possibilitará a ocorrência de situações de erro e confusão entre os serviços de uma e de outra, o que traduz concorrência desleal.
No entanto, como já resulta do que atrás se expôs, não se vê que seja de prever a ocorrência dessas situações.
Não se verifica, assim, o fundamento de recusa do registo de marca a que se refere a al.e), do nº1, do art.239º.
Segundo a recorrente, a marca «TC» é uma marca notória e de prestígio, como resulta dos documentos nºs 6 a 10 juntos aos autos, mas a sentença recorrida não conheceu dessa questão, como devia.
Já atrás tomámos posição sobre a questão de saber se aquela sentença é nula, por omissão de pronúncia, tendo-se aí concluído pela negativa.
Mas vejamos, agora, mais em pormenor.
Nos termos do disposto no art.241º, nº1:
«É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória».
Verifica-se, pois, que a protecção conferida às marcas notórias é limitada pelo princípio da especialidade, na medida em que apenas impede o registo de marcas iguais ou semelhantes que se destinem a identificar produtos idênticos ou afins.
Requisitos estes que não ocorrem no caso dos autos, como já resulta do que atrás se expendeu, pelo que, independentemente da questão de saber se estamos ou não perante uma marca notória, não havia que recusar o registo da marca ao abrigo do disposto no citado art.241º.
Sempre se dirá, contudo, que, como se refere no Código da Propriedade Industrial, Anotado, atrás citado, pág.470, «Não estão indicados na legislação vigente critérios que definam uma marca notória, parecendo, no entanto, ajustado que para merecer esse estatuto as marcas tenham que ser conhecidas de grande parte do consumidor dos produtos ou serviços em questão (que pode ser o público em geral, no caso de produtos ou serviços de grande consumo) ou um conjunto de destinatários mais reduzido (se estiverem em causa bens ou prestações mais específicas)».
Acrescentando-se, ob.cit., pág.471, que «Com o escopo de harmonizar critérios para determinação da notoriedade de marcas, a Assembleia da União de Paris e a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) emitiram uma recomendação conjunta em que aconselham a que sejam atendidos vários factores, nomeadamente, o grau de conhecimento do sinal junto dos meios interessados, a duração e âmbito geográfico do uso, dos registos e da promoção da marca, bem como o valor associado à mesma».
E, ainda, que «Em regra, a notoriedade da marca tem que ser demonstrada por quem a invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito, ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tinha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade».
Circunstâncias estas que, porém, os documentos de fls. 6 a 10, indicados pela recorrente, não revelam.
Nos termos do disposto no art.242º, nº1:
«Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudica-los».
Como se refere no Código da Propriedade Industrial, Anotado, atrás citado, pág.473, «Em regra, o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecido prestígio».
Circunstâncias estas que, tal como em relação à notoriedade, os documentos de fls.6 a 10, indicados pela recorrente, não revelam.
Segundo Luis Couto Gonçalves, ob.cit., pág.262, a abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível, devendo as marcas de prestígio gozar de excepcional notoriedade (no sentido de ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados) e de excepcional atracção e-ou satisfação juntos dos consumidores.
Acresce que não basta que se apure a existência de uma marca de prestígio idêntica ou semelhante, sendo ainda exigível que outrem «procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio» dessa marca, «ou possa prejudicá-los».
Ora, não constam dos autos factos que permitam concluir que a marca da recorrente - «TC» - é uma marca de prestígio e que se verificam os demais requisitos previstos no citado art.242º, nº1.
Não têm, pois, aplicação ao caso dos autos, nem o regime das marcas notórias, nem o regime das marcas de prestígio, a que aludem, respectivamente, os arts.241º e 242º.
Haverá, assim, que concluir que não se verifica nenhum dos fundamentos de recusa do registo da marca nacional … OC, invocados pela recorrente, pelo que deve ser mantida a decisão do INPI, que concedeu esse registo.
Improcedem, destarte, as conclusões da alegação da recorrente, não merecendo, deste modo, censura a sentença recorrida.
3 – Decisão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a sentença apelada.
Custas pela apelante. |
