ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
I - RELATÓRIO
H…A/S, sociedade de direito dinamarquês e L… Portugal, Produtos Farmacêuticos Unipessoal, Lda, com os sinais dos autos, deram início a processo de arbitragem necessária, contra Z…, K.S., também idendificada nos autos, ficando expresso que o Tribunal Arbitral julgaria segundo o direito constituído português, integrado pelo direito da União Europeia aplicável.
Por acta de 12 de Setembro de 2012, foi concstituído o tribunal arbitral e fixadas as regras de funcionamento da arbitragem.
H….AIS e L… Portugal, Produtos Farmacêuticos Unipessoal, Lda, apresentaram a petição inicial, requerendo que, na procedência do seu pedido:
a) a condenação da demandada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, exportar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender, oferecer, directa ou indirectamente, os medicamentos genéricos contendo como princípio activo Escitalopram fabricados de acordo com o processo protegido pelo CCP 152 - que estende o âmbito de protecção da patente 90 845, sob aquela ou outra designação ou marca, e enquanto se encontrar em vigor o referido CCP, isto é, 15 de Junho de 2014.
b) A condenação da demandada, com vista a garantir o exercício do direito dos demandantes, a não transmitir a terceiros as AlMs até à data de caducidade dos direitos ora exercidos;
c) A condenação da demandada numa sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 50.000,00 euros por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida.
Em síntese, alegam que:
A L… AIS é detentora da patente portuguesa 90845 que protege o processo para preparação de novos enantiómeros de citalopram e de composição farmacêuticas que os contêm, a qual tem sete reivindicações relativas ao processo de preparação do Escitalopram e dos seus sais de adição de ácido não tóxicos ou de composições farmacêuticas que os contenham como princípio activo.
A referida patente foi requerida em 14 de Junho de 1988, prolongando-se a sua actividade e efeitos, através do certificado complementar de protecção até 14 de Junho de 2014 e confere às demandantes direito a exploração exclusiva.
A demandada não solicitou nem obteve das demandantes qualquer autorização para explorar a invenção constante da referida patente.
A demandada requereu autorização de introdução no mercado (AIM) de vários medicamentos contendo como substância activa o Escitalopram, violando assim direitos das demandantes.
A demandada não apresentou contestação.
Foi proferida decisão que condenou a demandada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, exportar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender, oferecer, directa ou indirectamente, medicamentos genéricos contendo como substância activa Escitalopram enquanto estiverem em vigor o direito de patente ou o certificado complementar invocados nesta acção;
Absolveu a demandada dos pedidos de condenação de não transmissão da AIM a terceiros e da condenação em sanção pecuniária compulsória.
Recorrem as AA. da decisão arbitral, tendo, no essencial, formulado as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da decisão arbitral proferida pelo Tribunal Arbitrai constituído no âmbito da arbitragem necessária "ad hoc" iniciada pelas ora Recorrentes contra a Recorrida, nos termos dos artigos 2.° e 3.° da Lei 62/2011 de 12 de Dezembro, na parte em que absolveu a Recorrida dos pedidos de não transmissão de AIM a terceiros e de condenação em sanção pecuniária compulsória.
B. O Tribunal a quo analisou, impropriamente, os pedidos de não transmissão a terceiros da AIM e de condenação em sanção pecuniária compulsória como se de pedidos autónomos e independentes se tratasse, circunstância levou ao erro da decisão recorrida.
C. Na perspetiva do Tribunal, a vertente subjetiva do caso julgado impõe que se a Recorrida é condenada a não fazer uso da AIM enquanto estiverem em vigor os direitos das Recorrentes - como o foi nestes autos - então também não pode proporcionar a um terceiro que, utilizando a mesma AIM, proceda à exploração industrial e comercial do medicamento objeto da decisão condenatória.
D. Porém, o pedido de não transmissão da AIM dos autos é uma decorrência da causa de pedir nos presentes autos, o qual reside na ameaça de violação dos direitos emergentes dos direitos de propriedade industrial em virtude do pedido de obtenção de AIM para medicamentos genéricos.
E. A condenação da Recorrida a não realizar a transmissão é, assim, sob o ponto de vista prático, essencial para proporcionar um efetivo valor tutelar à sentença condenatória que, de outro modo, de pouco valerá, pois que bastará à Demandada, no dia seguinte à prolação da sentença, transmitir a um terceiro a sua AIM, forçando o titular da patente a iniciar uma via crucis sempre renovada e sempre totalmente ineficaz para tentar exercer os seus direitos. Por outras palavras, a condenação da Recorrida a não transmitir a AIM destina-se tão só a garantir a eficácia da decisão condenatória perante um risco real de a mesma não passar de pura letra morta.
F. Impunha-se assim que o Tribunal fizesse uso do dispositivo do artigo 335.° do Código Civil, conciliando o direito da Recorrida à transmissão da AIM com o das Recorrentes à tutela efetiva do seu direito de propriedade industrial.
G. A decisão recorrida confunde a condenação da Recorrida numa conduta negativa de não transmissão de AIM com uma ordem de suspensão de eficácia de AIM; a condenação da Recorrida a não transmitir a AIM de que é titular não elimina a transmissibilidade da AIM, antes pressupõe que tal transmissibilidade continua juridicamente possível.
H. Entende o Tribunal a quo que atenta a não dedução de contestação pela Recorrida comunicada ao INFARMED deveria, pelo menos, dar conhecimento à adquirente de que houve uma acção arbitral, a qual não foi objeto de contestação e informá-la do que isso significaria em termos jurídicos Porém, nada no Estatuto do Medicamento lhe impõe tal conduta, nem o INFARMED tem corroborado este entendimento.
I. É irrelevante a inexistência de indícios, no sentido de a Recorrida se preparar ou se encontrar a fazer diligências junto de outras entidades, para o efeito de transferir as AIM de que é titular relativamente ao referido genérico, uma vez que a hipótese de transmissão não deverá ser entendida como um risco específico destes autos: é um risco genérico cuja existência é mais do que evidente em face das condições criadas pela decisão a quo.
J. As Recorrentes apenas pediram, em linha com o dispositivo do artigo 829-A do Código Civil, foi, que o tribunal condenasse a Recorrida a cumprir uma obrigação de conteúdo negativo e infungível e que assegurasse o cumprimento dessa obrigação impondo ao devedor o pagamento da dita sanção no caso em que a incumprisse.
K. Nestes autos, o cumprimento da injunção judicial impõe à Demandada uma obrigação negativa (non lacere) - abstenção de exploração comercial e industrial de medicamentos genéricos contendo Escitalopram como substância ativa - num prazo definido - durante a vigência dos direitos de propriedade industrial da Demandante.
L. A prevalência do ressarcimento em forma específica sobre o ressarcimento pecuniário tem tecnicamente um domínio de eleição no caso dos direitos de propriedade industrial; no domínio dos direitos de propriedade industrial a tutela inibitória é a mais idónea das tutelas.
M. A sanção pecuniária compulsória pode incentivar a tutela inibitória, como meio de pressão simples, capaz de realizar o optimum da tutela dos direitos e interesses legítimos, determinando o condenado a acatar a decisão do tribunal e a cumprir a obrigação.
N. Ao contrário do sustentado pelo Tribunal a quo a condenação na sanção pecuniária compulsória não está dependente de qualquer iminência de violação - ou sequer de qualquer probabilidade de violação - da obrigação a que o devedor foi condenado.
O. E, ainda, que o facto de a Recorrida ter requerido uma AIM não constitua, por si mesmo, uma violação dos direitos de propriedade industrial da Demandante, esse pedido de AIM, como condição necessária que é para a exploração industrial ou comercial do referido medicamento genérico, justifica que, com intuito dissuasor, a Recorrida seja condenada na requerida sanção compulsória.
P. A douta sentença sob recurso enferma de erro de julgamento sobre a matéria de direito, porquanto fez uma errónea interpretação e aplicação do disposto nos artigos 2.°, 3.° n.° s 1, 2 e 6 da Lei 62/2011 de 12 de Dezembro, bem como dos artigos 19.° n° 8, 37.° e 179.° n° 2 do Estatuto do Medicamento e do artigo 829.° A do CC, violando, ainda, o artigo 4.°, n.° 2, alínea b) do CPC ex vi Ponto 4.2.5 da Ata de Instalação do Tribunal Arbitral e o artigo 20.°, n.° 5 da CRP.
Contra-alegou a Demandada para pugnar pela manutenção do decidido.
Corridos os Vistos legais,
Cumpre apreciar e decidir.
São as conclusões das alegações que delimitam o objecto do recurso e o âmbito do conhecimento deste Tribunal, pelo que fundamentalmente importa apreciar e decidir as seguintes questões:
- do pedido de condenação da apelada a não transmitir a terceiros a AIM de que é titular;
- do pedido de condenação da apelada em sanção pecuniária compulsória.
II – FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO
1) A titularidade por parte da Demandante da Patente Portuguesa nº …;
2) A titularidade por parte da Demandante do Certificado Complementar de Protecção n° …;
3) O requerimento de AIM por parte da Demandada respeitante a medicamentos contendo Escitalopram como substancia activa;
4) O contrato de licença entre L… A/S e L… Portugal para exploração da Patente Portuguesa PT … e do Certificado Complementar de Protecção n° …".
III – FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
A sentença sob recurso foi proferida no âmbito de uma acção instaurada nos termos da Lei 62/2011, de 12 de Dezembro.
O mencionado diploma instituiu um regime específico de composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial, quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, sujeitando a resolução de tais litígios a arbitragem necessária, institucionalizada ou não.
1. Do pedido não transmissão a AIM a terceiros
Alegam as Recorrentes que o pedido de não transmissão das AIM a terceiros é uma consequência lógica do pedido de não exploração industrial e comercial de qualquer medicamento contendo Escitalopram como substância activa e que o mesmo tem como finalidade garantir a tutela efectiva do direito de propriedade industrial que por meio da acção arbitral é exercido.
Com efeito, a demandada requereu autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos contendo a substância activa Escitopram em oxalato, cuja produção e comercialização em Portugal foi proibida à demandada na sentença impugnada enquanto se mantiver o direito de patente ou o certificado complementar de protecção, que expirará em Junho de 2014.
Em si mesma a titularidade de autorização de introdução no mercado não viola os direitos protegidos pela patente e certificado complementar de protecção. Aquilo que a patente e o Certificado Complementar de Protecção tutelam erga omnes é a violação da exclusividade da comercialização da invenção patenteada.
Como se afirma na sentença recorrida, a titularidade de uma autorização de introdução no mercado de um determinado medicamento é, em si mesmo, um bem com valor económico, e como tal, em princípio, transacionável, mesmo que tenha natureza litigiosa. Daí que a restrição da sua transmissibilidade só possa justificar-se, na vigência dos direitos conferidos pela patente e pelo certificado complementar de protecção, se a simples titularidade do direito conferido pela autorização for ofensiva desses direitos.
1.1. Nos termos do disposto no artigo 19.º, n.° 8, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção introduzida pela Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro, «A realização dos estudos e ensaios necessários à aplicação dos n. °s 1 a 6 e as exigências práticas daí decorrentes, incluindo a correspondente concessão de autorização prevista no artigo 14. °, não são contrárias aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de protecção de medicamentos».
Resultando do referido artigo 19.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, que a concessão de AIM não é contrária aos direitos de propriedade industrial, então, por maioria de razão, também a sua transmissão a terceiros não poderá ser considerada contrária aos direitos de propriedade industrial.
Por outro lado, o pedido de não transmissão das AIM a terceiros não pode ter como finalidade garantir a tutela efectiva do direito de propriedade industrial que por meio da acção arbitrai é exercido.
Na verdade, a tutela efectiva do direito de propriedade industrial das Recorrentes é garantida, por um lado, pela sujeição a arbitragem necessária dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos, nos termos do disposto no artigo 2.º, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, e, por outro lado, pela exequibilidade que é conferida às decisões arbitrais pelo artigo 705º do NCPC.
Ademais, e como refere a sentença recorrida, a AIM é uma posição activa na esfera jurídica da Recorrida, é um bem com valor económico que está, como é regra geral, no comércio jurídico, e que, por isso, pode ser objecto de negócios, permitindo expressamente o artigo 37.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a transferência de titularidade de AIM, definida no artigo 3.º n.° 1, alínea ppp), do mesmo diploma legal, como a mudança de titular de uma autorização de um medicamento, desde que não se trate apenas da mudança do nome do titular que permanece o mesmo.
E o direito que a Recorrida tem na sua esfera jurídica, apenas pode ser objecto de transmissão, nas exactas condições em que o mesmo se encontra na esfera jurídica da Recorrida, como decorre das regras jurídicas gerais, nomeadamente do artigo 579.°, do Código Civil.
Em consequência, tal como conclui a sentença arbitral, se a AIM de que a Recorrida é titular não lhe permite iniciar a exploração industrial ou comercial de medicamentos contendo Escitalopram como substância activa até à caducidade dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes, então, o seu eventual adquirente ficará também sujeito à mesma proibição de exploração industrial ou comercial de medicamentos contendo Escitalopram como substância activa até à caducidade dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes.
Ou seja, nem por isso as demandantes vêm desprotegidos o direito concedido pela patente e Certificado Complementar de Protecção já que é também oponível ao eventual adquirente no período de vigência daqueles instrumentos de tutela de direitos a proibição de produção e comercialização, com base no caso julgado material (artigoS 619º, 621º e 580º do NCPC).
Foi baseado neste entendimento, que se perfilha, que a sentença recorrida entendeu não dever proceder o pedido, manifestamente excessivo, de proibição absoluta de transmissão da AIM de que a demandada é titular.
Face ao que exposto fica, improcedem, nesta parte, as cnclusões do recurso.
2. Da sanção pecuniária compulsória
As Recorrentes alegam, ainda, que o pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 50.000,00 é também uma consequência lógica do pedido de não exploração industrial e comercial de qualquer medicamento contendo Escitalopram como substância activa e que o mesmo tem como finalidade garantir a tutela efectiva do direito de propriedade industrial que por meio da acção arbitral é exercido.
Discordam, assim da absolvição da Recorrida do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória.
2.1. Segundo Calvão da Silva[1] cláusula penal, tal como vem definida no artigo 810º, nº1 do CCivil, é a «estipulação negocial segundo a qual o devedor, se não cumprir a obrigação ou a não cumprir exactamente nos termos devidos, maxime no tempo fixado, será obrigado, a título de indemnização sancionatória, ao pagamento ao credor de uma quantia pecuniária.».
A sanção pecuniária compulsória constitui, pois, uma condenação acessória da condenação principal do devedor no cumprimento da prestação decretada por sentença judicial, como faz notar a Recorrida.
A decisão recorrida condenou a Recorrida a não iniciar a exploração industrial ou comercial de medicamentos contendo Escitalopram como substância activa até à caducidade dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes.
Se assim é estamos perante uma prestação de facto negativo infungível e instantânea.
O artigo 829°-A n° 1 do Código Civil dispõe que:
«1. Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso.
2. A sanção pecuniária compulsória prevista no número anterior será fixada segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo da indemnização a que houver lugar.»
Não se questiona que da sentença resulta a obrigação de prestação de um facto negativo de natureza infungível, já que foi imposta à demandada a obrigação de não praticar em territorio português, ou tendo em vista a sua comercialização nesse território, diversos actos de fabricação e comercialização de medicamentos genéricos contendo como substância activa Escitalopram, enquanto estiver em vigor o direito de patente ou o certificado complementar de protecção de que as demandantes são titulares.
A instantaneidade da prestação justifica-se, como faz notar a Recorrida, respaldada em Calvão da Silva[2], na circunstância de o comportamento do devedor se esgotar num momento único, se existir obrigação de não praticar um acto: uma vez este praticado, há incumprimento definitivo.
É esse o caso da condenação operada pela decisão recorrida.
Se a Recorrida iniciasse a exploração industrial ou comercial de medicamentos contendo Escitalopram como substância activa antes da caducidade dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes, nesse caso, a obrigação de non facere em que a Recorrida foi condenada resultaria definitivamente incumprida.
De acordo, ainda com Calvão da Silva[3], nos casos de prestação de facto negativo infungível e instantânea, como é o caso da condenação operada pela decisão arbitral recorrida, há lugar à indemnização derivada da violação da originária prestação negativa, e não já à sanção pecuniária compulsória, pois o objectivo que esta persegue - obter o respeito de uma obrigação de non facere - não pode mais ser alcançado».
2.2. Contudo, quanto à verificação das condições de aplicação da sanção pecuniária compulsória, as apelantes divergem da sentença impugnada, já que entendem que a condenação em sanção pecuniária compulsória não depende da actualidade ou iminência do incumprimento da obrigaçao decretada na sentença, sendo apenas uma forma de obstar ao incumprimento que deve ser decretada desde que haja uma condenação em prestação de facto infungível, positivo ou negativo, sem que se deva ter em consideração o real risco de incumprimento.
Ainda que a questão não seja isenta de dúvidas, a sentença recorrida justifica correctamente a opção que tomou.
Assim, numa interpretação puramente literal, do art 829°-A n° 1 do Código Civil, extraem-se duas conclusões aparentemente incompatíveis.
A primeira é a de que a prestação compulsória deve ser sempre fixada desde que tal seja requerido pelo credor de uma prestação de facto infungível, positivo ou negativo. Bastaria portanto o reconhecimento judicial da obrigação, a natureza infungível da prestação determinada e o requerimento do credor para que o Tribunal estivesse vinculado à condenação do devedor no pagamento de sanção pecuniária.
A segunda é a de que não é indiferente à condenação em sanção (pecuniária) compulsória o cumprimento ou incumprimento da obrigação pelo devedor. De facto é o incumprimento da obrigação fixada o elemento essencial para se determinar se tem ou não lugar a sanção pecuniária, pois sem incumprimento não há lugar a sanção.
Portanto, a correcta interpretação da norma em análise parece passar pela consideração que só se justifica a condenação em sanção pecuniária compulsória quando esteja comprovada a prática de factos objectivamente contrários à obrigação imposta na sentença ou de factos que tornem provável o seu incumprimento.
Nessas circunstâncias, isto é, mesmo que o incumprimento não seja actual mas apenas iminente, a sanção compulsória atinge então o seu objectivo e função que é o de compelir o devedor da obrigação a cumprir com o que tiver sido determinado na sentença.
Neste sentido também o Acórdão desta Relação e Secção de 3 de Outubro de 2013, de que se extrai o seguinte segmento:
«Porque, estamos em crer, o cumprimento de uma obrigação imposta numa sentença transitada em julgado ainda representa a normalidade das situações, não se justificará a condenação em sanção compulsória para uma futura, quando não se indicie, seja de que forma for, que o devedor condenado não irá cumprir ou que tenciona não cumprir com o decidido»[4].
E como salienta a sentença arbitral, é nos casos em que a violação da obrigação negativa infungível pode estar iminente, continuar ou repetir-se, que se justifica e impõe a condenação em sanção pecuniária compulsória como meio de prevenir a continuação ou renovação da violação.
Efectivamente, a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória implica uma ponderação de fundo, não sendo, por isso, a título algum admissível a tese defendida pelas Recorrentes de que a condenação da Recorrida no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória seria aplicada de forma automática, sem que viessem efectivamente a ser provadas circunstâncias que determinem a existência de sério risco de prática de infracção.
Sucede que, no caso presente não foram alegados nem estão demonstrados factos que comprovem ou sequer indiciem que a Blaufarma não irá cumprir com a obrigação negativa, imposta na sentença, de abstenção de produção e comercialização de medicamento genérico contendo como substancia activa o Escalopram.
Por isso, atenta a específica natureza da sanção pecuniária compulsória, a procedência do pedido formulado pelas Recorrentes, encontrar-se-ia dependente da alegação e da prova pelas mesmas de um actual ou iminente incumprimento da Recorrida na execução da obrigação a que foi condenada, atento o disposto nos artigos 397.º e 829.º-A, n.º 1, do Código Civil.
Não tendo as Recorrentes alegado quaisquer circunstâncias factuais das quais pudesse resultar que a Recorrida se encontrava a fazer preparativos destinados à comercialização do medicamento genérico em causa, no território português, não existem, no caso concreto, indícios de uma violação actual ou a ameaça de uma violação iminente dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes, por parte da Recorrida, pelo que esta não poderia ter sido, como não foi, e bem, condenada no pagamento de qualquer sanção pecuniária compulsória.
Assim sendo, conclui-se, em conformidade com o decidido, que não há que proferir condenação da demandada a pagar uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso no cumprimento da obrigação imposta na condenação.
IV – DECISÃO
Face ao que exposto fica, acorda-se em julgar improcedente o recurso, assim se mantendo a decisão recorrida, nos seus precisos termos.
Custas pelas Recorrentes.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2013.
(Fátima Galante)
Gilberto Santos Jorge)
(António Martins)
[1] SILVA, Calvão da - Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Almedina, 2007, p. 247.
[2] SILVA, Calvão da - Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Almedina, 2007, p. 459.
[3] João Calvão da Silva, in "Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória", Almedina, 2007, pag. 460.
[4] Ac. RL de 3 de Outubro de 2013, 6ª Secção, Proc. nº 625/13.4YYRLSB, Relator, Manuel Aguiar Pereira.
