| Decisão Texto Integral: | ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
I – P., S. A., interpôs recurso contra despacho proferido pelo Diretor da Direção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que recusou o registo da marca nacional nº … LCGC, pedindo a sua revogação e substituição por outro que admita o registo em causa.
Alegou, em síntese, que requereu o registo da dita marca, para assinalar “promoção de vendas [para terceiros]” na classe 35, o que foi indeferido pelo INPI essencialmente fundado em que, como sustentara a reclamante A., existe imitação da sua marca anterior LGC e possibilidade de concorrência desleal, independentemente da intenção da recorrente.
A recorrida, tendo sido citada, não respondeu.
Foi depois proferida sentença que julgou o recurso improcedente e manteve o despacho proferido.
Contra ela apelou a recorrente, tendo apresentado alegações onde formula as seguintes conclusões:
1ª O Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso interposto pela Recorrente do despacho proferido em 7 de maio de 2012, do Senhor Diretor da Direção de Marcas e Patentes do INPI, que por sua vez indeferiu o pedido de registo da marca nacional n.º … (LCGC), com fundamente em imitação da marca nacional anterior n.º … (LGC) e na possibilidade de ocorrer concorrência desleal, independentemente da intenção da Recorrente, interpretou e/ou fez errada aplicação do artigo 239.º, n.º 1, alínea a), do CPI, em conjugação com o artigo 245.º, n.º 1 e com o artigo 223.º, n.º 2, do mesmo código, por um lado, e do artigo 239.º, n.º 1, alínea e), do CPI, em conjugação com o artigo 317.º, n.º 1, alínea a), do mesmo código, por outro lado.
2ª Quanto à alegada imitação, importa ter em conta que, apesar do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do CPI, numa interpretação conforme ao direito da União Europeia, o risco de associação não constitui alternativa ao risco de confusão, pelo que, na realidade, até pode haver semelhança da marca havendo risco de associação, desde que não exista risco de confusão - o que importa, pois, é saber se existe risco de confusão.
3.ª E, no presente caso, não existe, ao contrário do que pretende o Tribunal a quo.
4.ª A parecença que existe entre as marcas LGC e LCGC não é, de modo algum, suficiente para que se possa entender haver suscetibilidade de fácil indução do consumidor em erro ou confusão.
5.ª No âmbito da “apreciação geral em termos de impressão de conjunto” (v. o supra citado acórdão de 2 de novembro de 2010), há que ter em devida conta que os produtos ou serviços concretamente em questão se dirigem a um público interessado em golfe e têm como destinatários consumidores estrangeiros de classe média-alta ou mesmo alta, que em virtude do estrato económico-social a que pertencem têm tendencialmente mais conhecimento e uma maior capacidade para distinguir uma marca da outra.
6.ª Para esses consumidores, LGC e LCGC não são marcas confundíveis, pois terão bem presente que a primeira se refere a uma zona da costa portuguesa (LG adjetiva o substantivo “COAST”) e a segunda a um clube de golfistas de tal zona (LCG” adjetiva o substantivo “CLUB”).
7.ª Ou seja, numa apreciação de conjunto das marcas, feita pela ótica dos seus destinatários, importa logo notar que as marcas em apreço designam tipos de realidades diferentes não sendo suficientemente parecidas para que se possa entender haver um qualquer risco de confusão entre elas, “[…] de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”, na aceção do artigo 245.º, n.º 1, alínea c), do CPI.
8.ª Mas acresce que ambas as marcas são marcas compostas ou complexas.
9.ª É certo que ambas as marcas contêm referência a um nome geográfico, neste caso o nome da cidade de Lisboa, mas na marca da Recorrente esse nome encontra-se redigido em língua estrangeira, mais concretamente em inglês, o que, ao contrário do que entende o Tribunal a quo, não escapará ao consumidor médio do tipo aqui em apreço.
10.ª É também certo que ambas as marcas contêm referência a outra característica geográfica, que é o litoral ou a “costa” (“coast”), mas esta costa da região de Lisboa, à qual em ambas as marcas se faz alusão, não constitui expressão que, por si só, seja suscetível de apropriação individualizada (por qualquer uma das entidades), nos termos do n.º 2 do artigo 223.º do CPI.
11.ª Pelo que a Recorrida não pode arrogar-se qualquer direito relativamente às expressões que utiliza para aludir à costa da região de Lisboa.
12.ª É ainda certo que a marca da Recorrida contém, entre o sinal “LISBOA” e o sinal “COAST”, outra menção, que é “GOLF”, que também surge na marca da Recorrente.
13.ª Porém, (também) esta menção (“GOLF”), em si mesma, é um mero sinal descritivo, que se limita, em concreto, a comunicar as qualidades ou características do produto, e que não tem, por si só, natureza distintiva.
14.ª Ou seja, a marca da Recorrida, ao ser composta por vários sinais, podia ser registada, tal como o foi, porque os três sinais que a compõem, quando conjugados, resultam numa marca dotada de alguma originalidade e de carácter distintivo, mas importa ter bem presente estar em causa uma marca fraca, a propósito das quais, por integrarem elementos com pouca capacidade distintiva, se exige maior semelhança entre as mesmas para que se possa considerar haver risco de confusão.
15.ª Dito de outro modo, a Recorrida só pode opor a sua marca contra marcas com um elevado grau de semelhança, sendo que basta uma pequena variação para afastar o juízo de confundibilidade.
16.ª Ora, esse elevado grau de semelhança não existe de todo, no caso em apreço, pois:
a) a marca da Recorrente coincide em dois sinais com a marca da Recorrida (“GOLF” e “COAST”), mas estas duas palavras surgem em ordem invertida;
b) existe uma palavra que é parecida e que tem o mesmo significado (“LISBON” e “LISBOA”), mas que não é a mesma, uma vez que numa marca surge redigida em língua inglesa (a marca da ora Recorrente) e noutra em língua portuguesa (a marca da Recorrida); e
c) a marca da Recorrente contém um quarto sinal, neste caso a palavra “CLUB”, que sendo o predominante em língua inglesa, por ser o substantivo adjetivado pelas palavras anteriores (contrariamente ao que sucede com a marca da Recorrida, cuja palavra predominante é “COAST”, pela mesma ordem de razões da língua inglesa), é o que dá força à marca e é o que deve ser privilegiado.
17.ª Em suma, no caso em apreço não se verifica, de modo algum, suscetibilidade de fácil indução em erro ou confusão do consumidor.
18.ª Sem este risco de confusão, não há imitação.
19.ª E, na realidade, sem este risco de confusão, tampouco pode existir concorrência desleal, na aceção do artigo 317.º, n.º 1, alínea a), do CPI.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos, cumpre decidir, sendo questões sujeitas à nossa apreciação as enunciadas pela apelante nas suas conclusões, visto serem estas, como é sabido, que delimitam o objecto do recurso.
II – Na sentença descrevem-se como provados os seguintes factos:
1.- A recorrente é uma sociedade que tem por objeto “investimento e comércio imobiliário, gestão imobiliária e construção civil”.
2.- Em 24-08-2011, a recorrente apresentou o pedido de registo da marca nacional n.º .. (sinal verbal) LCGC, destinada a assinalar “Promoção de vendas [para terceiros]”, na classe 35 da Classificação Internacional de Nice.
3.- Por despacho de 07-05-2012, o Senhor Diretor da Direção de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, indeferiu o pedido de registo da marca nacional n.º .., referido em 2, com base em imitação da marca nacional anterior n.º .. LGC e na possibilidade de ocorrer concorrência desleal, independentemente da intenção da recorrente.
4.- A recorrida é titular do registo de marca nacional n.º … (sinal verbal) LGC, pedido em 12-09-2007 e concedido em 22-02-2008, o qual se destina a assinalar os seguintes produtos e serviços nas classes 16 e 35 da Classificação Internacional de Nice:
Classe 16 – “PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LIVROS, REVISTAS, JORNAIS”.
Classe 35 – “SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROMOCIONAIS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM MATÉRIA DE PUBLICIDADE, ALUGUER DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS, ALUGUER DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, ALUGUER DE TEMPO DE PUBLICIDADE EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, DIFUSÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS, DIFUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO (FOLHETOS, PROSPECTOS, IMPRESSOS E AMOSTRAS), PUBLICIDADE RADIOFÓNICA, PUBLICIDADE TELEVISIVA, PUBLICIDADE POR CORRESPONDÊNCIA, PUBLICIDADE EM LINHA NUMA REDE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA NA DIRECÇÃO E EXPLORAÇÃO DE NEGÓCIOS, GESTÃO DE NEGÓCIOS COMERCIAIS, MARKETING, SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS PARA TERCEIROS (SERVIÇOS COMERCIAIS)”.
III – Os argumentos e raciocínio que estruturaram a decisão recorrida podem resumir-se do seguinte modo:
- A marca n.º … LGC com registo pedido e concedido em datas anteriores ao próprio pedido de registo da marca da recorrente, beneficia de prioridade em relação a esta, assim se mostrando preenchido o requisito enunciado no art. 245º, nº 1, alínea a) do CPI.
- Porque ambas as marcas contêm no seu âmbito registral os serviços de “promoção de vendas para terceiros”, e considerando o tipo de clientela a que se destinam e a área ou setor a que, em concreto, estão ligados os serviços marcados – golfe na região de Lisboa -, conclui-se que existe identidade ou, pelo menos, afinidade, entre os serviços enunciados, a qual releva para efeitos de preenchimento da alínea b) do nº 1 do art. 245º citado.
- O sinal da recorrente reproduz a totalidade dos elementos da marca prioritária, sendo irrelevante que o primeiro contenha a palavra inglesa “Lisbon”, enquanto a segunda optou pela versão nacional “Lisboa”, já que ambos os sinais partilham as mesmas caraterísticas gráficas, fonéticas e conceituais, sendo as diferenças detetadas meros detalhes insuficientes para distinguir uma marca da outra;
- Do mesmo passo, o facto de a marca da recorrente conter o vocábulo “Club” em nada altera as semelhanças detetadas, visto ser termo que faz parte da linguagem corrente e é de uso generalizado, pelo que não é suficiente para diferenciar o sinal da recorrente.
- O conjunto verbal que carateriza o sinal da recorrente apresenta semelhanças manifestas com o sinal da recorrida, daí resultando o risco de o público vir a crer que os serviços assinalados pelas marcas em confronto provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
Como se sabe, a marca tem como objetivo permitir que o consumidor distinga os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas – art. 222º, nº 1 do CPI (diploma a que respeitam as normas doravante referidos sem menção de diferente proveniência).
Para salvaguarda desse efeito distintivo, surge a proibição legal do registo de marca que, pelas suas caraterísticas de identidade ou mera semelhança com outra marca anteriormente registada, se possa confundir com ela.
Com efeito, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art. 239º é fundamento de recusa do registo de marca “a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.
E, em caraterização do conceito de imitação de marca, dispõe o art. 245º, no seu nº 1, que a marca registada se considera “imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando cumulativamente:
a) - a marca registada tiver prioridade;
b) - sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) - tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto”.
A apelante não põe em causa neste recurso a afirmada – e efetivamente existente – verificação dos requisitos enunciados nas alíneas a) e b) do preceito transcrito.
Mas nega que igualmente se mostre preenchido o descrito na sua alínea c), ou seja, que os sinais em causa tenham uma parecença de tal ordem - de natureza gráfica, figurativa, fonética ou outra - que a sua existência paralela no mercado seja suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão, que compreende o risco de associação, de modo a que não possa distingui-los senão depois de exame atento ou confronto.
É certo que, como se faz notar na conclusão 2ª, o risco de associação a que alude a alínea c) do nº 1 do art. 245º acima transcrito, não é, como se vem entendendo, uma alternativa ao risco de confusão, só relevando quando for de molde a criar confusão no espírito do consumidor.
“O risco de associação é recortado juridicamente como uma modalidade do risco de confusão (…) não é uma nova figura, mas, apenas, uma perspectiva de abordagem mais ampla do mesmo e único fenómeno de imitação de marca (…)”[1]
Ou, numa outra formulação “O risco de associação não é uma alternativa ao risco de confusão mas serve para definir o alcance deste.” [2]
Porém, como veremos, ao invés do que sustenta a recorrente, os elementos comuns nos sinais em apreciação, não se ficando pela semelhança geradora de mera associação, são antes suscetíveis de gerar erro ou confusão no consumidor, de sorte a que só logre distingui-los após exame atento ou confronto.
A doutrina vem indicando critérios vários para aferir a existência de imitação, caraterizados por Couto Gonçalves[3] do seguinte modo:
“O primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dessecação analítica por justificada necessidade (v. g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor não se devendo pressupor que esta tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.
O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante.
O terceiro é o de, nas marcas complexas, se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.”
Para a comparação interessa “aquilo que o consumidor retém de cada marca quando não a tem à sua frente, ou seja, a reminiscência que ficou na sua memória e que lhe permite reconhecer o sinal quando o voltar a encontrar.” [4]
Esta terá, pois, como pedra basilar a impressão de conjunto, já que o consumidor, destinatário da mensagem veiculada, capta e retém a marca no seu conjunto, desvalorizando os pormenores que a integram.
O risco de confusão, por outro lado, deve ser aferido por referência ao consumidor médio dos produtos e serviços que a marca visa assinalar, ao fim e ao cabo, o protótipo daquele que vai adquirir os produtos ou os serviços marcados.
Aqui, as marcas em confronto são:
LGC
e
LCGC
Como nota a apelante na conclusão 5ª, os produtos ou serviços a que estão ligadas têm como alvo preferencial um público interessado em golfe, nacional ou estrangeiro, da classe média-alta ou mesmo alta, supostamente detentor de maiores conhecimentos em geral e de uma acrescida capacidade de distinguir as marcas em causa.
Ainda assim, a reminiscência que ficará na memória de destinatários com estas caraterísticas, quando confrontados com cada um das marcas, sem dispor da outra, será a de um conjunto verbal formado pelos vocábulos LISBOA (ou LISBON) GC - os dois últimos independentemente da ordem por que sejam usados – que, inevitavelmente os remeterá para uma região geográfica – a costa de Lisboa – e para produtos ou serviços ligados à atividade desportiva do golfe.
A imagem de conjunto de ambas as marcas é, pois, muito semelhante, tanto a nível gráfico, como a nível fonético e até conceitual.
E, salvo o devido respeito, contra isto não se diga – como faz a apelante na conclusão 6ª - que o público-alvo as distinguirá pois, conhecedor e preparado como é de supor que seja, terá presente que a primeira se refere a uma zona da costa portuguesa e a outra respeita a um clube de golfistas dessa mesma zona.
Estamos perante marcas complexas – porque formadas por mais de um elemento - de que o consumidor captará a imagem de conjunto formada pelos elementos que nelas são dominantes – costa de Lisboa e golfe – e é essa a determinante para efeitos de imitação, sendo que a palavra CLUB, único elemento verdadeiramente dissemelhante entre as duas marcas, é expressão de uso comum, sem caráter distintivo e insuscetível de introduzir qualquer novidade no sinal anteriormente existente.
Aceitando-se que a locução CLUB, integrada no conjunto verbal que constitui o sinal da recorrente, veicula a ideia de clube de golfistas da costa de Lisboa, certo é, por outro lado, que nada permite afirmar que o público interessado não capte da marca prioritária LGC essa mesma sugestão.
Para efeitos de apreciação do risco de confusão das marcas complexas, estas, como se disse já, devem “ser contempladas numa visão de conjunto”, mas não se atribuindo relevância aos elementos que, integrando-as, se mostrem destituídos de eficácia distintiva ou tenham natureza meramente descritiva.[5]
Devem ser consideradas na sua globalidade, “como sinais distintivos de natureza unitária”, mas a averiguação da sua novidade deve incidir “sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). A marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga.”[6]
Ora, o núcleo essencial de ambas as marcas, aquilo que, em termos de conjunto, perdurará na memória do público consumidor tem enormes semelhanças e é suscetível de gerar confusão.
E tal confundibilidade também não é posta em causa, contra o que se sustenta na conclusão 9ª, pelo facto de a marca da apelante fazer uso da palavra Lisboa em língua inglesa.
O sinal tem de possuir eficácia distintiva, como decorre do que dispõe o art. 223º, nº 1, ou seja, exige-se que tenha idoneidade para distinguir a origem empresarial dos produtos ou serviços a que se reporta. [7]
Quanto à sua eficácia distintiva, os sinais vêm sendo qualificados, nas palavras de Carlos Olavo [8], como “fortes” quando são constituídos, por exemplo, por expressões de fantasia totalmente desconhecidas, e como “fracos” quando constituídos, designadamente, por expressões que sugerem objetos comuns ou qualidades dos produtos.
Segundo o mesmo autor, “No caso de marcas complexas, a capacidade distintiva não precisa de se reportar a todos os elementos da marca, podendo reportar-se somente a alguns dos elementos da marca, ou até resultar apenas da reunião arbitrária de vários elementos genéricos e descritivos”.
É exatamente o caso da marca recorrida, cuja eficácia distintiva provem da combinação arbitrária de três elementos verbais de uso comum e com natureza genérica-descritiva.
E seria também o caso da marca da recorrente se o seu registo fosse obtido.
Como escreve Carlos Olavo “(…) apenas as situações meramente descritivas da realidade a que se reportam carecem de capacidade distintiva para servirem como marca”[9]
Essa eficácia distintiva, não obstante a “fraqueza” da composição do sinal, merece naturalmente tutela, embora a doutrina seja unânime em reconhecer que em tais casos a proteção é mais ténue, especialmente no que toca ao juízo de confundibilidade.
Nas palavras de Pedro Sousa e Silva[10], “Nestes casos, (…) o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original”
Ou, como escreve Couto Gonçalves[11] “No caso de marcas débeis – compostas por meras alterações morfológicas do nome do produto ou serviço (marcas expressivas) ou, ainda, por expressões ou figuras integrantes da linguagem ou património comum – uma pequena variação poderá ser suficiente para que o juízo de confusão seja afastado.”
Acontece, porém, que no caso dos sinais em confronto o grau de semelhança é especialmente elevado e as variações encontradas são perfeitamente inexpressivas e, por isso, insuscetíveis de afastar um juízo de confundibilidade, ainda que pouco severo.
Na verdade, contra o sustentado pela recorrente – conclusões 15ª e segs. -, na imagem de conjunto é inócuo, em temos distintivos, o facto de as palavras GOLF e COST surgirem em ordem invertida em cada uma das marcas, o mesmo acontecendo com a circunstância de a palavra LISBOA, integrante da marca recorrida, surgir à inglesa no seu sinal.
E o acrescento da palavra CLUB no mesmo sinal, vocábulo de uso corrente e sem carácter distintivo, em nada contribui, como acima se disse já, para afastar o risco de confusão.
Tanto mais que este abrange também as situações em que “o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente”,[12] ou seja, quando o consumidor medianamente atento, embora distinguindo os sinais, seja levado a crer que entre as empresas titulares dos registo existem relações, designadamente de natureza económica ou de domínio.
A sentença impugnada não merece, pois, qualquer censura, sendo de confirmar.
IV – Pelo exposto, julga-se a apelação improcedente, mantendo-se a sentença recorrida.
Custas a cargo da apelante.
Lxa. 11.03.2014
(Rosa Maria M. C. Ribeiro Coelho)
(Maria Amélia Ribeiro)
[1] Couto Gonçalves, Direito das Marcas, 2ª edição, revista e atualizada, pág. 138
[2] - Acórdão do TJCE de 29.09.1998, Proc C-39/97 (Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer), acessível em www.eur-lex.europa.eu
[3] Obra citada, pág. 137
[4] Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, pág. 176
[5] – Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Volume I, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal, 2ª edição, pág. 109, Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, Vol. I, 1973, pág. 348 e Couto Gonçalves, obra citada, pág. 137.
[6] - cfr. Ferrer Correia, obra e local citados
[7] Carlos Olavo, obra citada, pág. 83.
[8] Ibidem
[9] Ibidem, pág. 87
[10] Obra citada, pág. 154
[11] Obra citada, pág. 75, nota 179
[12] Citado acórdão do TJCE
|
