Acórdãos TRL	Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:	421/08.0TYLSB.L1-8
Relator:	ILÍDIO SACARRÃO MARTINS
Descritores:	PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCAS IMITAÇÃO
Nº do Documento:	RL
Data do Acordão:	06/24/2010
Votação:	UNANIMIDADE
Texto Integral:	S
Meio Processual:	APELAÇÃO
Decisão:	IMPROCEDENTE
Sumário:	- Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança gráfica e fonética entre duas marcas possa dar origem a que uma marca possa ser tomada por outra pelo consumidor médio. - Por haver semelhança gráfica e fonética, há a possibilidade de confusão entre as marcas “SOBERANA” e “SOBERANO”, esta já registada, ambas destinadas a assinalar produtos da classe 33ª (“vinhos” e “brandy e bebidas espirituosas de todo o tipo" e "brandes e licores". - Esta situação de imitação impede o registo da primeira das referidas marcas. (Sumário do Relator)
Decisão Texto Parcial:

Decisão Texto Integral:

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa I - RELATÓRIO Sociedade A Ldª, com sede na Rua --- interpôs recurso do despacho do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que recusou o registo da marca nacional mista nº  "SOBERANA", pedindo que se revogue o despacho recorrido e se ordene a concessão do registo daquela. Alegou, em síntese, que não se verificam os requisitos de confundibilidade no que respeita às marcas referidas no despacho em causa. Na verdade, entre a marca da recorrente e as marcas obstativas, nacional e internacional “SOBERANO”, todas da classe 33ª, não se verifica confusão e é inválido o fundamento da recusa que foi associado à violação do disposto na alínea m) do artigo 239º do CPI. Citada a parte contrária, ao abrigo do disposto no artigo 44º do C.P.I, não respondeu. Foi proferida sentença que negou provimento ao recurso apresentado por "Sociedade A Ldª e manteve o despacho do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que recusou o registo à marca nacional nº "Soberana", para assinalar na classe 33ª "Vinhos”. Não se conformando com a douta sentença, dela recorreu a requerente, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES: 1ª - O facto seleccionado em 1º da matéria assente labora num manifesto erro de escrita ao expressar que o despacho do INPI "concedeu" o registo em vez de "recusou" o registo, pelo que a aqui recorrente limita-se a referenciar tal circunstância de forma a repor, nos seus precisos limites, os factos tal como relevam para os efeitos do presente recurso. 2ª - As marcas invocadas pela recorrida - marca nacional n°  "SOBERANO" e marca internacional n°  "SOBERANO" - são meramente de cariz nominativo, enquanto que a marca da sociedade recorrente – a marca nº  “SOBERANA”- é de matriz com a textura descrita em 3º da factualidade assente e como ilustra sobejamente o processo administrativo. 3ª - Essa marca é constituída por um conjunto figurativo com total singularidade associado à expressão "SOBERANA", reproduzida numa grafia muito específica e característica, pela identificação do produto, do símbolo, a qual se destina a assinalar os produtos constantes da classe 33ª "vinhos". 4ª - Por isso, embora os produtos se enquadrem na mesma classe, não há a menor dúvida que há urna total distinção entre os mesmos, não sendo medianamente admissível conceber um eventual equívoco de um consumidor perante a necessidade de adquirir os produtos da recorrente ou da recorrida pois que do lado da recorrida temos brandes e licores contrapostos ao vinho tinto/vinho regional terras do Sado, do lado da recorrente. 5ª - O mercado dos vinhos é constituído por um público consumidor com um perfil muito próprio, muito atento e interessado em conferir o verdadeiro titular das marcas e a especificidade dos produtos, com especial cuidado em ler os rótulos apostos nas garrafas e, por isso, suficientemente capaz de distinguir os sinais em confronto. 6ª - Por outro lado, a conjugação global que resulta da associação mista de todos os sinais da marca da recorrente conduz a um resultado bem diferente dos sinais que interferem com os das marcas da recorrida. 7ª - O sinal "SOBERANA”faz parte da denominação social da sociedade recorrente e constitui um elemento de fantasia da mesma que é assim associado à melhor identificação dos seus produtos e esse sinal, além de estar associado à identificação da recorrente, tem a sua origem no nome por que é conhecida, há muitas décadas, a família dos legais representantes da sociedade, constituindo, por isso, um valor patrimonial que a própria sociedade pretende salvaguardar. 8ª - Todos os sinais da marca da recorrente, no seu conjunto, permitem afastar o quadro de imitação de marcas tal como é fixado nas alíneas b) e c) do n° 1 do art° 245° do CPI. 9ª - A sentença recorrida violou o disposto nos art°s n°s 222°, 225°, 233° e as alíneas b) e c) do n° 1 do art° n° 245°, todos do CPI. Termina pedindo que seja revogada a sentença recorrida de forma a ser concedida protecção ao pedido da marca nacional n°  tal como foi peticionado ao INPI. Não houve contra-alegações. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir II -  FUNDAMENTAÇÃO A) Fundamentação de facto Encontra-se assente a seguinte factualidade com interesse para decisão da causa: 1º - Por despacho datado de 21.01.2008, o Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial recusou[1] o registo da marca nacional nº  "Soberana", pedida em 13.08.2004, por Sociedade A Ldª. 2º - A referida marca destina-se a assinalar, produtos da classe 33ª "vinhos". 3º - A referida marca é constituída pela figura de um rectângulo, com a inclusão dentro do mesmo do nome "Soberana" em letras de imprensa, do número 2003 e dos nomes "vinho tinto" e de um elemento figurativo representando árvores. Por baixo do mencionado rectângulo figura outro rectângulo, de tamanho inferior, com a inclusão dos lados direito e esquerdo de dois elementos numéricos e da menção na parte central de "vinho regional terras do sado". 4º - G S.A, com sede…, Espanha é titular da marca internacional nº "SOBERANO" protegida em Portugal, por despacho de 17 de Outubro de 1962. 5º - A referida marca é constituída pelo nome "SOBERANO". 6º - A mencionada marca destina-se a assinalar, na classe 33ª "Brandy e bebidas espirituosas de todo o tipo" e "brandes e licores". 7º - A referida marca é constituída pelo nome "SOBERANO". 8º - G S.A, com sede em…., Espanha é titular da marca nacional nº "SOBERANO" requerida em 24 de Julho de 1984 e concedida por despacho de 24 de Novembro de 1989. 9º - A mencionada marca destina-se a assinalar, na classe 33ª “Brandy e bebidas espirituosas de todo o tipo” e brandes e licores”. 10º - A referida marca é constituída pelo nome “SOBERANO”. B) Fundamentação de direito Nos presentes autos coloca-se a questão de saber se a marca registanda “SOBERANA”, da recorrente, destinada a assinalar produtos da classe 33ª (vinhos), constitui, ou não, imitação da marca nacional nº “SOBERANO” e  internacional nº - “  SOBERANO”, ambas da recorrida G, SA, com sede, Espanha, que se destinam assinalar produtos da classe 33ª ( “brandy e licores” e “brandy e bebidas espirituosas de todo o tipo”).  O artigo 239º, nº 1 alínea m) do Código da Propriedade Industrial (CPI) estipula que o registo da marca deve ser recusado quando, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham “ reprodução ou imitação no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins que  possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”. Por seu turno, preceitua o artigo 245º, nº 1, sobre o conceito de imitação, o seguinte: “1 – A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”. Ora, relativamente ao artº 239º alínea m) do CPI com redacção semelhante ao artº 189º  nº 1 alª m), é pacificamente aceite pela doutrina e pela jurisprudência que esta disposição se aplica quando se verifique, cumulativamente: ‑ semelhança gráfica, figurativa ou fonética; ‑ identidade ou afinidade de produtos, e ‑ possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão. A marca, segundo estipula o artigo 222º, nº 1 do CPI, “ pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. Ora, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17.5.1960, in BPI, n° 10/1960, pág. 1610: " Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas . Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro". “Sendo a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar‑se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender‑se, não a reproduz perfeitamente, limita‑se a imitá‑la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação "[2]. No caso sub judice importa saber se a marca registanda “SOBERANO” constitui, apreciada no seu conjunto, uma imitação das marcas anteriores “ SOBERANA”, porquanto é pacífico, neste processo, que estas últimas marcas são prioritárias e que há identidade ou afinidade dos produtos que visam assinalar. A primeira conclusão a retirar dos preceitos legais acima é a de que a marca tem de ser nova. Essa novidade não implica que seja inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é , que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade. São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca : um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam. No que toca ao primeiro dos requisitos indicados, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor. Se os sinais em confronto são idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei.  Dificuldades surgem já quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe, ou não, semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado. O Código actual (como o anterior) dá-nos a definição de imitação. Segundo essa definição, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. A comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva[3]. Se os dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam. Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se á comparação entre marcas[4]. Daí que a imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente[5]. Daí também que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia [6]. De acordo com o artº 245º do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado[7]. Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados. Há que cotejar as marcas em causa, à luz dos critérios expostos. A marca “SOBERANA” é uma marca mista, constituída pela palavra “SOBERANA” e pelo elemento figurativo constituído por árvores e as menções escritas “ 2003 vinho tinto”. As marcas espanholas “SOBERANO” são nominativas. O elemento destacado da marca da recorrente, constituído pela expressão “SOBERANA” é claramente confundível com o elemento nominativo das marcas obstativas, “SOBERANO”. Há que confrontar as marcas no plano fonético, tendo em conta a semelhança que resulta do conjunto dos elementos constitutivos de cada uma.     Se considerarmos apenas o elemento nominativo, único nas marcas invocadas como obstativas, existem semelhanças gráficas e fonéticas entre as duas expressões “ SOBERANA” e “SOBERANO”. Diferem apenas na última letra, que não é um elemento distintivo que permita afastar a possibilidade de confusão ou de associação por parte do consumidor. Em síntese, em termos fonéticos, as marcas são praticamente iguais e a diferença na última letra é manifestamente insuficiente para as diferenciar. Por outro lado, relativamente aos produtos que as marcas assinalam, podemos concluir que as mesmas são claramente afins, tratando-se de bebidas que têm a mesma utilidade e fim, partilhando circuitos e hábitos de distribuição comuns. No caso concreto dos autos, há o risco de confusão entre as marcas; isto é, o consumidor médio será induzido facilmente a confundir uma marca com outra, ou a associar a marca registanda às marcas anteriormente registadas. Deste modo, pode concluir-se que a marca registanda “SOBERANA”constitui imitação das marcas anteriormente registadas “SOBERANO”. No caso " sub judice", verificam-se os requisitos de aplicação do artº 239º alª m) e 245º, nº 1 do Código da Propriedade Industrial. Improcedem, assim, as conclusões da apelante. EM CONCLUSÃO: - Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança gráfica e fonética entre duas marcas possa dar origem a que uma marca possa ser tomada por outra pelo consumidor médio. - Por haver semelhança gráfica e fonética, há a possibilidade de confusão entre as marcas “SOBERANA” e “SOBERANO”, esta já registada, ambas destinadas a assinalar produtos da classe 33ª (“vinhos” e “brandy e bebidas espirituosas de todo o tipo" e "brandes e licores". - Esta situação de imitação impede o registo da primeira das referidas marcas. III – DECISÃO Pelo exposto, julga-se improcedente a apelação, confirmando-se a douta sentença recorrida. Custas pela apelante. Lisboa, 24 de Junho de 2010 Ilídio Sacarrão Martins Teresa Prazeres Pais Carla Mendes ---------------------------------------------------------------------------------------- [1] Não se trata de concessão mas de recusa, como, por mero lapso, consta da sentença. [2] Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, pág. 396. [3] Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, p. 329. [4] Ac. STJ 3.11.1981, in BMJ 311º-401. [5] Pinto Coelho, ob cit pág. 426. [6] Ac. STJ 16.7.76, BMJ 259º-239. [7] Ac. STJ 27.3.79, BMJ 285º-352.