ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
B…, S. A. instaurou procedimento cautelar contra L…, S. A., agora B… Central Portuguesa, S. A. requerendo que se determine que a requerida:
a) Se abstenha imediatamente de usar a designação "B…", por qualquer modo, em denominação social, na vida comercial, designadamente, nas instalações, em material publicitário, na correspondência, e em qualquer outro suporte, ou qualquer outra semelhante e/ou que contenha a marca "B...";
b) Retire imediatamente do estabelecimento acima referido, ou qualquer outro que entretanto seja criado pela requerida, toda e qualquer referência à expressão "B...", quer no exterior, quer no interior do estabelecimento, do material publicitário, da correspondência ou de qualquer outro suporte onde elas estejam reproduzidas;
c) Retire imediatamente os cartazes constantes dos painéis publicitários que se encontram colocados na Estrada de E…, bem como todo e qualquer material publicitário; e
d) Se abstenha de utilizar o certificado de admissibilidade de firma para alterar a sua denominação social.
Mais requereu que se ordene:
a) A condenação da requerida a pagar, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia de 1.000,00 Euros, por cada dia de atraso no cumprimento da presente decisão;
b) A publicação da decisão no Diário de Coimbra e em jornal de grande circulação nacional, nos termos do artigo 338. °- O do CPI; e
c) A notificação da decisão ao INPI e ao RNPC.
Fundamenta a sua pretensão na violação, pela requerida, dos direitos decorrentes da qualidade de titular das marcas comunitárias n. os xxxxx e yyyyy, cujo sinal ("B...") está a ser utilizado por aquela, em produtos ou serviços idênticos ou afins aos comercializados pela requerente, sem que a mesma lhe tenha dado autorização para o efeito.
Acresce que a requerida apresentou, em 10-09-2012, pedido de registo de logótipo com o elemento verbal "B... PORTUGAL", destinado a assinalar as atividades de comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados e comércio de todo o tipo de produtos: agrícolas, bricolage, jardim, pet-care, máquinas, ferramentas, rações, milhos, alimentação animal e agroquímicos, pedido esse a que a requerente se opôs no respetivo processo de registo.
Por outro lado, a requerida solicitou pedido de admissibilidade de firma, tendo em vista a modificação da sua denominação "L…, S. A. ", para "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ".
Para além da violação dos direitos decorrentes das marcas de que é titular, a requerente sustenta ainda que o comportamento da requerida configura concorrência desleal, uma vez que se tenta passar por uma empresa do grupo da demandante, pretendendo, indevidamente, aproveitar-se da notoriedade e reputação que o nome "B..." já goza no mercado, para atrair clientela e assim obter lucros.
A requerida deduziu oposição, pugnando pela improcedência do presente procedimento.
Alegou para tanto, em síntese, que não só formulou o pedido de certificado de admissibilidade da firma "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ", como o registo de alteração da denominação da requerida já se encontra concluído, desde 27-11-2012.
Por isso, é legítimo o uso que faz da firma "B...", sendo também legítima a sua utilização na identificação do respectivo estabelecimento, tanto mais que a requerente não fez prova junto do RNPC, dos seus direitos sobre as marcas em apreço.
Por outro lado, é completamente alheia à notícia publicada no jornal Diário de Coimbra, pelo que não pode ser responsabilizada pelo seu conteúdo, com origem na associação indevida, produzida pela jornalista em questão, que depois se retratou.
Ademais, foi conferido à requerida, em 13-12-2012, o direito à designação "B... PORTUGAL", como desenho, pelo registo no IHMI que tomou o n. ° 000000-0001, pelo que usa o desenho aplicado ao seu estabelecimento com legitimidade acrescida.
Acresce que não se verifica identidade ou afinidade bastante entre os serviços que as marcas da requerente visam assinalar e a atividade de comércio a retalho dos produtos identificados no pedido de registo de logótipo que a requerida formulou.
Por fim, existem diferenças entre os sinais que compõem as marcas da requerente e o sinal "B...", que integra o logótipo da requerida, pelo que fica afastada a confusão entre este e aqueles.
Realizou-se a audiência final, após o que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o procedimento cautelar e, em consequência, determinou:
a) Que a requerida B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A., (anteriormente denominada L..., S. A. ), se abstenha de utilizar a firma contendo a designação "B...", na atividade comercial desenvolvida no(s) seu(s) estabelecimento(s), em particular nas instalações do(s) mesmo(s), em material publicitário e em qualquer outro suporte de divulgação da sua atividade comercial, abstendo-se também de adotar e utilizar qualquer outra denominação social semelhante que contenha o sinal "B...";
b) Que, no prazo de 10 dias, a contar da notificação da presente decisão, retire toda e qualquer referência ao sinal "B..." do seu estabelecimento (quer no exterior, quer no interior), identificado nos factos 7 e 11, do material publicitário, da correspondência ou de qualquer outro suporte onde aquele esteja reproduzido; e
c) Retire imediatamente os painéis publicitários ou cartazes que se encontram colocados na Estrada de E…, Coimbra, contendo o sinal "B..."; e
d) A condenação da requerida no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de 750, 00 Euros, por cada dia em que desrespeite as imposições decretadas em a), b) e c).
e) Absolveu a requerida dos demais pedidos formulados pela requerente.
Inconformada, interpôs a requerida competente recurso, cuja minuta concluiu da seguinte forma:
‘’1. A Requerida tem e usava a firma, devidamente registada, “B... - CENTRAL PORTUGUESA, S.A.”, registada pela Insc.6 AP. 3/20121127 15:17:40, constituindo um sinal identificativo da sua empresa no mercado, não podendo ser impedida de utilizar a sua firma no mercado nacional.
2. Tendo presente os princípios da novidade e do exclusivo na formação da firma, os mesmos tornam a firma da Requerida insuscetível de apropriação por terceiros, nos termos dos artigos 35º e 37º do DL n.º 129/98 de 13/05.
3. Com efeito, “1. Não há sobreposição entre violação de direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal. 2. O âmbito de proteção da firma, do logótipo e da marca abrange todo o território nacional. 3. Do registo da firma, do logótipo e da marca resulta o direito de explorar economicamente, em exclusivo, os correspondentes sinais distintivos, em todo o território nacional. 4. Mantendo-se o registo, a sociedade titular dos direitos não pode ser impedido de os utilizar, com fundamento em confusão gerada com a atividade de uma outra sociedade que atua numa Região Autónoma no mesmo ramo do comércio e cuja firma é, em parte, constituída pelos mesmos termos, ainda que a sua atividade, globalmente considerada, possa hipoteticamente ser qualificada como contrária às normas e usos honestos, nos termos previstos para a concorrência desleal”, (acórdão do STJ de 26-11-2009, processo: 08B3671, nº do documento: SJ200911260036717).
4. Para serem considerados na concessão da firma, a existência de marcas e logótipos já concedidos, os titulares dessas marcas e logótipos devem ter efetuado anteriormente prova no seu direito junto do RNPC, nos termos do n.º 6 do artigo 33º do DL n.º 129/98 de 13/05.
5. Ainda, “só deverá ser protegida em Portugal a firma estrangeira que esteja inscrita definitivamente no Registo Nacional de Pessoas Coletivas, pois, a não ser assim, a firma estrageira teria maior proteção do que as nacionais, para quem é obrigatória a inscrição naquele registo” (Relação de Lisboa, 21-6-1988).
6. A legitimidade do uso da firma “B...” pela Requerida na identificação do respetivo estabelecimento é assim inquestionável.
7. A atividade exercida pela Requerida não coincide, muito menos colide com a atividade da Requerente, porquanto a Requerida não presta qualquer dos serviços mencionados nas classes descritas nas marcas comunitárias da Requerente.
8. A Requerente é titular da marca comunitária n.º xxxxxxx, composta exclusivamente pelo elemento verbal “B...”, registada para as classes “35”, “37” e “39”.
9. Nas aludidas classes refere-se em concreto:
PT-35 – Serviços publicitários; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de representação comercial; de importação-exportação; de venda a retalho em lojas e serviços de venda de produtos por meios eletrónicos.
PT-37 – Serviços de construção, instalação e reparação; de isolamento para a construção; alvenaria; aluguer de máquinas de construção e para trabalhos manuais; instalação e reparação de aquecimento e ar condicionado; equipamento de cozinhas; trabalhos de marcenaria; trabalhos de chumbagem; limpeza de edifícios; polimento; restauro de mobiliário; obras de pintura e trabalhos em gesso; informações em construção; instalações e reparações.
PT-39 – Serviços de distribuição, transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.
10. Aquelas classes dizem tão-só respeito a prestação de serviços, nomeadamente serviços publicitários, serviços de construção instalação e reparação, serviços de transporte.
11. Nenhuma das atividades aí mencionadas coincide com a atividade exercida pela Requerida, porquanto a Requerida não presta qualquer dos serviços mencionados nas referidas classes.
12. A Requerida indicou no pedido de registo de logótipo o “comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimentos especializados, e comércio de todo tipo de produtos: agrícolas, bricolage, jardim, pet-care, máquinas, ferramentas, rações, milhos, alimentação alimentar, agroquímicos”, conforme documento junto aos autos a fls.
13. A Requerida exerce o comércio a retalho dos produtos identificados no artigo anterior, pelo que trata-se de um âmbito do registo e da proteção da marca claramente diferenciado do pedido de logótipo da Requerida.
14. Quanto à marca comunitária n.º yyyyyyyyy, composta pelo elemento verbal “B... CITY”, a mesma está igualmente registada para as classes “35”, “36” e “39”.
15. Nestas classes refere-se em concreto:
PT–35 – Publicidade; Gestão dos negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Serviços de representação comercial, de importação-exportação, Venda a retalho, por grosso e através de comércio electrónico de produtos de decoração, quinquilharia, bricolage, produtos para o jardim, Móveis, Electricidade, Corantes, Iluminação, Corantes, Madeiras, sanitários.
PT-36 – Seguros, negócios financeiros; Negócios monetários; Negócios imobiliários; Serviços de cartões de crédito e serviços de cartões de débito.
PT–37 – Construção; Reparações; Serviços de instalação; Serviços de isolamento (construção); Alvenaria; Aluguer de máquinas de construção e máquinas para bricolagem; Instalação e reparação de aquecimento e ar condicionado; Instalação de equipamentos, móveis de cozinha e electrodomésticos; Trabalhos de marcenaria; Trabalhos de chumbagem; Limpeza de edifícios; Polimento; Restauro de mobiliário; Obras de pintura e trabalhos em gesso; Informações sobre construção; Instalações e reparações.
16. Também aqui a esmagadora da prestação de serviços protegidas não coincide com a actividade exercida pela Requerida.
17. O logótipo da Requerida não é suscetível de gerar confusão com esta marca comunitária n.º yyyyyyyyyy, composta pelo elemento verbal “B... CITY”.
18. A Requerida pretende o registo e o uso de um logótipo para identificar o seu estabelecimento.
19. Perdida a autonomia do nome e insígnia do estabelecimento, a Requerida pretende tão só com o registo do logótipo, acautelar a identificação do seu estabelecimento.
20. Não obstante, esse registo não é verdadeiramente obrigatório para que a Requerida faça valer os seus direitos.
21. Não se pode olvidar que a recusa do registo do logótipo, quanto à confundibilidade com marcas, só é possível se se tratar de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para distinguir produtos ou serviços afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distingue, se for suscetível de induzir em erro ou confusão ou criar o risco de associação com a marca registada, (artigo 304º-I do CPI).
22. Não estão preenchidos todos os pressupostos do citado artigo 304º-I do CPI.
23. As marcas “B...”, “B... CITY” da Requerente não se confundem com o pedido de logótipo “B...” da Requerida.
24. Não há reprodução ou imitação da marca anteriormente registada.
25. Em primeiro lugar, o “lettering” das marcas é diferente, além de que o “K” da “B... CITY” está sobrelevado.
26. As cores das letras da marca referida no artigo anterior são a preto e vermelho, enquanto a cor das letras do logótipo da Requerida é única e vermelha.
27. Também a marca “B... CITY” possui um “coroa” em amarelo em cima das letras “IN”, tornando-o diferente do logótipo da Requerida.
28. Acresce ainda a esta última expressão o termo “City”, que acentua a diferença entre a marca e o logótipo.
29. Atente-se que o logótipo da Requerida tem um triangulo piramidal em verde sobre as letras “king”, e a expressão “Portugal” em verde na linha inferior.
30. As letras das marcas da Requerente estão em caixa em alta, ao contrário do logótipo da Requerida que está em minúsculas com exceção da primeira letra.
31. Todos estes aspetos afastam a confundibilidade da marca e do logótipo em apreço.
32. De igual modo, carece de argumento o eventual risco de o público consumidor associar o logótipo da Requerida como sendo da mesma origem ou proveniência das da Requerente.
33. Uma tal asserção deve ser analisada à luz do critério do “apreciador / consumidor mediano”, isto é, na valorização da confundibilidade deve atender-se à opinião de um homem médio, de diligência normal, no fundo, ao juízo que emitiria um consumidor médio.
34. E feita a análise em consideração ao aludido critério, não é certo que o logótipo ostentado pela Requerida tenha até ao momento induzido o consumidor em erro ou confusão ou seja susceptível de o fazer.
35. Tendo presente que um consumidor comum não tem, enquanto tal, qualquer possibilidade/obrigação de conhecer a marca “B...” da Requerente, pois isso faria dele não um consumidor comum, mas antes alguém com conhecimentos especializados, sendo que é exactamente isso que nunca deve ser considerado na abordagem da possibilidade de confusão entre marcas ou denominações similares.
36. Sendo certo que a mesma marca “B...” de que a Requerente é detentora goza de alegada reputação é na sua origem, isto é, em Espanha.
37. Não gozando é certo de tal reconhecimento em Portugal.
38. Carece de fundamento a situação de “aproveitamento alheio” associado à conduta da Requerida, pois o facto de significarem a mesma coisa, não indicia de modo algum que esse significado seja do conhecimento público.
39. Os pressupostos para decretamento da providência cautelar dos autos são a violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave de dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, nos termos do artigo 338º-I do CPI.
40. Tais pressupostos não estão configurados nos presentes autos, desde logo porque a Requerente pretende acautelar uma marca cuja prestação de serviços referenciada nas classes para as quais foi registada não se confundem com a actividade da Requerida.
41. Segundo, porque a Requerida também tem direitos constituídos que não podem deixar de ser tidos em conta.
42. O direito da Requerida em usar a sua firma, a sua denominação social, sobrepõe-se ao direito de propriedade industrial sobre uma marca.
43. A marca nacional registada no INPI e a marca comunitária, não se sobrepõe ao registo concedido conferido Registo Nacional de Pessoas Coletivas.
44. Para serem considerados na concessão da firma, a existência de marcas e logótipos já concedidos, os titulares dessas marcas e logótipos devem ter efetuado anteriormente prova no seu direito junto do RNPC, nos termos do n.º 6 do artigo 33º do DL n.º 129/98 de 13/05, o que a Requerente não fez.
45. O comércio da Requerida não prejudica a atividade da Requerente, porque é distinto do atividade desta, e o seu estabelecimento está situado numa região específica de Portugal, Coimbra.
46. A Requerente tem a sua atividade centrada em Espanha, sendo que as alegadas franquias são meras manifestações de intenção não concretizadas.
47. Carece assim em absoluto de fundamento a requerida providência.
Sem conceder, na eventualidade de não ser este o entendimento dos Venerandos Desembargadores da Relação, o que apenas se equaciona por mera hipótese académica,
48. Na sentença de fls., foi concedido à Requerida o prazo de 10 dias para retirar toda e qualquer referência ao sinal “B...” do seu estabelecimento, (quer no exterior quer no interior) identificado nos factos 7. e 11., do material publicitário, da correspondência ou de qualquer outro suporte onde aquele esteja reproduzido.
49. Igualmente, foi a Requerida determinada a retirar imediatamente os painéis publicitários e outros cartazes colocados na Estrada de E… – Coimbra, contendo o sinal “B...”.
50. Tais prazos são demasiado curtos e, portanto, não são de molde a ser humanamente cumpridos.
51. Não é tecnicamente possível retirar os painéis publicitários e outros cartazes no prazo fixado de 10 dias e só se compreende a expressão “imediatamente” da alínea c) da sentença, como referindo-se ao prazo de 10 da alínea anterior.
52. Mesmo centrando todos os esforços dos seus colaboradores, o que desde logo implicaria a paralisação de todo o seu aparelho de produção e comercialização, com as consequências nefastas que isso acarretaria, a Requerida nunca conseguiria em 10 dias cumprir aquelas medidas.
53. É uma evidência e de conhecimento geral e oficioso a impossibilidade prática de se cumprir o disposto nos prazos fixados.
54. Também nos autos, a Requerida foi condenada a pagar a quantia de € 750,00 por dia a título de sanção pecuniária compulsória, caso não cumpra as imposições atrás referidas nos respectivos prazos.
55. Para determinação de tal quantia e como critério de razoabilidade, apenas foi considerado o capital social da Requerida de € 200.000,00.
56. Com efeito, tal critério não ilustra a real capacidade económica e financeira da Requerida, atento a que o capital social encontra-se totalmente investido no seu estabelecimento.
57. Fruto do estado de ruína económico-financeira que o país atravessa, também a Requerida está a passar por sérias dificuldades económicas e financeiras, lutando diariamente para manter o seu estabelecimento aberto e os postos de trabalho que tem a seu cargo.
58. Uma sanção pecuniária compulsória no montante fixado na sentença de fls. levaria a Requerida a uma situação económica insustentável que, inevitavelmente, culminaria com a sua insolvência.
59. A sanção pecuniária compulsória fixada na sentença de fls. é clamorosamente excessiva e exagerada, fora do alcance económico da Requerida, circunstância que este Tribunal não poderá deixar escapar e de reponderar à luz de critérios de razoabilidade a que se refere o artigo 829º-A, n.º 2 do CC.
Termos em que, para uma melhor aplicação do Direito, deve este Venerando Tribunal dar provimento ao presente recurso de apelação e, em consequência:
a. Ser declarado legítimo o uso da firma “B...” pela Requerida na identificação do respectivo estabelecimento.
b. Ser declarada a falta de preenchimento de todos os pressupostos da requerida providência, sendo revogado o seu decretamento.
Sem prescindir, caso não seja esse o entendimento de V. Exas., deve:
c. Ser reconhecida a impossibilidade prática de se cumprir o disposto da sentença de fls. nos prazos fixados.
d. Ser declarado que a sanção pecuniária compulsória fixada é excessiva e exagerada, fora do alcance económico da Requerida’’.
Foram apresentadas contra-alegações pela recorrida em que pugna pela confirmação do julgado.
***
Constituem questões decidendas saber se estão ou não verificados os pressupostos de que a lei faz depender o decretamento das providências cautelares requeridas e que foram realmente acolhidas no primeiro grau, e se, em caso afirmativo, cumpre ou não alterar o prazo cominado para ao cumprimento das mesmas e o valor da sanção pecuniária estabelecida.
***
São os seguintes os enunciados de dados de facto considerados assentes no primeiro grau:
1. A requerente B..., S. A., constitui uma cadeia espanhola de distribuição e venda de produtos de bricolage, decoração e jardim.
2. A requerente abriu o seu primeiro centro especializado em 1996 e, desde essa altura, tem expandido a sua atividade, dispondo atualmente de 25 estabelecimentos em diversos pontos da Espanha.
3. A requerente coloca à disposição do público produtos distribuídos por variados sectores: iluminação, decoração, sanitários, cozinhas, revestimentos, madeira, pintura, ferramentas, jardim, serralharia e eletricidade.
4. Oferece a possibilidade a qualquer interessado de fazer parte do grupo B... através da realização de uma franquia, disponibilizando para o efeito dois formatos: B... e B... City, este último dirigido preferencialmente a clientes urbanos.
5. A requerente é titular da marca comunitária n. ° xxxxxx "B...", cujo registo foi pedido em 25-04-2001 e concedido em 14-08-2002, destinada a assinalar os seguintes produtos e serviços das Classes 35, 37 e 39 da Classificação Internacional de Nice: (classe 35) "Serviços publicitários; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de representação comercial; de importação-exportação; de venda a retalho em lojas e serviços de venda de produtos por meios eletrónicos", (classe 37) "Serviços de construção, instalação e reparação; de isolamento para a construção; alvenaria; aluguer de máquinas de construção e para trabalhos manuais; instalação e reparação de aquecimento e ar condicionado; equipamento de cozinhas; trabalhos de marcenaria; trabalhos de chumbagem; limpeza de edifícios; polimento; restauro de mobiliário; obras de pintura e trabalhos em gesso; informações em construção; instalações e reparações" e (classe 39) "Serviços de distribuição, transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens". 6. A requerente é titular da marca comunitária n. ° yyyyyy
, cujo registo foi pedido em 27-04-2011 e concedido em 21-09-2011, destinada a assinalar os seguintes produtos e serviços das Classes 35, 37 e 39 da Classificação Internacional de Nice: (classe 35) "Publicidade; Gestão dos negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Serviços de representação comercial, De importação-exportação, Venda a retalho, por grosso e através de comércio electrónico de produtos de decoração, quinquilharia, bricolage, produtos para o jardim, Móveis, Electricidade, Corantes, Iluminação, Corantes, Madeiras, sanitários", (classe 36) "Seguros, negócios financeiros; Negócios monetários; Negócios imobiliários; Serviços de cartões de crédito e serviços de cartões de débito" e (classe 37) "Construção; Reparações; Serviços de instalação; Serviços de isolamento (construção); Alvenaria; Aluguer de máquinas de construção e máquinas para bricolagem; Instalação e reparação de aquecimento e ar condicionado; Instalação de equipamentos, móveis de cozinha e electrodomésticos; Trabalhos de marcenaria; Trabalhos de chumbagem; Limpeza de edifícios; Polimento; Restauro de mobiliário; Obras de pintura e trabalhos em gesso; Informações sobre construção; Instalações e reparações".
7. No início do mês de Setembro de 2012, a requerente teve conhecimento, através de uma notícia publicada em 07-09-2012, no Diário de Coimbra, disponível na Internet e em papel, que a requerida abriu um estabelecimento ostentando o nome "B...", em E…, Coimbra.
8. No dia 09-09-2012, saiu outro artigo no Diário de Coimbra, com o título "Coimbra acolhe primeira B... em Portugal".
9. No artigo referido em 8 diz-se: "A B... acaba de se instalar em Portugal e escolheu Coimbra para erguer a sua primeira loja" e "A B... é uma cadeia de lojas de origem espanhola que tem 25 estabelecimentos no país vizinho. A escolha de Coimbra para a realização da primeira B... portuguesa teve que ver com o facto de esta ser uma região onde faltavam respostas nesta área".
10. Contudo, o estabelecimento não tem qualquer ligação à requerente e não foi
concedida, nem sequer solicitada, qualquer autorização para o efeito.
11. O estabelecimento da requerida encontra-se aberto ao público desde o dia 08-09-2012, sendo identificado pelo sinal 
.
12. Nesta loja são comercializados produtos de bricolage, construção, jardinagem, alimentação e cuidado de animais e lavoura.
13. A requerida colocou três painéis publicitários ao longo da Estrada de E…, em Coimbra, nos quais consta o nome "B... PORTUGAL", com o sinal referido em 11.
relativo às seguintes actividades: comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimentos especializados, comércio de todo o tipo de produtos: agrícolas, bricolage, jardim, pet-care, máquinas, ferramentas, rações, milhos, alimentação animal, agroquímicos.
15. No dia 08-10-2012, a requerente apresentou reclamação contra o pedido de registo deste logótipo.
16. A requerida formulou pedido de certificado de admissibilidade de firma, tendo em vista à modificação da sua denominação social "L..., S. A. ", para "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ".
17. Em 27-11-2012, foi efectuado o registo da alteração da denominação social da requerida para "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ", com o objecto social "a) promoção e exploração de qualquer forma legalmente possível de todo o tipo de estabelecimentos destinados, principalmente à venda em qualquer modalidade de materiais máquinas produtos e utensílios para utilização em construção, agricultura, pet-care, jardins, logística, armazenagem, distribuição, instalação e decoração e bricolage, tanto de casas edifícios e escritório, como de jardins ou zonas de recreio públicas ou privadas, assim como o aluguer, manutenção, montagem e reparação de máquinas e instalações; b) promoção e exploração de hipermercados, supermercados e outros serviços de qualquer tipo de estabelecimentos onde se comercializem todo o tipo de artigos de uso, vestuário e consumo, sem qualquer limite por grosso ou a retalho, importação e exportação dos mesmos, prestação de serviços de qualquer natureza, tanto no que respeita aos artigos como à decoração e instalação".
18. A requerida obteve, em 13-12-2012, junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) o registo do desenho comunitário n. ° 0000000-0001, com a seguinte
representação gráfica:
19. A requerente formulou, junto do IHMI, pedido de declaração de nulidade do desenho comunitário referido em 18.
***
Do mérito do recurso
i) A propriedade industrial reconduz-se essencialmente a duas ordens de ideias:
a) a atribuição da faculdade de explorar economicamente, de forma exclusiva ou não, certas realidades imaterias;
b) a imposição do dever de os vários agentes económicos que operam no mercado procederem honestamente (Carlos Olavo, ‘’Protecção Jurídica do Titular da Marca’’, Revista do CEJ, n.º 4:206).
ii) Como refere este autor, a primeira das duas indicadas ordens de ideias abrange os chamados direitos privativos da propriedade industrial; a segunda, a repressão da concorrência desleal
iii) ‘’Os direitos privativos da propriedade industrial que têm por objecto um sinal de identificação constituem os chamados sinais distintivos do comércio, que se caracterizam pelo elemento que visam identificar.
Sinais distintivos do comércio são, pois, os sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquistar ou potenciar a sua clientela’’ (op.cit:207).
iv) Em face do direito português, os principais sinais distintivos são a marca, o nome e a insígnia de estabelecimento , o logótipo e a firma.
v) O estabelecimento do mercado único e a liberdade de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais no seio da União Europeia obrigaram todos os agentes económicos a reorientar a sua política de marcas. Era necessário resolver o conflito existente entre o ‘’mercado único’’ e os diferentes direitos nacionais de marcas dos Estados membros;
vi) Assim, a Comunidade Europeia adotou uma estratégia dupla: por um lado, a harmonização das leis nacionais; por outro lado, a criação de um sistema de marcas pan-europeu;
vii) A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas é de 21 de Dezembro de 1988;
viii) Esta Directiva procurou resolver o problema da diversidade dos sistemas nacionais mediante a criação de um ‘’critério básico’’ para o registo e validade das marcas na Europa;
ix) Todavia, ainda que a maioria dos países tenha modificado a sua legislação de acordo com esta directiva, continuou a verificar-se a existência de vários sistemas nacionais;
x) A constatação de tal facto deu lugar à adopção, em finais de 1993, do Regulamento (CE) 40/94 do Conselho de 20 de Dezembro de 1993 sobre a Marca Comunitária, denominado normalmente Regulamento da Marca Comunitária (RMC);
xi) Segundo a Comissão Europeia, a única solução para resolver os conflitos entre os distintos direitos de marca era a criação de ‘’uma única marca para toda a Comunidade Europeia’’;
xii ) Como é sabido, enquanto a Directiva obriga o estado-membro destinatário a assegurar um determinado resultado, sem prejuízo das autoridades nacionais poderem eleger a forma e os meios de o alcançar, o Regulamento tem um alcance geral, sendo obrigatório em todos os seus elementos;
xiii) O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 foi várias vezes alterado de forma substancial. Por uma questão de lógica e de clareza, entendeu-se proceder à codificação do referido regulamento. Tal coube ao Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro.
xiv) De acordo com o artigo 4.º do RMC ‘’podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
xv) Os requisitos do conceito comunitário de marca são os seguintes:
1. Um sinal: num sentido gramatical trata-se de uma coisa que invoca ou representa a ideia de uma outra. A marca não pode, todavia, consistir numa ideia, sendo necessário que se materialize num determinado corpus.
2. ‘’Susceptível de representação gráfica’’.
3. Tanto na fase inicial do pedido de registo da marca como ao longo da vida da marca já registada, o requisito anteriormente analisado desempenha funções muito importantes, a saber:
- Aptidão diferenciadora; tem de servir para distinguir a marca de outras eventualmente concorrentes num mercado competitivo;
- Função mercantil: é um sinal que vai actuar no mercado;
- Identifica os produtos ou serviços de uma empresa. A marca não é um sinal abstracto, antes concreto que se incorpora num produto ou serviço.
4. A título meramente exemplificativo referem-se os sinais que podem constituir marcas ‘’ nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento’’
xvi) Os princípios básicos que inspiram o regime jurídico do sistema comunitário são as seguintes:
1.º O princípio da unidade da marca comunitária Este princípio está acolhido no artigo 1.º, n.º 2, do RMC: ‘’A marca comunitária tem carácter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objecto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido para toda a Comunidade.
Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento’’.
Decorre deste preceito que a marca comunitária só pode ser solicitada e concedida para todo o território da União Europeia.
2.º O princípio da autonomia da marca comunitária Este princípio significa que a marca comunitária se rege preferentemente pelas normas comunitárias e subsidiariamente pelas normas nacionais dos Estados membros.
3.º O princípio da coexistência da marca comunitária com as marcas nacionais. O sistema comunitário de marcas é chamado a coexistir permanentemente com os sistemas nacionais de marcas.
4.º O princípio da permeabilidade da marca comunitária e a marca nacional paralela. São manifestações deste princípio a possibilidade de invocação da anterioridade de uma marca nacional no momento do pedido de registo de uma marca comunitária e a possibilidade de transformar o pedido de registo de uma marca comunitária num pedido de registo de marca nacional.
xvii) Da enunciação exemplificativa contida no artigo 4.º do RMC depreendem-se os seguintes critérios de classificação das marcas comunitárias.
1.º Pela sua natureza as marcas comunitárias podem ser marcas nominativas, marcas gráficas, marcas pluridimensionais e marcas mistas.
São marcas nominativas as que não comportam qualquer componente gráfico. Podem ser constituídas por palavras ou combinações de palavras, incluindo nomes de pessoas, letras e algarismos ou qualquer combinação desses sinais.
As marcas gráficas caracterizam-se por não conterem qualquer elemento nominativo, compondo-se exclusivamente de elementos gráficos.
Podem ser constituídas por imagens, figuras, símbolos ou desenhos.
As marcas pluridimensionais incluem a forma do produto e o seu acondicionamento.
Finalmente as marcas mistas compõem-se da combinação de elementos nominativos e gráficos.
2.º Pelo seu objecto Existe uma Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registo das Marcas estabelecido em virtude de um acordo concluído na Conferência Diplomática realizada em Nice, em 15 de Junho de 1957, revisto em Estocolmo em 1967 e em Genebra em 1977, modificado em 1979.
Esta classificação, que se vai actualizando periodicamente, divide por classes todos os produtos e serviços que podem ser distinguidos para qualquer marca.
Temos assim que a marca de produtos se utiliza para distinguir determinados produtos enquadrados actualmente nas classes 1 a 34, sendo que a marca de serviços se refere aos sinais que se aplicam para distinguir os serviços prestados por uma empresa no exercício da sua actividade e que podem ou não coincidir com o seu nome comercial. Estes serviços encontram-se acolhidos nas classes 35 a 45 da Classificação.
3.º Pelo seu nível de conhecimento importa distinguir as marcas ordinárias – as que tenham sido objecto de um uso relevante e suficiente – das marcas notórias ou de grande prestígio.
xviii) Quanto aos efeitos da marca comunitária a doutrina tem vindo a sustentar que o direito exclusivo sobre a marca tem duas dimensões, a saber: uma, positiva, de utilização do sinal para os produtos e serviços para os quais tenha sido registada; outra, negativa, consistente na faculdade de impedir intromissões ilegítimas sobre o seu direito de marca, tradicionalmente configurada como jus prohibendi.
xix) De entre as medidas que visam garantir o respeito pelos direitos de propriedade industrial merecem destaque os procedimentos cautelares previstos no artigo 338.º, I, do Código da Propriedade Industrial (CPI) – cfr. também artigo 103.º do RCM.
xx) Ai se preceitua que ‘’1. Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:
a) Inibir qualquer violação iminente; ou
b) Proibir a continuação da violação.
2.(…).
3. (…).
4. Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.
5.(…).).
6.(…)
7. Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza dos direitos de propriedade industrial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.
xxi) Como é reconhecido por todos não estamos aqui perante um verdadeiro e próprio procedimento cautelar, porquanto quanto ao segundo requisito, se dispensa a existência de um periculum in mora, elemento estrutural de qualquer tutela sumária cautelar.
xxii) Como se refere na sentença recorrida ‘’ Resulta da factualidade apurada que a requerente, sociedade espanhola que se dedica à distribuição e venda de produtos de bricolage, decoração e jardim, é titular das marcas comunitárias n. os xxxxxx "B...", cujo registo foi pedido em 25-05-2001 e concedido em 14-08-2002, destinada a assinalar produtos e serviços das Classes 35, 37 e 39 da Classificação Internacional de Nice, e yyyyyy com registo pedido em 27-04-2011 e concedido em 21-09-2011, destinada a assinalar produtos e serviços também das Classes 35, 37 e 39 da Classificação Internacional de Nice’’.
xxiii) Assiste-lhe, pois, como titular de um direito exclusivo, a faculdade de proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial, um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada ou um sinal que pela sua semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos e serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca (artigo 9.º, n.º 1, alíneas a) e b) do RMC).
xxiv) Também o artigo 258.º do CPI preceitua que ‘’o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar , no exercício de actividades económicas, qualquer sinal ou semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que em consequência da semelhança entre os sinais e afinidades e da afinidade dos produtos e serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor’’
xxv) Parece-nos não haver dúvidas, perante os factos indiciariamente provados, de que existe a probabilidade séria da existência do direito de marca comunitária, por banda da requerente/recorrida.
xxvi) Vejamos agora se existe violação efectiva do direito ou da sua violação iminente , susceptível da causar lesão grave e dificilmente reparável.
xxvii) Ficou indiciariamente provado que a recorrida é titular de duas marcas comunitárias , uma nominativa, cujo registo foi concedido em 14.08.2002, e outra mista, cujo registo foi concedido em 21.09.2011. Ambas as marcas destinam-se a assinalar serviços das classes 35, 37 e 39 da Classificação de Nice.
xxviii) Ora, no mês de Setembro de 2012, a requerente teve conhecimento através de duas notícias do Diário de Coimbra, de que a recorrente tinha aberto um estabelecimento ostentando B... em E…, Coimbra, e que a ‘’a B... é uma cadeia de lojas de origem espanhola que tem 25 estabelecimentos no país vizinho. A escolha de Coimbra para a realização da primeira B... portuguesa teve que ver com o facto de esta ser uma região onde faltavam respostas nesta área’’
xxix) Contudo, o estabelecimento não tem qualquer ligação à requerente e não foi concedida, nem sequer solicitada, qualquer autorização para o efeito.
xxx) O estabelecimento da requerida encontra-se aberto ao público desde o dia 08-09-2012, sendo identificado pelo sinal 
.
xxxi) Nesta loja são comercializados produtos de bricolage, construção, jardinagem, alimentação e cuidado de animais e lavoura.
xxxii) A requerida colocou três painéis publicitários ao longo da Estrada de E…, em Coimbra, nos quais consta o nome "B... PORTUGAL", com o sinal referido em 11.
relativo às seguintes actividades: comércio a retalho de produtos farmacêuticos em estabelecimentos especializados, comércio de todo o tipo de produtos: agrícolas, bricolage, jardim, pet-care, máquinas, ferramentas, rações, milhos, alimentação animal, agroquímicos.
xxxiv) No dia 08-10-2012, a requerente apresentou reclamação contra o pedido de registo deste logótipo.
xxxv) A requerida formulou pedido de certificado de admissibilidade de firma, tendo em vista à modificação da sua denominação social "L..., S. A. ", para "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ".
xxxvi) Em 27-11-2012, foi efectuado o registo da alteração da denominação social da requerida para "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ", com o objecto social "a) promoção e exploração de qualquer forma legalmente possível de todo o tipo de estabelecimentos destinados, principalmente à venda em qualquer modalidade de materiais máquinas produtos e utensílios para utilização em construção, agricultura, pet-care, jardins, logística, armazenagem, distribuição, instalação e decoração e bricolage, tanto de casas edifícios e escritório, como de jardins ou zonas de recreio públicas ou privadas, assim como o aluguer, manutenção, montagem e reparação de máquinas e instalações; b) promoção e exploração de hipermercados, supermercados e outros serviços de qualquer tipo de estabelecimentos onde se comercializem todo o tipo de artigos de uso, vestuário e consumo, sem qualquer limite por grosso ou a retalho, importação e exportação dos mesmos, prestação de serviços de qualquer natureza, tanto no que respeita aos artigos como à decoração e instalação".
xxxviii) A requerida obteve, em 13-12-2012, junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) o registo do desenho comunitário n. ° 0000000-0001, com a seguinte
representação gráfica: .
xxxix) A requerente formulou, junto do IHMI, pedido de declaração de nulidade do desenho comunitário referido em 18.
xl) Pois bem, o mesmo sinal pode ser adoptado como marca, nome do estabelecimento e ou firma , ou ser utilizado como um elemento de composição desses sinais, se for nominativo, desde que não constitua imitação de outras marcas com proteção prevalente.
xli) Vejamos então, um por um , os títulos reivindicados pela recorrente e, se os mesmos têm a virtualidade de obstar a que se decrete contra ela as providências requeridas, sendo embora certo que compete à recorrida o ónus da prova dos elementos constitutivos do seu direito.
xlii) Comecemos pelo logótipo. Como refere Pedro Sousa e Silva ‘’a figura do logótipo, palavra exdrúxula sem tradição no nosso Direito Industrial, surgiu pela primeira vez no CPI de 1995, como um sinal distintivo complementar do nome e insígnia do estabelecimento, destinado a referenciar qualquer entidade que preste serviços ou ofereça produtos’’ (Direito Industrial, Coimbra, 2011:243).
xliv) O DL n.º 143/2008, de 25 de Julho, operou a fusão de três modalidades de direitos da propriedade industrial (nomes, insígnias de estabelecimento e logótipos) numa só (logótipo), ‘’amontoando’’ os 18 artigos referentes aos logótipos numa sequência do artigo 304.º-A ao 304.º-S, que ainda hoje se mantém.
xlv) De acordo com o n.º 1 do artigo 304.º-A ‘’o logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos’’.
Por sua vez, o n.º 2 acrescenta que ‘’o logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência’’.
xlvi) Seguindo o autor citado diremos que ‘’quando o logótipo é usado num estabelecimento, está apenas a individualizar a entidade titular dessa universalidade e não o dito estabelecimento, em si mesmo considerado. O logótipo só identifica entidades. Para o fazer, pode ser aposto em qualquer suporte: fachadas de estabelecimentos, papel de carta, viaturas, embalagens, guarda-sóis ou porta-chaves, entre outros. Mas esta aposição do logótipo - seja onde for que ocorra – destina-se sempre a identificar um sujeito : a entidade titular do registo. Assim, o logótipo pode definir-se como um sinal , susceptível de representação gráfica, adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos’’ (op. cit:247).
xlvii) Como é sabido , a tutela dos logótipos pressupõe o seu registo, como decorre do artigo 304.º-N do CPI. não se protegendo autonomamente o mero uso desse sinal (op.cit: 248).
Tem, pois, inteira razão o primeiro grau, quando afirma: ‘’ cumpre (…) salientar que o logótipo pedido pela requerida, sob o n. ° 00000, não se encontra ainda registado e que, no sistema português, os direitos privativos da propriedade industrial estão sujeitos ao registo constitutivo (cf. artigos 4. °, n. os 2, 7. °, n. ° 1, e 304. °-N, todos do CPI).
Ora, mesmo considerando a expectativa juridicamente relevante que decorre da protecção provisória consagrada no artigo 5. °, n. ° 1 do CPI, a qual poderia revestir algum relevo como defesa em sede cautelar, sempre se dirá, contudo, que, no caso vertente, o pedido de registo em apreço é posterior ao registo das marcas da requerente e que constitui fundamento de recusa do mesmo, "a reprodução, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins aos abrangidos no âmbito da actividade exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou se criar o risco de associação com a marca registada" (artigo 304. °-I, n. ° 1, alínea b), do CPI).
Aliás, conforme ficou apurado, a requerente apresentou, em 08-10-2012, reclamação contra o referido pedido de registo de logótipo, não havendo notícia nos autos que o respectivo processo esteja concluído’’.
xlviii) Apesar de o logótipo da recorrente não merecer protecção legal adequada, tal não dispensa, como dissemos , que se opere o enquadramento do sinal com sinais ou direitos preexistentes, como são as da recorrida.
xlix) Ora, como também sustentou doutamente o primeiro grau, ‘’no que respeita à identidade ou semelhança dos produtos e serviços, se é certo que, quanto à marca n. ° xxxxxx "B...", ainda se pode admitir que não se verifica semelhança ou afinidade bastante entre os produtos e serviços que a mesma visa assinalar e a actividade desenvolvida pela requerida, contemplada no logótipo n. ° 000000 e identificada com o sinal indicado no facto 11, já o mesmo se não poderá dizer em relação à marca n. ° yyyyyy "B... CITY", destinada, na classe 35, à "venda a retalho, por grosso e através de comércio electrónico de produtos de decoração, quinquilharia, bricolage e produtos para o jardim".
Assim, a actividade desenvolvida pela requerida no estabelecimento "B... PORTUGAL", distinguida pelo sinal constante do logótipo n. ° 00000 e relativa à comercialização de produtos de bricolage, construção, jardinagem, alimentação e cuidado de animais e lavoura, é, sem margem para dúvida, semelhante aos referidos produtos e serviços que a marca n. ° yyyyyy visa distinguir.
No que respeita à identidade ou semelhança entre o sinal da requerida e a marca n. ° yyyyyy da requerente, importa, em moldes análogos aos realizados no exercício comparativo de marcas, efectuar uma comparação dos sinais «por intuição sintética e não por dissecação analítica», apreciando-se a imitação «pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal, 2. a ed., Almedina, 2005, p. 102).
Segundo o TJUE, «esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas» (Acórdão proferido em 11-11-1997, no processo C-251/95 - SABEL BV / Puma AG, Rudolf Dassler Sport).
Tratando-se de sinais mistos, em que coexistem elementos nominativos e figurativos, deverá avaliar-se qual destes elementos detém prevalência no conjunto.
Nas palavras de Ferrer Correia, «as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga» (A. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, Coimbra, 1973, vol. I, pp. 331-332).
Neste contexto, o elemento nominativo é, por regra, o predominante (Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 3. a ed., Almedina, 2012, p. 102).
No caso em apreço, a análise versa sobre:
- o sinal que compõe a marca da requerente, em que se verifica identidade ou semelhança entre alguns dos produtos e serviços que a mesma visa assinalar e a actividade de comercialização de produtos desenvolvida pela requerida, no seu estabelecimento:
e
o sinal objecto do logótipo n. ° 000000, cujo registo foi pedido pela requerida e que esta vem utilizando para identificar e publicitar o seu estabelecimento:
Ora, nesta sede cautelar, assente num juízo sumário, nos termos atrás aludidos, feito o confronto entre os sinais em apreço, nos quais prevalece claramente o elemento nominativo "B...", sendo "CITY" e "PORTUGAL" elementos genéricos, descritivos e não essenciais, conclui-se que existem semelhanças, assentes na identidade gráfica e fonética do vocábulo "B...", que tornam o sinal da requerida confundível ou associável ao sinal da requerente.
O que é de molde a potenciar o risco de confusão, ou seja «o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente associadas» (acórdão do TJUE de 29-09-1998, proferido no processo C-39/97 - Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer).
Neste contexto, é irrelevante que a requerente tenha a sua actividade centrada em Espanha e que o estabelecimento explorado pela requerida se situe em Portugal, mais concretamente em Coimbra.
Na verdade, vigorando, no sistema da marca comunitária, o princípio da unidade, consagrando no artigo 1. °, n. ° 1 do Regulamento (CE) n. ° 207/2009, de 27 de Fevereiro, o seu registo produz efeitos em toda a Comunidade.
Aliás, no caso vertente, dada a natureza do negócio da requerente, a possibilidade de franquia que a mesma oferece e a proximidade geográfica entre os países em causa, sendo também de considerar o serviço de venda através de comércio electrónico, contemplado no registo da marca em apreço, razões há, a acrescer àquele carácter unitário, que fundamentam o referido risco de associação e o inerente prejuízo para a demandante.
l) Vejamos agora os problemas que suscita a firma da requerida, "B... CENTRAL PORTUGUESA, S. A. ", registada pela mesma em 13-12-2012.
li) Na opinião de Pedro Sousa e Silva ‘’a firma pode definir-se como o nome que determinada pessoa usa no exercício do seu comércio, que pode não ser exactamente igual àquele que consta do registo civil e que é usado para o comerciante se identificar nas restantes vertentes da sua vida. A firma consiste, assim, no nome comercial do comerciante’’ (op. ct: 358).
lii) Dispõe o artigo 3.º do RRNPC (regime do Registo Nacional das Pessoas Colectivas – DL n.º 129/98, de 13 de Maio e Lei n.º 29, de 29 de Junho) que ‘’a atribuição das firmas e denominações está sujeita à observância dos princípios da verdade e da novidade nos termos e condições previstos no título III e o respectivo registo confere o direito ao seu uso exclusivo’’.
liii) Só com a inscrição definitiva no registo é que nascerá o direito ao uso exclusivo á firma ou denominação (artigos 35.º, n.º 1 e 56 do RRNPC).
liv) Ao contrário do que sucede com as marcas e os logótipos, e uma vez que se trata de um nome não pode ser adoptado como firma um sinal figurativo (op. cit:261).
lv) À semelhança do que acontece com outros sinais distintivos do comércio também a firma está sujeita ao princípio da novidade.
lvi) De acordo com o artigo 33.º do RRNPC: ‘’1. As firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão e erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizadas por outras já registadas , ou com designações de instituições mutuamente reconhecidas.
2. Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, e a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas.
3.(…).
4.(…).
5. Nos juízos a que se refere o n.º 2 deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.
6.(…).
7.(…).
lvii) Chamando, mais uma vez, a presença da opinião de Pedro e Silva, que secundamos, podemos acrescentar que na comparação da firma com outros sinais distintivos prioritários deverão usar-se os critérios já referidos em relação às marcas ‘’tendo sempre presente a natureza nominativa daquele sinal, o que torna irrelevante quaisquer considerações acerca da apresentação visual das firmas. Deve ainda ter-se presente que, no âmbito das firmas, o padrão de apreciação não deve ser aferido pelos olhos do consumidor médio, mas antes do agente económico médio, pois o universo dos destinatários da mensagem identificativa que este sinal encerra não se resume aos clientes, abrangendo ainda os demais intervenientes no tráfico comercial, incluindo fornecedores, instituições de créditos e até concorrentes’’(op. cit:264).
lviii) Pronunciando-se sobre este tema o primeiro grau sustentou: ‘’Segundo este preceito [artigo 33.º n.º 5 do RRNPC], no juízo sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro, por parte de uma firma ou denominação social, deve ser considerada a existência de marcas ou logótipos que sejam de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.
Por outro lado, o artigo 4. °, n.° 4 do CPI estabelece que o registo de marca constitui fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores ao pedido de registo.
Ora, na sequência da análise efectuada supra, considerando os produtos e serviços assinalados pela marca comunitária n. ° yyyyyy (cf. facto 6), o objecto social da requerida (cf. facto 17) e o elemento que prevalece na sua firma – B... – conclui-se que existe uma semelhança entre ela e a marca anterior da requerente , da qual resulta resulta que a nova denominação social da requerida é susceptível de induzir em erro sobre a titularidade da referida marca da demandante.
E certo que não há notícia de que a requerente tenha feito prova do seu direito junto do RNPC, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 33. °, n. ° 6, do citado diploma.
Contudo, tal não obsta a que, nesta sede judicial e cautelar, como preliminar da pertinente acção principal, a requerente se faça valer do direito de exclusivo que emerge da titularidade da referida marca comunitária’’.
lix) Vejamos por fim a relevância dos factos dados como provados nos n.ºs 18 e 19.
lx) Um desenho ou modelo (DM) ‘’consiste no aspecto estético de um objecto utilitário, destinado a reprodução industrial. Pode tratar-se de objectos de três dimensões (uma cadeira, um candeeiro, um frasco de perfume ou uma jante de automóvel) ou a duas dimensões (padrões de tecidos, desenhos cerâmicos ou quaisquer pinturas, gravuras ou relevos, que sirvam para decorar um produto destinado a comercialização). A tutela legal dos DM incide, pois, sobre a aparência dos produtos, resultante das suas características visíveis, nomeadamente das linhas, contornos, cores, forma, textura, ou materiais do próprio produto ou da sua ornamentação (artigo 173.º do CPI e artigo 3.º, al. a) do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001). O exclusivo não tem por objecto o produto, em si mesmo considerado, mas o seu aspecto exterior, relevável à vista’’ (op. cit:98).
lxi) A tutela legal reservada aos DM só existe se estes preencherem o requisito da novidade (artigos 177.º CPI e 5.º do Regulamento n.º 6/2002) sendo certo que "um modelo só é protegido desde que tenha algo de original. E é apenas esse conteúdo original que beneficia do exclusivo conferido por lei, permitindo reagir contra terceiros que usurpem essa "parcela de criatividade". Por outras palavras: a originalidade é determinante não só no momento da concessão do exclusivo, mas também no momento da tutela do mesmo, servindo assim para delimitar o alcance do jus excludendi alios que a lei reconhece ao titular do DM" (op.cit:111).
lxii) Neste ponto podemos uma vez mais reportar o que a propósito disse o primeiro grau: o registo do desenho comunitário n.º 00000000 – 0001 é posterior aos registo das marcas da requerente; foi concedido em 13.12.2012 , ou seja, já na pendência do presente processo e após a citação da requerida, no âmbito de um sistema caracterizado por um procedimento muito rápido, em que não há lugar a qualquer exame prévio de fundo quanto aos requisitos de novidade e carácter singular; por outro lado, ficou apurado que a requerente já reagiu contra o referido registo de desenho comunitário, apresentando junto do IHMI o respectivo pedido de declaração de nulidade; ora, para além de o desenho em apreço, na sua aparência global e características essenciais, não ser novo nem possuir carácter singular, dada a existência prévia do sinal da requerente, importa ainda referir que o registo de um desenho não se destina a conferir tutela a um elemento nominativo que dele faça parte, enquanto sinal distintivo (como seja a expressão "B..."); temos, assim, que nos desenhos se protege a aparência dos produtos, tendo em vista, nomeadamente, as suas linhas, contornos, cores, forma e textura, enquanto nas marcas se tutela a função identificativa de produtos ou serviços, designadamente através da utilização de elementos nominativos no respectivo sinal; aliás, a utilização de distintivo num desenho comunitário subsequente, quando o direito comunitário ou a legislação do Estado-Membro que regulamenta esse distintivo conferir ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir esse uso, constitui causa de nulidade do desenho (artigo 25. °, n. ° 1, alínea e), do Regulamento (CE) n. ° 6/2002); em suma, no caso vertente, a protecção que a requerida invoca ao abrigo do registo posterior do desenho comunitário em apreço não legitima o uso do vocábulo "B..." como sinal identificativo de actividade comercial e distintivo de produtos e serviços, sendo certo que a requerente já formulou, na sede própria, pedido de declaração de nulidade do mencionado desenho.
lxiii) Não nos merece - pelo contrário - qualquer censura este juízo.
lxiv) Como vimos anteriormente a propriedade industrial reconduz-se a duas ideias, sendo que uma delas é a imposição de determinados deveres aos agentes económicos de procederem de forma honesta e de boa fé.
lxv) A concorrência desleal constitui uma peça da maior importância no sistema do tráfico jurídico económico e, em concreto, do Direito mercantil.
lxvi) Trata-se de um sistema que tende a manter uma adequada ordem concorrencial, baseada numa economia de mercado.
lxvii) A nossa constituição económica faz gravitar o sistema económico, entre outros, sobre o princípio da liberdade da iniciativa económica privada (artigo 61.º , n.º 1, da CRP).
lxviii) Esta iniciativa económica tem, no entanto, de adaptar-se aos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral.
lxix) Numa ordem económica baseada no mercado, o legislador sentiu a necessidade de adoptar mecanismos para impedir que todas as formas de iniciativa e de actividade económicas possam estar inquinadas por práticas desleais, susceptíveis de perturbar o funcionamento concorrencial do mercado.
lxx) O artigo 317.º do CPI, justamente sob a epígrafe (Concorrência Desleal), depois de no 1.º preceituar que ‘’constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica’’, elenca, a título exemplificativo, um conjunto de actos em que essa concorrência se traduz, a saber: actos de confusão (alínea a); actos de denegrir (alínea b); actos de aproveitamento de reputação alheia (alínea c); actos de engano (alíneas d) e e)); e actos de omissão (alínea f).
Acrescenta no n.º 2 que são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 338.º-I.
lxxi) Numa perspectiva holística podemos dizer que a concorrência desleal pressupõe a verificação cumulativa dos seguintes requisitos:
- que o acto se realize no mercado;
- que o acto tenha fins concorrenciais;
- que o acto seja contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica.
lxxii) Ora, perante a factualidade que resultou provada, não temos a mínima dúvida em considerar que a actuação da recorrente colide com uma postura correta que era suposto adoptar no tráfico mercantil.
lxxiii) Em verdade, ‘’importa considerar que a requerente, não obstante desenvolva a sua actividade fundamentalmente em Espanha, tem a sua marca n. ° yyyyyyyyyyy registada também para a venda através de comércio electrónico e oferece a possibilidade de franquia aos potenciais interessados, podendo, por isso, concretizar-se a sua utilização no nosso país. Ora, a confusão gerada pela semelhança entre sinais, acima detectada, é susceptível de afectar negativamente uma tal hipótese de negócio. Basta pensar que a existência do estabelecimento da requerida, com a designação "B... PORTUGAL", na região Centro do país, mais concretamente em Coimbra, onde "faltavam respostas" neste segmento de mercado, é susceptível de demover qualquer potencial interessado na instalação, nessa região, em regime de franquia, de uma loja B..., assim dando azo a um desvio de clientela, pelo menos potencial, da requerente. Por outro lado, no que respeita à notícia no "Diário de Coimbra", em que se diz "A B... acaba de se instalar em Portugal e escolheu Coimbra para erguer a sua primeira loja" e que a "A B... é uma cadeia de lojas de origem espanhola que tem 25 estabelecimentos no país vizinho. A escolha de Coimbra para a realização da primeira B... portuguesa teve que ver com o facto de esta ser uma região onde faltavam respostas nesta área", é certo que da factualidade apurada não resultou claro que este segmento da peça jornalística tenha sido fruto de afirmações oficiais produzidas pela requerida. Porém, não é menos verdade que esta nada fez no sentido de promover um desmentido de tal conteúdo noticioso, veiculado em 09-09-2012, o que se impunha, à luz das normas e usos honestos do ramo de actividade económica em causa, acabando, assim, por se aproveitar de referências que lhe permitem beneficiar do crédito e reputação associados à marca da requerente. E não só não fez qualquer diligência destinada a repor a verdade como apresentou, em 10-09-2012, o pedido de registo do logótipo [assinalado, mudou a sua firma nos termos referidos e efectuou o registo do desenho comunitário também acima mencionado].
lxxiv) A conclusão a que chegou o primeiro grau, após uma proficiente análise do caso sujeito, no sentido da verificação dos pressupostos de que depende o decretamento das providências cautelares requeridas não merece, por conseguinte o menor reparo.
lxxv) A recorrente, em caso de não ser declarado legítimo o uso da firma ‘’B...’’ pela requerida na identificação do respectivo estabelecimento e bem assim de não ser declarada a falta de preenchimento de todos os pressupostos da requerida providência, pugna pela revogação dos capítulos/segmentos da decisão recorrida na parte em que determinou que a requerida, NO PRAZO DE 10 DIAS, a contar da notificação da decisão, retire toda e qualquer referência ao sinal "B..." do seu estabelecimento (quer no exterior, quer no interior), identificado nos factos 7 e 11, do material publicitário, da correspondência ou de qualquer outro suporte onde aquele esteja reproduzido; que retire imediatamente os painéis publicitários ou cartazes que se encontram colocados na Estrada de E…., Coimbra, contendo o sinal "B..."; e ainda quando condenou a requerida no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de 750, 00 Euros, por cada dia em que desrespeite as imposições decretadas em a), b) e c).
lxxvi) Relativamente ao prazo de 10 dias, apesar de já haver uma decisão, objecto é certo de impugnação, com efeito devolutivo, o que permitiria um cálculo previsional adequado por banda da requerida e, consequentemente, a preparação de meios materiais e humanos para cumprir o ordenado, parece-nos razoável que o mesmo seja alterado para 30 dias. Não vemos que daí advenha prejuízo significativo para a requerente/ recorrida.
lxxvii) No que respeita à sanção pecuniária compulsória, também peticionada nestes autos, a mesma encontra-se expressamente consagrada no artigo 338. °-I, n. ° 4 do CPI, o qual dispõe que, oficiosamente ou a pedido do requerente, o tribunal pode decretar uma tal sanção com vista a assegurar a execução das providências previstas no n. ° 1.
lxxviii) Como é sabido, a sanção pecuniária compulsória foi introduzida no nosso ordenamento pelo DL n.º 262/83, de 16 de Junho.
lxxix) O novo artigo 829.º-A do CC passou a dispor, no n.º 1, que ‘’nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso’’.
lxxx) Tem particular interesse recordar a motivação do Decreto-Lei na parte em que se refere a este novo instituto: ‘’5. Autêntica inovação, entre nós, constituem as sanções pecuniárias compulsórias reguladas no artigo 829.º-A. Inspira-se a do n.º 1 desse preceito no modelo francês das astreintes sem menosprezar alguns contributos de outras ordens jurídicas; ficando-se pela coerção patrimonial, evitou-se contudo atribuir-lhe um carácter de coerção pessoal (prisão) que poderia ser discutível face às garantias constitucionais.
lxxxi) A sanção pecuniária compulsória visa, em suma, uma dupla funcionalidade de moralidade e de eficácia, pois com ela se reforça a soberania dos tribunais e o respeito pelas suas decisões e o prestígio da justiça, enquanto por outro lado se favorece a execução específica das obrigações de prestação de facto ou de abstenção infungíveis’’.
lxxxiii) Não temos dúvidas em afirmar que o nova figura reveste um carácter bifronte, misto de prevenção e de repressão, ou, noutra perspectiva, ‘’pode dizer-se que a expressão ‘’sanção pecuniária compulsória’’ , com que o legislador baptizou este meio de coerção patrimonial que só o juiz pode decretar, reflecte imediatamente o carácter triplo da medida: compulsão (coerção ou ameaça) pecuniária que, se não atinge os seus fins, sanciona a ilícita violação da condenação principal proferida pelo juiz. O carácter coercitivo ou compulsório é pois, da essência do instituto, cujo fim imediato é induzir o devedor a cumprir, enquanto o elemento sanção é condicional, apenas ocorrendo se a coerção for ineficaz, como consequência e efeito dessa mesma ineficácia’’ (João Calvão da Silva, Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória , Coimbra, 1987: 396).
lxxxii) A referida sanção será fixada segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo da indemnização a que houver lugar, destinando-se o respectivo montante, em partes iguais, ao credor e ao Estado (n. os 2e 3do artigo 829. °-A).
lxxxiii) Na fixação do valor da sanção pecuniária compulsória, levou-se em conta que a requerida possui o capital social de 200. 000, 00 Euros, conforme consta da certidão de registo comercial junta a fls. 140 a 143, e que a mesma consiste, não na indemnização que porventura seja devida à requerente, mas de um mecanismo destinado a compelir o cumprimento das obrigações emergentes das medidas cautelares impostas, importando, pois, determinar um quantum que garanta suficiente eficácia intimidatória.
lxxxiv) Afigura-se-nos ajustado fixar em 500,00 Euros o montante diário de tal sanção, não se mostrando necessário avançar para os 1.000,00 Euros peticionados pela requerente, nem para os 750.00 e fixados no primeiro grau
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Pelo exposto, acordamos em julgar parcialmente procedente o recurso e, consequentemente, em revogar a decisão recorrida na parte em que fixou o prazo de 10 dias para o cumprimento do disposto nas alíneas b) e c) do dispositivo da decisão impugnada, e em que fixou em € 750.00 o valor diário da sanção pecuniária compulsória, que se substitui por outra que fixa em 30 dias aquele prazo e em € 500,00 o valor diário da sanção pecuniária compulsória, no mais se confirmando a douta decisão recorrida.
Custas pela recorrente e recorrida na proporção do respectivo decaimento
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24.04.2014
(Luís Correia de Mendonça)
(Maria Amélia Ameixoeira))
(A. Ferreira de Almeida)
xxxiii) A requerida apresentou, no dia 10-09-2012, o pedido de registo do logótipo n. ° 27489 com o elemento verbal "B... PORTUGAL" e ostentando o seguinte sinal 
14. A requerida apresentou, no dia 10-09-2012, o pedido de registo do logótipo n. ° 27489 com o elemento verbal "B... PORTUGAL" e ostentando o seguinte sinal 
