Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1. CARTIER - International BV, sociedade de direito holandês, com sede em Herengracht 436, Amsterdão, Holanda, intentou a presente acção declarativa de condenação, sob a forma de processo ordinário, no Tribunal de Comércio de Lisboa, contra CARTIER - Pronto-a-Vestir, Limitada, que foi constituída por escritura pública em 1 de Junho de 1977, tendo sido matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, em 7 de Setembro de 1977.
sob o nº 51 066, pedindo:
a anulação da denominação social da Ré;
o cancelamento do registo da denominação no ficheiro central das pessoas colectivas do RNPC e no registo comercial; e
a condenação da Ré a abster-se de utilizar o sinal distintivo "Cartier" sob qualquer forma, na sua actividade comercial.
Diz a Autora, em síntese, que a denominação social da Ré, em que prevalece o elemento "Cartier" - é absolutamente idêntico às marcas registadas da Autora, todas caracterizadas pela locução "Cartier". Em face do exposto, o consumidor médio será levado a pensar que existe uma qualquer relação entre a Ré e as marcas da Autora.
Regularmente citada, veio a R. contestar, deduzindo a incompetência em razão da matéria do Tribunal.
O Supremo Tribunal de Justiça julgou o Tribunal de Comércio de Lisboa materialmente competente.
Invocou ainda a Ré as excepções de ilegitimidade, caducidade e prescrição, tendo tais excepções sido julgadas improcedentes em sede de audiência preliminar.
A R. não se conformou com esta decisão e recorreu da mesma para este Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões:
Apesar do enquadramento jurídico da apelante, ao fundamentar a excepção de caducidade, nos termos do disposto no nº 2 do art. 660º e 664º, ambos do C.P.C., "'o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e na apreciação das questões suscitadas não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras do direito,
A 1ª instância, ao entender que não existia em 1977 (data da constituição e registo definitivo da sociedade ora apelante) qualquer prazo de caducidade para o exercício da presente acção, e que, por isso, a presente acção poderia ser intentada a todo o tempo, considerou a perpetuidade do exercício de direitos, o que não traduz a normalidade no nosso ordenamento jurídico;
Ao considerar que 1º prazo aplicável à situação sub iudice foi o que resultou da aplicação dos nºs 3 e 4 do art. 5º do Código da Propriedade Industria de 1995, que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995, que estabeleceu que a acção poderia ser proposta até 10 anos após a entrada em vigor desse diploma) o tribunal a quo considerou tempestiva a acção;
A apelante, e com todo o respeito que a decisão merece, entende que esteve mal o Sr. Juiz ao decidir dessa forma porque se as acções de anulação com fundamento na existência de registos de marca anteriores só são admissíveis no prazo máximo de 10 anos a contar da constituição das sociedades (nºs 3 e 4 do art. 5º do CPI de 1995); como podemos aplicar esta lei a sociedades constituídas 18 anos antes (como é este o caso) e considerar que ainda temos mais 10 anos a partir da entrada em vigor da lei de 1995?
Se o legislador, em 1995, considerou como razoável o prazo de 10 anos a contar da data da constituição das sociedades, como podemos considerar que, pela aplicação dessa lei, passe a ser razoável o prazo de 28 anos para esta acção?
A apelante entende que essa consideração levar-nos-ia à própria negação do propósito da lei de 1995 e que a solução se encontra pela aplicação analógica do regime estabelecido no art. 123º do C.P.I. de 1940 e, mais tarde, o art. 215º do C.P.I. de 1995, onde está prevista a denominada "preclusão por tolerância";
Nestes preceitos refere-se que a conduta passiva do interessado que permite o uso de uma marca registada posterior durante um período de 5 anos consecutivos deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior, a não ser que o registo de marca posterior tenha sido efectuado de má fé;
Embora se trate nestes preceitos da tolerância de duas marcas, a sua aplicação à tolerância de marca/denominação social) deve ser aplicada por analogia, como se refere no douto Acórdão do STJ, de 09/12/2003, in www.dgsi.pt no 3º parágrafo da pág. 12: "...sancionando o legislador (art. 123º do CPI de 1940 e art. 215º do CPI de 1995) a conduta passiva do interessado, que permite, sem oposição visível, que determinada marca seja utilizada após o seu registo de boa fé durante mais de cinco anos, não faria sentido que a mesma cominação não fosse aplicável ao uso ou utilização de outro qualquer sinal distintivo do comércio, (in casu, a denominação social)”;
A ora apelada, como titular de um registo anterior ao registo da denominação social da apelante, teria o prazo de 5 anos a contar do conhecimento que teve, ou devia ter tido, da existência da apelante, para requerer a anulação sua denominação social, salvo se o registo da denominação social posterior tiver sido efectuado de má fé;
O art. 215º, nº 2, do C.P.I. refere que o prazo de 5 anos é um prazo de caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conheceu ou devia ter conhecido o facto;
À apelante cabe alegar os factos constitutivos do seu direito e, por isso, cabe à ora apelante alegar os factos a que se refere a excepção de caducidade alegada e todos estes factos estão alegados ou, em bom rigor, não está alegada a propositura da acção, mas este facto também não necessita de ser alegado por ser um facto notório (art. 514º, nº 2 do C.P .C.);
Está provado que apelante está regularmente constituída desde 1 de Junho de 1977 e registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa desde 7 de Setembro de 1977 e que a apelada intentou a presente acção em 25 de Outubro de 2000;
O prazo a partir do qual se deve contar o conhecimento da apelada é a data do seu registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (7.09.1977), porque o C.P.I. refere 5 anos a contar do conhecimento que a apelada teve ou devia ter tido conhecimento do facto, sendo certo que o seu registo se destinou a dar publicidade à sua situação jurídica, pelo que a apelada não podia desconhecer a existência da apelante;
A apelada conviveu pacificamente com a apelante durante 23 anos e, pela aplicação analógica do art. 123º, parágrafos 1º e 2º do Código de 1940, bem como a posterior aplicação analógica do art. 215º do C.P.1. de 1995 (cujo teor é, na sua essência, idêntico) permite-nos concluir que o direito da apelada estava já caducado à data em que propôs esta acção - entre a constituição da sociedade e a presente acção passaram 23 anos!!;
Ainda que se entenda como aplicável apenas o Código de 1995 e se, portanto, o prazo de 5 anos previsto no art. 215º só se inicie com a data de entrada em vigor do Código - 1 de Junho de 1995 - ainda assim a acção teria caducado por ter sido interposta em 25 de Outubro de 2000;
Só estando a ora apelante de má fé não procederia a excepção alegada, mas nada levaria a ora apelante a imaginar que não ia poder utilizar a denominação social que lhe fora autorizada pelos serviços competentes, com base na qual constituiu regularmente a sua sociedade por escritura pública e registou-se na Conservatória do Registo Comercial desde 1977;
Mas se à ora apelante cabia alegar e provar os factos constitutivos da caducidade que alegou, a alegação e prova da má-fé (como facto impeditivo do direito invocado) competia à ora apelada e nos autos não constam quaisquer factos alegados e, consequentemente, não se encontram provados quaisquer factos de onde se possa concluir pela existência de má-fé por parte da ora apelante;
Pelo exposto, discorda-se da qualificação e aplicação do art. 5º, nºs 3 e 4, do C.P.I., devendo ser aplicado o art. 215º do C.P.I. de 1995 (com redacção em tudo idêntica ao art. 123º do C.P.I. de 1940).
Entendeu o Tribunal a quo a não aplicação do instituto da prescrição por serem aplicáveis ao caso sub júdice apenas as normas que regem a caducidade, embora não especifique os fundamentos de facto e de direito da sua decisão;
Se este Tribunal entender ser inaplicável a caducidade alegada e, por essa via, entender que a acção é tempestiva, não poderemos esquecer que o direito da ora apelada já estará prescrito;
O art. 298º do Código Civil refere que estão sujeitos a prescrição, pelo seu não exercício durante lapso de tempo estabelecido na lei, os direitos que não sejam indisponíveis ou que a lei não declare isentos de prescrição e o direito de pedir a anulação de uma denominação social não é um direito indisponível nem está isento de prescrição.
Entender que não existe qualquer prazo para o exercício da acção de anulação de denominação social com base em registo anterior, implica o reconhecimento de uma lacuna ou de um vazio legal que terá que ser integrado com recurso ao regime geral previsto no Código Civil, ao disposto no art. 309º do C. C., onde se estabelece que o prazo de prescrição ordinário é de 20 anos;
Neste prazo ordinário de 20 anos a lei não fixa um prazo de exercício do direito, mas foi fixado na lei civil por se considerar ser um prazo a partir do qual à outra parte se pode opor ao exercício do direito, por não ser mais razoável o seu exercício.
Tendo o prazo de prescrição começado a correr em 1977, nos termos do disposto no art. 306º do C. C., (data da constituição e registo da apelante), o direito da apelada prescreveu em 1997, ou seja e salvo melhor entendimento, deixou de ser razoável que a apelada possa exercê-lo, podendo assim a apelante opor-se a esse exercício, como fez em sede de contestação;
Tendo estado regularmente constituída e registada desde 1977, desde 1997 a ora apelante tem o direito de ver a sua situação jurídica cristalizada e, por isso, inatacável, e razões de certeza e segurança jurídica presidem a este entendimento;
E não se diga que, ao entrar em vigor em 1995 o Código da Propriedade Industrial, que veio estabelecer, no seu art. 5º, nºs 3 e 4, o prazo de 10 anos para a propositura de acções de anulação a contar da data da constituição das sociedades, esse diploma tenha vindo estabelecer pela primeira vez um prazo que a lei anterior não estabelecia, porque a perpetuidade do exercício de direitos não traduz a normalidade do nosso ordenamento jurídico, não podemos entender que se a lei anterior não estabelecia qualquer prazo para o exercício de um direito, ele pudesse ser exercido ad eterno...
Sempre haveria que fazer a integração desta lacuna e, na falta de outra norma, recorrendo ao C. C. e ao prazo ordinário de prescrição de 20 anos e, salvo melhor entendimento, entende a apelante que, ao entrar em vigor em 1995 o C. P. I., que estabeleceu pela 1ª vez de forma expressa o prazo de 10 anos para propor acções de anulação, já estava a correr o prazo ordinário de prescrição desde 1977;
Nos termos do disposto no art. 297º do C. C., no seu nº 1, onde se refere " A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar, entende a apelante que, à data da entrada em vigor do art. do C.P.I. de 1995, tinham passado já 18 anos de prazo para o exercício do direito pela apelada e, como a lei nova estabelece um prazo mais curto (10 anos) do que estabelecia a lei antiga (20 anos do art. 309º do C. C.), temos que contar apenas o tempo para o cumprimento do prazo mais longo (o de 20 anos) e temos apenas que considerar mais 2 anos, ou seja, não é mais razoável o exercício desse direito desde 1997, pelo que terá de proceder a oposição a esse mesmo exercício feita pela apelante nas instâncias.
E considerando que há uma alteração da qualificação, e que, como se refere no art. 299º, nº1 do C.C. " Se a lei considerar de caducidade um prazo que a lei anterior tratava como prescricional, ou se, ao contrário, considerar como prazo de prescrição o que a lei antiga tratava como caso de caducidade, a nova qualificação é também aplicável aos prazos em curso", concluímos que o prazo passa a ser qualificado como prazo de caducidade e, assim, o prazo da apelada terá caducado em 1997, pelo que o seu direito se extinguiu nessa data, sem mais;
A presente acção só foi intentada no final do ano de 2000 e, nessa data, estavam já excedidos todos os prazos, quer se qualifiquem como prazos de caducidade ou prazos de prescrição;
Foram, pelo exposto, violados os arts. 298º e 309º do Código Civil.
A apelada sustenta que a decisão deverá ser mantida
Foi proferida sentença que julgou procedente a acção, com a qual também a R. não se conformou, recorrendo da mesma e concluindo pela seguinte forma:
A sentença é nula por os seus fundamentos estarem em oposição com a decisão;
A apelada não alegou nem provou, em sede própria, ter efectuado a prova do seu direito junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
Aplicou bem o direito, mas decidiu mal a 1ª instância, violando do disposto no art. 33º, nº 6, do Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de Maio, ao não ter verificado que essa prova não tinha sido feita pela apelada e que, por isso, a sua pretensão teria que improceder.
Também não há nos autos elementos de prova que permitam concluir pela existência de confusão entre os artigos da apelante e da apelada ou entre os seus nomes;
A sociedade apelante tem como denominação social a expressão "Cartier, Pronto a Vestir, Lda." e é conhecida pela sua denominação social no seu conjunto que é constituída por essa composição e não apenas pela expressão "Cartier";
Também não há nos autos qualquer prova de que os consumidores destas sociedades tenham feito confusão entre elas ou entre os produtos que ambas comercializam;
Com todo o respeito que nos merece a douta decisão, entendemos que a decisão ora recorrida assenta na ideia da proibição do registo da apelante, ao referir em diversas circunstâncias, a expressão "proibição do registo", "proibição de concessão de...", a "proibição só deve operar, por regra, em relação a actividades...";
Quando o que se trata nestes autos não é da proibição do registo da ora apelante, que está regularmente registada desde 1977, mas da eventual anulação da denominação social da apelante com o consequente cancelamento dos seus registos;
Para que possa ser declarada essa consequência tão gravosa para a apelante, que mantém a sua denominação social desde 1977 (há já 28 anos até à presente data e durante 23 anos até à propositura desta acção), será necessária a existência inequívoca nos autos de prova de confundibilidade entre os consumidores, prova que não foi feita;
2. Estão provados os seguintes factos:
A Autora, CARTIER - International BV, sociedade de direito holandês, com sede em Herengracht 436, Amsterdão, Holanda, é titular das marcas internacionais nºs R 307293, R 307 296, R 402012 e R 403 342 "CARTIER".
As marcas internacionais nºs R 307 293, R 307 296, R 402 012 e R 403 342 "CARTIER" encontram-se registadas em Portugal desde 22 de Dezembro de 1966 (R 307 293 e R 307 296), 18 de Outubro de 1974 (R 402 012), e 11 de Dezembro de 1974 (R 403 342), conforme publicação no Boletim da Propriedade Industrial, nºs 12-1966, 10-1974 e 12-1974.
As marcas acima referidas caracterizam-se pela expressão “ CARTIER”.
Os sinais referidos são bem conhecidos do público em geral.
Destinam-se a assinalar “ lunetes ( classe 9ª ), horlogerie ( classe 14ª ), maroquinerie (classe 18ª ), vêtements (classe 25ª ), articles pour funeurs, tabacs fabriqués (classe 34ª ), location de matériel pour exploitation de vêtements (classe 42ª )”.
A sociedade Ré, CARTIER - Pronto-a-Vestir, Limitada, foi constituída por escritura pública em 1 de Junho de 1977, tendo sido matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, em 7 de Setembro de 1977, sob o nº 51066.
A sociedade Ré tem por objecto social a comercialização de artigos de vestuário.
2. O Direito.
Vejamos, em primeiro lugar, o recurso interposto da decisão proferida em sede de audiência preliminar e que julgou improcedentes as excepções da caducidade e da prescrição.
Importa dizer que a decisão é correcta e está devidamente fundamentada.
Na verdade, dispondo a lei ( art. 292, nº2, do C.Civil) que « quando, por força da lei ou da vontade das partes, um direito deva ser exercido dentro de certo prazo, são aplicáveis as regras da caducidade, a menos que a lei se refira expressamente à prescrição », o que não sucede no presente caso, é evidente que a questão da prescrição é irrelevante nestes autos.
Por outro lado, como o C.P.I. de 1940 não fixava qualquer prazo máximo para a propositura das acções de anulação de firmas ou de denominações sociais, com fundamento em registo de marcas, enquanto que o C.P.I. de 1995, aprovado pelo DL. nº16/95, de 24 de Janeiro, e que entrou em vigor no dia 1 de Junho do mesmo ano, fixou esse prazo em 10 anos a contar da constituição da sociedade ( art. 5., nº 4), tratando-se de uma lei nova, que fixa pela primeira vez o prazo máximo para a propositura da acção, esse prazo só deve ser contado a partir do início da vigência da lei nova.
É o que decorre do nº1 do art. 297º do C.Civil.
“ Deve entender-se, para aplicação da regra do nº1 deste artigo, que se trata de um prazo mais curto, quando a lei antiga não estabelecia qualquer prazo para o exercício do direito e ele veio a ser estabelecido pela lei nova” ( Pires de Lima e Antunes Varela, C.C.Anotado, 1º vol., pag. 271).
Por outro lado, não pode a recorrente apelar ao instituto da preclusão por tolerância, porquanto não alegou e, consequentemente, também não provou, na altura própria, e a ela cabia esse ónus – art. 342º, nº2, do C.Civil – que a autora, titular das marcas anteriores, tolerou o uso da marca registada pela R. durante cinco anos consecutivos ( art. 215º do C.P.I. de 1995).
Como é sabido, os recursos visam modificar as decisões recorridas e não criar decisões sobre matéria nova.
Improcedem, pois, todas as conclusões da apelante.
Vejamos, agora, o recurso interposto da decisão final.
São três as questões a decidir:
Nulidade da sentença por os seus fundamentos estarem em oposição com a decisão;
Improcedência do pedido da autora por esta não ter feito prova do seu direito junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
Ausência nos autos de elementos de prova que permitam concluir pela existência de confusão entre os artigos da apelante e da apelada ou entre os seus nomes.
Estamos no domínio de uma acção de anulação e não na fase administrativa da concessão do registo.
O direito de uso exclusivo da marca está perfeito e é absoluto, pelo menos, a partir do seu registo, nesse instante se radicando todas as formas de tutela contra as intromissões ao seu exercício e tornando-se vinculativo para toda a autoridade pública, nomeadamente, a autoridade administrativa competente para a atribuição dos sinais distintivos do comércio.
Perfeito e absoluto, a sua eficácia não está dependente de qualquer outro posterior reconhecimento, em sede administrativa, e muito menos a pretexto de saber-se se um outro sinal que com ele conflitua deve ser admitido ao registo.
Como é hoje jurisprudência uniforme, procurada a tutela para a protecção do direito ao uso exclusivo de um sinal distintivo do comércio, nem a invocação desse direito, nem a acção respectiva para o fazer valer estão dependentes de qualquer prévia notificação ou comunicação ao RNPC, por este ter autorizado, ou se preparar para o fazer, firma ou denominação que com aquele se confunda ( cfr. Ac RL, de 4.11.98, CJ, V-75).
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A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua individualização ( vide Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. 1, pág. 312); é um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços ( vide Oliveira Ascensão, in Direito Comercial - Vol. II - Direito Industrial - pág. 139); a marca tem por função distinguir produtos ou serviços ( Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, pág. 38); as marcas são sinais distintivos dos produtos postos no mercado pelos empresários ( Rodrigo Uria, in Derecho Mercantil, pág. 60).
Sob a inspiração do princípio da novidade, deve ser recusado o registo de marcas que contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada para o mesmo produto ou produto semelhante que possa induzir em erro ou confusão no mercado. Na determinação do conceito de imitação, que é o inverso do conceito da novidade, releva, sobretudo, a situação de semelhança gráfica, figurativa ou fonética.
Como é referido por Carlos Olavo, a possibilidade de indução em erro reporta-se aos sinais em si mesmo considerados e logo que se verifique, do ponto de vista do consumidor médio, uma situação desse género, estaremos em face de uma imitação de marca ( in C. J., Ano XI, Tomo 2°, pág. 24).
Oliveira Ascensão salienta que o agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico do sector, nem a pessoa especialmente atenta. A confusão ou erro devem ser fáceis, não interessando para o efeito observadores perspicazes, capazes de fazerem ligações que escapam à maioria das pessoas ( in Direito Comercial - Vol. 11- Direito Industrial - pág. 155).
A este respeito deve atender-se a que, segundo Bédarride, citado por Poullet e referido por Abílio Neto e Miguel Pupo, in Propriedade Industrial, 1982, pág. 110, "a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
Em suma: sempre que entre a marca a registar e a marca já registada exista uma semelhança gráfica, fonética ou figurativa que possa levar à confusão do consumidor médio ou menos atento pode afirmar-se que aquela é uma imitação desta.
No caso sub judice, não está em causa a prioridade das marcas da autora.
As questões que, em face das conclusões apresentadas pela apelante, se colocam são as de saber se os produtos a que se referem são idênticos ou de afinidade manifesta e se há semelhança entre os sinais.
A apelante, contrariamente à apelada e ao M.º Juiz a quo, entende que são manifestas as diferenças entre os produtos e que não é fácil a confusão.
Vejamos.
De acordo com o princípio da especialidade, a marca há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante ( cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. I, pág. 327).
Por sua vez, Carlos Olavo salienta que para que se verifique a flutuação na escolha dos consumidores que caracteriza a concorrência, não é necessário que ambas as actividades económicas satisfaçam necessidades do mesmo tipo.
E acrescenta: "tal flutuação verifica-se sempre que as actividades em causa se insiram no mesmo sector de mercado", sendo que "duas actividades inserem-se no mesmo sector de mercado quando se dirigem ao mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendem captar" ( in Propriedade Industrial, pág. 61).
Ora, temos para nós, respeitando opinião contrária, que as marcas da autora e a da R. respeitam a produtos parcialmente idênticos, destinam-se a mercados idênticos e a idênticas clientelas, sendo manifesto o perigo de confusão entre os consumidores de uma e outra marcas.
Por outro lado, as marcas em confronto são, essencialmente, nominativas, sendo constituidas pela mesma palavra “CARTIER”.
O núcleo ou elemento prevalecente da marca registada em 2º lugar é, sem dúvida, a palavra "CARTIER", que constitui a marca da apelada, a qual é, por isso, confundível gráfica e, sobretudo, foneticamente com esta.
Neste tipo de marcas, a averiguação da novidade deve incidir sobre o elemento ou elementos que se afiguram mais idóneos a perdurar na memória do público. Assim, uma marca não será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais antiga, como é o caso.
Podemos, pois, dizer, não obstante um certo grau de subjectivismo que a decisão destas matérias sempre envolve ou pode envolver, que a marca anteriormente registada (marca da autora) pode considerar-se imitada pela da apelante, pois se verificam, cumulativamente, no caso sub judice, os requisitos da prioridade das marcas da autora, porque registadas anteriormente; ambas são destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta e há uma semelhança gráfica e, sobretudo, fonética entre ambas que induzem facilmente o consumidor em erro ou confusão e isto de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão através de um exame atento ou confronto.
Temos, deste modo, de concluir que a protecção legal da marca recorrente pode acarretar prejuízos para apelada, originando situações de concorrência desleal.
E sendo assim, a sentença não padece da nulidade que a apelada invoca, pois que os fundamentos invocados pelo julgador conduzem logicamente ao resultado expresso na sentença.
4. Face ao exposto, acorda-se na improcedência das apelações, em confirmar as doutas decisões recorridas.
Custas pela apelante.
Lisboa, 30 de Junho de 2005
Arlindo Rocha
Carlos Valverde
Granja da Fonseca
