| Decisão Texto Integral: | Acordam, na 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:
I. Relatório
1. Anheuser-Busch, Inc. interpôs recurso para o Tribunal do Comércio de Lisboa, ao abrigo do disposto nos artº. 38º e segs. do Código da Propriedade Industrial (C.P.I./95), do despacho de 25.02.2003 do Director da Direcção de Marcas do I.N.P.I. (por subdelegação de competências do Conselho de Administração), que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº ... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER”, pedido, a 20.09.2001, por Jihočeské pivovary, a.s..
Para tanto alegou, em resumo, que:
- A Recorrente é titular do registo da marca nacional nº ...., registada desde 04 de Dezembro de 1997;
- E requerente prioritária das marcas nºs. .... (cujo pedido de registo foi efectuado em 26 de Abril de 2001), ..., ... e ... (pedidos de registo efectuados em 08 de Maio de 2001);
- Existe semelhança ou afinidade entre os produtos designados pelas marcas ora em confronto;
- E existe forte semelhança entre as marcas ora em confronto, dado que o termo nuclear das marcas da Recorrente é o vocábulo “BUDWEISER” e a marca registanda reproduz a marca “BUDWEISER” da Recorrente, semelhança essa que, inevitavelmente, induzirá os consumidores em erro ou confusão;
- Acresce que a denominação de origem nº ... “BUDWEIS” se encontra anulada por sentença de 08 de Março de 1995 do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa, decisão esta que transitou em julgado;
- Por outro lado, os factos descritos comprovam a confusão que se pode instalar no mercado, susceptível de gerar uma situação menos transparente em termos concorrenciais, com os inerentes prejuízos patrimoniais daí decorrentes para a Recorrente;
- Por último, a marca “BUDWEISER” da Recorrente corresponde a um sinal de elevado prestígio, estando registada a nível mundial há longas décadas e gozando de invejável estatuto de notoriedade, podendo através do registo em apreço ser criada uma situação concorrencial passível de ser qualificada como concorrência desleal.
2. Cumprido o disposto no nº 1 do artº. 40º do C.P.I., o I.N.P.I. limitou-se a remeter o processo administrativo referente ao registo de marca internacional nº ... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BIER”( MISTA).
3. Notificada a parte contrária, Budějovický Měštanský Pivovar a.s. – antes denominada Jihočeské pivovary, a.s. – veio responder, afirmando, em síntese, que:
- A ora Recorrente não fez prova da titularidade do registo da marca nacional nº .... e nada juntou para provar ser requerente prioritária das marcas nºs. ..., ..., ... e ... da marca;
- Os pedidos de registo das marcas descritas foram recusados pelo I.N.P.I.;
- O produto cerveja da Recorrida é uma cerveja proveniente de Budweis, a cidade checa de Ceske Budejovice;
- Não obstante se estar perante o mesmo tipo de produto, cervejas, o público consumidor não tem como confundir uma Budweiser Bier, ou seja, uma cerveja proveniente desta histórica região da Boémia;
- E, neste sentido, nunca existirá o risco de o público consumidor confundir ou atribuir aos produtos em questão uma mesma proveniência empresarial;
- Por outro lado, as marcas em confronto, globalmente consideradas, apresentam-se distintas em termos gráficos, figurativos, fonéticos e até ideográficos, pelo que não se afigura como possível que seja o consumidor induzido em erro ou confusão, ou levado a estabelecer associação entre os sinais, e, consequentemente, não é possível ocorrerem situações de concorrência desleal;
- As marcas que a Recorrente opôs não gozam de um conhecimento e aceitação generalizada junto do público que não seja consumidor de cerveja.
Conclui pela improcedência do recurso, «mantendo-se o despacho do Exmo. Sr. Director do Departamento de Marcas que, ao abrigo da delegação de poderes do Presidente do INPI, concedeu o registo internacional da marca nº ... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK Budweiser Bier”».
4. De seguida, foi proferida sentença que, dando provimento ao recurso, revogou o despacho recorrido, que deferiu o pedido de registo da marca internacional nº .... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER”, «negando-se, assim, protecção jurídica nacional à referida marca».
5. Inconformada, a Recorrida Budějovický Měštanský Pivovar a.s. interpôs recurso – que foi recebido como de apelação, a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo (cfr. despacho de fls. 154) –, tendo formulado, a rematar a respectiva alegação recursória, as seguintes (transcritas) conclusões:
1ª. A douta sentença recorrida ao revogar o despacho do Director de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de concessão de protecção em Portugal ao registo internacional da marca nº. ... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZÁK Budweiser Bier” (Fig.) é ilegal, por violação dos artigos 193º, nº 1, 189º, nº 1, m) e 190º, todos do CPI/95.
2ª. A douta sentença do Tribunal a quo, que revogou o despacho recorrido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que tinha concedido, e, bem, a protecção em Portugal ao registo de marca internacional nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY LEZÁK BUDWEISER BIER (Fig.), é ilegal, por violação dos artigos 189º, nº 1, m) e 193º, nº 1, a), b) e c) do CPI/95, porquanto este registo de marca não se confunde com o registo de marca nacional nº ..., nem com os pedidos de registo, todos eles recusados em data anterior à data da decisão de concessão de protecção em Portugal à marca da apelante, opostos pela ora apelada Anheuser-Bush, tendo ainda feito uma incorrecta interpretação do regime jurídico da imitação definido neste último preceito legal, mais precisamente no que respeita ao disposto na alínea c).
3ª. A douta sentença recorrida ao ter revogado o despacho do INPI e, consequentemente ao ter negado a protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº ... da apelante, fê-lo não por ter considerado que este se confundia gráfica, fonética e/ou figurativamente com o registo/pedidos da recorrente, ora apelada, mas por ter considerado que era possível a associação entre os mesmos, recusando a marca apelante com fundamento em associação com registo/pedidos anteriores subsumindo a questão ao fundamento legal de recusa disposto no artigo 189º, nº 1, m) do CPI/95.
4ª. A imagem de conjunto que resulta dos sinais que identificam os registos em confronto, e que como tal se apresentam ao público consumidor é suficientemente distinta, e dela não resulta existir uma qualificada semelhança gráfica, fonética, figurativa ou qualquer outra, que leve à fácil indução do consumidor em erro ou confusão, isto é, que leve o público consumidor a confundir, tomar ou associar a marca da apelante ao registo de marca e pedidos de registo de marca da apelada.
5ª. Na sua fundamentação a douta sentença recorrida sustenta que numa impressão global o sinal sob recurso apresenta elementos distintivos e uma componente, quer verbal, quer figurativa, diferente dos sinais invocados pela recorrente.
6ª. A douta sentença na sua fundamentação sustenta a conclusão a retirar é claramente de que inexiste possibilidade de confusão, no sentido de que o consumidor tome um sinal pelo outro, entre o sinal registando e os diversos sinais do universo da recorrente.
7ª. A douta sentença recorrida ao decidir pela recusa da protecção em Portugal ao registo internacional da marca nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER por violação do artigo 189º, nº 1, m) e 193º, nº 1, ambos do CPI/95, decidiu em total contradição com a sua própria fundamentação o que, ressalvando sempre superior entendimento, configura uma causa de nulidade de sentença nos termos do disposto no artigo 668º, nº 1, c) do Código de Processo Civil.
8ª. Os sinais em conflito são gráfica e foneticamente distintos e não confundíveis, como reconhece e fundamenta a douta sentença recorrida, um consumidor médio, normal e razoável ao visualizar o registo de marca da Apelante, e ao encontrar no mercado os produtos por ele identificados, não pensará, razoável e legitimamente, que este tem que ver com a marca/pedidos de registo de marcas opostos pela apelada.
9ª. A recusa de uma marca com fundamento em associação com registos anteriores é determinada pelo disposto no artigo 189º, nº 1, m) do CPI/95, pelo que, para todos os efeitos legais, a douta sentença recorrida aplicou este fundamento legal para recusar o registo internacional da marca nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER.
10ª. Sendo entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência nacional e comunitária que a noção de associação ou risco de associação não é uma alternativa à noção de risco de confusão, servindo, antes pelo contrário, para precisar o seu conteúdo, excluindo a possibilidade de ela se verificar se não existir, no espírito do consumidor, um risco de confusão.
11ª. A verificação da existência de associação entre o registo de marca nº ... e os registos de marca de certificação e de denominação de origem do apelado está assim dependente da verificação cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 193º, nº 1, a), b) e c) do CPI/95, nos quais se define o conceito legal de imitação.
12ª. A douta sentença decidiu que há possibilidade de risco por associação entre os registos em conflito pelo facto de a marca da apelante conter a menção Budweiser Bier, cujo uso no entender do tribunal a quo é o que está em causa nos autos, abandonando definitivamente a factualidade subjacente aos mesmos, nomeadamente a que considerou assente.
13ª. A consideração de que o termo Budweiser é uma expressão de fantasia por não ter qualquer significado na língua portuguesa é absolutamente infundada já que a inclusão da expressão Budweis Bier no conjunto do sinal distintivo da marca de registo internacional nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY atenta a sua posição no conjunto identificativo indica a proveniência geográfica do produto identificado pela marca, cerveja, ou seja um produto proveniente da cidade checa de Ceske Budejovice, também conhecida por Budweis, por ser esta a correspondência nas línguas alemã e inglesa.
14ª. A própria sentença recorrida reconhece que o termo Busweiser Bier na marca da apelante está colocado no rótulo no local que habitualmente assinala a proveniência ou fonte produtiva.
15ª. A apelante, sociedade sediada na República Checa, mais precisamente na cidade de Ceske Budejovice, legítimo interesse em identificar a origem do produto que comercializa e produz que é esta mesma localidade, nas línguas em que é mais conhecida, isto é Budweiser (originário de Budweis).
16ª. A correspondência do vocábulo Budweis ou Budweiss à cidade checa de Ceske Budejovice foi já reconhecida pela jurisprudência portuguesa, mais precisamente no douto Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça proferido em 23 de Janeiro de 2001 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 9 de 2001, pags. 3217 a 3233, inclusive, onde se estabelece que as denominações “ceskobudejovicky pivo” e “ceskobudejovicky budvar”, nitidamente indicativas da origem na cidade, distrito ou região de Ceské Budejovice, nome este de que a expressão “budweis” ou “budweiss” é tradução para alemão e para outras línguas, seja com o sentido de ter o mesmo significado seja com o de designar a mesma cidade, distrito ou região.
17ª. A douta sentença recorrida considerou que o vocábulo Budweiser associado a uma cerveja norte-america é inegavelmente um sinal amplamente conhecido, fê-lo, por um lado, e, uma vez mais em clara contradição com a sua fundamentação na qual sustentou que a apelada, então recorrente, alegou a notoriedade e prestígio do seu sinal mas que disso não fez prova, violando desta forma o artigo 668º, nº 1, c) do CPC.
18ª. Mas fê-lo também em violação do disposto na alínea d) deste mesmo preceito legal já que ao considerar que a notoriedade da marca da apelada era um facto notório, sem que a própria apelada alguma vez tivesse sequer produzido alegação nesse sentido, cometeu excesso de pronúncia.
19ª. A douta sentença recorrida ao ter decidido que existia possibilidade de associação do registo de marca da apelante com o registo de marca e pedidos de registo recusados oposto pela apelada não obstante ter considerado que inexistia possibilidade de confusão entre os mesmos, decidiu em total desacerto com os critérios legais e jurisprudenciais dominantes na matéria, ao ter subsumido a marca internacional nº ... ao disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 193º do CPI, sendo por conseguinte ilegal por aplicação deste preceito legal.
20ª. No que respeita ao risco de associação a apelante mais uma vez chama à colação a jurisprudências do Tribunal de Justiça das Comunidades, no bem conhecido e lapidar caso SABEL/PUMA, Ac de 11/11/1997, C-251/95, http://europa.eu.int/jurisp/cgi/gettext.pl?lang=pt., no qual o TJC veio precisar e definir que a noção de risco de associação não é uma alternativa à noção de risco de confusão, mas serve para precisar o seu conteúdo, excluindo a possibilidade de ela se verificar se não existir, no espírito do consumidor, um risco de confusão.
21ª. Como demonstrado nos autos qualquer possibilidade de associação que o consumidor pudesse fazer em relação à marca da apelante só o faria em relação a outras marcas da própria apelante, entre as quais a documentalmente provada nos autos, registo de marca internacional nº ... SAMSON, protegida em Portugal desde 1997.
22ª. A sentença de que se apela, é assim ilegal por violação dos artigos 189º, nº 1, m), 193º, nº 1 e 190º, todos do Código da Propriedade Industrial/95, devendo ser ordenada a sua revogação e, consequentemente a manutenção do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca internacional nº ..., violando ainda o disposto nas alíneas c) e d) do nº 1 do artigo 668º do Código de Processo Civil.
Conclui pela procedência do recurso, revogando-se a sentença recorrida, «mantendo-se, consequentemente, o despacho do INPI que concedeu o registo internacional de marca nº ..., para assinalar o “cervejas” na classe 32ª da Tabela Classificativa Internacional».
6. Contra-alegou a Apelada, pugnando pela confirmação do julgado (manutenção da sentença do tribunal “a quo” que recusa protecção em Portugal à marca internacional nº ...) e formulando as seguintes (transcritas) conclusões:
1ª. Está em causa a Douta Sentença do 3º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa que julgou procedente o recurso interposto pela ora Apelada, da decisão do I.N.P.I. que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº ....
2ª. Entende o Mmo Juiz do Tribunal a quo que existe risco de associação entre a marca em apreço e as marcas “BUDWEISER” da ora Apelada.
3ª. A Douta Sentença recorrida faz correcta aplicação dos preceitos legais aplicáveis, nomeadamente dos artºs 189º, nº 1, alínea m) e 193º do CPI/1995.
4ª. Na verdade, os factos dados como assentes pelo Tribunal a quo impunham a conclusão adoptada pelo Mmo Juiz.
5ª. Efectivamente, desses factos resulta que as marcas da Apelada são prioritárias e que as marcas em questão designam exactamente o mesmo produto.
6ª. A integração da referência “BUDWEISER BIER” na marca internacional em apreciação determinaria, inevitavelmente, situações de associação com as marcas da Apelada por parte dos consumidores.
7ª. Em qualquer marca existem elementos diferenciadores ou nucleares sendo que, no caso da marca registanda, o elemento “BUDWEISER BIER” e “SAMSON” desempenham essa função.
8ª. A circunstância das marcas em confronto integrarem outros vocábulos em associação com “BUDWEISER BIER” não é, por si só, suficiente para evitar situações de confusão ou associação com as marcas “BUDWEISER” da Apelada.
9ª. Se tal fosse permitido estaria a abrir-se caminho para a reprodução de toda e qualquer marca limitando-se a marca mais recente a aditar um outro elemento à marca anterior e, dessa forma, defender a inconfundabilidade entre os sinais.
10ª. A marca “BUDWEISER” da Apelada é notoriamente conhecida em Portugal.
11ª. Trata-se de uma das marcas mais famosas e valiosas a nível mundial, estatuto este conseguido pela sua longevidade, avultados investimentos publicitários e forte associação a eventos desportivos e cinematográficos de visibilidade mundial.
12ª. Os consumidores mundiais, tal como o público português, reconhecem a cerveja “BUDWEISER” como produto norte-americano, fortemente associado ao seu imaginário desse país.
13ª. A marca “BUDWEISER” da Apelada beneficia, pois, do estatuto especial conferido às marcas notórias.
14ª. O Vocábulo “BUDWEIS” não é entendido pelo consumidor nacional como uma indicação geográfica, sendo na verdade encarado como uma designação de fantasia.
7. A fls. 256-257, a Mmª. Juíz a quo exarou despacho a pronunciar-se pela não verificação das assacadas nulidades da sentença.
8. Efectuado exame preliminar e colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Delimitação do objecto do recurso
Conforme deflui do disposto nos artigos 684º, nº 3, e 690º, nºs. 1 e 2, ambos do Cód. Proc. Civil, o âmbito de intervenção do tribunal ad quem é delimitado em função do teor das conclusões com que o recorrente remata a sua alegação (aí indicando, de forma sintética, os fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão recorrida), só sendo lícito ao tribunal de recurso apreciar as questões desse modo sintetizadas, sem prejuízo das que importe conhecer oficiosamente por imperativo do artº. 660º ex vi do artº. 713º, nº 2, do citado diploma legal.
Efectivamente, muito embora, na falta de especificação logo no requerimento de interposição, o recurso abranja tudo o que na parte dispositiva da sentença seja desfavorável ao recorrente, esse objecto, assim delimitado, pode vir a ser restringido (expressa ou tacitamente) nas conclusões da alegação (nºs. 2 e 3 do artº. 684º do Cód. Proc. Civil). Daí que todas as questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença recorrida e que não sejam abordadas nas conclusões da alegação recursória, mostrando-se objectiva e materialmente excluídas dessas conclusões, se tenham de considerar decididas e arrumadas, não podendo delas conhecer o tribunal de recurso.
Dentro dos preditos parâmetros, da leitura das conclusões recursórias formuladas pela Apelante respigam-se como questões solvendas as seguintes, alinhadas segundo um critério de lógica e cronologia preclusivas:
- das pretensas nulidades da sentença recorrida, por violação do disposto nas als. c) e e) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil,
- da efectiva verificação ou não verificação do requisito do conceito legal de imitação de marca a que alude a al. c) do nº 1 do artº. 193º do CPI/95 (ou seja, indagar se existe entre a aludida marca internacional nº 775.402 da Apelante e as marcas da Apelada, com registo prioritário no nosso País, semelhança susceptível de criar no consumidor o risco de associação entre ambas).
III. Fundamentação
1. Factualidade dada como assente pela 1ª instância
1.1. Por despacho de 25/02/03, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 4/2003 de 30 de Abril de 2003, o Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, concedeu protecção ao registo de marca internacional nº ... “SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER”, pedido em 20 de Setembro de 2001.
1.2. Tal marca destina-se a assinalar os seguintes produtos da classe 32ª: Bières.
1.3. É composta pela seguinte forma e não reivindicou cores:
1.4. A recorrente é titular do registo de marca nacional nº ... “ICE DRAFT BUDWEISER”, pedido em 26/01/94 e concedido por despacho de 04/12/97.
1.5. Tal marca assinala os seguintes produtos da classe 32ª: Cerveja.
1.6. É composta da seguinte forma e não reivindicou cores:
1.7. A recorrente requereu, em 26/04/01, o registo da marca nacional nº ... “BUDWEISER”.
1.8. Tal marca é composta da seguinte forma e não reivindicou cores:
1.9. Visa assinalar os seguintes produtos da classe 32ª: Cerveja.
1.10. Tal registo foi recusado por despacho de 24/02/03.
1.11. A recorrente requereu, em 05/05/01, o registo da marca nacional nº ... “BUDWEISER”.
1.12. Tal marca é composta da seguinte forma e não reivindicou cores:
1.13. Tal registo foi recusado por despacho de 24/02/03.
1.14. A recorrente requereu, em 05/05/01, o registo da marca nacional nº ... “BUDWEISER”.
1.15. Tal marca é composta da seguinte forma e não reivindicou cores:
1.16. Tal registo foi recusado por despacho de 24/02/03.
1.17. A recorrente requereu, em 05/05/01, o registo da marca nacional nº ... “BUDWEISER”.
1.18. Tal marca é composta da seguinte forma e não reivindicou cores:
1.19. Tal registo foi recusado por despacho de 24/02/03.
1.20. A recorrente impugnou judicialmente os despachos de recusa dos registos referidos em 7 a 19, encontrando-se os autos respectivos pendentes sem decisão proferida.
A materialidade acima consignada não foi objecto de impugnação neste recurso, nem ocorre qualquer motivo para proceder à sua alteração oficiosa.
2. Dos pretensos erros formais da sentença (error in procedendo): nulidades das als. c) e d) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil.
2. 1. Enquadramento normativo preliminar
A violação das normas processuais que disciplinam em geral (artºs. 138º, 139º, nº 1, 143º, nº 1, 157º, 158º e 159º do Cód. Proc. Civil) e em particular (artºs. 659º a 661º do Cód. Proc. Civil) a elaboração da sentença, enquanto acto processual que é, consubstancia vício formal ou error in procedendo e pode importar, designadamente, alguma das nulidades típicas da sentença previstas nas diversas alíneas do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil.
No caso vertente, convoca a Apelante, de forma expressa, as nulidades típicas da sentença previstas nas als. c) e d) do citado do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil (oposição entre os fundamentos e a decisão e excesso de pronúncia).
Quanto à oposição entre os fundamentos e a decisão:
De harmonia com o nº 2 do artº. 659º do Cód. Proc. Civil, o juiz na sentença deve concluir pela decisão final, o que se vem entendendo reconduzir-se, analiticamente, ao estabelecimento de uma equação discursiva entre:
- uma premissa maior, delineada na base da facti species (simples ou complexa) plasmada no quadro normativo aplicável;
- uma premissa menor integrada pelo universo factual dado como provado;
- e uma conclusão sustentada na estatuição legal correspondente ao referido quadro normativo.
Assim, entre tais premissas e conclusão deve existir uma linha de coerência lógica que permita, no limite, a formulação de um juízo de conformidade ou de desconformidade, o que não se verifica quando as premissas (fundamentos) e a conclusão (juízo conclusivo em que se consubstancia o dispositivo da sentença) se mostrem formalmente incompatíveis, numa relação de recíproca exclusão lógica.
Ora, a oposição entre os fundamentos e a decisão da sentença só releva como vício formal, para os efeitos da nulidade cominada na aludida al. c) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil, quando se traduzir numa contradição nos seus próprios termos, num dizer e desdizer desprovido de qualquer nexo lógico positivo ou negativo, que não permita sequer ajuizar sobre o seu mérito.
Se a relação entre a fundamentação e a decisão for apenas de inconcludência, estar-se-á já perante uma questão de mérito – reconduzida a um erro de julgamento –, e, por conseguinte, determinativa da improcedência da acção.
Na súmula de ALBERTO DOS REIS, «a contradição não é aparente, é real; o juiz escreveu o que queria escrever; o que sucede é que a construção da sentença é viciosa, pois os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam lógicamente, não ao resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto» (in “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, p. 141).
No que concerne à omissão de pronúncia:
De harmonia com o disposto no artº. 660º, nº 1, do Cód. Proc. Civil, o juiz, na sentença, deve conhecer, em primeiro lugar, de todas as questões processuais – suscitadas pelas partes ou que sejam de conhecimento oficioso, e não se encontrem precludidas –, que determinem a absolvição do réu da instância (excepções dilatórias).
Seguidamente, deve conhecer das questões de mérito (pretensão ou pretensões do autor, pretensão reconvencional e excepções peremptórias), só podendo ocupar-se das questões que forem suscitadas pelas partes ou daquelas cujo conhecimento oficioso a lei permite ou impõe – como no caso das denominadas excepções impróprias –, salvo se as considerar prejudicadas pela solução dada a outras questões, de acordo com o preceituado no nº 2 do artº 660º.
E a omissão ou a exorbitância de pronúncia quanto a tais questões constitui, então, fundamento de nulidade de sentença, por força do disposto na al. d) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil
2.2. Da pretextada oposição entre os fundamentos e a decisão
Depois desta sumária indagação e interpretação das normas jurídicas relevantes, importa agora reverter ao caso concreto:
Padece a sentença sob recurso do vício formal de flagrante oposição entre os fundamentos e a decisão para os efeitos da nulidade cominada na al. c) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil, como pretexta a Recorrida Budějovický Měštanský Pivovar a.s., ora Apelante?
Ora, desde logo, da simples análise da sentença sob recurso – que decidiu no sentido da revogação do despacho que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº ..., alicerçada na aplicabilidade do fundamento de recusa estatuído no artº. 189º, nº 1, al. m), do CPI /95, por se mostrarem preenchidos os requisitos de imitação de marca anteriormente registada nos termos definidos no artº. 193º, nº 1, do mesmo CPI (designadamente, por entender que se mostra verificado o risco de associação entre a marca registanda e as marcas “BUDWEISER” da ora Apelada) – resulta não se evidenciar qualquer contradição lógico-normativa, em termos de negação recíproca, entre os fundamentos [de facto - que, em sede da aludida sentença, se traduziram na exposição descrivo-narrativa da factualidade assente e supra enunciada - e de direito] assumidos naquela sentença e o efeito jurídico nela decretado (por forma a inviabilizar qualquer apreciação de mérito, positiva ou negativa, sobre o julgado), antes existindo entre as premissas – a maior, plasmada no quadro normativo aplicável [delineado, externamente, na base da causa de pedir alegada (recusa do registo da marca internacional nº ... com fundamento em imitação de marca anteriormente registada, em potenciar a verificação de situação de concorrência desleal e em tal registo ser conflituante com marca de prestígio)]; a menor, integrada, designadamente, pelos factos discriminados supra sob os pontos 1.1. a 1.20. e, ainda, pelo facto notório convocado a fls. 138 e 139 – e o juízo conclusivo em que se consubstancia o dispositivo da sentença (juízo de procedência do recurso, com base na proibição do registo da marca internacional nº ... decorrente do preenchimento do fundamento de recusa consubstanciado na imitação de marca anteriormente registada) um nexo lógico que permite a formulação de um juízo de conformidade nos termos constantes da decisão revidenda.
Senão vejamos:
Procedendo à análise da argumentação expendida em sede recursória, verifica-se que as conclusões versam, substancialmente, a seguinte ordem de argumentos:
- Na sua fundamentação a douta sentença recorrida sustenta que numa impressão global o sinal sob recurso apresenta elementos distintivos e uma componente, quer verbal, quer figurativa, diferente dos sinais invocados pela recorrente;
- A douta sentença na sua fundamentação sustenta a conclusão a retirar é claramente de que inexiste possibilidade de confusão, no sentido de que o consumidor tome um sinal pelo outro, entre o sinal registando e os diversos sinais do universo da recorrente.
- A douta sentença recorrida ao decidir pela recusa da protecção em Portugal ao registo internacional da marca nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY LEZAK BUDWEISER BIER por violação do artigo 189º, nº 1, m) e 193º, nº 1, ambos do CPI/95, decidiu em total contradição com a sua própria fundamentação o que, ressalvando sempre superior entendimento, configura uma causa de nulidade de sentença nos termos do disposto no artigo 668º, nº 1, c) do Código de Processo Civil.
- Sendo entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência nacional e comunitária que a noção de associação ou risco de associação não é uma alternativa à noção de risco de confusão, servindo, antes pelo contrário, para precisar o seu conteúdo, excluindo a possibilidade de ela se verificar se não existir, no espírito do consumidor, um risco de confusão;
- A verificação da existência de associação entre o registo de marca nº ... e os registos de marca de certificação e de denominação de origem do apelado está assim dependente da verificação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 193º, nº 1, a), b) e c) do CPI/95, nos quais se define o conceito legal de imitação;
- A douta sentença decidiu que há possibilidade de risco por associação entre os registos em conflito pelo facto de a marca da apelante conter a menção Budweiser Bier, cujo uso no entender do tribunal a quo é o que está em causa nos autos, abandonando definitivamente a factualidade subjacente aos mesmos, nomeadamente a que considerou assente;
- A consideração de que o termo Budweiser é uma expressão de fantasia por não ter qualquer significado na língua portuguesa é absolutamente infundada já que a inclusão da expressão Budweis Bier no conjunto do sinal distintivo da marca de registo internacional nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY atenta a sua posição no conjunto identificativo indica a proveniência geográfica do produto identificado pela marca, cerveja, ou seja um produto proveniente da cidade checa de Ceske Budejovice, também conhecida por Budweis, por ser esta a correspondência nas línguas alemã e inglesa;
- A própria sentença recorrida reconhece que o termo Budweiser Bier na marca da apelante está colocado no rótulo no local que habitualmente assinala a proveniência ou fonte produtiva;
- A douta sentença recorrida considerou que o vocábulo Budweiser associado a uma cerveja norte-americana é inegavelmente um sinal amplamente conhecido, fê-lo, por um lado, e, uma vez mais em clara contradição com a sua fundamentação na qual sustentou que a apelada, então recorrente, alegou a notoriedade e prestígio do seu sinal mas que disso não fez prova, violando desta forma o artigo 668º, nº 1, c) do CPC.
Ora, em sede de fundamentação (mais concretamente, aquando da análise do preenchimento do 3º dos requisitos que integra a fattispecie do nº 1 do artº. 193º do C.P.I./95 - indagar se, quando, postas em confronto, as marcas se confundem, ou se, tendo-se à vista apenas uma das marcas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento: cfr. fls. 136), argumentou-se, na sentença revidenda, no que para o caso releva:
«O que está em causa nestes autos é o uso do vocábulo Budweiser, elemento prevalente dos sinais cujo registo a recorrente pediu e viu recusado e constante dos sinais titularidade de cada uma das partes: no sinal registando na parte superior do rótulo que constitui o sinal (Budweiser Bier) e na MN .... sob a palavra Ice em menores dimensões.
É inquestionável que numa impressão global o sinal sob recurso apresenta elementos distintos e uma componente, quer verbal, quer figurativa, diferente dos sinais invocados pela recorrente.
Verbalmente é a palavra Samson que se destaca, pelo tamanho, posição e enquadramento figurativo.
A conclusão a retirar é claramente de que inexiste possibilidade de confusão, no sentido de que o consumidor tome um sinal pelo outro, entre o sinal registando e os diversos sinais do universo da recorrente».
Ora, da estrita literalidade de tal trecho da sentença, efectivamente, não se pode extrair a conclusão de que existe risco de confusão, o que contenderia com o preenchimento da considerada – em sede da mesma sentença – existência de risco de associação, porquanto este «não é uma alternativa à noção de risco de confusão, servindo, antes pelo contrário, para precisar o seu conteúdo, excluindo a possibilidade de ela se verificar se não existir, no espírito do consumidor, um risco de confusão».
Todavia, da contextualização do transcrito trecho da sentença resulta que apenas se pretende enfatizar que, na estrita óptica do preenchimento daquele 3º requisito, mas apenas na previsão da 1ª parte da al. c) do nº 1 do artº. 193º do CPI/ 95 (risco de confusão em sentido estrito), não existiria possibilidade de confusão.
Ademais, prosseguindo na análise do eventual preenchimento do aludido 3º requisito (à luz daquela 1ª parte da al. c) do nº 1 do artº. 193º), a sentença recorrida mais adiantou:
«No entanto, no sinal encontramos também a menção Budweiser Bier, em menor dimensão, é certo, mas de forma visível e colocado num local que habitualmente assinala a proveniência ou a fonte produtiva, quando falamos de rótulos, designadamente de cerveja».
E, para efeitos de valoração da menção em apreço (Budweiser Bier), abordou, então, as seguintes denominadas questões prévias:
- convocada pela Recorrente / ora Apelada (em sede do fundamento geral de recusa alicerçado em concorrência desleal, bem como da proibição de a marca registanda ser conflituante com marca de prestígio), da «notoriedade e prestígio do sinal», concluindo – apenas - tratar-se de «um sinal conhecido cuja classificação como notório não nos merece grandes dúvidas»;
- defendida pela Recorrida / ora Apelante, «da impossibilidade de apropriação do elemento Budweiser por se tratar de uma indicação de origem, acrescendo a susceptibilidade de indução do público consumidor em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos», concluindo que «Budweiser é uma denominação de fantasia e não uma indicação de proveniência», pelo que «não só o elemento é apropriável em exclusivo, como não importa, aplicado a cervejas, qualquer susceptibilidade de indução do público consumidor em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos».
Após se concluir pela inexistência de qualquer possibilidade de confusão (em sentido estrito) entre a marca recorrida e os sinais da Recorrente / ora Apelada (cfr. trecho que constitui o § 2º de fls. 140), entrou-se, de seguida, na análise da possibilidade de existência de risco por associação (ainda no âmbito daquele 3º requisito, mas à luz da 2ª parte da al. c) do nº 1 do artº. 193º do CPI/ 95), entendendo-se, então, além do mais, que «nada permite restringir o conceito de confusão expresso na al. c) à confusão em sentido estrito», pelo que, considerando-se que «o risco de confusão, em geral, compreende o risco de associação», se concluiu existir confundibilidade entre os sinais (e, sequencialmente, concluiu-se no sentido da existência de imitação).
Como assim:
- Não se verifica a apontada contradição entre a conclusão da inexistência de qualquer possibilidade de confusão entre a marca recorrida e os sinais da Recorrente (extraída no § 2º de fls. 140) e a conclusão da existência de confundibilidade entre os sinais (extraída a fls. 141), atenta a diversidade dos planos de abordagem:
- enquanto a 1ª conclusão se reporta à análise do preenchimento do aludido 3º requisito à luz da previsão constante da 1ª parte da al. c) do nº 1 do artº. 193º do CPI/ 95 (confusão em sentido estrito),
- a 2ª conclusão respeita à análise do preenchimento do mesmo requisito na previsão constante da 2ª parte da mesma al. c) do nº 1 do artº. 193º(confusão em sentido lato);
- Igualmente não ocorre a pretextada contradição decorrente de se considerar, por um lado, ser «o vocábulo Budweiser associado a uma cerveja norte-americana inegavelmente um sinal amplamente conhecido», e, por outro, que «a apelada, então recorrente, alegou a notoriedade e prestígio do seu sinal mas disso não fez prova», porquanto, na sentença recorrida, antes se afirmou:
- por um lado, que a Recorrente alegou «a notoriedade e prestígio do seu sinal, mais afirmando que tal ficou demonstrado no procedimento administrativo, mas tal não foi reconhecido pelo INPI no despacho sob recurso», concluindo-se, em conformidade com o quadro fáctico provado, «nada nos autos, sequer alegações concretas, nos permite concluir no sentido de que o sinal oposto pela recorrente é de grande prestígio»;
- por outro lado, lançando-se mão da notoriedade do facto, que «Budweiser associado a uma cerveja norte-americana é, inegavelmente, um sinal amplamente conhecido», pelo que se concluiu tratar-se de «um sinal conhecido cuja classificação como notório não nos merece grandes dúvidas»,
o que não consubstancia qualquer contradição, porquanto estão em causa conceitos diversos e substancialmente diferenciados.
Posto isto, conclui-se pela manifesta improcedência da arguição da nulidade da sentença recorrida por oposição entre os fundamentos e a decisão.
2.3. Da pretensa nulidade da sentença por excesso de pronúncia
E padecerá tal sentença do assacado vício formal de excesso de pronúncia, agora para os efeitos da nulidade cominada na al. d) do nº 1 do artº. 668º do Cód. Proc. Civil, como igualmente pretexta a Apelante?
Neste particular, sustenta a Apelante que a sentença recorrida, ao considerar que a notoriedade da marca da apelada era um facto notório, sem que a própria apelada alguma vez tivesse sequer produzido alegação nesse sentido, cometeu excesso de pronúncia.
Efectivamente, e conforme já referido no ponto anterior (III.2.2.), a Recorrente /ora Apelada, para efeitos de protecção também com fundamento em concorrência desleal e na proibição de a marca registanda ser conflituante com marca de prestígio (cfr. artºs. 38º a 41º e 42º a 45º, todos da petição / artºs. 25º, nº 1, al. d), e 191º, ambos do CPI/95), alegou que a sua marca “Budweiser” corresponde a um sinal de elevado prestígio, «estando registada a nível mundial há longas décadas e gozando de um invejável estatuto de notoriedade» e «encontrando-se demonstrado, em sede administrativa, a necessidade e prestígio dessa marca».
Na sentença sob recurso, em sede de análise da proibição relativa ao registo da marca decorrente da imitação de marca anteriormente registada, a propósito do requisito imitação, e como denominada questão prévia, procedeu-se à apreciação de tal alegação da Recorrente, concluindo-se, em conformidade com o quadro fáctico apurado, não estar demonstrado que o sinal oposto pela recorrente é de grande prestígio.
Todavia, lançando-se mão da notoriedade do facto – e consabido é que o juiz está sujeito aos factos que as partes alegam a título de causa de pedir (e como fundamento de excepções), salvo tratando-se de factos notórios, de factos instrumentais e de factos respeitantes ao uso anormal do processo, os quais são de conhecimento oficioso, nos termos estabelecidos nos artºs. 264º, nº 1 e 2; 514º; 664º, 2ª parte, e 665º, todos do Cód. Proc. Civil –, mais se concluiu (e, ainda, dentro do perímetro fáctico alegado pela Recorrente, e, inquestionavelmente, dentro do âmbito – normativo - da protecção jurídica convocada) que «Budweiser associado a uma cerveja norte-americana é, inegavelmente, um sinal amplamente conhecido», tratando-se de «um sinal conhecido cuja classificação como notório não nos merece grandes dúvidas», não alicerçando, todavia, uma tal conclusão o preenchimento do fundamento de recusa de registo previsto na al. m) do nº 1 do artº. 189º do CPI /95 referenciado à verificação de imitação de marca notoriamente conhecida (cfr. artº. 190º do mesmo diploma), mas sendo antes relevada no âmbito da proibição relativa a imitação de marca anteriormente registada, designadamente, para efeitos de preenchimento do já referido 3º requisito, na subhipótese de risco de associação (cfr. artº. 193º, nº 1, do mesmo CPI).
Nestes termos, a sentença recorrida não enferma igualmente da nulidade prevista no artº. 668°, n° 1, al. d), do Cód. Proc. Civil.
3. Do preenchimento do requisito do conceito legal de imitação de marca previsto na alínea c) do nº 1 do artº. 193º do CPI /95 (risco de associação)
3.1. Enquadramento preliminar: da protecção dos sinais distintivos do comércio
A sentença ora sob recurso decidiu no sentido da revogação do despacho que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº ..., alicerçando-se na aplicabilidade do fundamento de recusa estatuído no artº. 189º, nº 1, al. m), do CPI /95, por se mostrarem preenchidos os requisitos de imitação de marca anteriormente registada nos termos definidos no artº. 193º, nº 1, do mesmo CPI (designadamente, por entender que se mostra verificado o risco de associação entre a marca registanda e as marcas “BUDWEISER” da ora Apelada).
Insurge-se a ora Apelante contra tal decisão, argumentando que a sentença do Tribunal a quo, que revogou o despacho recorrido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que tinha concedido, e, bem, a protecção em Portugal ao registo de marca internacional nº ... SAMSON PREMIUM SVETLY LEZÁK BUDWEISER BIER (Fig.), é ilegal, por violação dos artigos 189º, nº 1, m) e 193º, nº 1, a), b) e c) do CPI/95, porquanto este registo de marca não se confunde com o registo de marca nacional nº ..., nem com os pedidos de registo, todos eles recusados em data anterior à data da decisão de concessão de protecção em Portugal à marca da apelante, opostos pela ora apelada Anheuser-Busch, tendo ainda feito uma incorrecta interpretação do regime jurídico da imitação definido neste último preceito legal, mais precisamente no que respeita ao disposto na alínea c).
Importa, assim, antes do mais, convocar o quadro normativo aplicável, a fim de proceder à necessária concatenação entre a razão jurídica abstractamente acolhida no mesmo e a razão prática latente no caso em apreço.
Consabido é que «a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal», conforme estabelece o artº. 1º do CPI / 95 (aprovado pelo DL nº 16/95, de 24 de Janeiro, aplicável ao caso vertente por força do disposto no artº. 10º do DL nº 36/2003, de 05 de Março).
E, consagrando a lei portuguesa o sistema de registo constitutivo dos direitos privativos de propriedade industrial, uma vez registados, estes direitos privativos gozam do direito à defesa da exclusividade do seu uso, o que, indirectamente, garante a lealdade da concorrência.
Ora, a disciplina de tais direitos privativos abarca, no que para o presente caso releva, a categoria da protecção dos sinais distintivos do comércio, os quais se caracterizam pelo elemento que visam identificar.
Sinais distintivos do comércio são, pois, os sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquistar, potenciar e fidelizar a sua clientela.
E, em face do direito português, os principais sinais distintivos são a marca, o nome e a insígnia de estabelecimento, o logótipo e a firma, diferenciando-se estes vários sinais distintivos pela função que a cada um cabe desempenhar.
Tais sinais de identificação acima referidos são, então, protegidos por um direito absoluto, que confere ao respectivo titular o exclusivo do seu uso, dentro do âmbito em que a lei lhe reconheça a eficácia.
E, além destes, existem igualmente sinais que, servindo de elemento de identificação, não permitem, porém, apropriação exclusiva por parte de qualquer empresário, como é o caso – no que ora igualmente releva – das denominações de origem e indicações geográficas, que servem para identificar a origem geográfica de determinado produto.
Todavia, nem a denominação de origem, nem a indicação geográfica, atribuem qualquer direito subjectivo exclusivo. Antes, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efectivo e sério, na localidade, região ou território e podem, indistintamente, ser usadas por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, como determina o nº 4 do artº. 249º do CPI / 95.
3.2. Da protecção do direito à marca
Sendo a marca, antes de mais, um sinal, ou seja, uma realidade perceptível aos sentidos, pode ser definida, em termos gerais, como «o sinal – ou, se se quiser, o signo – susceptível de representação gráfica que é utilizado por um empresário (pessoa física ou colectiva) para distinguir os produtos ou os serviços sobre os quais incide a sua actividade» (REMÉDIO MARQUES, in “Direito Comercial”, 1995, p. 592-593).
Destarte, a marca é o sinal destinado:
- a individualizar produtos ou mercadorias (marcas de produtos, de entre as quais se distinguem, ainda, as marcas industriais, isto é, as que são apostas pelo fabricante do produto, e as marcas comerciais, que são as utilizadas por quem o comercializa), ou serviços (marcas de serviços),
- e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.
Tradicionalmente, as marcas eram constituídas por fonemas, por figuras ou pela combinação de elementos fonéticos e figurativos, distinguindo-se então:
Por um lado:
- marcas nominativas, que serão aquelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema;
- marcas figurativas, que serão aquelas em que se usa uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um grafismo;
- e as marcas mistas, que integram simultaneamente elementos nominativos e elementos figurativos;
Por outro:
- marcas simples, quando compostas por um único elemento, nominativo ou figurativo;
- marcas complexas, quando são formadas por uma pluralidade de elementos, quer sejam todos nominativos, quer sejam todos figurativos, quer se trate de uma combinação de elementos nominativos e figurativos.
(Cfr. CARLOS OLAVO, in “Propriedade Industrial”, p. 38).
Actualmente, expande-se a utilização, para distinguir produtos ou serviços, de outros tipos de sinais perceptíveis aos sentidos, sejam eles visuais (incluindo hologramas), sonoros (musicais ou não), olfactivos, gustativos ou tácteis.
E, conquanto não seja um sinal distintivo obrigatório, mas antes facultativo, a marca «é, sem dúvida, o mais importante dos sinais distintivos, por causa do protagonismo que assume na moderna economia, caracterizada pela oferta concorrente de produtos e serviços idênticos ou afins por banda de uma pluralidade de agentes económicos», e «daí que, no paradigma económico-jurídico da economia de mercado (e do neo-liberalismo), as marcas diferenciam os produtos de cada empresário, em face dos produtos ou serviços dos empresários concorrentes». Por sua vez, «ao público (maxime, os consumidores finais) fica, deste jeito, garantida a identidade da origem do produto ou serviço marcado; permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto do de outra proveniência» (REMÉDIO MARQUES, in ob. cit., p. 594).
Todavia, a marca não esgota a sua importância económico-social na função diferenciadora de produtos idênticos, iguais ou afins, existentes no mercado, reconduzindo-se, ainda, «a uma indicação de proveniência do produto ou do serviço» (A. e ob. cit., p. 595 in fine e 596).
Na feliz súmula de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, «a marca tem, em síntese, as seguintes funções:
Uma Função Essencial: Função Distintiva
A marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso.
Uma Função Derivada: Função de Garantia de Qualidade dos Produtos e Serviços
A marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.
Uma Função Complementar: Função Publicitária
A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para promoção dos produtos ou serviços que assinala.» (in “Manual de Direito Industrial”, 2005, p. 141).
Assim, em matéria de composição da marca, diz o nº 1 do artº. 165º do CPI /95 que: «A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».
E acrescenta o nº. 2 do mesmo artigo que «a marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo ».
Decorre, assim, deste artigo que, na composição da marca, vigora o princípio da liberdade.
Ou seja: podem constituir marcas uma pluralidade de sinais, tais como, por exemplo, palavras, desenhos, letras, números, sons e a própria forma do produto ou da embalagem.
E quem pretende obter o registo de determinado sinal como marca pode compor esse sinal como bem lhe aprouver e considerar que melhor possa atrair clientela, recorrendo a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, a desenhos, a outros elementos ou à combinação de vários elementos.
Todavia, resultando, ainda, daquele artº. 165º, nº 1, que o sinal, ou conjunto de sinais, para que possa constituir uma marca, deve ser adequado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das de outras empresas, desde logo, não servem como marcas, nos termos do artº. 166º, nº 1, al. b), os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço.
Caso a marca inclua tal elemento genérico referido na aludida al. b), este elemento não será, então, considerado de uso exclusivo do requerente, conforme determina o nº 2 do mesmo preceito.
Paralelamente, tal elemento genérico referido na al. b) do nº 1 do artº. 166º pode ser considerado de uso exclusivo do requerente quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva, de acordo com o nº 2 do mesmo artigo. Pressuposto da mencionada disposição é a de que tenha havido prática comercial, isto é, a marca tenha sido usada em termos que lhe permitam adquirir capacidade distintiva.
Assim, o enunciado princípio de liberdade de composição da marca encontra limites de duas ordens (e decorrentes dos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude que regem a composição das marcas):
- para além dos limites intrínsecos (como o anteriormente analisado, e que, no âmbito do presente recurso apenas foi abordado para efeitos da assacada nulidade de sentença, ainda que se adiante que, conforme bem se entendeu na sentença sob recurso, o consumidor nacional não vê na expressão “Budweis” uma indicação designativa da proveniência geográfica da cerveja, associada à cidade České Budějovice da República Checa, sinal que pertenceria, então, ao domínio público), que dizem respeito aos próprios sinais em si mesmo considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca;
- existem limites extrínsecos, que dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores, como é o caso da existência de marcas anteriormente registadas para produtos ou serviços idênticos ou afins, sendo estes que sobrelevam no caso em apreço.
E, no que aos limites extrínsecos à liberdade na composição das marcas respeita, e na economia do presente recurso releva, temos que:
Concretizando tais outros fundamentos de recusa de registo de marca que têm em vista, não já o sinal em si mesmo considerado, mas a existência de direitos anteriores, consigna a al. m) do nº 1 do artº. 189º do CPI /95 o princípio da novidade da marca, ao proibir que esta contenha, em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
E, em sintonia com essa disposição, o artº. 193º, nº. 1, do mesmo diploma, estabelece que:
«A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguiras duas marcas senão depois de exame atento ou confronto».
Por sua vez, as marcas notórias e as de prestígio encontram protecção especial, respectivamente, nos artºs. 190º e 191º.
Assim, a composição de uma marca deve obedecer, fundamentalmente, aos princípios básicos da novidade e da especialidade, «devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos» (FERRER CORREIA, in “Direito Comercial”, vol. I, p. 327).
Tal requisito – ou princípio – da novidade significa, assim, «que a marca há-de ser constituída por palavras ou figuras diversas, por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada ou existente para produtos ou serviços idênticos, similares ou semelhantes, fabricados ou comercializados por outrem», não podendo, por conseguinte, a marca «ser idêntica a uma marca anterior, contanto que os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido, ou a marca tiver sido registada, forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida», pelo que é preciso «que a marca seja nova; que esteja disponível, vale dizer que, enquanto sinal (nominativo, figurativo...), ainda não tenha sido apropriado por nenhum concorrente» (REMÉDIO MARQUES, in ob. cit., p. 618).
Esta exigência de que a marca seja nova em relação às anteriores, de que seja um sinal ainda disponível, novo, não deve, contudo, ser entendida em termos absolutos, bastando que «este sinal – a marca, com o conjunto dos elementos que, concretamente, a componham – não seja objecto de um direito concorrente, por parte de um outro empresário, actuando no mesmo sector de actividade – em homenagem ao princípio da especialidade (salva a hipótese das marcas célebres)» (REMÉDIO MARQUES, in ob. cit., p. 619).
Assim, a marca só tem de ser nova e, portanto, distinta de outra já existente para produtos ou serviços do mesmo género, idênticos ou semelhantes, não tendo de ser distinta de toda e qualquer outra marca já registada. Efectivamente, «a confundibilidade só é relevante se ambas as marcas (a mais antiga e a mais recente) se destinarem a produtos ou serviços da mesma espécie ou afins, pois só nessa hipótese é que o uso da marca mais moderna pode levar, pela captação da clientela dos produtos em que a outra é usada, a prejudicar o titular desta» (MIGUEL PUPO CORREIA, in “Direito Comercial”, 3ª ed., p. 253).
3.3. Dos requisitos da imitação de marca anteriormente registada
A aplicabilidade da citada alínea m) do nº 1 do artº. 189º - pressupondo a existência de imitação de marca anteriormente registada, nos termos definidos no artº. 193º- depende, assim, da verificação cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) a prioridade da marca imitada;
(ii) a identidade ou afinidade manifesta dos produtos e serviços marcados;
(iii) a semelhança gráfica, figurativa ou fonética da marca posterior com a marca anteriormente registada que:
- induza facilmente o consumidor em erro ou confusão;
- ou compreenda um risco de associação entre ambas,
de forma que o consumidor não possa distingui-las senão depois de exame atento ou confronto.
Quanto aos 1º e 2º requisitos:
Não revestindo a abordagem do 1º requisito (prioridade registral da marca imitada) qualquer dificuldade, analisemos, então, o requisito respeitante à identidade ou manifesta afinidade entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam.
Assente que, para se estar em face de imitação de marca, é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins (o denominado princípio da especialidade das marcas), tal afinidade entre produtos ou serviços aferir-se-á em face do próprio objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial.
Assim, para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços, vindo a considerar-se que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos, sendo irrelevante, na emissão de tal juízo sobre a afinidade de produtos e serviços, o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes (dado que a classificação por produtos ou serviços de acordo com a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial visa tão somente facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, os direitos dos titulares das marcas).
Quanto ao 3º requisito:
E, por último, como se aquilata se a marca é ou não confundível com outra anteriormente registada para os mesmos (ou manifestamente afins) produtos ou serviços?
Sendo «a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação» (PINTO COELHO, in “ Lições de Direito Comercial”, p. 396).
Daí que, relativamente a este 3º requisito, seja de sublinhar, desde logo, ainda na esteira do ensinamento de PINTO COELHO (in RLJ, nº 96º, p. 316), que imitação não significa o mesmo que identidade. Imitação supõe a existência de elementos diferentes, a par de elementos comuns; e o que cumpre apreciar é se as diferenças existentes têm virtualidade para afastar a possibilidade de fácil confusão.
Por outro lado, não são apenas as marcas muito parecidas – que só por confronto directo se podem distinguir – que se devem ter como imitadas.
Efectivamente, se os sinais em confronto são totalmente idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei: eles são por natureza indistinguíveis. Todavia, numerosas dificuldades já surgem quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe ou não semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado.
E, não procedendo a lei a qualquer enumeração dos casos de semelhança entre as marcas, limitando-se a indicar os critérios para proceder à respectiva determinação, caberá, assim, nomeadamente, à jurisprudência, a tarefa de decidir, em cada caso concreto e à luz de tais critérios, sobre a verificação da mesma semelhança e respectiva relevância para efeitos de recusa de registo.
Convocando, então, o conjunto de critérios que relevam, no âmbito desta específica actividade hermenêutica, para determinar se a semelhança entre os sinais constitui imitação:
«O primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g., no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.
O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante.
O terceiro é o de, nas marcas complexas, se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.
Note-se que não há contradição entre este e o primeiro critério. É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira a prevalência de um dos seus elementos».
(LUÍS M. COUTO GONÇALVES, in ob. cit., p. 233)
Ou, na esteira do ensinamento de BEDARRIDE, «a imitação deve ser apreciada mais pelas semelhanças que resultem do conjunto dos elementos que constituem a marca do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos elementos constituídos isolada e separadamente» (in “Commentaire des lois sur les brevets d’invention sur les noms des fabricants et des lieux de fabrication, sur les marques de fabrique et de commerce”, tomo III, p. 160, apud LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. e loc. cit.).
Ainda, quanto a tal imitação ou confundibilidade (em sentido lato), importa considerar o seguinte:
Na protecção do direito à marca, o que está em causa evitar, não é a confusão dos produtos ou a confusão directa de actividades, mas sim a que possa ocorrer entre a origem empresarial dos produtos ou serviços, portanto confusão indirecta de actividades.
Daí que, quando se verifique, do ponto de vista do consumidor médio (razoavelmente informado, mas sem estar particularmente atento às especificidades próprias das marcas, não se demandando especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção), possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, a função identificadora da marca fica esvaziada de conteúdo, independentemente do facto de se confundirem ou não os produtos em que é aposta.
Verifica-se, então, risco de erro ou confusão em sentido estrito sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro.
Mas, igualmente ocorre, risco de erro ou confusão sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos ou serviços, falando-se, então, em risco de associação ou risco de confusão em sentido lato.
Desta sorte, constitui risco de confusão a eventualidade de o público poder considerar que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.
Ou seja, conforme ensinamento de COUTINHO DE ABREU, « (…) o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.
Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).
Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)» [“Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)”, in BFDC, Vol. LXXIII, 1997, p.145]-
Daí concluir-se que, na ponderação desse juízo sobre a imitação ou a confundibilidade no sentido lato acolhido na previsão do artº. 193º, nº 1, al. c) do CPI/95 [ou seja, de modo a concluir-se que os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado, conforme resulta, de resto, da Directiva 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1989, em conformidade com a qual devem ser interpretados os aludidos preceitos legais, e da própria interpretação feita pelo Tribunal de Justiça, designadamente, no Acórdão de 11.11. 1997 (Sabel/Puma, C-251/95, in Col.,1997, p. I-6191), acompanhando-se, assim, a argumentação expendida na sentença revidenda], ter-se-á em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, isto é, que a existência de risco de confusão deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes no caso concreto.
Nesta conformidade:
- O carácter distintivo da marca anterior, e em particular, o seu renome, deve ser tido em conta para apreciar se a semelhança entre os produtos ou serviços designados pelas duas marcas em confronto é suficiente para dar azo a um risco de confusão. É que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto mais forte for o carácter distintivo da marca anterior, seja intrinsecamente, seja devido ao conhecimento que dela tenha o mercado.
E, para determinar o carácter distintivo de uma marca e, daí, para avaliar se tem forte carácter distintivo, há que apreciar globalmente a aptidão da marca para identificar produtos ou serviços como provindo de determinada empresa e assim distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas, devendo, aquando dessa apreciação, serem tidos em consideração todos os elementos pertinentes e nomeadamente as qualidades intrínsecas da marca.
Assim, tem especial relevância a força distintiva do primeiro sinal, quer essa força decorra das qualidades intrínsecas desse sinal, quer decorra da notoriedade de que goza junto do público, bem como a originalidade do sinal inicial.
- Outros dos factores a ponderar na apreciação da susceptibilidade de confusão de um sinal relativamente a outro é o da notoriedade do sinal imitado.
A marca notória – enquanto marca que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida – é, assim, uma marca especialmente afamada, objecto de particular divulgação, em termos de, por vezes, se confundir com o próprio produto à qual é destinada.
A notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente, daí que o risco de confusão seja maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória.
Ademais, para determinar se existe risco de confusão, não basta proceder a uma dupla comparação para estabelecer, por um lado, se existe identidade ou semelhança entre os sinais, e, por outro, se existe identidade ou semelhança entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam.
Com efeito, a proximidade entre sinais e a afinidade entre produtos ou serviços interligam-se, como vasos comunicantes, na apreciação da susceptibilidade de erro ou confusão para o consumidor: quanto maior seja a semelhança dos produtos ou serviços a que as marcas se destinam e mais forte o carácter distintivo da marca anterior, mais elevado é o risco de confusão.
A apreciação global dos factores pertinentes no caso concreto implica, pois, uma certa interdependência entre esses factores, nomeadamente a semelhança entre as marcas e a semelhança entre os produtos ou serviços a que se destinam.
Deste modo, quanto mais os produtos ou serviços sejam idênticos ou similares, maior deve ser, para evitar risco de erro ou confusão, a diferença entre os sinais, e vice-versa.
Por último, tal susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto.
Em jeito de conclusão, dir-se-á, então, que, para aquilatar do carácter distintivo de uma marca, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas, fundamentalmente, numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor.
3.4. Do preenchimento (cumulativo) dos requisitos legais da imitação de marcas no caso concreto (designadamente, da existência de risco de associação),
Isto posto, cabe agora averiguar se a marca nacional e os pedidos de registo da marca nacional da Apelada se consideram imitadas pela marca da ora Apelante.
No caso dos autos, não está em causa o preenchimento dos dois primeiros requisitos da imitação de marcas, sendo certo que, relativamente a tais requisitos da prioridade registral e da identidade dos produtos assinalados:
- é inquestionável que a marca e os três pedidos de registo da marca da Apelada são prioritárias em relação à da Apelante;
- nenhuma dúvida se levanta quanto a serem idênticos os produtos assinalados pela marca e pelos três pedidos de registo da marca da Apelada e pela marca concedida à Apelante.
A única questão aqui em causa consiste em saber se a semelhança entre elas é de molde a permitir a confundibilidade entre as marcas da Apelada e a marca registanda. Ou, dito de outra forma: o que importa decidir é se existe, para o consumidor português, risco de associação das marcas da Apelada com esta marca internacional da Apelante / Recorrida.
Na sentença ora sob recurso foi entendido, e cremos que correctamente, que a possibilidade de existir confusão entre as marcas (decorrente de semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra), resulta da utilização da expressão nominativa “Budweiser” (não vendo o consumidor nacional na expressão “Budweis” uma indicação de origem, associado a uma cidade da República Checa, tanto mais que a marca da recorrida, assume notoriedade à luz da sua proveniência nos Estados Unidos da América), embora o elemento dominante seja diverso para a marca registando e para as marcas da Apelada.
Assim:
- no sinal registando, mostra-se aposta na parte superior do rótulo que constitui o sinal (Budweiser Bier) e na MN .... sob a palavra Ice, em menores dimensões;
- na marca da Apelante o que se destaca, pelo seu tamanho, posição e enquadramento figurativo, é a expressão “Samson”.
As marcas em referência têm, por isso, e ainda que de modo parcial, relevante proximidade fonética e gráfica, e, embora, quando consideradas no todo que as compõe, resulte, de alguma forma, neutralizada qualquer relevância decorrente dessa proximidade, da aposição da expressão Budweiser Bier, na parte superior de um rótulo de cerveja resulta verificada a possibilidade de se verificar o risco de associação com o sinal anterior (sinal Budweiser), conhecido relativamente a cerveja, e que é da titularidade da Apelada.
No caso em apreço, cremos, assim, existir, entre as marcas em confronto um claro risco de associação, pelo que, atento o conceito lato de imitação perfilhado, acolhido no CPI/95, concluímos que existe risco de imitação entre as marcas prioritárias da Apelada e a marca registanda, dado que o consumidor médio (normalmente informado e razoavelmente atento e advertido), confrontado com a expressão “Budweiser Bier”, e sendo o produto cerveja, incorrerá no risco de pensar que está em presença de um produto da Apelada, detentora da titularidade do registo da marca Budweiser, risco agravado pela notoriedade da marca (relevada neste estrito contexto).
Daí que, verificando-se tal risco de associação, no espírito do consumidor, a protecção do registo não deve ser concedido à marca da Apelante, porque desprovida de virtualidade distintiva, havendo fundamento para indeferir o pedido de extensão a Portugal do registo da marca internacional nº ... e não conceder a respectiva protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos da classe 32ª para que foi pedido o registo.
Por tudo isto, improcede a apelação.
IV. Decisão
Posto o que precede, acordam os Juízes desta Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa em, julgando improcedente a apelação, confirmar a sentença recorrida.
Custas da Apelação a cargo da Apelante.
Lisboa, 11 de Fevereiro de 2010
(Processado e integralmente revisto pela relatora, que assina e rubrica as demais folhas)
(Isabel Canadas)
(Sousa Pinto)
(Jorge Vilaça) |
