| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
1. FINISMARGIN, LDA., recorre da sentença que negou provimento ao recurso por si interposto que manteve o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. que recusou o registo da marca nacional nº. 707133 SUN CARS”.
Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso:
2. FINISMARGIN, LDA., NIPC 517 581 949, com sede na Rua Belchior Moreira Barbudo, s/n, Rossio de São João, 8600-680 Lagos, interpôs recurso judicial do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferida em 15 de Maio de 2024, que julgou a reclamação deduzida por SUNNY CARS GMBH procedente e indeferiu o pedido de registo da marca nacional n.º 707133 SUN CARS.
Finalmente, a Recorrente conclui no sentido de dever ser revogada a decisão de recusa de concessão de marca.
A Recorrida contra-alegou, tendo impugnado as interpretações e alegações apresentadas, por, em seu entender, a decisão do INPI fazer uma correcta aplicação da lei. Pelo exposto, a Recorrida concluiu no sentido da manutenção do decidido.
4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, proferiu a seguinte sentença:
“Por todo o exposto, julgo improcedente o douto recurso apresentado e, em consequência, recuso o registo da marca nacional identificada no Relatório.
Custas pela Recorrente (artigo 527.º n.º 1 do Código do Processo Civil).
Valor da ação: €30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo).
Registe como decisão de mérito não antecedida de julgamento e notifique.
Cumpra-se o estabelecido no n.º 5 do artigo 34.º do CPI (artigo 46.º do mesmo código).”
Alegações da recorrente
5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente FINISMARGIN, LDA. interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e “devendo ser deferido o pedido de registo de marca formulado pela recorrente..”
6. Apresentou as seguintes conclusões:
1º - Por sentença proferida a 19 de Fevereiro de 2025, o douto tribunal a quo julgou improcedente o recurso judicial do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferida em 15 de Maio de 2024, que julgou a reclamação deduzida por SUNNY CARS GMBH procedente e indeferiu o pedido de registo da marca nacional nº. 707133 SUN CARS e, em consequência, recusou o registo da marca nacional identificada no Relatório.
2º - Salvo o devido respeito, a douta decisão proferida pelo tribunal a quo não apreciou correctamente o direito.
3º - Em primeiro lugar, a douta decisão não apreciou uma questão suscitada pela recorrente no recurso interposto que se refere à falta de fundamentação do douto despacho proferido pelo INPI relativamente à decisão proferida acerca da concorrência desleal.
4º - No recurso interposto, a recorrente invocou que “a douta decisão recorrida refere a coexistência no mercado dos sinais em litígio favorecia a prática de actos de concorrência desleal, contudo, tal conclusão não é concretizada, ito é, a decisão não fundamenta em que termos, vertendo tal conclusão com base em elementos que constam nos autos”.
5º - A decisão proferida pelo INPI devia ter fundamentado tal conclusão de forma precisa e clara de forma a permitir à recorrente perceber e contradizer o juízo de valor formulado.
6º - A recorrente invocou tal omissão de fundamentação, contudo, o douto tribunal a quo não apreciou tal invocação conforme se impunha e que, a se constatar, a mesma seria declarada inválida.
7º - Em segundo lugar, e salvo o devido respeito pelo douto tribunal a quo, a análise quanto ao risco de imitação e/ou associação entre a marca registanda e registrada, isto é se se verificam os pressupostos previstos na al. c) do art. 238 do Cód. de Propriedade Industrial ou de concorrência desleal, previsto na al. h) do artigo 232º do mesmo código não foi a correcta, pois, nenhuma imitação ou associação se verifica, nem concorrência desleal.
8º - Não se verifica preenchida a alínea c) do supra referido 238º do CPI, isto é, não existe qualquer semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de um exame atento ou confronto.
9º - O sinal registando tem dizeres distintos “SUN CARS” relativamente à marca registrada “Sunny Cars”.
10º - Mas quanto à expressão “Sun” em relação à expressão “Sunny”, as mesmas são visualmente diferentes, tendo esta última a inserção das letras “n” e “y”.
11º - Fazendo com que se distingue totalmente uma da outra ao nível visual, gráfico e fónico, apresentando um significado distinto.
12º - A marca registanda quer dizer “carros de sol” e as marcas registradas querem dizer “carros ensolarados”.
13º - São dois significados diferentes e que visualmente são diferentes, que não se podem considerar confundíveis.
14º - Na língua inglesa as duas letras fazem, ainda, uma maior diferença, numa língua que é bastante simplista em que muitas das vezes a mesma palavra tem significados totalmente diferentes.
15º - A identidade de classificação não pode servir para sustentar que a marca registanda é uma imitação das marcas registadas.
16º - Jamais o consumidor será confundido e entender que ambas as marcas – registanda e registadas – têm a mesma origem empresarial ou que algum tipo de relação existe entre as respectivas entidades, porque são escritas de forma diferente, foneticamente diversas, dispondo um significado distinto.
17º - O critério de identificação imitação/associação e de concorrência desleal não podem ser levados ao extremo, e serem de tal forma apertados no sentido de excluir qualquer similitude, as marcas podem ter alguns elementos de aproximação mas no geral não serem confundíveis, que é o caso.
18º - Um critério demasiado exigente e que exclua quaisquer elementos de proximidade entre marcas fará com que breve trecho não exista espaço para registrar novas marcas.
19º - A apreciação do registo da marca deverá ser no seu todo, atendendo aos seus elementos gráficos, literais e fonéticos, tendo-se especial atenção à língua em que é escrita.
20º - Salvo o devido respeito, a douta decisão recorrida quanto à concorrência desleal peca por falta de fundamentação, isto na esteira da decisão do INPI, invalidade que se argui.
21º - Se é certo que o sinal registando se refere a serviços e produtos da mesma classificação nice, a eventual coexistência dos sinais no mercado não gera nem é susceptível de gerar risco de confusão ou de associação, não havendo qualquer risco de concorrência desleal.
22º - Os sinais são distintos entre a marca registrada e registanda, não são confundíveis.
23º - A marca registanda não imita ou é similar à marca registrada, não sendo confundível com esta, nem existe qualquer risco de concorrência desleal.
7.–A recorrida respondeu pedindo a improcedência do recurso.
Formulou as seguintes conclusões:
a) O INPI, no despacho de recusa do registo de marca nacional n.º 707133, fundamentou o risco de concorrência desleal de forma clara, tendo o Tribunal a quo feito o mesmo na sentença recorrida – sem prejuízo, note-se que a Apelante não invoca essa nulidade de forma clara, em particular pelo facto de não ter sustentado essa invocação em qualquer disposição normativa, ónus que sempre lhe incumbiria.
b) Estão preenchidos todos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação de marca, previstos no art. 238.º, n.º 1 do CPI, ou seja, a prioridade dos direitos da Apelada, a identidade e afinidade dos serviços em causa e a evidente semelhança dos sinais em apreço que pode induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou compreender um risco de associação com as marcas anteriormente registadas, o que, nos termos do art. 232.º, n.º1, alínea b) do CPI, constitui fundamento de recusa de registo de marca.
c) A marca nacional n.º 707133 constitui também uma imitação da denominação social da Apelada, o que, nos termos do art. 232.º, n.º 2, alínea a) do CPI, constitui fundamento de recusa de registo de marca;
d) O uso da marca nacional n.º 707133, no mercado, é suscetível de criar situações de concorrência desleal, independentemente das intenções da Requerente/Apelante, o que, nos termos do disposto no art. 232.º, n.º 1, alínea h) do CPI, constitui igualmente fundamento de recusa de registo de marca..
II. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DO RECURSO:
Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações da recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.
São 3 as questões a decidir.
1ª saber se o tribunal a quo errou no apuramento dos factos provados e não provados;
2ª saber se a sentença é nula por omissão de pronuncia quanto à invocada nulidade da decisão do INPI; e
3 saber se o tribunal a quo errou na aplicação do direito aos factos.
III. APRECIAÇÃO
A. Fundamentação de facto
a. A primeira questão a apreciar é, como referimos, a de saber se o tribunal a quo errou no apuramento dos factos provados e não provados.
A recorrente informa que o recurso “incide sobre a matéria de facto e de direito da douta sentença recorrida”.
Contudo, percorridas as alegações e as conclusões, sabendo-se que são estas últimas que fixam o objeto do recurso, verifica-se que não foi cumprido nenhum dos ónus previstos no art. 640.º, n. 1, do Código de Processo Civil, aqui aplicável:
1 - Quando seja impugnada a decisão sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:
a) Os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;
b) Os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;
c) A decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.
Como resulta expressamente da citada norma, o recurso é, nesta parte, de rejeitar.
Também não se verifica nenhuma das circunstâncias prevista no art. 662.º, n. 2, do Código de Processo Civil, que determinem atividade oficiosa deste tribunal na alteração da matéria de facto, designadamente quanto a matéria não apurada e relevante para a decisão.
Não há, assim, que reapreciar a matéria de facto apurada.
b. A segunda questão a apreciar é a de saber se a sentença é nula por omissão de pronuncia quanto à invocada nulidade da decisão do INPI.
O Código da Propriedade Intelectual não regula as nulidades da sentença, sendo o art. 43.º, n. 3, aliás, a única referência a tal ato que é denominado de “decisão final”.
Assim sendo, a aplicação das normas próprias do Processo Civil apenas pode ocorrer nos casos especialmente não regulados e adaptados à natureza do processo estabelecido no Código da Propriedade Intelectual.
Segundo a recorrente, “a douta decisão não apreciou uma questão suscitada pela recorrente no recurso interposto que se refere à falta de fundamentação do douto despacho proferido pelo INPI relativamente à decisão proferida acerca da concorrência desleal”.
Concretizando, refere que “a recorrente invoca que “a douta decisão recorrida refere a coexistência no mercado dos sinais em litígio favorecia a prática de actos de concorrência desleal, contudo, tal conclusão não é concretizada, isto é, a decisão não fundamenta em que termos, vertendo tal conclusão com base em elementos que constam nos autos”.
A decisão proferida pelo INPI devia ter fundamentado tal conclusão de forma precisa e clara de forma a permitir à recorrente perceber e contradizer o juízo de valor formulado.
A recorrente invocou tal omissão de fundamentação, contudo, o douto tribunal a quo não apreciou tal invocação conforme se impunha e que, a se constatar, a mesma seria declarada inválida.”
Para além do dever geral de fundamentação das decisões judiciais, constitucionalmente imposto, já referia J. Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, Vol. V, 3ª ed., p. 140), que há que distinguir entre a “falta absoluta de motivação, da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita-a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade.”
Este entendimento é, ainda hoje, pacífico quer na jurisprudência quer na doutrina (cf., por todos, o Ac. STJ de 3.3.2021, proferido no processo 3157/.8T8VFX.L1.S1, e com ampla recensão doutrinal e jurisprudencial - ECLI:PT:STJ:2021:3157.17.8T8VFX.L1.S1.CD)
Para além desta importante clarificação, cabe ter ainda presente que, atendendo à matéria em recurso e o disposto no art. 38.º, do Código da Propriedade Intelectual “cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do INPI, I.P.”(é nosso o destaque), pelo que o recurso das decisões do INPI abrangem toda a matéria em discussão. Sendo, consequentemente, indiferente, para o presente recurso, a existência de qualquer nulidade da decisão do INPI se a mesma não for, igualmente, apontada, por subsistente, à decisão judicial (em recurso).
Ainda assim, sobre esta nulidade pronunciou-se o tribunal a quo nos seguintes termos, que merecem a nossa concordância e se reafirmam:
“O juízo que foi feito pelo INPI e que consta reproduzido no despacho agora impugnado resulta da comparação, entre marca registada e marca registanda.
Assim é na medida em que aquelas são as realidades em confronto. As marcas constituem pois os elementos «constantes dos autos» que delimitam o objecto do processo. Daí que não haja que realizar quaisquer outras indagações factuais. Com efeito, não tendo sido questionado que a marca registada se encontrasse nos específicos mercados em que actuam Recorrente e Recorridas, tal presença tem-se por assente.
Nos termos expostos, sem prejuízo do máximo respeito por diverso entendimento, afigura-se bastante evidente que a pretensão da Recorrente de que deveria ter sido feita qualquer outra indagação/apreciação factual quanto ao mercado, para que se pudesse concluir pela existência de risco de concorrência desleal, não encontra respaldo legal.”
Conclui-se, pois, que a decisão do INPI mostra-se suficientemente fundamentada e, como se referiu, tal nulidade não é apontada à decisão em recurso.
Improcede, pois, a invocada “nulidade”.
1. Os factos apurados.
Na sentença recorrida foram considerados 4 (quatro) factos, não impugnados.
O 4 (quarto) facto reproduz a decisão do INPI.
O que se impunha, no que respeita aos factos, era dar conta da existência de tal decisão, nada mais. A sua importância reside, unicamente, na aferição da legitimidade do recorrente dessa decisão, para aferir da tempestividade do recurso e, eventualmente, para apurar da existência de marcas prioritárias.
Atendendo à matéria em recurso e o disposto no art. 38.º, do Código da Propriedade Intelectual (“Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do INPI, I. P. – é nosso o destaque), os fundamentos das decisões do INPI, podendo ter importância na fundamentação jurídica, são completamente espúrias factualmente.
Assim, exclui-se o “facto” descrito em 4.
2. São, assim, os seguintes os factos apurados e pertinentes:
1- A Recorrente depositou um pedido de registo de marca nominativa, cujo sinal é SUN CARS (cfr. consulta do procedimento, cuja cópia se encontra junta aos autos);
2- A marca destina-se a
a) VEÍCULOS E MEIOS DE TRANSPORTE, que integra a classe 12 da Classificação Internacional de Nice;
b) SERVIÇOS DE ALUGUER RELACIONADOS COM TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; ESTACIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS, ANCORAGEM; SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS; TRANSPORTE; ALUGUER DE AUTOMÓVEIS; ALUGUER DE AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS; ALUGUER DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ALUGUER DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, que integra a classe 39 da Classificação Internacional de Nice (cfr. consulta do procedimento, cuja cópia se encontra junta aos autos);
3- Em 12/09/2023, veio a Recorrida apresentar reclamação, por ser titular dos registos:
• Marca da União Europeia n.º 008388472 “SUNNY CARS” (nominativa), cujo registo foi pedido em 09/06/2009 e concedido em 28/01/2010, para assinalar “Leasing de automóveis; Aluguer e organização de viaturas; organização e mediação de viagens; mediação de serviços turísticos (com excepção da reserva de quartos em hotéis e pensões)”. (classe 39);
• Marca da União Europeia n.º 10498277  , cujo registo foi pedido em 15/12/2011 e concedido em 08/05/2012, para assinalar “Leasing de veículos, em especial de veículos automóveis” (classe 36) e “Aluguer e disponibilização de veículos, Em especial automóveis; Organização de viagens; Mediação de serviços de agências de turismo (com exceção da reserva de quartos em hotéis e pensões).” (classe 39)
Mais de declarou que
“Em face da prova produzida, não resultaram provados quaisquer outros factos com relevância para a decisão.”
B. Fundamentação de direito
A terceira e última questão a decidir é a saber se o tribunal a quo errou na aplicação do direito aos factos.
Na sentença em recurso e quanto ao objeto do recurso, o Tribunal a quo considerou que (são nossos os sublinhados):
“Quanto ao terceiro requisito, a saber, o risco de imitação/ associação, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do Código da Propriedade Industrial, tem, também, que se concluir que o mesmo se verifica, tendo presente que:
- existe parcial sobreposição entre os caracteres utilizados na marca registanda e na marca registada, uma vez que partilham a mesma raiz “SUN”, sendo que a palavra que sinaliza a marca requerida é um substantivo e a marca pré-registada é um adjectivo formado por sufixação “SUN” + “NY”;
- existe parcial identidade fonética entre a marca registanda e a marca registada, uma vez que “SUN” é o radical de “SUNNY”;
- conceptualmente, as palavras reportam-se à mesma realidade: Sol, quanto a “SUN” (marca requerida) e “com sol, solarendo, que tem sol”, quanto à expressão SUNNY” (marca pré-existente)
Quanto às dissemelhanças, verifica-se que a marca registanda é um substantivo/Sol e a marca registanda é um adjectivo, derivado por sufixação/o que tem Sol/solarengo/com Sol.
No caso da marca requerida, a mesma une dois substantivos “Sol” e “Carros” e no caso da marca anteriormente registadas, a mesma une um substantivo e um adjectivo “Carros” e “Com Sol” ou “solarengos”
Assim, s.m.o., haverá que concluir, como se conclui, que improcedem os argumentos alegados pela Recorrente, que existe risco de associação, e que a decisão concretiza a aplicação do direito de acordo com os elementos de prova que foram carreados.
Posto isto, da matéria que resulta provada, a dissemelhança entre os sinais distintivos reconduz-se ao facto de um integrar um substantivo SUN (CARS) e de o outro integrar um adjectivo derivado do primeiro, a saber: SUNNY (CARS).
No mais, a marca registanda reproduz parcialmente a marca registada, reprodução parcial essa que se reporta à grafia, à fonética e ao conceito convocado pelas marcas, a saber:.”
Sol (substantivo), no caso da marca requerida e solarengo, que tem Sol, com Sol (adjectivo), no caso da segunda.
Em suma, tem que se concluir que há risco de confusão e de associação às marcas da Recorrida, uma vez que o consumidor poderá pensar que está perante produtos com a mesma origem empresarial.
Tal risco de erro pelo consumidor não pode ser permitido no mercado, razão pela qual não se podem acompanhar as conclusões vertidas no douto recurso.
Assim, conclui-se que o douto despacho que recusa a marca faz uma análise correcta dos critérios legais, pelo que deve ser mantido, o que se decide.
Quanto ao segundo dos fundamentos constantes da douta decisão, a saber, do risco de concorrência desleal, afigura-se de meridiana clareza que tal risco resulta da possibilidade de associação da marca registanda à actividade da Recorrida, cuja designação, de resto, reproduz, o que, por si só, constituiria fundamento de recusa da marca. Daí que, também nesta parte, se adira ao decidido.”
A recorrente, contudo, entende, em síntese, que :
. não existe qualquer semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de um exame atento ou confronto.
. o sinal registando tem dizeres distintos; a expressão “Sun” em relação à expressão “Sunny”, são visualmente diferentes, tendo esta última a inserção das letras “n” e “y”, fazendo com que se distingue totalmente uma da outra ao nível visual, gráfico e fónico, apresentando um significado distinto. A marca registanda quer dizer “carros de sol” e as marcas registradas querem dizer “carros ensolarados”. Têm significados diferentes e que visualmente são diferentes, que não se podem considerar confundíveis.
. na língua inglesa as duas letras fazem, ainda, uma maior diferença.
. identidade de classificação não pode servir para sustentar que a marca registanda é uma imitação das marcas registadas.
. um critério demasiado exigente e que exclua quaisquer elementos de proximidade entre marcas fará com que breve trecho não exista espaço para registrar novas marcas.
. a apreciação do registo da marca deverá ser no seu todo, atendendo aos seus elementos gráficos, literais e fonéticos, tendo-se especial atenção à língua em que é escrita.
Vejamos.
A questão expressa convoca as seguintes ideias fortes:
· A regulamentação das marcas visa garantir a lealdade de concorrência (art. 1º, do CPI).
· A marca é um sinal com função distintiva, que se destina, primacialmente, a orientar o consumidor, de modo claro e preciso, no processo de decisão com vista à aquisição de produtos. Revela a origem do produto, e permite recordar, no futuro, através de um mecanismo quase reflexo, a respetiva proveniência empresarial.
· O pressuposto básico da marca é a sua função distintiva.
· Na ponderação da similitude dos sinais devem ser ponderados, por princípio, conjuntamente e de forma interdependente todos os fatores pertinentes, de natureza fonética, gráfica e conceptual, conferindo-se particular atenção aos elementos dominantes dos sinais pretendidos. Os quais, contudo, não são suficientes.
· O juízo comparativo deve ser feito por intuição sintética e não por dissecação analítica.
· O juízo a fazer acerca da imitação, deverá ter em conta uma impressão de conjunto, desagregação do sinal, e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.
· Este juízo deve ser efetuado atendendo ao consumidor médio da categoria de produtos em causa que esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.
· O risco de confusão deve ter-se por verificado quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro, atendendo, designadamente, à semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados.
· O risco de confusão é tanto mais elevado quanto o caracter distintivo da marca anterior se reconhece como importante.
· O risco de associação verifica-se quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro.
Impõe-se, ainda, esclarecer que entendemos que “o direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido[1]”; e, ainda, que a interpretação do direito nacional deve fazer-se de harmonia com a Diretiva (UE) 2015/2436 do PE e do Conselho, de 16/12/2016, transposta para o nosso ordenamento jurídico pelo Código da Propriedade Intelectual.
Os factos apurados, como constam acima, são escassos. Revelam-nos, para além da prioridade e titularidade, os sinais das marcas nacional e europeias e a que classe pertencem. Pouco mais.
De resto, na medida em que está em causa e são invocadas duas marcas da União Europeia há que aplicar o regime do Reg. (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017 (RMUE).
Sendo que, de acordo com o art. 8.º do RMUE:
1.Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado:
a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
(…)
No direito nacional, o art. 238.º, n. 1, al. c), do Código da Propriedade Intelectual fornece-nos outras indicações quanto ao conceito ou definição do que seja, para estes efeitos, “imitação”:
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada”
Ou seja, o que se pretende evitar, nos regimes legais referidos, é que as marcas gerem um risco de confusão entre os consumidores (destinatários finais da informação que o sinal distintivo pretende transmitir), podendo os traços de confundibilidade entre os sinais ter diversas origens: similitude gráfica, visual, fonética ou qualquer outra (Ac. STJ de 14.11.2024 – processo 202/21.6YHLSB.L1.S1).
Atendendo à matéria de facto, a apreciação efetuada sustentou-se unicamente no risco de confusão. Embora abrangendo o risco de associação em sentido estrito, o qual se refere a uma situação em que o uso de uma marca pode criar uma relação indevida na mente dos consumidores entre dois produtos ou serviços, mesmo que não haja confusão direta entre as marcas em si.
Vejamos, assim, se existe risco de confusão ou associação entre as marcas dos autos.
Os critérios gerais para a avaliação do risco de confusão foram elencados no acórdão do TJUE de 22 de junho de 1999 (C-342/97 - Lloyd v. Klijsen[2]):
. O risco de confusão é o risco de o público acreditar que os produtos ou serviços correspondentes provêm da mesma empresa ou, se for caso disso, de empresas economicamente ligadas.
. A existência de um risco de confusão para o público deve ser apreciada como um todo, tendo em conta todos os fatores pertinentes no caso concreto.
. A apreciação global acima referida implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração e, em especial, a semelhança entre as marcas e entre os produtos ou serviços abrangidos. Assim, um baixo grau de semelhança entre os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice-versa.
. No que respeita à semelhança gráfica, fonética ou conceptual das marcas em conflito, a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão global por elas produzida, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.
O risco de confusão também tem sido profusamente tratado nesta secção da PICRS de modo, essencialmente, uniforme[3].
Não oferece grandes dúvidas[4] que a comparação deve fazer-se através da “impressão de conjunto” (intuição sintética) e não por “dissecação de pormenores”: “A regra de ouro” da comparação entre sinais é a que esta deve fazer-se através duma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência europeia, ao declarar que “o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades”[5]. Sendo que o consumidor médio geralmente apreende uma marca como um todo, sem examinar os detalhes, confiando na imagem imperfeita que conserva na memória.
Tal como a decisão em recurso considerou, para apreciar o grau de semelhança entre as marcas em causa, há que determinar o seu grau de semelhança gráfica, fonética e conceptual e, sendo caso disso, apreciar a importância a atribuir a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria dos produtos ou serviços abrangidos e as concretas condições em que são comercializados (estas últimas aqui ignoradas).
Estão em confronto duas marcas nominativas[6] (da recorrente e uma da recorrida) e uma marca mista (nominativa e figurativa, da recorrida).
As marcas em comparação são as seguintes:
| marca registanda da recorrente | marcas prioritárias da recorrida |
SUN CARS
|
SUNNY CARS
 |
Da impressão de conjunto verifica-se similitude entre a marca da recorrente e a marca nominativa da recorrida. Já marca mista presenta diferenças substanciais.
Os elementos nominativos, dominantes, nas marcas da recorrida revelam-se parcialmente incluídos na marca da recorrente. Sendo que a marca da recorrente não inclui qualquer outros elementos nominativos que não estejam presentes na marca nominativa e no componente nominativo da marca mista da recorrida.
Concordamos com a apreciação da 1ª instância:
Quanto às semelhanças:
. existe parcial sobreposição entre os caracteres utilizados na marca registanda e nas componentes nominativas das marcas registadas, uma vez que partilham a mesma raiz “SUN”,
. existe parcial identidade fonética entre a marca registanda e as componentes nominativas das marca registadas, uma vez que “SUN” é o radical de “SUNNY”;
. conceptualmente, estas palavras reportam-se à mesma realidade: Sol, em português, quanto a “SUN” (marca requerida) e “com sol, solarendo, que tem sol”, em português, quanto à expressão SUNNY” (das marcas pré-existentes).
Quanto às dissemelhanças:
. a marca nominativa e a componente nominativa da marca mista registadas é um substantivo/SUN (Sol) e a marca registanda é um adjectivo, derivado por sufixação “SUN” + “NY”;
. a marca registanda une dois substantivos SUN (sol) e CARS (carros) e no caso das marcas anteriormente registadas, unem um substantivo e um adjectivo.
Concordamos com a decisão em recurso quando considerou que as semelhanças sobrepõem-se às dissemelhanças, sendo de concluir pela existência do risco de confusão, em especial por associação.
Acresce que não podemos pressupor que o consumidor médio português domine suficientemente a língua inglesa a fim de permitir diferenciar nas marcas as apontadas dissemelhanças.
Tal como já referimos, o risco de associação em sentido estrito refere-se a uma situação em que o uso de uma marca pode criar uma relação indevida na mente dos consumidores entre dois produtos ou serviços, mesmo que não haja confusão direta entre as marcas em si. Ou seja, ainda que as marcas não sejam idênticas ou muito semelhantes pode haver violação se o uso de uma delas levar os consumidores a acreditar, ainda que erroneamente, que existe uma conexão, cooperação ou relação comercial entre as empresas por trás das marcas.
Para determinar se há risco de associação, há que considerar uma série de fatores, incluindo a semelhança das marcas, a natureza dos produtos ou serviços em questão, o grau de distintividade e o grau de notoriedade da marca
Um dos mais relevantes acórdãos do TJUE sobre esta matéria é o do caso "Canon", de 11 de novembro de 1997 (C-39/97), enfatizando que a proteção das marcas não se limita apenas a evitar confusão direta entre as marcas, mas também se estende à prevenção de qualquer associação indevida que possa prejudicar o valor distintivo ou a reputação da marca registrada. Afirma-se que “Em contrapartida, a existência de tal risco está excluída se não se concluir que o público pode ser levado a supor que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas”.
Quanto maior for o risco de associação maior é o risco de confusão.
Deste modo, e atendendo apenas aos factos provados, é nosso entendimento que não ocorre o invocado erro de julgamento e considera-se, que, efetivamente, as marcas em causa apresentam semelhanças suficientemente relevantes para que seja recusado o registo da marca da recorrente.
Pelos mesmos motivos, o registo da marca nacional da recorrente, por constituir imitação das marcas europeias da recorrida, poderia gerar concorrência desleal. O que justificaria a sua recusa.
III. DECISÃO:
I. Pelo exposto, negamos provimento ao recurso e, em consequência, mantemos na íntegra a sentença impugnada que manteve a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que negou o registo da marca nacional n.º 707133 SUN CARS.
II. Custas pela recorrente.
Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável ex vi art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.
Lisboa, 17/09/2025
Armando Cordeiro
Alexandre Au-Yong Oliveira
Carlos M. G. de Melo Marinho
_______________________________________________________
[1] Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito, caso James Burrough, Ltd v. Sign of the Beefeater, Inc., 1976 (passagem extraída da tradução espanhola de FERNANDEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, p. 45).
[2] Consultável in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0342
[3] Por todos cf. o acórdão de 26.05.2023, proferido no processo 62/22.0YHLSB.L1-PICRS e disponível in www.dgsi.pt
[4] Cf. por todos o Acórdão do TJUE no processo C-251/95 de 11 de novembro de 1997 caso Sabel BV vs Puma AG Rudolf Dassler Sport, consultável in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0251 “Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito, resulta da redação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da diretiva, nos termos do qual “existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que a perceção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades” – 23.
[5] Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial – Noções Fundamentais, Almedina, 2019, 2ª edição, página 279 e ss..
[6] Também chamadas marcas verbais, constituídas por palavras, formando ou não frases, letras, ou números e que podem corresponder a vocábulos já existentes ou a formas ou siglas inventadas ou modificadas, na noção de Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, 2ª ed. Reimp., Almedina 2020, p. 218. |
