| Decisão Texto Integral: |
Acordam na 2ª Secção (cível) deste Tribunal da Relação
I – JHRA, requereu, no INPI, a concessão de registo da marca nacional n.º 521622,  .
O que mereceu reclamação por parte de MJL, na qualidade de titular de direito prioritário, a saber, da marca nacional n.º 379879:  ; da marca comunitária n.º 4872107:  ; da marca nacional n.º 350729:  ; da marca nacional n.º 351237:  ; da marca nacional n.º 362069:  ; da marca nacional n.º 395718:  ; da marca nacional 381529:  ; e do logótipo n.º 5518:  , e na consideração de se estar perante uma imitação de tais marcas e logótipo prioritários, a que acresce a possibilidade de concorrência desleal.
Contestou o Requerente, rematando com o infundado da reclamação e a concessão do por si requerido registo de marca nacional.
Sendo apresentada pela Reclamante uma “exposição suplementar” à contestação de JHRA, concluindo como na apresentada reclamação.
Vindo, em 2014-05-19, a ser proferido despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 521622, pela Exm.ª Senhora Diretora da Direção de Marcas e Patentes – Departamento de Marcas Desenhos e Modelos, por subdelegação, de competências do Conselho Diretivo do INPI.
Contra o que reagiu a reclamante MJL, nos quadros do artigo 23º do Código da Propriedade Industrial, requerendo a modificação da decisão proferida.
Respondeu o Requerente JHRA, pugnando pela manutenção da decisão concessão do registo.
Tendo o Conselho Diretivo do INPI deliberado, em 23-10-2014, “Indeferir o presente pedido de modificação da decisão apresentado ao abrigo do artigo 23º do CPI;”.
Inconformada, interpôs a “MJL”, recurso judicial, alegando, em síntese, que a marca cujo registo foi deferido não possui o necessário carácter distintivo para que o seu registo seja concedido, constituindo imitação da sobredita marca nacional n.º 379879, da Recorrente.
Rematando com a revogação do despacho recorrido a substituir por outro que revogue o despacho de concessão da marca nacional n.º 521622:  , “recusando-se agora o seu registo para todas as classes”.
Cumprido o disposto no art.º 43º do Código da Propriedade Industrial, foi remetido pelo I.N.P.I. o processo administrativo respetivo.
E citada a parte contrária, em cumprimento do art.º 44º do mesmo Código, apresentou aquela resposta às alegações da Recorrente.
Vindo a ser proferida sentença com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto, julga-se o presente recurso improcedente, e, em consequência, ao abrigo do preceituado no art. 39.0 do CPI, decide-se:
b) Manter, nos seus precisos termos, o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferido em 23-10-2014, publicado no BPI em 29-10-2014, que declarou manter o despacho de concessão de registo de marca proferido em 19-05-2014, publicado no BPI em 22-05-2014, relativamente à marca nacional n.º 521622, “ARYHORSE”,  (sinal misto), a favor do requerido.”.* Ainda e sempre inconformada, recorreu a MJL, formulando, nas suas alegações, as seguintes conclusões:
“1. O Tribunal a quo considerou como provado o preenchimento dos requisitos cumulativos de imitação previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 245º do CPI.
2. No entanto também o requisito cumulativo de imitação previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 245 do CPI se encontra preenchido.
3. Confrontando o sinal que caracteriza a marca da Recorrente , com a marca do Recorrido – “  ”, verifica-se que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando que a marca que veio a ser concedida, reproduz na sua íntegra não só o elemento distintivo, e característico das marcas da Recorrente: “HORSE”,
4. como reproduz também, o único elemento verbal da marca da Recorrente, e consequentemente, o único elemento da marca passível de ser verbalizado.
5. Os produtos assinalados pelas marcas da Recorrente são identificados primordialmente pela palavra “HORSE”, a qual constitui o seu elemento distintivo e o único elemento nominativo.
6. O consumidor identifica os produtos da Recorrente, pela palavra “HORSE”.
7. refere-se aos mesmos, e pensa nos mesmos associando-os mentalmente à palavra “HORSE”, até porque não pode verbalizar a marca de outra forma.
8. Ao contrário do que a decisão recorrida pretende ignorar, a Recorrente é titular das marcas “HORSE”, e têm um direito exclusivo sobre as mesmas.
9. A palavra “HORSE”, que constitui em exclusivo a componente verbal das marcas da Recorrente não é uma designação genérica, descritiva, um sinal usualmente utilizado no comércio, ou sequer um sinal fraco, para que todos a possam utilizar, desde que com diferentes elementos figurativos, ou com a aposição de outros elementos verbais.
10. A palavra “HORSE” é um verdadeiro sinal distintivo que caracteriza, exclusivamente, fonética e nominativamente, as marcas da Recorrente.
11. A aposição do prefixo “ARY” junto da “HORSE”, afigura-se assim manifestamente insuficiente, para lhe conferir distintividade, face aos direitos da Recorrente.
12. Pois é a palavra “HORSE” que ressalta do computo da marca que veio a ser concedida, aos olhos dos consumidores,
13. e aquela que perdurará na sua memória.
14. Não podendo assim, face à identidade dos elementos distintivos das marcas em cotejo “HORSE”, ser uma mero prefixo de três letras, o elemento “ARY” que conferirá distintividade à marca do Recorrido.
15. Cumpre chamar a este processo uma decisão lapidar emitida pelo INPI, num sentido totalmente oposto ao da decisão recorrida, sendo que a mesma se debruçava sobre um caso em tudo idêntico ao presente.
16. Sendo que no processo em causa, o elemento complementar à palavra “HORSE”, não se tratava de um pequeno prefixo “ARY”, como no presente caso, mas uma palavra autónoma e inclusivamente de maior dimensão em número de letras que a palavra “HORSE”.
17. O citado caso debruçava-se sobre a marca “GLAMMY HORSE” (pedido da marca nacional 453569), e a palavra em causa era “GLAMMY”.
18. A referida marca tinha sido também pedida para assinalar produtos das classes 18ª “bolsas; cavalos (cabrestos [arreatas] para -); cavalos (coberturas para -); cavalos (gualdrapas [xairéis] de selas para -); cavalos (selas para -); cordões em couro; correaria; pastas [marroquinaria]; sacos de mão; selaria (artigos de -)” e 25ª “blusas; botas; calça (fraldas- -); calçado para desporto; calças; camisas; chapelaria; cintos [vestuário]; fatos; gravatas; jérseis [vestuário]; meias; t-shirts”.
19. Ora, a citada marca apesar de tudo, apresentava inclusivamente um grau de maior distintividade com as marcas da Recorrente, que a marca aqui em discussão.
20. No referido processo, veio o INPI recusar o registo da marca “GLAMMY HORSE”, com base nas marcas da Recorrente, tendo a decisão de recusa disposto o seguinte: “(…) somos da opinião que existe um elevado grau de semelhança entre os sinais em comparação, na medida em que a expressão “HORSE” assume em ambos especial preponderância, circunstancia que, em nosso entender, poderá induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo levá-lo a pensar que se trata de produtos com a mesma proveniência, ou pelo menos, com alguma ligação entre si”.
21. O INPI no caso citado, partilhou a opinião da Recorrente defendida nos presentes autos, em que é o elemento “HORSE” aquele que revela uma especial preponderância em cada uma das marcas, podendo nessa medida induzir facilmente o consumidor em erro.
22. O despacho de recusa da decisão citada, entendeu ainda que: “Na verdade somos de opinião que a inclusão da designação “GLAMMY” no sinal em estudo, se revela manifestamente insuficiente para lhe conferir a necessidade capacidade diferenciadora relativamente à marca da Reclamante”.
23. Ou seja, tal como caso citado, em que a palavra “GLAMMY” se revelou manifestamente insuficiente para conferir a necessária capacidade diferenciadora à marca “GLAMMY HORSE”, face às marcas da Recorrente, no caso em apreço, também o prefixo “ARY”, ou a sua componente figurativa, se revela manifestamente insuficiente para conferir a necessária capacidade diferenciadora à marca “ARYHORSE”, face às marcas da Recorrente.
24. A citada decisão, prosseguiu: “Entendemos que quanto maior for a proximidade entre os produtos assinalados, maior terá que ser a diferença entre os respectivos sinais para que as duas marcas possam coexistir no mercado. Ora, considerando a estreita afinidade entre os produtos em causa, julgamos que as diferenças entre os sinais em cotejo, são escassas para evitar os riscos de associação, confusão, ou indução em erro”.
25. Ora, considerando a estreita identidade e afinidade entre os produtos em cotejo, as diferenças entre os sinais em confronto, são muito escassas para evitar os riscos de associação, confusão, ou indução em erro.
26. Concluindo a citada decisão do INPI quanto à marca “GLAMMY HORSE”: Em sequência do que acima enunciámos, entendemos que o sinal em apreço constitui uma imitação da marca invocada na reclamação e que, ademais, é susceptível de criar confusão com os produtos da reclamante o que, independentemente da intenção do requerente, consubstanciaria também um acto de concorrência desleal”.
27. Também no presente caso, se pode assim facilmente concluir, que a marca concedida é susceptível de criar confusão com os produtos da Recorrente, o que, independentemente da sua intenção, consubstanciaria também um acto de concorrência desleal.
28. Não será ainda o facto da marca do Recorrido contemplar uma componente figurativa que irá permitir ao consumidor médio diferenciar as marcas por essa via.
29. Pois na verdade, é o elemento verbal, o único que pode assumir uma expressão fonética, que assume uma importância principal no todo do sinal.
30. O próprio Tribunal a quo não deixa de considerar na sua sentença que a palavra “HORSE” é o elemento dominante em ambas as marcas.
31. Considerando o exposto e encontrando-se preenchido o requisito cumulativo da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do CPI, não pode a marca nacional nº 521622, deixar de ser de recusada nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 239º do CPI.
32. O designativo “HORSE” não é dotado de um reduzido grau de distintividade para assinalar os produtos para os quais as marcas da Recorrente foram registadas, designadamente produtos relacionados com a prática da equitação,
33. não sendo um termo nem genérico, nem descritivo
34. Dispõe a alínea a) do nº 1 do artigo 223º, que não satisfazem as condições de constituição de marca definidas no artigo 222º, “as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo”.
35. Por sua vez, a alínea a) do nº 1 do artigo 238º do CPI, dispõe que o registo de uma marca é recusado quando esta for desprovida de qualquer carácter distintivo.
36. Define Couto Gonçalves que sinal genérico “é ou o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda o sinal figurativo que representa, unicamente, a forma comum ou ordinária do produto marcado” (Manual de Direito Industrial, página 232, 2ª edição, Almedina 2008).
37. Ora no caso em apreço não assinalando as marcas em cotejo para a classe 31ª animais vivos, designadamente cavalos, nunca o designativo para os produtos em causa, das classes 18ª, e 25ª, poderá ser considerado genérico.
38. E não é genérico porque, o significado originário do designativo “HORSE” não designa o nome do género de produtos ou serviços marcados pelas marcas em causa.
39. Desde logo não correspondendo a palavra “HORSE”, ou “CAVALO”, a uma espécie, lugar e tempo de produção, a qualidade, ou quantidade de algo, um destino, valor ou característica de um produto dificilmente poderá ser considerada descritiva de alguma coisa.
40. Note-se que a maior parte dos produtos assinalados pelas marcas da Recorrente e da Recorrida, não se destinam sequer à prática da equitação.
41. E mesmo que as marcas assinalassem exclusivamente produtos destinados à prática da equitação o designativo “HORSE” nunca teria qualquer caracter descritivo, pelo facto não descrever nenhuma característica dos produtos em causa.
42. Assim o facto de em relação a alguns dos produtos assinalados pelas marcas em cotejo o designativo “HORSE” poder ter até algum caracter sugestivo, não tem de todo caracter descritivo, ou baixa eficácia distintiva.
43. Sendo que expressões ou palavras de caracter sugestivo não estão contemplados no artigo 223º, como uma impossibilidade de constituírem isoladamente sinais marcários.
44. O despacho que concedeu a marca recorrida ser revogado por força do disposto na alínea e), do nº 1, do artigo 239º, segundo o qual constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”.
45. O uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, quer relativamente às marcas prioritárias da Recorrente modelos possibilitaria ainda ao Recorrido, mesmo independentemente da sua intenção, criar situações de concorrência desleal, nos termos definidos na alínea a) do nº 1 alínea a) do artigo 317º do CPI.”.
Termina com a revogação da “sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, que manteve o despacho proferido pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INPI, em 23 de Outubro de 2014 (publicado em 29 de Outubro de 2014)”, e sua substituição “por outra, que recuse o registo da marca nacional n.º 521622”.
Contra-alegou o Recorrido, pugnando pela manutenção do julgado.
II – Cumpre decidir.
Face às conclusões de recurso, que como é sabido, e no seu reporte à fundamentação da decisão recorrida, definem o objeto daquele – vd. art.ºs 635º, n.º 3, 639º, n.º 3, 608º, n.º 2 e 663º, n.º 2, do Código de Processo Civil – é questão proposta à resolução deste Tribunal, a de saber se a marca nacional da Requerente/recorrida, é desprovida de caráter distintivo, constituindo imitação da marca da Recorrente. * Considerou-se assente, na 1ª instância, sem impugnação a propósito, e nada impondo diversamente, a factualidade seguinte:
“1. A recorrente é titular da marca nacional prioritária n.º379879, “HORSE” (sinal misto),  , cujo registo foi pedido em 23-03-2004, e concedido em 23-12-2005, destinada a assinalar os seguintes produtos
a) Da Classe n.º 18 da Classificação Internacional de Nice: MALAS, MALETAS DE VIAGEM, CHAPÉUS DE CHUVA, CHAPÉUS DE SOL, CHICOTES, ARREIOS E SELARIA.
b) Da Classe n.º 25 da Classificação Internacional de Nice: CINTOS.
2. Após pedido apresentado em 14-11-2013, e apesar de reclamação da ora recorrente, por despacho do INPI proferido em 19-05-2014, publicado no Boletim da Propriedade Intelectual (adiante BPI) em 22-05-2014, foi concedido o registo da marca nacional n.º 521622, “ARYHORSE” (sinal misto), a favor do requerido José Henrique da Rocha Areeiro, para assinalar os seguintes produtos/serviços:
a) Classe 18 da Classificação Internacional de Nice: AÇAIMES; ACESSÓRIOS DE ARREIO EM METAIS PRECIOSOS; ACESSÓRIOS DE ARREIO, NÃO SENDO EM METAIS PRECIOSOS; ACESSÓRIOS PARA ARREIOS; ALCOFAS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS; ALCOFAS [SACOS] MANJEDOIRAS; ALMOFADAS PARA SELAS DE EQUITAÇÃO; ANÉIS PARA CHAPÉUS-DE-CHUVA; ANTOLHOS [ARREIOS]; ARÇÕES DE SELAS; ARMAÇÕES DE CHAPÉUS-DE-CHUVA OU DE CHAPÉUS-DE-SOL; ARMAÇÕES DE SACOS DE MÃO; ARREIOS [CORREARIA]; ARREIOS PARA CAVALOS; ARTIGOS DE SELARIA; BAINHAS PARA MOLAS [EM COURO]; BANDOLEIRAS [CORREIAS] EM COURO; BARBAS DE BALEIA PARA CHAPÉUS-DE-CHUVA OU CHAPÉUS-DE-SOL; BASTÕES [BORDÕES] DE ALPINISTA; BENGALAS; BENGALAS DE CHAPÉUS-DE-CHUVA; BENGALAS-ASSENTOS; BOLSAS; BOLSAS DE ASAS, MULTIUSOS; BOLSAS DE CAÇA; BOLSAS DE COMPRAS REUTILIZÁVEIS; BOLSAS DE COURO PARA EMBALAGEM DE MERCADORIAS; BOLSAS DE LONA PARA AS COMPRAS; BOLSAS DE MALHA; BOLSAS DE MALHA, NÃO SENDO EM METAIS PRECIOSOS; BOLSAS DE MALHAS; BOLSAS DE TOILETTE EM MATERIAL TÊXTIL [VAZIAS]; BOLSAS DE VESTUÁRIO PARA VIAGEM, FEITOS EM COURO; BOLSAS DE VIAGEM PARA GRAVATAS; BOLSAS E CARTEIRAS EM COURO; BOLSAS PARA GUARDAR MAQUILHAGEM, CHAVES E OUTROS ARTIGOS PESSOAIS; BOLSAS PARA JÓIAS EM MATÉRIAS TÊXTEIS [VAZIAS]; BOLSAS PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS; BOLSAS PARA O TRANSPORTE DE FATOS, CAMISAS E VESTIDOS; BOLSAS PORTA-BEBÉS; BOLSAS PORTACHAVES, EM COURO OU IMITAÇÃO DE COURO; BOLSAS PORTA-JÓIAS PARA VIAGEM; BRIDÕES; CABRESTOS PARA CAVALOS; CAIXAS EM COURO OU EM CARTÃO-COURO [IMITAÇÃO DE COURO]; CAIXAS EM FIBRA VULCANIZADA; CAIXINHAS EM COURO OU EM CARTÃO-COURO [IMITAÇÃO DE COURO]; CAIXINHAS PARA ARTIGOS DE TOILETTE; CARTÃOCOURO [IMITAÇÃO DO COURO]; CARTEIRAS DE BOLSO; CARTEIRAS DE COURO PARA CARTÕES DE CRÉDITO; CARTEIRAS EM METAIS PRECIOSOS; CARTEIRAS PARA CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO; CHAPÉUS-DE-CHUVA; CHAPÉUS-DE-SOL; CHICOTES; CILHAS EM COURO [SELARIA]; COBERTURAS EM PELES [PELARIA]; COBERTURAS PARA CAVALOS; COFRES DE VIAGEM; COFRES PARA PERTENCES PESSOAIS; COLEIRAS PARA ANIMAIS; COLEIRAS PARA CAVALOS; CORDÕES EM COURO; CORREIAS; CORREIAS DE ARREIOS; CORREIAS DE COURO; CORREIAS DE COURO [TIRAS]; CORREIAS PARA EQUIPAMENTO MILITAR; CORREIAS PARA PATINS; COURO A GRANEL; COURO EM BRUTO OU SEMI-TRABALHADO; COURO EM POLIURETANO; CREPÕES [PARTES DE PELES]; ENVELOPES DE COURO PARA EMBALAR MERCADORIAS; ESTOJOS DE CHAPÉUS-DE-CHUVA; ESTOJOS DE VIAGEM [MARROQUINARIA]; ESTOJOS EM COURO PARA CHAPÉUS; ESTOJOS PARA CHAVES; ESTOJOS VAZIOS PARA BATONS [MARROQUINARIA]; ESTRIBOS; ETIQUETAS DE COURO PARA BAGAGENS; FAIXAS DE COURO; FERRADURAS; FERRADURAS EM MATÉRIAS PLÁSTICAS; FIOS DE COURO; FITAS DE CHAPÉUS [FITAS EM COURO]; FREIOS [ARREIOS]; GUALDRAPAS [XAIRÉIS] DE SELAS PARA CAVALOS; GUARNIÇÕES [ENFEITES] DE COURO PARA MÓVEIS; IMITAÇÃO DE COURO A GRANEL; IMITAÇÕES DE COURO; JOELHEIRAS PARA CAVALOS; LOROS DE ESTRIBOS; MALAS [BAÚS]; MALAS DE EXECUTIVOS; MALAS DE MÃO; MALAS DE VIAGEM; MALAS EM COURO; MALAS PARA LIVROS ESCOLARES; MALAS PARA VESTUÁRIO DESPORTIVO; MALAS TIPO PULLMAN; MALETAS EM COURO; MALETAS EM IMITAÇÃO DE COURO; MALETAS PARA DOCUMENTOS; MARTINETS [CHICOTES]; MOCHILAS COM DUAS ALÇAS; MOCHILAS COM RODAS; MOCHILAS COM UMA ALÇA; MOLESQUINE [IMITAÇÃO DE COURO]; OBJETOS EM COURO CRU PARA MASCAR PARA CÃES; PASTAS [MARROQUINARIA] [PORTA-DOCUMENTOS]; PASTAS PARA ESTUDANTES; PEÇAS EM BORRACHA PARA ESTRIBOS; PEGAS DE MALAS [DE VIAGEM]; PELARIAS [PELES DE ANIMAIS]; PELE DE CABRITO; PELES A GRANEL; PELES CURTIDAS; PELES DE ANIMAIS; PELES DE ANIMAIS DE MATADOURO; PELES DE CAMURÇA SEM SER PARA LIMPEZA; PELES [PELES DE ANIMAIS]; PELÍCULA DE TRIPAS DE BOIS OU CARNEIROS; PORTA-CARTAS [PASTAS]; PORTA-CARTÕES EM COURO; PORTA-MOEDAS SOB A FORMA DE CARTEIRAS; PORTA-MÚSICA; PRESILHAS DE SELAS; PUNHOS DE AUXILIARES DE CAMINHADA; PUNHOS DE CHAPÉUS-DE-CHUVA; RECIPIENTES DE EMBALAGEM INDUSTRIAL EM COURO; RÉDEAS; RÉDEAS [ARREIOS]; RETÍCULAS (BOLSAS FEMININAS); REVESTIMENTOS DE MÓVEIS EM COURO; SACOS COM RODÍZIOS; SACOS DE ALPINISTAS; SACOS DE CAMPISTAS; SACOS DE COURO PARA A EMBALAGEM DE MERCADORIAS [ENVELOPES, BOLSAS]; SACOS DE DESPORTO; SACOS DE MÃO; SACOS DE PRAIA; SACOS DE REDE PARA COMPRAS; SACOS DE VIAGEM; SACOS E MALAS PARA VESTUÁRIO DESPORTIVO; SACOS EM COURO PARA FERRAMENTAS [VAZIOS]; SACOS [INVÓLUCROS, BOLSAS] PARA EMBALAGEM; SACOS PARA ESTUDANTES; SACOS PARA PROVISÕES [SACOS DAS COMPRAS]; SACOS PARA VESTUÁRIO DESPORTIVO; SACOS PORTA-FATOS [PARA VIAGEM]; SELAS PARA CAVALOS; SLINGS [PANOS] PARA O TRANSPORTE DE BEBÉS; TIRANTES [ARREIOS]; TRELAS EM PELE [COURO]; TRIPA DE CELULOSE PARA ALIMENTOS; TRIPA DE CELULOSE PARA ALIMENTOS REFORÇADA COM PAPEL; TRIPAS PARA SALSICHARIA; VÁLVULAS EM COURO; VESTUÁRIO PARA ANIMAIS.
b) Da Classe 25: ALBAS; ALÇAS PARA SOUTIENS; ALPERCATAS; ANÁGAS [SAIAS INTERIORES]; ANTIDERRAPANTES PARA CALÇADO; AQUECEDORES DE JOELHOS [VESTUÁRIO]; AQUECEDORES DE ORELHAS [VESTUÁRIO]; ARMAÇÕES DE CHAPÉUS; AROS PARA USAR NA CABEÇA [VESTUÁRIO]; ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E CHAPELARIA PARA BEBÉS E RECÉM-NASCIDOS; ARTIGOS DE VESTUÁRIO EM PELE; ARTIGOS DE VESTUÁRIO PARA BEBÉS E RECÉM-NASCIDOS; AVENTAIS; AVENTAIS DE PAPEL; AVENTAIS DE PLÁSTICO; BABETES DE PANO PARA ADULTOS; BABETES DE PLÁSTICO PARA BEBÉS; BABETES DE TECIDO PARA PESSOAS DE TERCEIRA IDADE OU PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS OU MENTAIS; BABETES PARA CRIANÇAS; BABETES, SEM SER EM PAPEL; BABETES SEM SER EM PAPEL NEM TECIDO; BANDANAS [LENÇOS PARA PESCOÇO]; BANDAS ABDOMINAIS PARA GRÁVIDAS [VESTUÁRIO]; BATA DE CABELEIREIRO; BATAS DE BARBEIRO; BATAS DE ENFERMARIA; BERMUDAS DE GOLF; BIQUEIRAS DE REFORÇO PARA CALÇADO; BIQUEIRAS [PARTES DE CALÇADO]; BOÁS [GOLAS]; BODIES PARA BEBÉS; BODIES [VESTUÁRIO]; BODY [ROUPA INTERIOR]; BÓINAS; BÓINAS ; BOLSAS DE CINTURA PORTAMOEDAS [VESTUÁRIO]; BOLSOS PARA VESTUÁRIO; BONÉS; BONÉS E CHAPÉUS DE DESPORTO; BORZEGUINS; BOTAS; BOTAS DE DESPORTO; BOTAS DE ESQUI; BOTAS DE PÊLO; BOTAS DE PLÁSTICO PARA PESCA; BOTAS DE TRABALHO; BOTAS E SAPATOS; BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA PESCA; BOTINAS; CACHECÓIS; CALÇADO; CALÇADO DE BAILE; CALÇADO DE DANÇA; CALÇADO DE DESPORTO EXCETO BOTAS DE EQUITAÇÃO; CALÇADO DE FUTEBOL; CALÇADO DE GINÁSIO; CALÇADO DE GINÁSTICA; CALÇADO DE MONTANHA; CALÇADO DE PRAIA; CALÇADO DE SAPATEADO; CALÇADO DE TRABALHO; CALÇADO DE YOGA; CALÇADO E CHAPELARIA PARA HOMEM, MULHER E CRIANÇA; CALÇADO, EXCETO CALÇADO DESPORTIVO; CALÇADO PARA BEBÉS; CALÇADO PARA SNOWBOARD; CALCANHEIRAS; CALCANHEIRAS PARA MEIAS; CALÇAS; CALÇAS ACOLCHOADAS PARA DESPORTO; CALÇAS, CAMISAS E SAIAS DE GOLF; CALÇAS CAMUFLADAS; CALÇAS CAPRI; CALÇAS CARGO; CALÇAS CORTA-VENTO; CALÇAS DE CAÇA; CALÇAS DE DESPORTO ANTI-TRANSPIRAÇÃO; CALÇAS DE ENFERMARIA; CALÇAS DE GAÚCHO; CALÇAS DE SNOWBOARD; CALÇAS DE YOGA; CALÇAS DENIMS; CALÇAS ELÁSTICAS; CALÇAS EM MATERIAL PLÁSTICO; CALÇAS JUSTAS COM TIRAS; CALÇAS "KHAKIS"; CALÇAS PARA BEBÉS [VESTUÁRIO]; CALÇAS PARA ESTAR EM CASA; CALÇAS PARA NEVE; CALÇAS TIPO DICKIES; CALCINHAS; CALÇÕES ACOLCHOADAS PARA DESPORTO; CALÇÕES COM PROTEÇÕES LATERAIS; CALÇÕES DE BANHO; CALÇÕES DE BOXE; CALÇÕES INTERIORES TÉRMICOS; CALÇÕES JUSTOS COM TIRAS; CALÇÕES PELO JOELHO; CAMISAS; CAMISAS ACOLCHOADAS PARA DESPORTO; CAMISAS CAMUFLADAS; CAMISAS CORTA-VENTO; CAMISAS DE CAÇA; CAMISAS DE DESPORTO ANTI-TRANSPIRAÇÃO; CAMISAS DE GOLA ALTA DE IMITAÇÃO; CAMISAS DE MANGA CURTA; CAMISAS DE MANGAS COMPRIDAS; CAMISAS DE PESCA; CAMISAS DE YOGA; CAMISAS HAVAIANAS; CAMISAS HAVAIANAS ABOTOADAS À FRENTE ; CAMISAS INFORMAIS DE MANGA CURTA; CAMISAS JUSTAS; CAMISAS PARA CRIANÇAS, BEBÉS E RECÉM-NASCIDOS; CAMISETAS; CAMISOLAS; CAMISOLAS DE GOLA ALTA; CAMISOLAS DE GOLA ALTA DE IMITAÇÃO; CAMISOLAS INTERIORES TÉRMICAS; CANOS DE BOTAS; CAPAS CURTAS; CAPAS DE PELE; CAPAS PARA USO EM SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS; CAPOTES [CASACOS]; CAPUZES; CASACOS; CASACOS ACOLCHOADOS; CASACOS AVIADOR; CASACOS CAMUFLADOS; CASACOS DE CAÇA; CASACOS DE FORRO POLAR; CASACOS DE SNOWBOARD; CASACOS DE UNIFORME; CASACOS DESPORTIVOS; CASACOS REFLETORES FLUORESCENTES; CASACOS REVERSÍVEL; CASULAS; CEROULAS; CHAPELARIA; CHAPELARIA TÉRMICA; CHAPÉU DE TECIDO; CHAPÉUS; CHAPÉUS DE CERIMÓNIA; CHAPÉUS DE COZINHEIRO; CHAPÉUS DE PAPEL [VESTUÁRIO]; CHAPÉUS E BONÉS; CHAPÉUS PARA CRIANÇAS, BEBÉS E RECÉM-NASCIDOS; CHAPÉUS-ALTOS; CHINELOS DE BANHO; CINTAS ADELGANÇANTES; CINTAS ELÁSTICAS [ROUPA INTERIOR]; CINTOS FEITOS DE TECIDO [VESTUÁRIO]; CINTOS [VESTUÁRIO]; COBERTURAS PARA OS PÉS, NÃO AQUECIDAS ELETRICAMENTE; COLARES PARA INVERNO; COLARINHOS; COLARINHOS POSTIÇOS; COLETES; COLETES ACOLCHOADOS; COLETES CAMUFLADOS; COLETES DE CAÇA; COLETES DE FUTEBOL; COLETES DE FUTEBOL AMERICANO; COLETES DE PESCA; COLETES PARA DESPORTO; COLETES REFLETORES FLUORESCENTES; COLLANTS; COLLANTS DE LÃ; COLLANTS OU COULÃS; COMBINADOS [ROUPA INTERIOR]; COMBINADOS [VESTUÁRIO]; CONJUNTOS CURTOS [VESTUÁRIO]; CONJUNTOS DE PATINAGEM; CORPETES; CORPETES INTERIORES; CUECAS; CUECAS DE APRENDIZAGEM, TÊXTEIS, NÃO DESCARTÁVEIS ; CUECAS DE HOMEM; CUEIROS; CUEIROS PARA BEBÉS ; ECHARPES; ECHARPES DE HOMEM; ENCAIXES DE CAMISA; ENXOVAIS DE CRIANÇA [VESTUÁRIO]; ESCAPULÁRIOS [VESTUÁRIO]; ESPARTILHOS; ESTOLAS EM PELE; ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA SANDÁLIAS JAPONESAS; FATO DE CASACO E CALÇAS COMPRIDAS [FATO ZOOT]; FATOS; FATOS COM COLETE; FATOS CORTA-VENTO; FATOS DE BANHO; FATOS DE BANHO ESTILO SURFISTA; FATOS DE CARNAVAL; FATOS DE CARNAVAL PARA CRIANÇAS; FATOS DE CORPO INTEIRO; FATOS DE MARINHEIRO; FATOS DE MOTA PARA A CHUVA ; FATOS DE VOO; FATOS IMPERMEÁVEIS; FATOS NÁUTICOS PARA O SOL; FATOS PARA A CHUVA; FATOS PARA ESQUI NÁUTICO; FATOS PARA INTEMPÉRIES; FATOS-MACACO; FERRAGENS PARA CALÇADO; FITAS PARA A CABEÇA [VESTUÁRIO]; FORROS PARA CASACOS; FORROS PRÉ-FEITOS [PARTES DE VESTUÁRIO]; GABARDINES; GALOCHAS; GÁSPEAS PARA CALÇADO; GORRO; GORROS, CALÇAS E BONÉS; GORROS DE BEBÉ; GRAVATAS; GRAVATAS ESTILO COWBOY; IMPERMEÁVEIS ; JAQUETAS; JAQUETAS DE MALHA; JARDINEIRAS; JARDINEIRAS PARA CAÇA; JARRETEIRAS; JÉRSEI DE VOLEIBOL; JÉRSEI [VESTUÁRIO]; KIT DE VESTUÁRIO DE VIAGEM CONTENDO CASACOS REVERSÍVEIS, CALÇAS, SAIAS, TOPS E UM CINTO OU LENÇO; LEGGINGS [CALÇAS]; LEGGINGS [PERNEIRAS]; LENÇOS DE BOLSO; LIBRÉS; LIGAS DE MEIAS; LUVAS CAMUFLADAS; LUVAS DE CICLISTA; LUVAS DE ESQUI; LUVAS DE INVERNO; LUVAS DE LÃ; LUVAS DE SNOWBOARD; LUVAS ISOTÉRMICAS; LUVAS [VESTUÁRIO]; MACACÃO; MACACÃO DE ENFERMARIA; MACACÕES CURTOS; MAILLOTS DE CICLISTA; MAILLOTS [FATOS DE GINÁSTICA]; MAILLOTS [LINGERIE]; MAILLOTS PROTETORES PARA DESPORTOS NÁUTICOS ; MANGUITOS [VESTUÁRIO]; MANÍPULOS [ESTOLAS]; MANTAS [VESTUÁRIO]; MANTILHAS; MÁSCARAS PARA DORMIR; MEIAS; MEIAS DE DESPORTO; MEIAS DE HOMEM PARA FATO; MEIAS DE MALHA; MEIAS IMPERMEÁVEIS; MEIAS SUDORÍFERAS; MEIAS TÉRMICAS; MINISAIAS; MITENES; MITENES DE SNOWBOARD; MITRAS [CHAPELARIA]; PALAS DE BONÉ; PALMILHAS; PALMILHAS PARA FINS NÃO ORTOPÉDICOS; PANTUFAS; PANTUFAS DE ESPUMA PARA PEDICURA; PANTUFAS DESCARTÁVEIS; PANTUFAS PARA PEDICURA; PARAMENTOS [VESTUÁRIO]; PARKAS; PARTES DE BAIXO DE PIJAMA; PARTES DE BAIXO PARA BEBÉS; PARTES DE BAIXO [VESTUÁRIO]; PASSA MONTANHAS; PEITILHOS DE CAMISAS; PELERINES; PELES [VESTUÁRIO]; PELIÇAS; PERNEIRAS [TAPA CALÇAS]; PICOS DE GOLF; PIJAMAS; PITÕES PARA CALÇADO DE DESPORTO; PITONS DE CALÇADO DE FUTEBOL; POLAINAS [GREVAS]; POLOS DE MALHA; PONCHOS; PRESILHAS PARA CALÇAS; PROTEÇÕES DE FRALDAS INFANTIS [TÊXTEIS]; PROTETORES DE COLARINHOS; PROTETORES PARA CALÇADO; PULLOVERS; PUNHOS DE CAMISA; REFORÇOS PARA AXILAS [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA COLLANTS [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA FATOS DE BANHO [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA MAILOTTS [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA MEIAS [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA ROUPA INTERIOR [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS PARA SAPATOS [PARTES DE VESTUÁRIO]; REFORÇOS [PARTE DE VESTUÁRIO]; RÉPLICAS DE TSHIRTS, CALÇAS E MEIAS DE FUTEBOL ; RÉPLICAS DE T-SHIRTS, CALÇAS E MEIAS DE FUTEBOL AMERICANO ; ROUPA DE COURO OU DE IMITAÇÃO; ROUPA DE MALHA; ROUPA INTERIOR; ROUPA INTERIOR DE HOMEM; ROUPA INTERIOR PARA GRÁVIDAS; ROUPA INTERIOR SUDORÍFERA; ROUPAS EXTERIORES; ROUPÕES; ROUPÕES DE BANHO; SACO DE BEBÉS [VESTUÁRIO]; SACOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA BOTAS DE CAÇA; SACOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA BOTAS DE SKI; SAIAS; SAIAS DE GOLF; SALTOS E CONTRAFORTES PARA BOTAS E SAPATOS; SANDÁLIAS; SANDÁLIAS DE BANHO; SANDÁLIAS PARA PEDICURA; SAPATOS; SAPATOS DE BALLET; SAPATOS DE CONDUÇÃO; SAPATOS DE DESPORTO; SAPATOS DE PAPEL UTILIZADOS PARA PASSAR NOS DETETORES DE METAIS PARA MANTER PÉS E MEIAS LIMPAS; SAPATOS E BOTAS [EXCETO PARTES DE SAPATOS E BOTAS, COMO TACÕES DE SAPATO, PINES DE SAPATO, CALÇADEIRAS PARA SAPATOS E BOTAS, TACHAS E PROTEÇÕES DE METAL PARA SAPATOS]; SARIS; SARONGS; SHORTS DE RAPAZ [ROUPA INTERIOR]; SKORTS [CALÇÃO - SAIA]; SOBRETUDO; SOBRETUDOS [VESTUÁRIO]; SOLAS DE BORRACHA; SOLAS INTERIORES; SOLAS PARA CALÇADO; SOLIDÉUS; SOTAINAS; SOUTIENS; SOUTIENS ADESIVOS; SOUTIENS DESPORTIVOS; SOUTIENS DESPORTIVOS ANTITRANSPIRANTES; SOUTIENS PARA JOVENS; SOVACOS PARA VESTUÁRIO; SUPORTES DE MADEIRA PARA SANDÁLIAS JAPONESAS; SUSPENSÓRIOS; SUSPENSÓRIOS PARA MEIAS; SWEAT SHIRT DE DECOTE REDONDO; 'SWEAT SHIRTS'; TACÕES [CALÇADO DE SALTO SALTO]; TAMANCOS; TANGAS; TAPA-ORELHAS [VESTUÁRIO]; TIRAS PARA SAPATOS; TIRAS SEPARADORAS DE DEDOS PARA SANDÁLIAS JAPONESAS [ZORI]; TOGAS; TOGAS [VESTUÁRIO TRADICIONAL]; TOPS CURTOS; TOPS DE GOLA ALTA DE IMITAÇÃO; TOPS PARA BEBÉS; TOPS SEM ALÇAS; TOPS [VESTUÁRIO]; TOUCAS; TOUCAS DE BANHO; TOUCAS DE DUCHE; TRAJES FOLCLÓRICOS [VESTUÁRIO]; T-SHIRTS; TURBANTES; UNIFORMES; UNIFORMES PARA DESPORTOS DE COMBATE; VESTIDO TRAVADO; VESTIDOS; VESTIDOS DE BAILE; VESTIDOS DE GRÁVIDA; VESTIDOS DE PRAIA; VESTIDOS HAVAIANOS; VESTIDOS TIPO "JUMPER"; VESTUÁRIO; VESTUÁRIO CONFECIONADO; VESTUÁRIO DE BASEBOL ; VESTUÁRIO DE CERIMÓNIA; VESTUÁRIO DE CICLISTA; VESTUÁRIO DE DANÇA; VESTUÁRIO DE DORMIR PARA GRÁVIDAS; VESTUÁRIO DE GINÁSTICA; VESTUÁRIO DE LÃ; VESTUÁRIO DE MULHER; VESTUÁRIO DE PATINAGEM ARTÍSTICA; VESTUÁRIO DE PRAIA; VESTUÁRIO DE SEDA; VESTUÁRIO DE TRABALHO; VESTUÁRIO DE TRIATLO; VESTUÁRIO EM CAXEMIRA ; VESTUÁRIO EM COURO; VESTUÁRIO EM IMITAÇÃO DE COURO; VESTUÁRIO EM PAPEL; VESTUÁRIO EXTERIOR EXCETO DE ESTILO JAPONÊS; VESTUÁRIO EXTERIOR RESISTENTE A INTEMPÉRIES; VESTUÁRIO IMPERMEÁVEL; VESTUÁRIO PARA CORTAR O VENTO; VESTUÁRIO PARA AUTOMOBILISTAS; VESTUÁRIO PARA CORISTAS; VESTUÁRIO PARA MULHERES, HOMENS E CRIANÇAS; VESTUÁRIO PARA RAPARIGAS; VESTUÁRIO PARA SURF; VESTUÁRIO, SEM SER DE PROTEÇÃO, COM ELEMENTOS OU MATERIAL REFLETOR OU FLUORESCENTE; VESTUÁRIO TRADICIONAL JAPONÊS; VÉUS; VIRAS DE CALÇADO; XAILES.
3. O INPI, por despacho proferido em 23-10-2014, publicado no BPI em 29-10-2014, decidiu manter o aludido despacho de concessão, após pedido de modificação apresentado pela ora requerente.”.*** Vejamos.
1. O direito de propriedade e do exclusivo da marca, que Carlos Olavo[1] define, em termos gerais, “como o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais” – mas cfr. art.º 222º, do Código da Propriedade Industrial – é conferido pelo registo daquela, ao seu titular, vd. art.º 224º, n.º 1, do mesmo Código.
Tendo assim tal registo, no ordenamento jurídico nacional, eficácia constitutiva e atributiva[2, referindo-se alguns autores ao acertamento operado por via do registo da marca[3]
Os fundamentos de recusa do registo de marca mostram-se elencados, de forma taxativa, nos art.ºs 24º, 238º, 239º, 240º, 241º e 242º, todos do Código da Propriedade Industrial.
Desde já se descartando a consideração dos últimos três artigos, por disporem quanto a situações que aqui se não esboçam (imitação de embalagens ou rótulos não registados, marcas notórias e marcas de prestígio, respetivamente).
Nos termos do citado art.º 238º, e pelo que agora pode interessar:
“1 - Para além do que se dispõe no artigo 24.°, o registo de uma marca é recusado quando esta:
a) (…)
b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo;
(…)”.
Dispondo-se, no artigo 239º:
“1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
b) (…)
c) (…)
d) (…)
e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”.
No artigo 245º do mesmo Código definem-se os requisitos cumulativos do conceito de imitação ou usurpação:
“1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o LISO de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.”.
2. Considerou-se na informação sobre que incidiu a deliberação do Conselho Diretivo do INPI:
“Em 19/05/2014, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pronunciou-se no sentido da concessão total do registo, por ter considerado, que apesar de se verificar "... que as marcas na titularidade da reclamante gozam de prioridade relativamente ao pedido de registo em causa” e de existir "... afinidade entre os produtos das classes 18ª e 25ª e proximidade com os serviços da classe 35ª”, “visualmente os sinais são dissemelhantes”, tendo concluído o seguinte:
(…)
Por conseguinte, não nos parece evidente que os sinais em confronto provoquem confusão fácil no consumidor mais desatento.”.
(…)
Contudo (…) não queremos deixar de referir que no caso em apreço, e atendendo à visão de conjunto que apresenta o sinal registando consideramos que o requisito previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 245° do CPI não se encontra preenchido, aliás tal como explanado no despacho impugnado.
(…)
Na verdade, para se aferir do eventual risco de confusão, a comparação dos sinais em confronto deve basear-se na impressão de conjunto gerada por estes, tendo em conta os seus elementos distintivos e dominantes.
(…)”.
Na sentença recorrida – depois de referir “semelhanças a nível gráfico e fonético” dos “sinais em confronto”, “no que concerne à expressão HORSE” – considerou-se serem as diferenças entre aqueles “significativas”, estando afastado “o risco de confusão com a marca prioritária”, que não goza “de especial distintividade adquirida no mercado”, afastando “no caso concreto, qualquer violação, pelo registo de marca posterior, à função essencial da marca”.
Sustentando a Recorrente, ex adverso, e como visto, “que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando que a marca que veio a ser concedida, reproduz na íntegra não só o elemento distintivo e característico das marcas da Recorrente: “HORSE” (…) como também o único elemento verbal da marca passível de ser verbalizado”.
Sendo a palavra “HORSE” “um verdadeiro sinal distintivo que caracteriza exclusivamente, fonética e nominativamente, as marcas da Recorrente.”.
E “o prefixo “ARY”, ou a sua componente figurativa (…) manifestamente insuficiente para conferir a necessária capacidade diferenciadora à marca “ARYHORSE” face às marcas da Recorrente”.
3. Não sofre crise a anterioridade do registo da marca da Recorrente, nem a afinidade entre boa parte dos produtos que as marcas em confronto visam assinalar – designadamente no que respeita a acessórios para cavalos e atividades de equitação – igualmente equacionada na sentença recorrida.
4. Da semelhança entre as marcas.
4.1. Trata-se, a marca nacional da Recorrente, n.º 379879,  - única com a qual aquela continua sustentando o risco de confusão – de uma marca mista, posto que incluindo um elemento nominativo, impresso em letras maiúsculas e a negro, encimado pela imagem a negro da silhueta de um cavalo a trote, orientada para o lado direito.
De marca mista se tratando igualmente a da Recorrida,  , composta pela figura de um escudo/brasão, encimado por uma coroa real – esta em cor amarela/dourada, tendo aquele desenhado, no seu interior, a traços, uma cabeça de cavalo, de perfil, orientada para o lado direito, e as letras A, H e I, nos “cantos” superiores direito e esquerdo, e no “ângulo” inferior, respetivamente – estando este conjunto a encimar a expressão ARYHORSE.
Como refere Luís M. Couto Gonçalves[49, .depois de distinguir, quanto à sua estrutura, várias espécies de marcas, “Sem prejuízo das especificidades colocadas por cada um destes tipos de marcas (nominativas, gráficas, mistas) há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina.
O primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor, não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.
O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante.
O terceiro é o de, nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo) se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.”.
Note-se que não há contradição entre este e o primeiro critério. É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira ou não a prevalência de um dos seus elementos.”.
Certo que, como adverte Ferrer Correia,[5] “o consumidor (…) não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo.”.
Por isso existindo “a imitação de uma marca por outra (…) quando, postas em confronto, elas se confundam (…) existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos”.
Acrescentando aquele Mestre[6) . que "Por último, as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta. portanto, os elementos que desempenhem função, acessória, de mero pormenor).".
Sendo que na busca de tais elementos prevalentes nas marcas mistas “O critério correcto parece ser o de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante.”[7]
Na jurisprudência, e aportando critérios nesta matéria, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11-03-1999,[8] cujo sumário ler-se pode: “I - É ao aspecto geral das marcas que se deve atender para se aferir do carácter distintivo ou de semelhança entre elas; ou seja, é o conjunto da "imagem" que nos há-de transmitir a impressão de semelhança ou diferença entre as marcas em comparação. II - Há que ter em conta o consumidor médio dos produtos em causa, distraído mas interessado nesses produtos.”.
Convergindo tal aresto com a jurisprudência constante do Tribunal Geral – de que é exemplo o Acórdão 12/12/2014 – Proc. 591/13, ECLI:EU:T:2014:1074 Groupe Canal +/OHMI - Euronews (News+) – em cujo n.º 24 ler-se pode:
“A avaliação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual dos sinais, basear-se na impressão de conjunto por eles produzida, tendo especialmente em conta os seus elementos distintivo e dominante. A perceção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global de risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise dos seus diferentes detalhes (ver acórdão de 12 de junho de 2007, o IHMI / Shaker, C 334/05 P, Rec, US: C: 2007: 333, ponto 35 e jurisprudência referida).”.
E também julgando que a descoberta de uma semelhança fonética entre duas marcas não é suficiente por si só para comprovar que as marcas em causa, cada uma delas considerada como um todo, são semelhantes, o Acórdão de 23 de Outubro de 2002, [Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) ponto 35].
Tendo o mesmo Tribunal Geral considerado, em Acórdão de 11 de Maio de 2005 [CM Capital Markets / OHMI - Caja de Ahorros de Murcia (CM), Proc. 390/03, ponto n.º 55] que “A este respeito, como correctamente indicou o IHMI, o grau de semelhança fonética das duas marcas é pouco importante quando se trate de produtos cujo modo de comercialização incita o público visado a apreender visualmente a marca que os designa no momento da compra.”.
Frise-se ainda que no conceito de imitação cabe, sob impulso da DM – Primeira Directiva do Conselho de 21/12//988 que harmonizou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, n.º 891104/CEE, in JO n.º L 40/l de 11/2//989 – a semelhança “que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois do exame atento ou confronto”, vd. cit. art.º 245º, n.º 1, alínea c), do Código da Propriedade Industrial.
4.2. Mas, isto posto – e partindo do critério primeiro do aspeto geral das marcas, desta feita privilegiando o elemento figurativo, posto que prevalente – resulta evidente o forte contraste entre a marca da Recorrente e a marca da Recorrida, cuja vertente gráfica se apresenta completamente distinta e muito mais elaborada.
Sem com isto se negar a porventura superior eficácia distintiva da simplicidade da imagem integrante da marca da Recorrente, de um cavalo negro, a trote, sem outros elementos gráficos concorrentes.
Por outro lado, no tocante à vertente fonética, não deixará de se assinalar que não existe equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões HORSE e ARYHORSE. Duas no primeiro caso e quatro no segundo, ou seja, o dobro.
Embora já se verifique a identidade da sílaba tónica HOR.
Mas sendo diversa a ordem das vogais: O-E, na marca da Recorrente, e A-O-E, na marca da Recorrida.
Ao que tudo, como dá conta Carlos Olavo[9], se deve atender, no plano da semelhança fonética, traduzida sobretudo em termos de impacto auditivo.
Resultando em qualquer caso distinta a expressão fonética de ARYHORSE relativamente a HORSE.
Sendo ainda de ter presente que a expressão HORSE, por si só não reveste um caráter distintivo particularmente forte.
Trata-se de vocábulo da língua inglesa, significando cavalo em português e, cada vez mais, como tal conhecido do público em geral.
Reportando-se, in casu, à marcação, também, de acessórios para cavalos e atividades de equitação.
Tendo, nessa medida, algo de sugestivo.
Dando nota Couto Gonçalves,[10] que as marcas sugestivas, são “marcas perfeitamente válidas embora o regime de proteção seja mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade”.
Pois se “É, na verdade, útil, sob o ponto de vista comercial, que a marca possa, por si mesma, sugerir ou deixar adivinhar o objecto assinalado (…) é igualmente necessário acautelar o princípio da igualdade entre os concorrentes.”.
Dir-se-á que, visualmente, a manifesta dissemelhança global sobrepuja largamente o segmento de afinidade nominativa “horse”, aliás, e como visto, relativo a elemento merecedor de proteção algo mais ténue, no tocante ao juízo de confundibilidade.
Sendo que, tratando-se de produtos obviamente transacionados em estabelecimentos comerciais, os elementos visuais assumem especial preponderância.
E mesmo no domínio da memória visual das marcas, a imagem subsistente da marca da Recorrida será bem diversa da marca da Recorrente.
4.3. Inexistindo pois semelhança relevante, e designadamente que – reconduzindo a figura do consumidor a que se referem os já citados art.ºs 239º, n.º 1, alínea a) e 245º, n.º 1, alínea c), do Código da Propriedade Industrial, ao consumidor de atenção média, de tal sorte de produtos, “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”[11] , com exclusão quer dos peritos na especialidade, quer do consumidor particularmente distraído ou descuidado – induza facilmente em erro ou confusão o consumidor ou compreenda o risco de associação com a marca prioritária.
5. A noção de concorrência desleal é-nos dada no corpo do citado art.º 317º, onde se refere constituir “concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.
Procedendo-se à enumeração exemplificativa de atos desleais nas várias alíneas do n.º 1, daquele artigo.
E à definição, no art.º 318º, de particular hipótese de ato ilícito, qual seja a de divulgação, aquisição ou utilização de segredos de negócios.
Na, pela Recorrente, invocada alínea a), do citado n.º 1, do art.º 317º do Código da Propriedade Industrial, dispõe-se constituírem, “nomeadamente”, atos de concorrência desleal:
“a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
(…)”.
Sendo que na concorrência desleal, e como refere Carlos Olavo,[12] está em causa “a confusão entre actividades económicas, e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos ou serviços, e não já confusão entre sinais distintivos.”.
Consistindo o risco de confusão “em apresentar os produtos ou serviços
de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente.”.
E havendo “risco de confusão em sentido restrito quando o consumidor médio não distingue as actividades de uma e de outra empresa”, e em sentido amplo “quando o consumidor médio, distinguindo as actividades das empresas em causa, as associa indevidamente.”.
E mesmo para quem, como Luís Couto Gonçalves [13] pressuponha – no caso de estar em confronto produto distinguido por sinal registado – a confusão entre os sinais distintivos, “É necessário ainda que à usurpação de marca registada (o que implica um uso típico dos sinais) se junte ainda, por exemplo, a confusão objectiva dos produtos (para a qual pode não ser bastante a confusão dos sinais ou o seu uso típico), a relação de concorrência (e não um simples comportamento de mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal).”.
Ora, não sendo aqui equacionável o risco de associação de marcas – cuja imitação se descartou – também aquele outro risco de associação, inerente à concorrência desleal, não decorre do substanciado pelo Recorrente, nem do adquirido nos autos.
Pois se limitou aquele a afirmar, no processo administrativo que “a marca concedida é susceptível de criar confusão com os produtos da Reclamante, o que, independentemente da sua intenção, consubstancia também um acto de concorrência desleal”.
Não incluindo, nas conclusões das alegações do “recurso judicial” da decisão do INPI, qualquer referência à concorrência desleal, que apenas mencionou, no corpo daquelas alegações, em transcrição de decisão do mesmo INPI, proferida noutro processo.
Referindo – e, concede-se, em vista do a propósito consignado na sentença recorrida – nas alegações de recurso para esta Relação, que “o uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão relativamente às marcas prioritárias da Recorrente, possibilitaria ainda ao Recorrido, mesmo independentemente da sua intenção, criar situações de concorrência desleal, nos termos definidos na alínea a) do n° 1 alínea a) do artigo 317 do Código da Propriedade Industrial”.
Diga-se, ainda a propósito – e quando se pretendesse valorar, nesta sede, a permanência do vocábulo “Horse” nas duas marcas em confronto – que como ensina Oliveira Ascensão[14] – no domínio do art.º 260º, alínea a) do revogado Código da Propriedade Industrial de 1995, mas mantendo plena atualidade face ao disposto no art.º 317º alínea a), do Código da Propriedade Industrial vigente, “A imitação é um grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente. É natural que as empresas de ponta, capazes de maior inovação, tragam os progressos na vida empresarial e que esses progressos se generalizem subsequentemente. A concorrência exige evolução incessante, e não a multiplicação de monopólios que estancam a expansão das práticas e permitem ganhos parasitários.
Há que ter bem presente que a grande directriz que encontrámos nesse domínio não foi o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado.
(…) é necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela.
(…)
O que é importante acentuar é que há um certo grau mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado.
Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.
Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal.
É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação de entraves.
Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos”.
Ficando assim por preencher, no caso em apreço, os pressupostos fácticos da concorrência desleal enunciados no artigo 317.º n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.
Não se verificando deste modo, também, o fundamento de recusa do registo previsto no art.º 239º, n.º 1, alínea e), do mesmo Código.
Com improcedência, por igual aqui, das conclusões da Recorrente.
III – Nestes termos, acordam em julgar a apelação improcedente, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo Recorrente, que decaiu totalmente.***
Lisboa, 2015-12-17
(Ezagüy Martins)
(Maria José Mouro)
(Maria Teresa Albuquerque)
____________________________________________
[1] In “Propriedade Industrial”, vol. I, 2ª ed., Almedina, 2005, pág. 71
[2] Assim, Carlos Olavo, in op. cit., pág. 120
[3] Vd. Luís M. Couto Gonçalves, in “Manual de direito industrial”, 2ª Ed., Almedina, 2008, pág. 218.
[4]In op. cit., págs. 278-282. No mesmo sentido, vd. Carlos Olavo, in op. cit., pág. 102, e J. G. Pinto Coelho, in RLJ, Ano 93º, pág. 71
[5] In op. cit., págs. 329-330.
[6] In op. cit., págs. 331,332.
[7] Luís M. Couto Gonçalves, in op. cit., pág. 282.
[8] Proc. 99B152 , Relator: NASCIMENTO COSTA, in www.dgsi.pt/jstj.nsf.
[9] In op. cit., págs. 102-103.
[10] In op. cit., pág. 235.
[11] Couto Gonçalves, in op. cit., pág. 283.
[12] Carlos Olavo, in op. cit., págs. 274, 275, sendo nosso o sublinhado.
[13] In op. cit., pág. 420.
[14] In “Concorrência desleal”, Almedina, 2002, págs. 422, 423.
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