| Decisão Texto Integral: | Acordam os Juízes na 1ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa.
*
*
1.Relatório.
A. , sociedade de direito alemão com sede em (…), Alemanha , ao abrigo do disposto no artigo 38º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpôs recurso do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual havia concedido protecção ao registo - deferindo-o - da marca nacional n.º … , "Santo Huberto", pedindo portanto a sua revogação.
Para tanto, alegou que deveria o registo, para o território português, da referida marca, ter sido recusado, pois que, além de imitar uma marca comunitária prioritária ( a nº … “Hubertus“ ) e destinada a assinalar os mesmos produtos , integrava ela sinais “semelhantes, potenciando assim a confusão no consumidor, além de que a sua concessão implicava outrossim uma situação de concorrência desleal.
Notificada a parte contrária ,nos termos e para efeitos do disposto no artigo 43º, nº 2, do CPI, foi apresentada resposta pela Sociedade (…) , SA, pugnando pela manutenção do despacho recorrido, pois que considerava não se verificarem os requisitos do conceito jurídico de imitação de marca, não sendo elas confundíveis.
De seguida, veio o Tribunal a quo a negar provimento ao recurso, mantendo o despacho do Sr. Director de Marcas do I. N. P. I., e concedendo assim protecção jurídica nacional à supra referida marca "Santo Huberto".
Foi do teor que se segue , o segmento decisório da decisão do tribunal a quo :
“ Tudo visto, negando-se provimento ao recurso, mantém-se o despacho do Sr. Director de Marcas e Patentes do LN.P.L, por subdelegação de competências, que deferiu o pedido de registo da marca nacional nº …- "SANTO HUBERTO", concedendo-se assim protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos para os quais foi pedido o registo.
Nos termos do art. 6°, nº 1, al. a) e q) do Cod. Custas Judiciais fixo ao recurso o valor tributário de 80 UC.
Custas pela recorrente ( Art. 446°, n°1I e 2 do Cod. Processo Civil).
Registe e notifique.
Após trânsito da sentença e com cópia da mesma devolva o processo apenso ao LN.P.L (art. 47° do Cod. Prop. Industrial ).”
Não se conformando com tal decisão, da mesma veio apelar A , recurso que foi admitido com subida imediata, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo, concluindo as suas alegações do seguinte modo:
1- O entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo relativamente à questão da imitação da marca "HUBERTUS" (marca comunitária nº ….), da Recorrente, pela marca "SANTO HUBERTO" não se encontra correcto à luz dos critérios legais que presidem à comparação entre sinais distintivos.
2 - Com efeito, admitidos que foram na douta sentença recorrida os dois primeiros requisitos do conceito jurídico de imitação de marca ( vd. art. 245.°, nº 1 do Código da Propriedade Industrial), a saber, a prioridade do direito de marca da Recorrente e a identidade dos produtos daquela marca e da marca sub judice, já não o foi o terceiro requisito desse conceito (vd. alínea c) do art. 245.° do C.P.L).
3- A sentença recorrida até assinalou - e bem - que as marcas partilham pontos em comum, uma vez que a segunda palavra da marca recorrida apresenta semelhanças com a marca da recorrente: "HUBERTO" e "HUBERTUS", dado que só a última sílaba difere: "TO" e " TUS ".
4 - Mas, se bem andou o Tribunal a quo ao assinalar essa questão, já não retirou as devidas ilações quanto a essa mesma questão, na medida em que se "limitou" a enunciar o princípio de que as marcas devem ser analisadas no seu conjunto.
5- Não havendo dúvidas que esse entendimento vai ao encontro do que é, na generalidade, sustentado na doutrina e jurisprudência sobre a mesma matéria, a verdade é que é também consabido que " Pode haver apenas um elemento comum entre as duas marcas - mas ser por tal forma predominante que dê lugar a confusão. A semelhança do conjunto - repete-se tanto pode resultar da conjugação ou combinação de vários elementos existentes em ambas as marcas como da existência de um só elemento comum, se este for de tal forma saliente e predominante que domine o conjunto e lhe imprima a semelhança necessária para determinar a confusão" ( Dr. JUSTINO CRUZ - "Código da Propriedade Industrial " - Livraria Arnado - 2a Edição - pág. 220).
6 - Ora, a marca sub judice "SANTO HUBERTO" reproduz, na prática, a marca " HUBERTUS”, realidade que foi, aliás, abordada na sentença recorrida .
7 - E, parece não haver, igualmente, dúvidas, que o elemento característico e predominante da marca sub judice "SANTO HUBERTO" é a designação "HUBERTO", sendo a marca prioritária da Recorrente "HUBERTUS" - "apenas" uma espécie do seu plural.
8 - Neste sentido, considerando que a marca sub judice contém um elemento nominativo prevalente e que domina o seu conjunto - a designação "HUBERTO" - é inevitável concluir que a marca da Recorrente - “ HUBERTUS ” - é praticamente reproduzida, o que representa uma efectiva susceptibilidade de confusão ou associação por parte do público consumidor, atentas as notórias semelhanças gráficas e fonéticas entre os elementos "HUBERTO" e "HUBERTUS", o que nem sequer carece de qualquer demonstração analítica.
9 - Em face do exposto, a marca sub judice é manifestamente idónea para induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou para criar um risco de associação com a marca da Recorrente, uma vez que o consumidor apenas pode distinguir as marcas em causa mediante exame atento ou confronto (art. 245.°, nº 1 ,alínea c), do C.P.I).
10 - Acresce que, para além da susceptibilidade de confusão ou de associação por parte do consumidor, deve ser também considerado que a coexistência de marcas com proximidade gráfica, fonética ou figurativa, contribui para a vulgarização de uma marca, no fenómeno designado por diluição de marca .
11- É inevitável concluir que se encontram preenchidos todos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação de marca, previstos no art. 245.°, nº 1 do Código da Propriedade Industrial , ou seja a prioridade dos direitos da Recorrente (marca comunitária nº …."HUBERTUS"), a identidade dos produtos em causa e a evidente semelhança gráfica e fonética dos sinais em confronto que pode induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou compreender um risco de associação com a marca anteriormente registada.
12- Acresce ainda que, a coexistência nas marcas em apreço, permitiria que a titular do registo da marca aqui posta em crise praticasse actos susceptíveis de criar confusão com os produtos da Recorrente - art. 317.°, alínea a) do C.P.I..
13- Acresce finalmente que, a parte característica do nome comercial da Recorrente A - é também o elemento HUBERTUS.
14- Deste modo, a sentença recorrida acabou por violar o disposto nos arts. 245.°, n.º 1, alínea c) , e 239°, alíneas a) e e) , do Código da Propriedade Industrial, e , ainda, no artigo 8.° da Convenção de Paris, pelo que deve ser revogada.
Nestes termos e nos melhores de Direito, doutamente supridos por V. Exas., deverá ser concedido provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença do Tribunal a quo e decidindo-se, consequentemente, pela recusa do registo da marca nacional nº …. "SANTO HUBERTO" .
Com o que farão V. Exas., Venerandos Desembargadores, a costumada JUSTIÇA !
Não foram apresentadas contra alegações.
*
Thema decidenduum
Colhidos os vistos, cumpre decidir, sendo que , estando o objecto do recurso delimitado pelas conclusões da alegação da recorrente (cfr. artºs. 684º nº 3 e 685º-A, nº 1, do Cód. de Proc. Civil ), sem prejuízo do disposto na última parte do n.º 2 do art.º 660º do mesmo Código, as questões a decidir resumem-se a saber:
A - Se , ao contrário do decidido na sentença apelada , a marca nacional nº …. - "SANTO HUBERTO" é susceptível de se confundir com a marca comunitária nº … "HUBERTUS", sendo sua imitação, mostrando-se preenchidos todos os requisitos do conceito jurídico de imitação de marca ;
B - Se , ademais, a coexistência das marcas em confronto, permite à recorrida praticar actos susceptíveis de criar confusão com os produtos da marca da apelante, o que tudo importa também a recusa do registo com fundamento no artº 239º,nº1, alínea e), do CPI.
*
2.Motivação de facto.
Na sentença sob recurso foram considerados como provados os seguintes factos:
2.1.- Por despacho de 03 de Abril de 2006 o Sr. Director de Marcas e Patentes do LN.P.L, por subdelegação de competências, deferiu o pedido de registo da marca nacional nº …. - "SANTO HUBERTO", pedida em 15 de Julho de 2005 ;
2.2.- A marca referida em 2.1. destina-se a assinalar na classe 33a "bebidas alcoólicas";
2.3.- Por despacho datado de 12 de Agosto de 2002 foi deferido o pedido de registo da marca comunitária nº … "HUBERTUS", pedido a 7 de Setembro de 1998, destinado a assinalar na classe 33a " licores de ervas e bebidas espirituosas de ervas" ;
*
3.Motivação de Direito.
3.1.- Se , ao contrário do decidido na sentença apelada , a marca nacional nº …. - "SANTO HUBERTO" é susceptível de se confundir com a marca comunitária nº … "HUBERTUS", sendo uma sua imitação, mostrando-se pois preenchidos todos os requisitos do conceito jurídico de imitação de marca.
Recordando sinteticamente o objecto do litigio, constata-se que no essencial insurge-se a apelante contra a decisão do tribunal a quo que , partindo no essencial do pressuposto de que a marca nacional nº …. - "SANTO HUBERTO", não imitava a marca comunitária já registada da apelante, nº …. "HUBERTUS", não se verificando assim, cumulativamente, os três requisitos das diversas alíneas do nº1, do artº 245º, do Código da Propriedade Industrial ( Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março ), tal não obstava ao pedido do registo da primeira e da titularidade da ora apelada.
A propósito , justificou o tribunal a quo, na referida decisão, a dado passo e designadamente, que :
“ (…) Relativamente ao primeiro requisito a sua verificação é evidente: o registo da marca considerada obstativa foi pedido em 7 de Setembro de 1998 e deferido em 12 de Agosto de 2002 enquanto o registo da marca recorrida apenas foi pedido em 2005. A marca da recorrente é, pois, prioritária face à marca recorrida.
No que concerne ao segundo requisito é necessário, como se referiu supra, que os produtos assinalados por ambas as marcas sejam idênticos ou de afinidade manifesta. Ambas as marcas se destinam a assinalar produtos da classe 33a, sendo a marca recorrida bebidas alcoólicas e a marca da recorrente bebidas espirituosas e licores de ervas.
Daqui resulta que os produtos que ambas as marcas pretendem assinalar são idênticos, pelo que também este requisito se verifica. -
Resta então apreciar o terceiro requisito: semelhança gráfica e fonética que torna as marcas confundíveis.
As marcas em apreciação são "SANTO HUBERTO” e “HUBERTUS".
É indiscutível que as marcas têm pontos em comum, apresentando a segunda palavra da marca recorrida semelhanças com a marca da recorrente: "HUBERTO" e "HUBERTUS", dado que só a última sílaba difere: "TO" e "TUS".
Mas serão estas semelhanças suficientes para se considerarem os sinais confundíveis?
Afigura-se-nos que não. Com efeito, não obstante a semelhança nesta segunda palavra o certo é que a marca recorrida é composta por uma outra palavra "SANTO".
Ora este facto faz com que os sinais sejam distintos, quer do ponto de vista fonético quer gráfico quer até ideográfico.
De facto, ao contrário do que pretende a recorrente, a marca recorrida não pode ser analisada, para efeitos de averiguação da alegada imitação, apenas atendendo a uma das palavras que a compõe. Nenhuma das palavras surge com especial destaque e não se pode pura e simplesmente ignorar a existência da referência a "SANTO", independentemente de esta palavra ser um substantivo ou adjectivo (consoante o significado) de uso corrente no vocabulário português. ---
Tal significa que a comparação entre os sinais tem que ser feita atendendo às marcas no seu todo e não a cada um dos elementos que as compõem.
Ora analisada desta forma a marca recorrida, é forçoso concluir que graficamente as marcas são absolutamente distintas, também o sendo foneticamente. Do ponto de vista ideográfico o consumidor associada os sinais a realidade distintas, já que a marca recorrida é associada a um Santo o que já não sucede com a marca da recorrente.
Assim, no caso dos autos e ao contrário do que pretende a recorrente, as marcas, vistas no seu todo, não são confundíveis. Gráfica e foneticamente as mesmas são absolutamente distintas e ideograficamente também o são.
Daqui resulta que, ao contrário do que pretende a recorrente, o consumidor que se depare com uma bebida alcoólica comercializado com a marca "SANTO HUBERTO" o que vai reter não é apenas a palavra "HUBERTO" mas sim o todo composto por todos os elementos que compõem a marca "SANTO HUBERTO". Daí que quando confrontado com uma bebida alcoólica comercializado com a marca "SANTO HUBERTO" não vai tomá-lo pelo licor que conhece sob a marca "HUBERTUS" .
Inexiste, pois, a semelhança exigida pelo legislador para que se verifique a imitação. O consumidor médio facilmente distingue os sinais sem necessidade de confronto entre ambas ou de exame prévio. Analisadas no seu conjunto as marcas são facilmente distinguíveis aos olhos do consumidor médio do tipo de produtos em causa. Significa isto que não se pode considerar haver uma semelhança entre as marcas que permita afirmar ser a marca recorrida imitação da marca da recorrente. “.
Ao invés, sustenta a apelante que a verificação cumulativa dos requisitos das diversas alíneas do nº1, do artº 245º, do Código da Propriedade Industrial , maxime o da respectiva alínea c), é algo que se impõe reconhecer em face das manifestas semelhanças gráficas, figurativas e fonética das marcas em confronto.
Ora bem.
Como acabámos de ver, em causa na acção de onde emerge a instância recursória, está a abordagem do regime jurídico de um dos sinais distintivos do comércio, designadamente o da marca, o qual, a par de outros , como o são a firma, o nome e a insígnia do estabelecimento comercial, consubstancia um inequívoco sinal individualizador do empresário e do estabelecimento, mas sobretudo dos respectivos produtos, mercadorias e/ou serviços, e o qual confere manifestamente uma notoriedade à empresa e lhe permite conquistar ou potenciar a sua clientela (1).
É que, como expressamente o refere o artigo 222º, do CPI, sob a epígrafe de “ Constituição da marca ” :
“ 1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora ( de produtos ou serviços ) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência .(2)
E, porque assim é (3), bem se compreende portanto que, tal como decorre do disposto no art.º 224 º, nº1, do CPI, uma vez registada a marca , passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.
Chegados aqui, e tal como decorre do CPI ( vide o nº1, do artº 245º ), há muito que a doutrina reconhece que , em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental princípio da novidade ou da especialidade, impondo ele (4) que a marca (para efeitos v.g. de registo) seja nova , ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente já registada por outrem , para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.
Ou, dito de uma outra forma (5), deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir desde logo a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins (6), que não distintos ( caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica ).
É que, importa não olvidar, no âmbito da protecção do direito à marca, o que está em causa, não é a confusão dos produtos ou a confusão directa de actividades, mas sim a que possa ocorrer entre sinais distintivos, ou seja, haverá risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou , e como ensina Ferrer Correia (7) , a imitação de uma marca por outra ocorrerá quando, postas em confronto, elas se confundam.
Em conclusão, três são os requisitos de imitação (8) : a) prioridade da marca imitada ; b) identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados ; c) semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra da marca posterior com a marca anteriormente registada e que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor , não podendo este distinguir as duas senão depois de um exame atento ou confronto, ou crie um risco de associação entre ambas .
Ora, in casu não se questiona a verificação dos dois primeiros requisitos a que aludem as alíneas a) e b), do nº1, do artº 245º, do CPI (9), a saber ,a prioridade da marca ( “Hubertus“ ) da apelante e a circunstância de , quer ela, quer a da apelada ("Santo Huberto”) , servirem para assinalar produtos afins ou mesmo idênticos .
É que, destinando-se a marca ( a da apelada ) referida em 2.1., a assinalar , na classe 33 a, "bebidas alcoólicas" e , a marca comunitária nº … ( a da apelante ), a assinalar outrossim na classe 33a , " licores de ervas e bebidas espirituosas de ervas" , manifesto é que ambas se direccionam para produtos que têm a mesma utilidade e fim ( o consumo ) , além de igualmente a mesma natureza ( estrutura e características - produtos bebíveis ) , e por regra os mesmos circuitos e hábitos/canais de distribuição ( consumo variado e/ou em grandes espaços). (10)
Importa agora, incidir a nossa atenção relativamente ao terceiro requisito, o da alínea c), do nº1, do artº 245º do CPI.
A tal propósito, refere Luís M. Couto Gonçalves (11) que a semelhança entre marcas, para efeitos de subsunção ao conceito de imitação, pressupõe/exige que o confronto entre ambas provoque no espírito do consumidor o risco de confusão ( em sentido amplo ) , podendo este último compreender o risco de associação com a marca anteriormente registada ( risco de confusão em sentido estrito ) .
O primeiro (risco), verificar-se-á quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto) e, o segundo, quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro [crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos] (12) .
E, para efeitos da necessária avaliação, em concreto, da susceptibilidade de ocorrer o primeiro dos apontados riscos, tem a doutrina lançado mão, consensualmente, de diversos critérios, a saber : a) serem as marcas ( nominativas, gráficas ou mistas ) apreciadas no seu conjunto , que não através de uma sua dissecação analítica ; b) não se atenderem aos respectivos componentes genéricos ou descritivos; c) privilegiar-se, nas marcas complexas , o seu elemento dominante . (13)
Finalmente, importa relevar que, sendo a escolha de um produto efectuada pelo seu consumidor final, deverá a avaliação supra referida ser aferida em função de um consumidor médio ( dotado de média inteligência, diligência e perspicácia ), mas , porque não se deve descurar ainda os concretos tipo de produtos em confronto , em última análise há-de a apontada avaliação exigir a valoração de diversos sub-tipos de consumidor, maxime em função da natureza, características e preços dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes. (14)
Dito isto, importa começar por precisar, em sede de análise comparativa, que ambas as marcas em confronto (“HUBERTUS" versus "SANTO HUBERTO") são essencialmente marcas nominativas, porque compostas exclusivamente de elementos verbais, razão porque desde logo se impõe afastar a possibilidade de entre ambas poder conceber-se existir uma qualquer semelhança gráfica ou figurativa ( apenas concebíveis em sede de marcas gráficas - puramente gráficas ou figurativas, integrando apenas elementos de natureza desenhista ou emblemática ).
Já em sede de semelhança fonética, questão que como bem refere Carlos Olavo (15), assume particular importância precisamente no âmbito das marcas nominativas, pois os fonemas são retidos pela memória mais rapidamente que a grafia, importa reconhecer que ambas as marcas ( ou melhor uma delas e parte de outra ) em confronto , em sede de pronúncia , e pelo menos no que concerne às designações “ HUBERTUS " versus " HUBERTO", prima facie soam praticamente do mesmo modo.
Sucede que, como vimos supra, no âmbito do confronto dos sinais, importa proceder a uma análise/visão unitária de todo o respectivo conjunto, e não a uma dissecação dos seus elementos.
E, procedendo a tal análise, desde logo se nota que, estando o sinal da apelante “ HUBERTUS ”, descrido no “plural” , e , o da apelada (" HUBERTO" ), no singular, tal diferença só por si esbate, acentuadamente, importa reconhecer, a relativa e aparente semelhança fonética [ em razão do som nitidamente dominante da pronúncia da última sílaba do “ Hubertu ( s) “ ].
Mas mais importante que o último dado referido, é o facto de , a marca da apelada, para além do elemento verbal “HUBERTO", integrar ainda um outro, anterior, também nominativo, de “ Santo ”.
Tal elemento adicional, manifestamente, integrado no conjunto do sinal “SANTO HUBERTO“, como que afasta outrossim e inelutavelmente a possibilidade de desencadear uma possível confusão entre as marcas da apelante e a da apelada, designadamente tomando-se em consideração a visão de um consumidor médio, não particularmente diferenciado, e tendo ainda em conta o tipo dos produtos a que ambas as marcas dizem respeito.
Acresce que, como vem sendo entendido de uma forma praticamente unânime pela jurisprudência do STJ (16), a imitação de uma marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que ofereçam os seus diversos pormenores, considerados, isolada e separadamente, do que pelas semelhanças do conjunto dos elementos que a constituem, por forma a afastar-se, terminantemente, a ideia de que só há imitação quando as semelhanças sejam tão marcadas, ou antes as dissemelhanças tão ténues que se torne necessário o confronto ou o exame atento para que as marcas se distingam .
E, ainda de acordo com tal entendimento, em sede de apreciação das semelhanças existentes entre duas marcas, com vista a poder concluir-se pela confusão ou indução em erro, há que atender aos seus elementos preponderantes ou significantes, nominativos, figurativos ou emblemáticos, que integram o conjunto da sua composição, ou seja, aqueles elementos que, usualmente, o público mais conserva na memória, quer pela abreviatura ou expressão os tornar mais acessíveis a ser retidos, quer por, mais facilmente , serem pronunciados ou reproduzidos, desde que, só por si, sejam bastantes.
Ora, procedendo a tal análise, manifesto é que em sede de comparação de ambos os sinais, o que ressalta no da apelada - o que o consumidor médio à mesma associa , até o mais distraído - não é a expressão “Huberto”, mas sim a palavra/adjectivo que imediatamente a antecede , a saber , o “Santo”, sendo este último que lhe confere e de resto de uma forma decisiva o traço distintivo e diferenciador.
E é tal elemento, integrado no conjunto do sinal “ Santo Huberto “, que manifestamente lhe aduz um traço singular e característico da marca da apelada , sendo aquele que mais é retido pelo público consumidor em geral, e o qual, com evidência, acaba por arredar/afastar todo o conjunto do risco de confundibilidade entre a marca da apelada e a da apelante .
Em conclusão, considerando o conjunto dos elementos das duas marcas em confronto , não pode deixar de concluir-se que, quer as diferenças que apresentam , quer a ausência de semelhanças marcantes, tudo conduz, com alguma segurança, para que sejam distinguidas e diferenciadas com relativa facilidade pelo público consumidor.
Ou seja, não é de admitir que o consumidor ( médio), por mais desatento que seja, corra o risco de confundir com facilidade ou de associar, não as distinguindo, a marca registada ( a da apelante ) e a registanda ( a da apelada ) , senão depois de exame atento.
Tal constatação afasta, outrossim e por arrastamento, a possibilidade de a marca registanda (posterior) tirar um qualquer partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio (que não tem) da marca anterior da apelante, ou possa prejudicá-los , pois que, em sede da chamada teoria da diluição ( correspondendo a diluição a um processo de perda de distintividade ) , visa-se igualmente proteger a marca que , além de ostentar um alto grau de reconhecimento e/ou renome ( o que não sucede com a da apelante), se vê confrontada com uma nova marca semelhante ( o que a da apelada não é como vimos ), o que poderá ( em termos de possibilidade) implicar para a mesma um dano progressivo no poder de venda do seu sinal distintivo ( e também enquanto instrumento empresarial, de persuasão e de conquista do cliente ) , quer em face da lesão à sua unicidade, quer em face da ofensa à sua reputação .
Destarte, improcede nesta parte a apelação de A , pois que em sede de análise comparativa dos sinais em confronto não resulta que o da apelada seja semelhante ( uma sua imitação ) ao da apelante.
*
3.2.- Se , ademais, a coexistência das marcas em confronto, permite à recorrida praticar actos susceptíveis de criar confusão com os produtos da marca da apelante.
Em sede de conclusões da respectiva instância recursória, alude ainda a apelante para a verificação in casu do fundamento de recusa do registo da marca da apelada a que alude a alínea e), do nº1, do art.º 239º, do CPI.
Não lhe assiste, todavia, qualquer razão.
É que, como resulta do art. 239°, n° 1, al. e), do CPI, apenas é fundamento de recusa do registo “O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.”
Em causa está, então, como fundamento de recusa de registo, a concorrência desleal aferida na vertente de uma “desconformidade objectiva “ e , bem assim, em função de uma perspectiva preventiva .
No dizer de Luís M. Couto Gonçalves (17), “ Procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, desencadeia ou pode desencadear com o seu pedido uma situação objectivamente desleal ( um acto contrário às normas e usos honestos de qualquer actividade económica ).
Ora, a propósito do conceito de concorrência desleal, refere Carlos Olavo (18) que , antes de mais, o “ acto de concorrência é aquele que é susceptível de, no desenvolvimento de uma dada actividade económica, prejudicar um outro agente económico que, por sua vez exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente “, sendo que, logo acrescenta , “ O acto de concorrência desleal é, antes de mais, um acto de concorrência, ou seja, um acto destinado à obtenção ou desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo de uma clientela alheia, efectiva ou potencial (…) “.
Assim, para haver concorrência desleal , antes de mais importa que exista a intenção ou a possibilidade de se introduzir num mesmo mercado de produtos idênticos ou afins, uma concorrência, sendo esta desleal porque direccionada para a captação e/ou desvio - de um modo contrário às normas e/ou usos honestos de uma actividade económica - de clientela alheia (19) .
Em última análise, como refere Luís M. Couto Gonçalves, no âmbito do artº 239º,nº1, alínea e), do CPI, a concorrência desleal actua de um modo impróprio, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em perigo posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé .
Dito isto, como vimos já no presente Ac. ( item 3.1. ) , não obstante a afinidade de ambos os produtos da apelante e apelada, não existe todavia a possibilidade , séria e manifesta, de o respectivo consumidor médio , incorrer em erro/confusão no que concerne designadamente à respectiva proveniência, atribuindo-os por exemplo a uma e mesma origem .
E, sendo assim como é, afastada está à partida a intenção e/ou a possibilidade (sendo que a primeira não resulta minimamente sequer da factualidade assente ) de um qualquer desvio de clientela alheia, designadamente por confusão/associação dos produtos da apelada e da apelante, nada apontando pois para que , através do registo da marca registanda “SANTO HUBERTO”,seja possível à apelada o desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo de uma clientela - alheia- da apelante.
Tudo visto e ponderado, bem andou portanto o tribunal a quo em não revogar a decisão do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual concedeu protecção ao registo - deferindo-o - da marca nacional n.º … , "Santo Humberto", pertencente à apelada.
Concluindo, importa, pois, julgar a apelação improcedente, impondo-se a manutenção da decisão/sentença do tribunal a quo.
*
4-Sumário:
1- A marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora ( de produtos ou serviços ) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.
2 - E, porque assim é, bem se compreende ,portanto, que tal como decorre do disposto no art.º 224 º,nº1, do CPI, uma vez registada a marca , passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.
3- Em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental princípio da novidade ou da especialidade, impondo ele que a marca ( para efeitos v.g. de registo ) seja nova , ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente já registada por outrem , para o mesmo produto ou produto semelhante, evitando-se assim a possibilidade de induzir um erro ou confusão no mercado.
4 - A semelhança entre marcas, para efeitos de subsunção ao conceito de imitação, pressupõe/exige que o confronto entre ambas provoque no espírito do consumidor o risco de confusão (em sentido amplo), podendo este último compreender o risco de associação com a marca anteriormente registada ( risco de confusão em sentido estrito ) .
5 - O registo de uma marca pode também ser recusado quando se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da intenção do titular da marca registanda .
6 - O acto de concorrência desleal é, antes de mais, um acto de concorrência, ou seja, um acto destinado à obtenção ou desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo de uma clientela alheia, efectiva ou potencial.
7 - Em última análise, no âmbito do artº 239º,nº1, alínea e), do CPI, a concorrência desleal actua de um modo impróprio, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em perigo posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé .
***
5 - Decisão.
Pelo exposto, acordam os Juízes na 1ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa , em , na sequência da improcedência do recurso de apelação , manter a decisão/sentença recorrida.
Custas pela apelante.
***
(1) Cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. I, pág., 253 e António Pereira de Almeida, in Direito Comercial, aafd,1976/77, págs. 475 e segs .
(2) Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in Direito Comercial, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.
(3) Como refere Sousa e Silva - in “ O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, ROA 58-393 “ - , a marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços congéneres, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou rejeitar aquilo que lhe é oferecido no mercado relevante .
(4) Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.
(5) Cfr. António Pereira de Almeida, in ob. cit., pág. 511 e segs.
(6) Deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços terão de se situar no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuamente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público ( cfr. Sousa e Silva, in “ O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, em ROA , 58-397 ).
(7) In ob. citada, pág. 347.
(8) Luís M. Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, 2 ª Edição, Almedina, 2008, págs. 273.
(9) Reza o Artigo 245º, do Código da Propriedade Industrial e sob a epígrafe de “ Conceito de imitação ou de usurpação”, que :
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada. “
(10) Vide Luís M. Couto Gonçalves, in Direito de Marcas, Almedina, 2003, págs. 133/135.
(11) in Direito de Marcas, pág. 136 .
(12) Cfr. Coutinho de Abreu, in “Boletim da Faculdade de Direito”, 1997, pág.145, em estudo sobre as Marcas-Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes.
(13) Cfr. Luís M. Couto Gonçalves, ibidem, pág. 137.
(14) Cfr. Luís M. Couto Gonçalves, ibidem, pág. 141, citando Fernandez Nóvoa, in Fundamentos de Derecho de Marcas, 1984, pág. 262.
(15) In “ Propriedade Industrial”, pág. 52.
(16) Vide v.g. os Acs de 10/5/07 e de 28/9/10, ambos in www.dgsi.pt. ,
(17) in Manual de Direito Industrial, 2 ª Edição, Almedina, 2008, págs. 298.
(18) In “ Propriedade Industrial “ , Almedina, 1997, págs. 145 e segs..
(19) Vide o Ac. deste Tribunal da Relação, de 14/9/2010, in www.dgsi.pt..
(20) in Direito de Marcas, pág. 165.
* **
Lisboa, 3 de Maio de 2011
António Santos (Relator)
Eurico José Marques dos Reis ( 1º Adjunto)
Ana Maria Fernandes Grácio ( 2º Adjunto) |
