Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
RELATÓRIO
No Arbitrare, Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nome de Domínio Firmas e Denominações, Lisboa, foi declarada a instalação do Tribunal Arbitral constituído para dirimir o litígio entre A, B e C, como demandantes, e D , como demandada, tendo sido para o efeito elaborada a acta de fls 1 a 7 que aqui se dá por reproduzida, assim definindo-se o objecto do litígio: “O objecto do litígio consiste no exercício dos direitos emergentes da Patente Europeia nº … e do Certificado Complementar de Protecção n.º 41, nomeadamente como resulta do artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial, relativamente aos medicamentos genéricos constantes da lista publicada pelo E no seu website, em 11-1-2012, respeitantes à substância activa Telmisartan, listadas na carta enviada pelas Demandantes à Demandada a 29 de Agosto de 2012 para início de arbitragem.”(fls 11).
Na petição inicial, pediu-se a condenação da demandada:
a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como principio activo o Telmisartan identificados no artº 47º da petição, enquanto a EP 502314 e o CCP 41 se encontrarem em vigor, ou seja, até 12.12.2013;
com vista a garantir o exercício dos seus direitos, a não transmitir a terceiros as AIMs identificadas no mesmo artigo, até à referida data de caducidade dos direitos exercidos; e
nos termos do artº 829º-A do CC a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a 50.000,00€ por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos do acima requerido.
As demandantes alegaram, em síntese: pertencerem ao mesmo grupo empresarial e o referido produto genérico é comercializado neste país sob duas marcas, pela terceira demandante e uma outra sociedade; a citada patente europeia, da primeira demandante, foi pedida a 31.01.1992, reivindicando-se a prioridade e sendo que em Portugal foi concedida em 20.05.1998, pelo que oponível desde 19.08.1998, nos termos do artº 79º do CPI, vigente até 12.12.2013, em virtude de certificado complementar (CCP 41; artº 7º, nº 4 do CPI) quanto a qualquer produto que contenha esse genérico; essa substância activa é um composto de fórmula geral e sete métodos/processos alternativos, todos protegidos pela mesma reivindicação, particularmente o processo de preparação da mesma substância (cfr Regulamento nº 1768/92, de 18.06.2002; Regulamento (CE) 469/2009, de 06.05.2009, que revogou o anterior; e Regulamento (CE) 1901/2006); o direito emergente da patente e do CCP é absoluto, gozando das garantias estabelecidas para a propriedade em geral (artº 316º, nº 1 do CPI); contudo, em 27.06.2012, a E concedeu à demandada, requeridas por esta em 09.02.2011, três AIMs quanto a tal genérico, condição legal para a sua comercialização, nos termos do artº 14º do DL nº 176/2006, de 30.08; e isso quer dizer que a demandada pretende fazê-lo entretanto, de forma ilegítima, nos termos dos artºs 101º do CPI e 5º do citado Regulamento nº 469/2009, deste modo podendo impedi-la, bem como, designadamente, de fabricar, oferecer, armazenar ou importar o mesmo, ou ainda transferir tais AIMs ou os respectivos pedidos, neste caso havendo colisão de direitos (artº 335º do CC).
A Demandada não contestou, além do mais expondo: que não deduziria contestação conforme já razões invocadas por carta de 21.09.2012; até ao termo de caducidade não tem o intuito de explorar industrial ou comercialmente o medicamento genérico, pelo que não aceitava ser responsabilizada por quaisquer custos emergentes de processo arbitral, que e inútil; e requeria ainda que a acção fosse julgada extinta, por inutilidade superveniente da lide, nos termos previstos no artº 287º, alª e), do CPC, devendo as demandantes ser condenadas a suportar integralmente os custos e/ou encargos emergentes da lide (artº 450°, nºs 3 e 4, do CPC; fls 31 a 33 e 379/80).
Por decisão de fls 382/3, o Tribunal Arbitral, além do mais, entendeu não ocorrer inutilidade superveniente da lide, não realizar audiência preparatória e determinou a notificação das partes para apresentarem alegações por escrito, o que apenas ocorreu por banda das demandantes (fls 398 a 414 e 396).
O Tribunal Arbitral proferiu sentença, em 09.04.2013, no qual, para além de fixar o valor da causa 12.350.000,00€, condenou a demandada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o Telmisartan, a que se reportam as autorizações de introdução no mercado datadas de 27.06.2012, a que se reportam os processos do E nºs DE/H/3123/0l/DC, DE/H/3123/01/DC e DE/H/3123/0l/DC, identificadas na alínea v) da matéria de facto, enquanto a EP 502314 e o CCP 41 se encontrarem em vigor, ou seja, até 12.12.2013, e a não transmitir a terceiros as AIMs identificadas na alª u) da matéria de facto fixada, até 12.12.2013, data de caducidade dos direitos ora exercidos pelas demandantes, e absolveu a demandada do pedido de fixação de sanção pecuniária compulsória.
Para além disto condenaram-se as demandantes e a demandada, na proporção respectiva de 1/3 e 2/3, no pagamento dos encargos do processo (fls 398 a 440).
Desta sentença recorreram demandada e demandantes (subordinado), recursos admitidos a serem processado como apelação, a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo (fls 598/9).
Das respectivas alegações a demandada extraiu as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto da decisão arbitral, na parte em que fixou o valor da presente acção arbitral em € 12.350.000,00, e na parte em que condenou a Recorrente a não transmitir a terceiros as AIM, até 12 de Dezembro de 2013, data da caducidade dos direitos de propriedade industrial exercidos pelas Recorridas.
2. A decisão recorrida fixou o valor da presente acção arbitral em função do valor que corresponde aos dias que medeiam entre a data da sua prolação (09 de Abril de 2013) e a data da caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorridas (12 de Dezembro de 2013), multiplicados pelo valor proposto pelas Recorridas para a sanção pecuniária compulsória (€ 50.000,00 por dia), quando, simultaneamente, julgou improcedente o pedido de condenação da Recorrente numa sanção pecuniária compulsória de € 50.000,00 por dia, ou noutro montante qualquer, até à data da caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorridas (12 de Dezembro de 2013).
3. A utilidade económica imediata dos pedidos formulados pelas Recorridas na presente acção arbitral não corresponde ao valor proposto pelas mesmas para a sanção pecuniária compulsória.
4. A decisão recorrida, ao ter fixado o valor da presente acção arbitral em € 12.350.000,00, por ser esse o valor que corresponde aos dias que medeiam entre a data da sua prolação (09 de Abril de 2013) e a data da caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorridas (12 de Dezembro de 2013), multiplicados pelo valor proposto pelas Recorridas para a sanção pecuniária compulsória (€ 50.000,00 por dia), violou o disposto no artigo 305.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, padecendo, assim, de erro de julgamento da matéria de direito.
5. A decisão recorrida, quando refere que o Drug Master File é o elemento essencial das patentes de processo, está claramente a confundir uma patente de processo com um dossier de autorização de introdução no mercado de medicamentos, porque o Drug Master File faz parte do módulo 3 do dossier de autorização de introdução no mercado (informações química, farmacêutica e biológica relativas aos medicamentos que contêm substâncias activas químicas e/ou biológicas), e não de uma patente de processo.
6. A decisão recorrida, quando refere que o Drug Master File é o ficheiro do qual constam todos os elementos e pormenores do processo de fabrico do medicamento, está claramente a confundir um medicamento com uma substância activa, porque o Drug Master File refere-se, exclusivamente, ao processo de fabrico, mas não só, da substância activa de um determinado medicamento, e não ao processo de fabrico desse medicamento;
7. A decisão recorrida, quando refere que, ao alienar-se uma AIM, disponibiliza-se o processo de fabrico do respectivo medicamento constante da patente de processo, não tem presente que, de acordo com o artigo 29.º, do Código de Propriedade Industrial, as patentes são públicas.
8. A Recorrente, por não ter deduzido contestação na presente acção arbitral, foi condenada a não iniciar a exploração industrial ou comercial dos medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa, na vigência dos direitos de propriedade industrial das Recorridas, a qual compreende a sua comercialização, a sua importação, o seu fabrico, o seu armazenamento, a sua introdução no comércio, a sua venda ou a sua oferta.
9. A transmissão a terceiros da AIM do medicamento genérico contendo Telmisartan como substância activa de que a Recorrente é titular, não se encontra compreendida na exploração industrial ou comercial do medicamento genérico contendo Telmisartan como substância activa e, por isso, ocorrendo na vigência dos direitos de propriedade industrial das Recorridas, não é contrária aos seus direitos de propriedade industrial.
10. O artigo 37.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, permite expressamente a transferência de titularidade de AIM, a qual, de acordo com o disposto no artigo 33.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, é uma alteração dos termos de uma AIM.
11. A AIM não pode ser alterada pelo E, com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial, por força do disposto no artigo 179.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção introduzida pela Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo que, por identidade de razão, não pode também deixar ser alterada pelo E, com fundamento na eventual existência de direitos de propriedade industrial.
12. A AIM em causa na presente acção arbitral é uma posição activa na esfera jurídica da Recorrente, é um bem com valor económico que está, como é regra geral, no comércio jurídico, e que pode, por isso, ser objecto de negócios, permitindo expressamente o artigo 37.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a transferência de titularidade de AIM.
13. A AIM de que a Recorrente é titular, ou seja, o direito que tem na sua esfera jurídica, resultante da decisão recorrida, apenas pode ser objecto de transmissão, nas exactas condições em que a mesma se encontra na esfera jurídica da Recorrente, como decorre das regras jurídicas gerais, nomeadamente do artigo 579.º, do Código Civil, pelo que, se a mesma não lhe permite iniciar a exploração industrial ou comercial de medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa, na vigência dos direitos de propriedade industrial das Recorridas, então, o seu eventual adquirente ficará também sujeito à mesma proibição de exploração industrial ou comercial de medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa, na vigência dos direitos de propriedade industrial das Recorridas.
14. O Tribunal Arbitral não dispunha de quaisquer indícios de que Recorrente se estava a preparar ou se encontrava a fazer diligências junto de terceiros no sentido de transferir a AIM de que é titular, porque tais factos não foram alegados pelas Recorridas.
15. A decisão recorrida, na parte em que condenou a Recorrente a não transmitir a terceiros as AIM, até 12 de Dezembro de 2013, data da caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorridas, violou o disposto nos artigos 29.º, n.º 4, e 101.º, do Código de Propriedade Industrial, nos artigo 37.º n.º 1, e 179.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e o artigo 579.º, do Código Civil padecendo, assim, de erro de julgamento da matéria de direito.
Termina pretendendo o provimento do presente recurso, revogando-se a decisão recorrida na parte em que fixou o valor da presente acção arbitral em € 12.350.000,00, fixando-se o valor da mesma em € 30.000,01, e na parte em que condenou a Recorrente a não transmitir a terceiros as AIM, até 12.12.2013, data da caducidade dos direitos de propriedade industrial das recorridas.
As demandantes contra-alegaram, com a conclusão directa de que deveria ser negado provimento a esse recurso.
As mesma interpuseram recurso subordinado concluindo deste modo:
1- O presente recurso vem interposto da decisão arbitral proferida pelo Tribunal Arbitral constituído no âmbito da arbitragem necessária iniciada pelas Recorrentes contra a Recorrida, nos termos dos artigos 2.º e 3.º da Lei 62/2011 de 12 de Dezembro, na parte em que absolveu a ora Recorrida do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória.
2- O artigo 3.º n.º 1 da Lei 62/2011 impõe aos titulares de direitos de propriedade industrial o ónus de propor uma acção arbitral contra os requerentes de AIMs de medicamentos genéricos; a este ónus de propor a acção arbitral corresponde o ónus de o Demandado contestar a ação.
3- Os efeitos decorrentes da não contestação Recorrida vão além da proibição de exploração industrial ou comercial de medicamentos genéricos na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados pelas Recorrentes para, necessariamente, abarcar outras consequências lógica e juridicamente dependentes dessa proibição.
4- Nos termos do artigo 829.º-A do CC, a condenação em sanção pecuniária compulsória não está na disponibilidade do tribunal, antes constituindo um dever do mesmo, quando requerida pelo credor e exista condenação na prestação de facto infungível positivo ou negativo.
5- Nestes autos, o cumprimento da injunção judicial impõe à Recorrida uma obrigação de facto negativo) - abstenção de exploração comercial e industrial de medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa- num prazo definido - durante a vigência dos direitos de propriedade industrial das Recorrentes.
6- As obrigações negativas (non facere), pela natureza do seu objecto, - abstenção de um determinado comportamento - não podem ser realizadas por terceiro, sendo, por isso, infungíveis e é neste campo que a sanção compulsória encontra a sua real utilidade, como meio de prevenir o incumprimento, provocando a obediência do devedor à condenação inibitória e o respeito pela devida prestação originária de non facere .
7- A prevalência da tutela preventiva sobre o ressarcimento pecuniário tem tecnicamente um domínio de eleição no caso dos direitos de propriedade industrial; no domínio dos direitos de propriedade industrial a tutela inibitória é a mais idónea das tutelas e, por isso, a condenação em sanção pecuniária compulsória mais se justifica no caso dos autos.
8- A sanção pecuniária compulsória incentiva a tutela inibitória, como meio de pressão simples, capaz de realizar o optimum da tutela dos direitos e interesses legítimos, determinando o condenado a acatar a decisão do tribunal e a cumprir a obrigação.
9- Na decisão de primeira instância ficou provado que a Recorrente A é titular da Patente Europeia (EP) nº 502314, sendo ainda titular do Certificado Complementar de Protecção n.º 41, pelo qual a validade da EP se viu estendida até 12.12.2013, sendo que a patente protege o processo de obtenção da substância activa Telmisartan.
10- O Telmisartan é comercializado em Portugal pela C., sob a marca "Micardis®"
11- O Telmisartan é ainda comercializado sob a marca "Pritor®, no âmbito de acordo de co-comercialização entre a Recorrente B e a …, mediante pagamento de contrapartidas financeiras por parte desta àquela.
12- No âmbito, designadamente, de um espírito de equidade, bom senso e prudente arbítrio, tendo em atenção o conhecimento geral do valor patrimonial de patentes farmacêuticas, bem como os próprios factos concretos que se deram como provados em sede arbitral, o Tribunal ad quem tem condições para fixar o valor da sanção pecuniária compulsória em montante não inferior a €50.000,00 (cinquenta mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento dos restantes pedidos condenatórios, como valor suficientemente dissuasor para a Recorrida desse eventual incumprimento.
13- Caso assim não se entenda, o que só por mero dever de patrocínio se admite, deverá este Tribunal, munido dos factos de que tomou conhecimento e que foram dados como assentes, determinar a fixação de sanção pecuniária compulsória de valor adequado e suficiente a exercer a referida função dissuasora.
Terminam pretendendo que a decisão impugnada seja revogada por outra que condene a recorrida no pedido de sanção pecuniária compulsória nos exactos termos constantes da petição inicial.
Contra-alegou a demandada, concluindo:
1- O presente recurso subordinado vem interposto da sentença arbitral, na parte em que absolveu a Recorrida do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 50,000,00;
2- A aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 829º-A, nº 3, do Código Civil, é, por definição, uma condenação acessória da condenação principal do devedor no cumprimento da prestação decretada por sentença judicial, proferida por um tribunal estadual, sendo apenas possível em sede judicial (estadual), e não em sede arbitral;
3- A decisão arbitral recorrida condenou a Recorrida numa prestação de facto negativo infungível (não iniciar a exploração industrial ou comercial dos medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa, até à caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorridas (12 de Dezembro de 2013), e não transmitir a terceiros, até à mesma data, as AIM dos medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa);
4- A decisão arbitral recorrida condenou a Recorrida numa prestação de facto negativo infungível e instantânea, porque se a mesma iniciasse a exploração industrial ou comercial dos medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa antes da caducidade dos direitos de propriedade industrial das Recorrentes (12 de Dezembro de 2013), ou se transmitisse a terceiros, antes da mesma data, as AIM dos medicamentos genéricos contendo Telmisartan como substância activa, nesse caso, a obrigação de non facere em que foi condenada na decisão arbitral recorrida resultaria definitivamente incumprida;
5- A sanção pecuniária compulsória não pode ser aplicada nos casos em que o devedor foi condenado numa prestação de facto negativo infungível e instantânea, pois, a sua finalidade é determinar o devedor a cumprir (no futuro) a prestação a que está vinculado, pressupondo, assim, a possibilidade de cumprimento, mesmo que retardado, pelo que, tendo sido a Recorrida condenada numa prestação de facto negativo infungível e instantânea, não se encontram reunidos os pressupostos da aplicação de uma sanção pecuniária compulsória;
6- A aplicação de uma sanção pecuniária compulsória constitui um meio de intimidação ou de pressão sobre o devedor, levando-o a cumprir a obrigação a que foi condenado, vencendo a resistência da sua oposição ou do seu desleixo, indiferença ou negligência, pelo que, a procedência do pedido formulado pelas Recorrentes, encontrar-se-ia dependente da alegação e da prova pelas mesmas de um actual ou iminente incumprimento da Recorrida na execução da obrigação a que foi condenada na decisão arbitral recorrida;
7- As Recorrentes não alegaram, sequer, quaisquer circunstâncias factuais das quais pudesse resultar a formação, pelo Tribunal Arbitral, da existência de uma violação actual ou a ameaça de uma violação iminente dos seus direitos de propriedade industrial, por parte da Recorrida, pelo que esta não poderia ter sido, como não foi, e bem, condenada no pagamento de qualquer sanção pecuniária compulsória;
8- As Recorrentes não alegaram, sequer, quaisquer factos que permitissem ao Tribunal Arbitral fixar uma sanção pecuniária compulsória no montante pretendido não inferior a € 50,000,00, porque nada foi referido pelas Recorrentes na petição inicial ou nas alegações sobre o valor patrimonial dos seus interesses conexos com a comercialização de medicamentos contento a substância activa Telmisartan;
9- A decisão arbitral recorrida, na parte em que absolveu a Recorrida do pedido de condenação em sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 50,000,00, não passível de qualquer censura, pelo que as alegações das Recorrentes não podem, de forma alguma, proceder, devendo ao presente recurso subordinado ser negado provimento.
Termina pretendendo a negação do provimento a este recurso subordinado.
Efectuado o exame preliminar e corridos os vistos legais, cumpre decidir, sabendo-se que os recursos são meios de impugnação de decisões com vista ao reexame da matéria apreciada pela decisão recorrida e o tribunal de recurso não deve conhecer de questões que não tenham sido suscitadas no tribunal recorrido e de que, por isso, este não cuidou nem tinha que cuidar, a não ser que sejam de conhecimento oficioso.
Para além disso, o âmbito do recurso determina-se pelas conclusões do recorrente, só abrangendo as questões que nelas se contêm, ainda que outras tenham sido afloradas nas alegações propriamente ditas, salvo tratando-se de questões que o tribunal deva conhecer oficiosamente (artºs 660, nº 2, ex vi artº 713º, nº 2, 684º, nºs 3 e 4 e 685º-A, nº 1, do CPC).
As questões a apreciar são o âmbito de protecção do direito de patente e respectivo certificado complementar de protecção quanto a medicamentos genéricos, no que concerne à não transmissão a terceiros das autorizações de introdução no mercado dos mesmos, a sanção compulsória pelo incumprimento do determinado e o valor a fixar à acção arbitral.
Na apreciação do recurso levar-se-á em conta a seguinte matéria de facto, tal como a fixada pelo tribunal recorrido e não impugnada:
a) “Telmisartan” é o nome genérico usado em farmácia (DCI Denominação Comum Internacional) do composto cuja fórmula é: (artigo 5.° da petição inicial, cujo teor não é impugnado)
b) O Telmisartan é comercializado, em Portugal, pela terceira Demandante, UNILFARMA UNIÃO INTERNACIONAL de LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, LDA., sob a marca MICARDIS®, para o tratamento da hipertensão essencial, sendo um antagonista activo e específico do receptor da angiotensina II (tipo ATI) cujo efeito anti-hipertensor consistente permanece ao longo de 24 horas, mesmo durante as primeiras horas da manhã, quando o risco de episódios cardiovasculares é mais elevado (artigo 6.° da petição inicial, cujo teor não é impugnado);
c)- O Telmisartan é também comercializado em Portugal, sob a marca PRITOR®, pela …, no âmbito de um acordo de comercialização celebrado entre esta e a B, através do qual foram concedidos à … determinados direitos, entre outros, o de adquirir o Telmisartan à mesma Requerente e comercializá-lo, em Portugal, sob a referida marca, mediante o pagamento das respectivas contrapartidas financeiras; (artigo 7.° da petição inicial, cujo teor não é impugnado);
d) A substância Telmisartan foi descrita pela primeira vez na patente Alemã DE1991-4103492, de 6 de Fevereiro de 1991 (artigo 8.° da petição inicial, cujo teor não é impugnado);
e) A Patente Europeia n.º 502314 foi pedida a 31-01-1992, reivindicando a prioridade do pedido de patente Alemã de 1991-4103492, de 6.02.1991, de acordo com o artigo 88.° da Convenção sobre a Patente Europeia de 1973 (artigos 9.º da petição inicial e documento nº 1, com ela junto, cujo teor se dá como reproduzido);
f) A Requerente A é titular da Patente Europeia nº 502314 com o título ou epígrafe "Benzimidazoles, medicamentos contendo estes compostos e processo para a sua preparação", relativa à substância activa Telmisartan (documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
g) De acordo com a enciclopédia clássica “The Merck Index”, 13.a Edição, as primeiras referências ao Telmisartan surgiram na EP 502314 (artigo 10.0 da petição inicial, cujo teor não é impugnado, e documento n.º 3 com ele junto);
h) À data do pedido da EP 502314 (31.01.1992) e da prioridade reivindicada nessa patente, o Telmisartan nunca tinha sido sintetizado ou revelado de forma a ser explorado por peritos na matéria, nem tinha sido revelado o uso do processo que é mencionado na patente para obter esse produto (artigo 11.° da petição inicial, cujo teor não é impugnado);
i) O Telmisartan não fazia parte do que era acessível ao público antes da data do depósito do pedido EP 502314 (6 de Fevereiro de 1991) e da prioridade reivindicada nessa patente (artigo 12,° da petição inicial, cujo teor não é impugnado);
j) A EP 502314 foi concedida pelo Instituto Europeu de Patentes (European Patent Office), em 20-05-1998, sendo a menção da concessão publicada nessa data no Boletim da Patente Europeia n.º 1998/21 (artigo 16,° da petição inicial, cujo teor não é impugnado e documento n.º 1, junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
k) Em 19-08-1998 foi entregue no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a tradução do respectivo fascículo (artigo 17º da petição inicial, cujo teor não é impugnado, e documento n.º 1, junto com ela, cujo teor se dá como reproduzido);
l) A autorização de colocação do produto que é objecto daquela patente ocorreu em 11-12-1998 (folha 3 do documento n.º 3 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
m) A A é a titular do Certificado Complementar de Proteção n.º 41 (doravante “CCP 41”) concedido por referência ao medicamento contendo o "Telmisartan'' como substância activa (documento n.º 3 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
n) A EP 502314 tem dois grupos de reivindicações, reportando-se o segundo grupo a Portugal e respeitando ao processo de preparação dos referidos benzimidazoles novos e inventivos (Documento n.°1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
o) Este grupo de reivindicações respeitante ao processo de preparação tem sete reivindicações compreendendo o processo de preparação do "Talmisartan'' ou composições farmacêuticas contendo-o como substância activa (Documento n.? 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
p) A substância activa Telmisartan é um composto da fórmula geral 1, compreendida na Reivindicação 1 da EP 502314, e sete métodos/processos alternativos {a) a g)} para a sua preparação, (Documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
q) As Reivindicações 2 a 6 referem-se a outros processos, dependentes da Reivindicação 1 (Documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
r) As Reivindicações 1 e 5 do grupo de Reivindicações aplicável a Portugal da EP 502314, referem-se e protegem especialmente o processo de preparação da substância ativa Telmisartan (Documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
s) De acordo com a redacção da Reivindicação 7, qualquer produto farmacêutico contendo Telmisartan como principal ingrediente activo, tem de ser produzido de acordo com essa mesma Reivindicação (Documento n.° 1 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
t) O CCP 41 foi concedido tendo como patente base a EP 502314 e por referência à primeira autorização de introdução no mercado do medicamento contendo como substância activa o Telmisartan (Documento n.º 3 junto com a petição inicial, cujo teor se dá como reproduzido);
u) De acordo com a certidão emitida pelo E em 30-7-2012, a Demandada D é titular das seguintes Autorizações de Introdução no Mercado (AIM), que haviam sido Requeridas pela sociedade F, em 9-2-2011: (Documentos n.ºs 4 a 7 juntos com a petição inicial, cuja correspondência à realidade não é questionada e que se dão como reproduzidos; cfr fls 424):
v) A Demandada não solicitou nem obteve autorização das Demandantes para, por qualquer forma, explorar a invenção constante da EP 502314 (artigo 98.0 da petição inicial, cujo teor não é questionado);
w) Em 29-8-2012, as Demandantes enviaram à Demandada uma cada manifestando a intenção de iniciarem a presente arbitragem (cópia da carta junta aos autos).
Posto isto.
FUNDAMENTAÇÃO
A primeira questão reporta-se ao segundo pedido julgado procedente de não transmissão a terceiros das autorizações de introdução no mercado do sobredito medicamento genérico, sob patente na titularidade da primeira demandante, até à data de caducidade dos respectivos direitos de propriedade industrial.
O tribunal arbitral admitiu que os direitos fossem transmissíveis, sendo excepcional “as restrições à transmissibilidade, como decorre do preceituado no artigo 588.°, com referência ao artigo 577.°, do Código Civil”.
Assim, antes tinha aceite “a admissibilidade legal de apresentação de pedidos de autorizações de introdução no mercado de medicamentos genéricos durante a vigência dos direitos de patente sobre os respetivos medicamentos de referência”, o que visava “possibilitar a quem pretenda comercializar aqueles fazê-lo logo que a patente cesse a sua vigência, o que é reclamado pelo interesse público da promoção do direito à saúde e ao acesso a medicamentos a custos comportáveis, bem como dos direitos dos consumidores, cuja proteção esteve subjacente à proposta apresentada apelo Governo à Assembleia da República que esteve na génese da Lei n.º 62/2011”
Contudo, para concluir de tal modo, filiou-se na distinção entre patente de produto e patente de processo e, considerando que no caso estava-se perante uma patente de processo bem como que a alienação de uma AIM implicava a disponibilização a terceiros do processo de fabrico do medicamento em causa, já se estaria perante prática proibida pelo artº 101º, nº 2 do CPI.
Segundo ainda a decisão impugnada “a oferta do processo implica violação do direito conferido pela patente, independentemente do pedido de AIM.”, “uma “permissão” de uso, que o oferente não está em condições de dar sem violar o direito de patente.”,
Mas o direito vigente não permite tal distinção.
É certo que a entrada no mercado dos medicamentos genéricos implica que as patentes respeitantes aos medicamentos de referência tenham expirado (artºs 99º e 101º do CPI) .
Por razões económicas e de ordem pública já enunciadas, questionadas pela morosidade do processo de concessão da AIM do genérico com interferências decorrentes da protecção de direitos de propriedade industrial, direitos emergentes de patentes, também da fixação do seu preço e até da atribuição de eventual comparticipação do Estado no preço, permite-se que o mesmo seja iniciado antes dessa caducidade de forma a que terceiros possam comercializá-lo logo depois desta.
Em conformidade, determinou a Lei nº 62/2011, de 12.12, o qual introduziu alterações ao Estatuto do Medicamento, aprovado pelo DL nº 176/2006, de 30.8, com alterações introduzidas pelos DL nºs 182/2009, de 07.8, 64/2010, de 09.6, 106-A/2010, de 01.10, 20/2013, de 14.02 e 128/2013, de 05.9, Leis nºs 25/2011, de 16.6, 62/2011, de 12.12, 11/2012, de 08.3 (aos artºs 19º, nº 8, 25º, 179º e 23º-A, este aditado).
Também introduziu (artº 6º) alterações ao regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, aprovado pelo DL n.º 48-A/2010, de 13.5, no qual foi aditado o artº 2º-A.
Neste preceito expressamente se declara que o pedido que visa a obtenção de inclusão do medicamento na comparticipação não pode ser indeferido com fundamento na existência de eventuais direitos de propriedade industrial, que a decisão a proferir sobre a inclusão ou exclusão de medicamento na comparticipação não tem por objecto a apreciação da existência de eventuais direitos de propriedade industrial, não é contrária aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de protecção de medicamentos e não pode ser alterada, suspensa ou revogada com fundamento na existência de eventuais direitos de propriedade industrial.
E, nos termos do seu artº 9º, expressamente foi atribuída natureza interpretativa (nº 1, a redacção dada pela presente lei aos artigos 19º, 25º e 179º do DL nº 176/2006, de 30.08, bem como o aditamento introduzido ao regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos e o disposto no artigo anterior, têm natureza interpretativa; ainda artºs 33º e 37º, nº 1 do DL nº 176/2006; Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 13/XII, de 01.9.2011)
Nesse sentido já apontava a Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 06.11.2001 (código comunitário dos medicamentos para uso humano), a Directiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31.3.2004: alterou a Directiva 2001/83/CE com o objetivo de incrementar a comercialização de medicamentos genéricos, estabelecendo que “a autorização de introdução no mercado apenas pode ser recusada, suspensa ou revogada pelas razões enumeradas na presente directiva”.
Também o Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31.3.2004, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1901/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12.12.2006, que estabelece procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos, em cujo nº 2 do artº 81.º se estipula que “uma autorização de introdução no mercado de um medicamento em conformidade com o presente regulamento só pode ser concedida, recusada, alterada, suspensa, retirada ou revogada em conformidade com os procedimentos e pelas razões previstas no presente regulamento”, com a entrada efectiva no mercado.
Nestes diplomas não se faz, assim, depender a concessão de autorização de introdução do medicamento no mercado da inexistência de direitos de patente vigentes que pudessem ser por ela afectados.
O que significa que para o legislador, sem distinção, a concessão de autorização de introdução de um genérico no mercado não constitui, por si, violação da patente que proteja substância, processo de fabrico ou utilização implicada nesse medicamento, não se inserindo em nenhuma das actuações proibidas pela norma do art.º 101.º n.º 2 do CPI (“fabrico”, “oferta”, “armazenagem”, “introdução no comércio”, “utilização”, “importação” ou “posse para alguns dos fins atrás mencionados”).
Por seu turno, a decisão jurisdicional condenatória correspondente ao primeiro pedido formulado nesta acção impor-se-á ao eventual transmissário da AIM por ela afectada, constituindo quanto a ele caso julgado material, nos termos dos artºs 671.º e 498º do CPC.
O adquirente tem a mesma qualidade jurídica do transmitente e é contra ele exequível a decisão transitada contra o adquirente, ex vi artºs 56º e 57º do CPC.
Ficando assegurado por esta via ao mesmo nível a tutela dos interesses dos titulares dos direitos conferidos pela patente quanto aos mesmos. E garantida a eficácia da decisão do tribunal arbitral, sem detrimento do disposto nos artºs 2º, nº 2 do CPC e 20º da CRP.
Pelo exposto, independentemente de haver ou não indícios de que junto de terceiros se preparasse a transferência de AIM, verdade é que, ainda que na óptica do tribunal arbitral, a proibição de transmissão da AIM pretendida pelas demandantes não tem, pois, fundamento legal, constituindo uma injustificada intromissão na liberdade comercial e contratual que constitui a regra no ordenamento jurídico (artº 577º e 588º do CC), pelo que não deve ser decretada.
Sendo certo que o legislador não seria alheio nesta matéria ao eventual conflito de interesses relativo à possibilidade do adquirente tomar conhecimento dos elementos atinentes à “concreta utilização do processo de fabrico do medicamento, nomeadamente as condições técnicas da sua execução”, centrando-o unicamente no conteúdo dos direitos conferidos pela patente.
Concernente à sanção pecuniária compulsória nada já haverá a apontar ao postulado em que se apoiou o tribunal arbitral para absolver a demandada.
Sem questionar em princípio a aplicação ao caso dessa sanção nos termos do artº 829º-A do CPC, esse tribunal declina essa hipótese: “no caso em apreço, há um obstáculo intransponível à viabilidade desta pretensão das Demandantes que deriva do facto de não terem sido alegados quaisquer factos que permitam fixar uma sanção pecuniária compulsória no montante pretendido.”
Assim também entendemos, ainda que se afirme que a necessidade da tutela inibitória leve a fixar para a sanção um montante suficiente para demover o devedor de incumprir, que a mesma tem natureza condicional e que não se substitui à eventual indemnização (as condições económicas do devedor e os admissíveis proveitos económicos da actividade que indevidamente se prosseguiria sempre seriam referências de que não se devesse prescindir, nem que não fosse para que o mesmo daí não obtivesse vantagens ou para se avaliarem outras circunstâncias relacionadas com a proporcionalidade, adequabilidade, equidade e justiça da medida de que não se deve prescindir).
No pressuposto, por seu turno, de que sempre competiria às demandantes, para além de requererem a fixação da sanção, pelo que não é para o tribunal matéria de conhecimento e averiguação oficiosa (artº 829º-A, nº 1 do CC), em respeito ao princípio do dispositivo alegarem e demonstrarem no sentido perfilhado pelo tribunal arbitral, não bastando, sob pena de redundância, a mera enunciação e demonstração de factos no sentido do mero interesse patrimonial na actividade indevida.
De resto, ainda, não impediria a possibilidade de aplicação da sanção pecuniária a natureza da obrigação (obrigação de facto negativo, infungível (non facere), cujo incumprimento definitivo não se revela instantâneo, por se esgotar num momento único.
Acresce, o tribunal arbitral é reconhecido na Constituição da República Portuguesa como um autêntico tribunal (artº 209º, nº 2 da CRP).
Provem directamente da vontade legislativa (artºs 2º e 3º da citada Lei nº 62/2011).
As suas decisões têm natureza jurisdicional e têm eficácia idêntica às do tribunal estadual (artº 42º, nº 7 da Lei nº 63/2011, de 14.12), pelo que inexistem razões para que os mesmos não possam aplicar essa sanção segundo a tutela dos interesses do credor.
Contudo, igualmente, a medida da sanção teria de ser fixada segundo critérios de razoabilidade (nº 2).
A sua aplicação não é automática, obtida que seja a condenação do devedor.
No caso de ainda não haver incumprimento da obrigação pelo devedor ou iminência disso não há lugar a sanção: só se justifica a condenação em sanção pecuniária compulsória quando esteja comprovada a prática de factos objectivamente contrários à obrigação imposta na sentença ou de factos que tornem provável o seu incumprimento (violação actual ou iminente da obrigação). De outra forma não tem justificação a ameaça de consequências mais gravosas que a própria inibição que se decreta.
Ora, assim sendo, sem se questionar o que na peça processual junta pelas ora apelantes se expende sobre a relação lógica e jurídica entre o tipo de pedidos aí mencionados, também por isso a aplicação dessa sanção seria aqui inviável, dado não se demonstrar sequer que o direito das demandantes estivesse prestes a ser violado, ou ser essa a intenção da demandada (qualquer facto preparatório da colocação no mercado do dito genérico, em data anterior à da caducidade). A demandada nega esse propósito e, inclusivamente, pelo contrário absteve-se de contestar a acção, conformando-se com a cominação prevista no artº 3º, nº 2 da Lei nº 62/2011.
Deste modo deve ser confirmada nesta parte a sentença impugnada.
Do valor da causa.
O acórdão do tribunal arbitral, invocando o disposto no artº 306º do CPC, utilizou para a sua fixação (12.350.000,00 €) o valor proposto pelas oras demandadas para a sanção pecuniária compulsória multiplicado pelo número de dias contados entre a data da sua prolação e aquela em que a patente caducará (12.12.2013).
Discordou do fixado pelas demandantes, no articulado inicial: 30.000,01€.
Como se anteviu, não se aduziu qualquer facto atinente aos concretos proveitos económicos emergentes da exploração do medicamento ou da substância activa a que o processo respeita.
Reflexamente, não é da convertível o benefício económico que as demandantes retiram do cumprimento pela devedora relativamente às pretensões que contra ela deduziu.
Não cobra aqui aplicação, em matéria de valor da causa, o disposto no art.º 312º, n.º 1, do CPC quanto a acções sobre o estado das pessoas ou interesses materiais ou difusos.
Na determinação do valor da causa deve o tribunal atender ao momento em que a acção é proposta (artº 308º, nº 1 do CPC). Se se pretender obter um benefício diverso da obtenção de qualquer quantia certa o valor da causa é o da quantia em dinheiro equivalente a esse benefício (artº 306º, nº 1 do CPC).
Nestas circunstâncias, o valor diário da sanção proposto na petição inicial deverá ser critério de avaliação da utilidade económica dos pedidos (artº 305º, nº 1 do CPC). Tal como foi utilizado pelo tribunal arbitral, se mitigado em resultado do que dispõe o artº 829º-A, nº 3 do CPC sobre o destino do montante da sanção pecuniária.
Pelo exposto, nesta parte deve também ser revogado a sentença impugnada por dever ser fixado o valor da causa no montante de 6.175.000,00€.
Sumário, da exclusiva responsabilidade do relator
1- A transmissão a terceiro de autorização de introdução no mercado de medicamento genérico não constitui em si violação do exclusivo concedido pela patente que proteja substância, processo de fabrico ou utilização implicada nesse medicamento, pelo que não deve, em princípio, ser proibida no âmbito da arbitragem prevista na Lei nº 62/2011.
2- A cominação de sanção pecuniária compulsória pressupõe uma violação atual ou iminente da obrigação de prestação de facto a que se refere.
DECISÃO
Pelo exposto, julga-se a apelação das demandantes improcedente e da demanda parcialmente procedente e, consequentemente, revoga-se a sentença arbitral absolvendo-se a demandada do segundo pedido contra si formulado e fixando-se o valor da causa em 6.175.000,00€, no mais mantendo-a.
Custas por demandantes e demandada na proporção respectiva de 2/5 e 3/5
Notifique este acórdão, além das partes, aos senhores juízes-árbitros, ao centro de arbitragem, ao E e ao INPI.
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26.06.2014
Lisboa, 26 de Junho de 2014
Eduardo Jose Oliveira Azevedo
Olindo Santos Geraldes
Lucia Sousa
