| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção Cível (2ª Secção) do Tribunal da Relação de Lisboa:
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I – «A & A, SLU», veio, ao abrigo do disposto nos arts. 39º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso da decisão do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 27-5-2009 que declarou a caducidade parcial da sua marca de registo nacional nº ...- para assinalar os seguintes produtos da classe 5ª “Produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal” - requerida por «B GMBH».
Alegou, em resumo, que a marca em causa, “C” tem tido um uso sério quando a “produtos farmacêuticos, cuecas higiénicas, para incontinentes e os complementos das toalhitas desinfectantes”, gozando a mesma de protecção excepcional enquanto marca notória.
Juntou documentos.
«B Gmbh» contestou, essencialmente alegando que o despacho objecto de recurso deve ser mantido, resultando dos autos que a recorrida não faz uso sério da marca em apreciação em relação aos produtos referidos; acrescentou que a marca “C” não é uma marca notória, mas mesmo que assim fosse os elementos juntos apenas demonstrariam que a marca em apreço seria conhecida no âmbito dos produtos relacionados com incontinência.
Foi proferida sentença que manteve o despacho recorrido.
Desta sentença apelou a recorrente, concluindo nos seguintes termos a respectiva alegação de recurso:
1- A douta sentença proferida pelo Tribunal a quo não deu provimento ao recurso interposto pela ora Apelante por entender que esta não fez prova de uso sério da sua marca nacional nº ... “C”, para os produtos inseridos na classe 5 “Produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”, para os quais a marca foi declarada caducada pelo INPI.
2- Manteve, pois, o registo da marca na classe 5 só para “cuecas higiénicas para incontinentes”
3- A sentença não considerou estes produtos como “produtos farmacêuticos”, quando na verdade esta é uma classificação absolutamente genérica, sem conteúdo específico. “Cuecas higiénicas para incontinentes” é uma especificação de produtos farmacêuticos.
4- Consultando o site do INFARMED, entidade reguladora do medicamento em Portugal, constata-se que a designação de produto farmacêutico não existe. Existem os medicamentos, os medicamentos genéricos e os dispositivos médicos.
5- Forçoso será concluir que todos esses grupos integram os produtos farmacêuticos.
6- Os produtos C são objecto de prescrição médica e vendem-se, maioritariamente em farmácias, sendo certo que, nos dias que correm, já não é o local de venda – farmácias - que determina a espécie do produto, pois as grandes superfícies estão autorizadas a vender medicamentos não sujeitos a prescrição médica.
7-O critério utilizado pelo INPI, para a declaração de caducidade do registo para os produtos da classe 5ª, foi a falta de prova de uso para os produtos inseridos nessa classe 5, sendo certo que nenhuma factura poderia exibir “produto farmacêutico” C.
8- De facto, a marca “C” tem sido comercializada em fraldas para incontinentes e como se demonstrou, este são, genericamente, produtos farmacêuticos, integrando, nomeadamente, emulsões para protecção da pele.
9- O factor de proximidade, reconhecido pelas autoridades técnicas competentes, deverá ser relevante para equacionar a decisão de caducar a marca C para o título genérico de “Produtos farmacêuticos”.
10- Acresce que, atendendo às características das fraldas/cuecas C, impregnadas de produtos para o cuidado da pele e dos odores, o mesmo princípio deverá ser utilizado quanto aos outros produtos para os quais a marca foi caducada: “desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
11- Por isso é nossa firme convicção que, no caso concreto, atendendo às características dos produtos protegidos pela marca C, à sua proximidade e ligação entre si, caducar a marca para os produtos objecto da presente Apelação, é “amputar” a plenitude da marca, só porque se fez uma leitura simples, literal e descontextualizada dos produtos.
12- Nos termos legais, não existe motivo para a referida declaração de caducidade parcial.
13- Acresce que, a marca C é uma marca sobejamente conhecida do consumidor português, facto expressamente reconhecido pelo INPI.
14- Ora, este facto é relevante no circuito comercial e no contexto dos produtos em que se integra a marca, pelo que não pode deixar de estar subjacente ao fundamento da decisão
15- Ao retirar, pela declaração de caducidade, o âmbito de protecção para os restantes produtos da classe 5, a sentença recorrida não considerou a compressão da amplitude que a marca detém.
16- O mesmo é dizer que, a marca C, ficou comprimida nos seus direitos de uso da marca em produtos que, pelas suas características estão muito próximos entre si, são utilizados nos próprios produtos.
17- Contrariando, assim, o que está consagrado na lei, por norma de natureza excepcional, transversal a todo o Código, posto que não há excepção ao princípio, por sua vez, excepcional, estabelecido no art. 241.
18- A marca C, é a marca líder nos produtos para a incontinência, notoriamente conhecida, reconhecida espontaneamente por 69% dos consumidores enquanto marca para produtos de incontinência e reconhecida por 90% dos consumidores enquanto marca no mercado, não agregada a produto em concreto.
19- A marca C é comercializada numa dimensão 5 vezes maior do que as vendas em grandes superfícies.
20- A C presta, inclusivamente, cursos de formação nos Centros de Saúde, a pessoal profissional.
21-Para uma marca atingir o estatuto de notoriedade, tem que afirmar a qualidade dos seus produtos no mercado ao longo de anos, sendo necessário também, um avultado investimento em publicidade e campanhas de promoção, esforço que esteve e está subjacente à comercialização da marca C.
22-Esse investimento na qualidade e notoriedade da marca, é, naturalmente rentabilizado no futuro através de outros produtos comercializados com a mesma marca, retirando assim a empresa, o justo dividendo desse trabalho sério e do investimento feito ao longo dos anos.
23- A sentença não deveria ter mantido o despacho do INPI, uma vez que este reduziu o âmbito de protecção da marca notória nacional C.
24- Para além disso, a marca está a ser usada para os genericamente qualificados produtos farmacêuticos, conforme se demonstrou.
25- Ao serem produtos que solucionam o inconveniente de uma patologia - a incontinência urinária – deverão ser considerados produtos do âmbito farmacêutico e médico.
26- Não sendo revogada a sentença recorrida, que manteve a caducidade parcial da marca nacional C estaria criada, de facto, uma situação contrária à lei, tanto mais quanto, ficou sobejamente provado o uso sério da marca para o grupo genérico “produtos farmacêuticos”.
A apelada contra alegou nos termos de fls. 181 e seguintes.
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II - O Tribunal de 1ª instância julgou provados os seguintes factos:
1 – A recorrente, por via de transmissão, é titular da marca nacional nº …“C”.
2 – A referida marca foi requerida em 15 de Abril de 1987 e concedida em 04.07.1991.
3 – A mencionada marca foi concedida para assinalar, na classe 5: “Produtos farmacêuticos, cuecas higiénicas para incontinentes, substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
4 - Com data de 27.05.2009 foi declarada a caducidade parcial da marca nacional nº 40581 “C” na parte que assinala “produtos farmacêuticos”, substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
5 – Constam do site http://”C”.pt/home.php os elementos constantes de fls. 32 e 33 a cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
6 – Constam do site http://www.”C”.pt/html/a_caract.php os elementos constantes de fls. 36 e 37 e 115 a 132.
7 – Foram elaborados os estudos constantes dos documentos nºs 8, 11 e 12 juntos com o requerimento de recurso, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
8 – São codificados pela Associação Nacional de Farmácias os produtos constantes de fls. 9, junto com o requerimento de recurso, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
9 – Foi dirigida à Directora da “D” a comunicação escrita junta como documento nº 10, cujo teor se dá por integralmente reproduzida.
10 – Foi emitido a favor da recorrente o certificado constante do documento nº 13, junto com o requerimento inicial, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
O Tribunal de 1ª instância julgou não provado:
As “fraldas” comercializadas pela recorrente têm um complemento consistente num princípio activo, inserido na fralda, para prevenir o aparecimento de outras “moléstias” associadas à incontinência.
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III - Das conclusões da apelação interposta – e são essas conclusões que definem o objecto da mesma, consoante resulta do art. 684, nº 3, do CPC – decorre que a questão que essencialmente se coloca no presente recurso é a de se ocorreu falta de «uso sério» conducente à declaração parcial de caducidade da marca nº ... «C», no que concerne aos seguintes produtos inseridos na classe 5: “Produtos farmacêuticos, substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
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IV – Antes de prosseguirmos teremos de nos debruçar sobre uma questão prévia, referente ao documento junto pela apelante com a sua alegação de recurso.
Convém salientar que no direito português vigora o modelo da apelação restrita: a apelação não visa o reexame sem limites da causa julgada em primeira instância, mas sim a reapreciação da decisão proferida dentro dos mesmos condicionalismos em que se encontrava o tribunal recorrido quando a proferiu ([1]).
Neste contexto, em regra, os documentos têm de ser juntos pelas partes até ao encerramento da discussão – nº 2 do art. 523 do CPC.
Preceitua, porém, o art. 693-B do CPC que as partes podem juntar documentos às alegações nos casos excepcionais a que se refere o art. 524, no caso de a junção se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância e nos casos previstos nas alíneas a) a g) e i) a n) do nº 2 do art. 691.
Dispõe, por seu turno, o nº 1 do art. 524 do mesmo Código que depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento; consoante o nº 2 daquele artigo, os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do processo.
Resulta, assim, das referidas disposições legais que se justifica a junção de documentos com as alegações em recurso de apelação:
1 - Quando não tenha sido possível a sua apresentação até ao encerramento da discussão em 1ª instância:
a - ou por a parte não ter conhecimento da sua existência;
b - ou, conhecendo-a, por lhe não ter sido possível fazer uso deles;
c - ou por os documentos se terem formado ulteriormente.
2 - Quando a junção apenas se torne necessária em virtude do julgamento proferido em 1ª instância.
3 – Quando se impugnem as decisões previstas nas alíneas a) a g) e i) a n) do nº 2 do art. 691 ([2]).
No que a esta última hipótese respeita, referem Lebre de Freitas e Ribeiro Mendes ([3]) que a sua formulação não prima pela clareza, levando uma interpretação literal a concluir que nesses casos, diversamente dos restantes a possibilidade de junção de documentos é irrestrita; todavia, uma interpretação racional, que atente ao argumento histórico da génese do artigo, levará antes a concluir que não se pretendeu estabelecer regime diferente nos casos daquelas alíneas, querendo-se, apenas e com inabilidade, acrescentar o que constava da norma do anterior art. 743, quanto aos agravos.
No que concerne à segunda hipótese mencionada (de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido em primeira instância) «a lei não abrange a hipótese de a parte se afirmar surpreendida com o desfecho da acção (ter perdido, quando esperava obter ganho de causa) e pretender, com tal fundamento, juntar à alegação documento que já poderia e deveria ter apresentado em primeira instância. O legislador quis manifestamente cingir-se aos casos em que, pela fundamentação da sentença ou pelo objecto da condenação, se tornou necessário provar factos com cuja relevância a parte não podia razoavelmente contar antes de a decisão ser proferida» ([4]).
A apelante limita-se a juntar um novo documento – impresso a partir do seu próprio site na Internet – fazendo-o para demonstrar que as “fraldas” comercializadas têm inserido um complemento “fármaco”. Tal não se insere em qualquer das hipóteses em que a lei permite a junção de documentos com a alegação de recurso.
Assim, não se atenderá ao documento junto pela apelante com a sua alegação de recurso.
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V – 1 - Poderemos encarar a marca como sendo o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. Efectivamente, a marca tem uma função essencial, a função distintiva ([5]) de um produto ou serviço, que, todavia, não é a única, tendo também uma função de sugestão – sendo angariadora de clientela – e uma função de garantia.
Através da marca o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece; a marca visa, aliás, estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um certo agente económico.
Consoante o art. 224 do CPI «o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».
No mesmo Código prevê-se que os direitos de propriedade industrial se extingam por efeito de nulidade, anulação, caducidade e renúncia.
No que à caducidade concerne, para além da expiração do prazo de duração e do não pagamento de taxas a que se refere o art. 37 do CPI, dispõe o art. 269, nº 1, do mesmo Código que o registo de marca caduca se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo motivo justificado e sem prejuízo do disposto no nº 4 do art. 268, definindo este último artigo no seu nº 1 o que se considera uso sério da marca.
Como salienta José Mota Maia ([6]) a obrigação do uso efectivo e sério da marca registada, e a necessária consequência de sancionar o seu incumprimento pela caducidade do respectivo registo, fundamenta-se na própria essência da marca, enquanto instrumento no qual se apoia a actividade comercial e a competitividade; «essas funções específicas da marca não se compadecem com uma atitude monopolista dos sinais constitutivos da marca que não exerça, de forma efectiva e séria, essas funções concorrenciais no mercado».
Consoante defende Luís Couto Gonçalves ([7]) o uso sério pressupõe necessariamente dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado, a utilização efectiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. Este autor aderiu à concepção de que a marca é objecto de uso sério quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca.
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V – 2 - Decorre do nº 6 do art. 270 que cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado (se o houver) provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada.
Dos elementos constantes dos autos ([8]) – fls. 32 e 33, 36 e 37 e 115 a 132, mencionados nos nºs 5) e 6) dos factos provados – resulta que a marca «C» é utilizada pela recorrente nos seguintes produtos: em «absorventes» para incontinência - «C Elástico», «C Anatómico», «C Complet» e «C Activa»; em «complementos» dos absorventes - toalhitas especiais para adultos e protege camas.
Ora, entende-se que aqueles produtos são susceptíveis de recondução ás «cuecas higiénicas para incontinentes» a assinalar pela marca nacional nº…, mas não ao demais ali mencionado – ou seja “produtos farmacêuticos”, “substâncias dietéticas para uso médico, desinfectantes para uso higiénico e desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
A apelante argumenta que «cuecas higiénicas para incontinentes» corresponde a uma especificação de «produtos farmacêuticos», que os produtos «C» são objecto de prescrição médica e se vendem maioritariamente em farmácias, que as “fraldas” comercializadas integram emulsões para protecção da pele e que estando as mesmas impregnadas de produtos para “o cuidado da pele e dos odores” o mesmo princípio deverá ser utilizado no que respeita aos “desinfectantes para uso higiénico” e “desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
Saliente-se que não se provou que as “fraldas” comercializadas pela recorrente tenham um complemento consistente num princípio activo, inserido na fralda, para prevenir o aparecimento de outras “moléstias” associadas à incontinência. Este argumento desenvolvido pela apelante não tem, pois, qualquer base de sustentação.
Como vimos, a apelante propugna, igualmente, que a categoria “produtos farmacêuticos” é uma categoria genérica onde se incluirão as “cuecas higiénicas para incontinentes”, os “desinfectantes para uso higiénico” e os “desodorizantes que não sejam de uso pessoal”.
Que assim não é resulta do texto da Classificação de Nice sobre os produtos que integram a classe 5 e que são os seguintes: «Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas».
Assim, esta classe inclui essencialmente os produtos farmacêuticos e outros produtos de uso medicinal, entre os quais os referidos produtos higiénicos. Ora, os produtos da apelante enquadrar-se-ão nestes últimos e não naqueles primeiros – produtos farmacêuticos – não ocorrendo a por si pretendida especificação.
A expressão «produto farmacêutico» - do grego pharmakeutikós, «relativo à preparação dos medicamentos» - equivalerá à de preparado farmacêutico, fármaco, medicamento ([9]), nela não sendo subsumíveis os «absorventes» para incontinência e os «complementos dos absorventes» comercializados pela apelante.
Quando a apelante procedeu ao registo já este era feito por produtos – art. 90 do CPI então em vigor – devendo ter-se em atenção o disposto no art. 6 do dl 176/80, de 30-5, que adoptara a classificação internacional dos produtos e serviços instituída pelo Acordo de Nice ([10]).
Por outro lado, não é por ser, em certos casos, prescrito por um médico que um produto passa a ser um «produto farmacêutico». A prescrição médica de “fraldas” para incontinentes poderá ter certas vantagens fiscais para quem as adquire, tal como a mesma prescrição poderá ter vantagens no que respeita à aquisição de uma cama articulada ou de uma cadeira de rodas … Nem por isso, tais produtos serão classificados como produtos farmacêuticos.
O mesmo se diga de as mencionadas “fraldas” serem comercializadas 5 vezes mais em farmácias do que em grandes superfícies – não é por um produto ser comercializado numa farmácia que passa a ser um produto farmacêutico. É do conhecimento comum de qualquer pessoa que entre numa farmácia que ali são vendidos produtos que não são propriamente produtos farmacêuticos, embora alguns deles possam ter eventual utilidade a nível da saúde dos seus utilizadores: dispositivos medidores de tensão arterial ou de nível de glicemia, batons e vernizes para unhas, brinquedos para bebés… Assim, do facto de um produto ser vendido sobretudo em farmácias – sendo-o também em grandes superfícies – não se pode retirar qualquer ilação.
Improcede, pois, nesta parte a argumentação da apelante.
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V – 3 - Seguidamente a apelante vale-se da qualificação da marca «C» como marca notória, daí retirando uma série de consequências.
Vem sendo entendido que a marca notória – ou notoriamente conhecida – é a conhecida de uma grande parte do público consumidor, distinguindo de uma forma imediata um determinado produto ou serviço. Como também refere Luís Couto Gonçalves ([11]) uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue, ainda, duas hipóteses: se o produto ou serviço for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público; se o produto ou serviço for de conhecimento específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço.
José Mota Maia ([12]), por seu turno diz poder aceitar-se que uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços, bastando que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por «meios interessados», relativamente a determinados produtos ou serviços.
Admitamos que os «absorventes C» e, mesmo, as toalhitas e os protege camas da mesma marca - e não quaisquer outros produtos, ainda que “próximos” daqueles, na terminologia utilizada pela apelante - sejam conhecidos de grande parte do público neles interessado.
Nessa parte a apelante gozará, eventualmente, da protecção que lhe advirá de se tratar de uma marca notória, mas não cabe no âmbito deste processo apreciar dos limites extrínsecos à liberdade de composição de uma outra marca a cujo registo – eventualmente – ou a apelada, ou outrem, pretendam proceder.
Efectivamente, nos termos do art. 241 do CPI, «é recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória».
Neste processo não cabe o conhecimento dessa questão, colocando-se, tão só, a da caducidade parcial da marca da recorrente que aquela notoriedade não impede – obviamente no que concerne aos produtos relativamente aos quais a marca não tiver sido objecto de uso sério.
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VI – Face ao exposto, acordam os Juízes desta Relação em julgar improcedente a apelação, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela apelante.
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Lisboa, 30 de Junho de 2011
Maria José Mouro
Teresa Albuquerque
Isabel Canadas
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[1] Ver, a propósito, Lebre de Freitas e Ribeiro Mendes, «Código de Processo Civil Anotado», vol. III, tomo 1, 2ª edição, pag. 98 e Teixeira de Sousa, «Estudos sobre o Novo Processo Civil», pag. 395.
[2] Cfr. Fernando Amâncio Ferreira, «Manual dos Recursos em Processo Civil», 8ª edição, pags. 204 e segs.
[3] Obra citada, pags. 99-100.
[4] Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, «Manual de Processo Civil», 2ª edição, pags. 533-534.
[5] Couto Gonçalves em «Manual de Direito Industrial» desenvolve uma noção mais ampla da função distintiva da marca que redefine nos seguintes termos: «A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso».
[6] Em «Propriedade Industrial», vol. II, «Código da Propriedade Industrial Anotado», pag. 487.
[7] «Manual de Direito Industrial», pags. 321-322.
[8] Os elementos a que nos podemos reconduzir são os decorrentes da factualidade julgada provada na sentença.
[9] “Medicamento” que é definido na alínea ee) do art. 3 do dl 176/2006, de 30-8, como "toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas".
[10] Quanto à classe 5ª a redacção era, então, a seguinte: «Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos. Produtos dietéticos para crianças e doentes. Emplastros, material para pensos. Matérias para chumbar os dentes e para moldes dentários. Desinfectantes. Preparações para destruir as ervas daninhas e os animais nocivos».
[11] Obra citada, pags. 242-243.
[12] Obra citada, pag. 427. |
