| Decisão Texto Integral: | Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
“A” e “A Portugal” – Produtos Farmacêuticos, Lda. deduziram contra “B”– Produtos Farmacêuticos, S.A. procedimento cautelar comum.
Alegaram, em síntese, que: as requerentes fazem parte de um dos maiores grupos multinacionais farmacêuticos, conhecido por “AA”; esta dedica-se à investigação, fabrico e comercialização de novos produtos químicos e farmacêuticos ou de novas utilizações de produtos já existentes; a actividade da “AA” implica avultados investimentos, quer ao nível da investigação de novos fármacos, quer ao nível da estratégia comercial relativa à sua difusão no mercado; a 2ª requerente é a distribuidora exclusiva em Portugal dos produtos farmacêuticos “AA” e responsável por todo o seu marketing, promoção e venda; entre os produtos farmacêuticos da “AA”, conta-se o medicamento de marca “Y”, lançado no mercado português em 1997, em cuja composição figura a substância activa “P”; esta substância está protegida pela patente de invenção portuguesa nº “11111”, da titularidade da 1ª requerente e da qual a 2ª é licenciada em Portugal; o referido medicamento corresponde a 28% da facturação do grupo “AA”, a nível mundial, e 36% da facturação da 2ª requerente; o volume das respectivas vendas atingiu, em 2006, o valor de 4,36 biliões de dólares, a nível global, e 21.700.000€, em Portugal; as vendas do medicamento “Y” em Portugal, desde 1997 a Maio de 2007, ascenderam a 108.300.000€; a requerida não exerce qualquer actividade inventiva, produzindo e vendendo medicamentos genéricos; a requerida requereu junto do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento a Autorização de Introdução no Mercado nacional do medicamento “X”, que foi concedida em 24.7.07; a composição de tal medicamento assenta na substância activa “P”; a iminente comercialização do medicamento genérico “X” privará as requerentes de parte dos lucros que obtêm, pois que as futuras vendas de tal medicamento corresponderão a outras tantas que as requerentes deixarão de fazer do medicamento “Y”; prejuízo estimado, relativamente aos anos de 2007 e 2008, em 17.900.000€ de vendas cessantes e de 8.200.000€ de lucros cessantes; a requerida ainda não lançou o medicamento genérico no mercado, sendo certo que comercializa outros medicamentos.
Concluíram, requerendo que se intime a requerida para que: i) não importe, manipule, embale, coloque em circulação, venda ou ponha à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal, quer para exportação, o produto designado por “X”, ou sob quaisquer outros nomes comerciais, contendo a substância activa “P”; ii) não submeta o medicamento “X”, ou quaisquer outros medicamentos contendo a substância activa “P”, à aprovação do seu preço junto da Direcção-Geral das Actividades Económicas ou, caso entretanto venha a apresentar esse pedido, a que o retire; iii) não venda ou ceda a terceiros a Autorização de Introdução no Mercado do Medicamento “X”, ou quaisquer outras que venham a ser aprovadas relativas a medicamentos contendo a substância activa “P”.
A requerida deduziu oposição. Alegou não estar iminente a comercialização do seu medicamento genérico, porquanto a sua comercialização está dependente da aprovação do preço de venda ao público pela Direcção-Geral das Actividades Económicas e porque as requerentes deduziram no Tribunal Administrativo e fiscal de … providência cautelar e acção judicial tendentes à intimação da DGAE para se abster de fixar aquele preço e à anulação da Autorização de Introdução no Mercado do medicamento. E, perante tais circunstâncias e, ainda, por razões comerciais, a requerida não prevê lançar brevemente no mercado o medicamento genérico, tendo interrompido todo o processo interno destinado à organização administrativa, publicitária e comercial relativa ao lançamento do medicamento, processo que demora, em média, cerca de seis meses. Por outro lado, sustentou que a concedida Autorização de Introdução no Mercado e a eventual aprovação do preço de venda ao público do medicamento genérico não implicam necessariamente a comercialização do medicamento e, até lá, não violam qualquer direito de propriedade industrial. Mais invocou diversos vícios geradores da nulidade ou anulabilidade da patente invocada pelas requerentes, concluindo que a substância “P” não beneficia de protecção. Referiu, ainda, que, existindo no mercado outros medicamentos que tratam as mesmas patologias que o “Y”, as eventuais futuras vendas do medicamento genérico da requerida não correspondem necessariamente a não vendas das requerentes, sendo certo que as vendas destas aumentaram mesmo depois do aparecimento desses outros medicamentos. Acresce que só podem considerar-se irreparáveis os prejuízos relativamente aos quais ocorra uma impossibilidade de reintegração específica da esfera jurídica do lesado. Por último, defendeu que o critério da proporcionalidade previsto no artigo 387º do Cód. Proc. Civ. pendia para o seu lado. Concluiu pelo não decretamento das providências.
Produzida a prova, foi proferida decisão que, deferindo parcialmente a providência, intimou a requerida a: i) não manipular, embalar, colocar em circulação, vender ou pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal, quer para exportação, o produto farmacêutico designado por “X”, ou sob quaisquer outros nomes comerciais, contendo a substância activa “P”; ii) não vender ou ceder a terceiros a Autorização de Introdução no Mercado do medicamento “X”, ou quaisquer outras que venham a ser aprovadas relativas a medicamentos contendo a substância activa “P”.
De tal decisão agravou a requerida, formulando as seguintes conclusões:
a) Na presente providência cautelar comum não estão cumulativamente verificados todos os requisitos previstos pelos artigos 381º e 387º do Cód. Proc. Civ.;
b) Basta que não se prove e verifique um dos requisitos legais para o deferimento de uma providência cautelar comum, atento o disposto no artigo 381º do Cód. Proc. Civ., para que seja recusada a providência cautelar;
c) Tendo considerado que não estavam provados danos, muito menos graves, no património das requerentes e, por outro lado, não havendo prova da dificuldade para a recorrente de satisfazer a reparação do dano, aliás, desconhecido e não provado, tanto bastaria para indeferir esta providência sem necessidade de conhecer as questões relativas à validade da patente “11111” e sua pretensa infracção;
d) As requerentes não cumpriram as regras de distribuição do ónus da prova no que se reporta ao periculum in mora, razão bastante para sofrerem as respectivas consequências;
e) Não foi provado qualquer dano patrimonial às requerentes ou o risco actual e sério da ocorrência do mesmo, exclusivamente imputado à recorrente nos termos consagrados pela teoria da causalidade adequada na responsabilidade civil extracontratual;
f) A patente das requerentes – PT “11111” – é nula, nos termos do artigo 113º-c) do Cód. Prop. Ind., por divergência entre a sua epígrafe e o seu objecto, que frustra o princípio da verdade e da publicidade, a fé pública dos registos públicos e a tutela da boa fé de terceiros;
g) O tribunal a quo podia e devia ter reconhecido, mesmo oficiosamente, a nulidade desta patente, por divergência entre o objecto da invenção e a epígrafe publicada, à luz do disposto pelo artigo 113º-c) do Cód. Prop. Ind. e, consequentemente, rejeitado a providência cautelar por ausência de direito válido a proteger;
h) Há igualmente outra causa de nulidade da patente à luz do artigo 33º nº 1-b) do Cód. Prop. Ind., que foi desrespeitado na decisão impugnada. Não foram publicadas as novas reivindicações da patente, que transformaram uma patente de processo numa patente de produto, isto é, uma alteração substancial ao objecto da invenção protegida;
i) Em conclusão, não havia qualquer perigo actual e sério que determinasse o deferimento do procedimento cautelar, falhando, por conseguinte, a existência do requisito legal periculum in mora, tendo sido violado o disposto no artigo 381º do Cód. Proc. Civ.;
j) A aplicação dos requisitos legais ínsitos no artigo 381º do Cód. Proc. Civ. só implicam que o lesado tenha que suportar a lesão pelo tempo que demore a acção principal e esperar pelo final desta para ser ressarcido se as requerentes não cumprirem o ónus da prova na questão do periculum in mora, podendo tê-lo feito;
l) Os requisitos para que seja decretada uma providência cautelar inominada estão definidos na lei, não podendo ser desconsiderados por nos encontrarmos no âmbito de propriedade industrial e por os direitos de propriedade industrial caducarem expirado o seu prazo de duração;
m) Não se mostram provados, essencialmente porque não foram alegados, os factos que permitam concluir pela fundamentada, actual e iminente lesão do direito das requerentes, nem que seja iminente a comercialização do medicamento genérico, ou que de tal facto resultem danos irreparáveis ou de difícil reparação para a recorrente. Essa prova cabia às requerentes, ora recorridas;
n) Não há prova de que a patente das requerentes haja sido ofendida pela requerida;
o) A decisão impugnada violou o disposto pelos artigos 381º do Cód. Proc. Civ., 33º nº 1-b) e 113º-c) do Cód. Prop. Ind. e 483º e 562º do Cód. Civ..
Nas suas contra-alegações, as requerentes defenderam a manutenção da decisão recorrida.
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São os seguintes os factos que a 1ª instância considerou indiciariamente provados:
1. As requerentes fazem parte de um grupo multinacional farmacêutico, conhecido por “AA”, que tem a sua génese na empresa “A”, fundada em 1876 nos Estados Unidos da América.
2. Tal grupo multinacional farmacêutico emprega cerca de 41.000 pessoas, estando representado em vários países.
3. Desenvolve um programa de investigação e desenvolvimento, presente em 50 países, colaborando nesta área cerca de 8.000 pessoas.
4. Tal programa conduziu à investigação, produção e difusão de produtos farmacêuticos em 143 países, nomeadamente os medicamentos sob as marcas “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12” e “Y”.
5. No ano de 2006, o custo do programa de investigação e desenvolvimento da 1ª requerente ascendeu a cerca de três biliões de dólares.
6. O custo médio do desenvolvimento de cada novo medicamento é na ordem de um bilião de dólares.
7. “A Portugal” – Produtos Farmacêuticos, Lda., pessoa colectiva nº, com sede na Rua, nº , , freguesia de, em, encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de sob o mesmo número.
8. Tem por objecto social a indústria e comércio de perfumes, cosméticos e produtos de beleza e a importação, distribuição e venda de produtos químicos e farmacêuticos, agro-pecuários, produtos veterinários, produtos para a agricultura, nomeadamente herbicidas e fungicidas.
9. A segunda requerente é distribuidora exclusiva, em Portugal, dos produtos farmacêuticos da “AA” e responsável por todo o seu marketing, promoção e vendas.
10. Entre os produtos farmacêuticos da “AA”, conta-se o medicamento da marca “Y”, lançado no mercado português em 1997.
11. O “Y” é um antipsicótico, destinado, nomeadamente, ao tratamento da esquizofrenia e dos episódios maníacos, moderados a graves.
12. Encontra-se disponível sob a forma de comprimidos revestidos, contidos em embalagens tipo blister.
13. Na sua composição, figura a substância activa denominada “P”.
14. O medicamento “Y” representa cerca de 30% da facturação do grupo “AA” a nível mundial e cerca de 35% da facturação da 2ª requerente em Portugal.
15. A nível global, o volume de vendas do medicamento “Y” atingiu, em 2006, o valor de 4,36 biliões de dólares, e em Portugal, em 2006, o valor de €21.700.000,00.
16. “B” – Produtos Farmacêuticos, S.A., pessoa colectiva nº, com sede na Rua, nº , freguesia da, na , encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amadora sob o mesmo número.
17. Tem por objecto social o fabrico e comercialização de especialidades farmacêuticas, diagnóstico e material clínico e hospitalar.
18. Tem o capital social de €1.500.000,00.
19. A requerida produz e vende medicamentos genéricos.
20. A requerida pediu junto da autoridade nacional competente, o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), a Autorização de Introdução no Mercado nacional do medicamento denominado “X”, A.I.M. essa que foi aprovada pelo mesmo Instituto em 24 de Julho de 2007.
21. “P” é o nome genérico (denominação comum internacional) utilizado em farmácia do composto cujo nome químico é , de fórmula:
(...)
22. A “P” é normalmente utilizada sob a forma da sua base livre, habitualmente como única substância activa em medicamentos.
23. “A” é titular das patentes europeia EP … e norte-americana …, conforme fls. 65 a 96 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
24. A primeira referência que aparece em “The … Index”, referente à “P”, é a EP …, correspondente à patente norte-americana … .
25. A primeira requerente é titular da patente portuguesa PT “11111”, que tem por epígrafe “Processo para a preparação de um derivado de …, útil como produto farmacêutico”, pedida em 23/04/91 e concedida em 21/04/97, com o teor de fls. 97 a 134, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
26. Tal patente compreende vinte e duas reivindicações, conforme teor de fls. 130 a 133 dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
27. A 1ª reivindicação respeita à “P” ou um seu sal de adição de ácido.
28. A 2ª reivindicação é semelhante à reivindicação 1, mas explicita que o sal de adição de ácido é farmaceuticamente aceitável.
29. A 3ª reivindicação respeita especificamente à “P”.
30. A reivindicação 4 é dependente das reivindicações 2 ou 3 e respeita à “P” ou um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável para utilização como fármaco.
31. As reivindicações 5 a 9 dizem respeito à utilização de “P” ou um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável na preparação de um medicamento para o tratamento de várias doenças (perturbação do sistema nervoso central, esquizofrenia, doença esquizofreniforme, mania aguda e estados de ansiedade ligeiros).
32. A reivindicação 10 diz respeito a uma composição farmacêutica contendo “P” ou um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável, juntamente com um diluente ou veículo farmaceuticamente aceitável.
33. As reivindicações 11 e 12 dizem respeito a formas de dosagem unitárias contendo “P” ou um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg).
34. A reivindicação 13 diz respeito a uma composição farmacêutica contendo “P”, juntamente com um diluente ou veículo farmaceuticamente aceitável.
35. As reivindicações 14 a 16 dizem respeito a composições farmacêuticas, na forma de cápsula ou comprimido, contendo “P” (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg ou 2,5 a 5 mg).
36. As reivindicações. 17 e 18 dizem respeito a injecções farmacêuticas, na forma de dosagem unitária, contendo “P” (0,1 a 20 mg ou 0,5 a 10 mg).
37. A reivindicação 19 é dependente das reivindicações 17 ou 18 e explicita que se trata de uma formulação de libertação prolongada para injecção intramuscular.
38. A reivindicação 20 diz respeito a um processo para a preparação de “P” ou um seu sal de adição de ácido, por reacção de um composto:
(...)
em que Q é um grupo removível, por reacção com N-metilpiperazina ou, alternativamente, através do fecho de anel do composto:
(...)
39. A reivindicação 21 diz respeito ao intermediário do processo
(...)
em que o grupo substituinte Q é -NH2, -OH ou -SH, ou seus sais (quando Q é -NH2).
40. A reivindicação 22 é dependente da reivindicação 21 e explicita que Q é -NH2.
41. Da descrição da PT “11111” consta:
a) Nas páginas 3 a 5, é explicado o campo e antecedentes do invento, nomeadamente o estado da técnica, bem como a sua finalidade e utilidade;
b) Nas páginas 5 e 6, é descrita a “P” ou um seu sal de adição de ácido;
c) Nas páginas 6 a 9, são descritos os testes realizados e os resultados obtidos;
d) Nas páginas 9 a 17, é descrito o processo de preparação da “P” ou de um seu sal de adição de ácido, bem como dos intermediários do processo;
e) Nas páginas 17 a 21, é descrita a actividade da “P” ou de um seu sal de adição de ácido farmaceuticamente aceitável, sua aplicação, gamas de dosagem eficazes, composições farmacêuticas que os contêm, métodos de administração e formulações específicas preferidas;
f) Nas páginas 22 a 27, são apresentados dois exemplos de preparação dos compostos do invento: o exemplo 1 corresponde ao primeiro processo reivindicado na reivindicação 20 e o exemplo 2 corresponde ao processo alternativo também reivindicado na reivindicação 20;
g) Nas páginas 27 a 29, são apresentados cinco exemplos de formulação dos compostos do invento: o exemplo 3 diz respeito a cápsulas, o exemplo 4 a comprimidos, o exemplo 5 a uma injecção aquosa para reconstituição, o exemplo 6 a uma injecção de libertação controlada para injecção intramuscular e o exemplo 7 a cápsulas.
42. Encontra-se averbada no INPI licença de exploração da PT “11111” a favor da 2ª requerente com data de 07/11/06.
43. O medicamento “X” contém a substância activa “P”.
44. Desde o seu lançamento, em 1997, até ao fim de Maio de 2007, as vendas, em Portugal, do medicamento “Y” ascenderam a €108.300.000,00.
45. O medicamento “X” irá ser vendido a um preço pelo menos 35% inferior ao do “Y”.
46. Num cenário de entrada dos genéricos de “P” no mercado é previsível que a segunda requerente baixe as suas vendas em cerca de 5 milhões de euros/ano.
47. O medicamento “X” não se encontra a ser comercializado.
48. Não obstante o não lançamento do medicamento “X”, a requerida prossegue a sua actividade normal.
49. As requerentes intentaram contra o Infarmed e o Ministério da Economia e Inovação, identificando como contra-interessadas a requerida e outras, providência cautelar visando a suspensão da eficácia de actos e obtenção de intimação para abstenção de uma conduta.
50. Não está nas previsões da requerida lançar brevemente no mercado o medicamento “P” APS.
51. Foi suspenso o recrutamento de pessoas para a promoção e venda deste medicamento.
52. Foi suspensa a organização de uma área de negócio para a venda do medicamento “P” APS.
53. A requerida não iniciou qualquer acção destinada a publicitar o lançamento do medicamento “X”, nomeadamente, contactos com agências de publicidade, clientes, armazenistas ou médicos.
54. O lançamento de um novo medicamento genérico no mercado demora em média cerca de 6 meses a preparar.
55. A 1ª requerente procedeu, em 12/03/97, no decurso do procedimento de concessão da PT “11111”, à substituição das reivindicações iniciais, apondo nas novas reivindicações a data de 23/04/91.
56. No decurso do procedimento de concessão da PT “11111”, em 31/01/97 o INPI emitiu um relatório de exame apontando que o pedido de patente original carecia de novidade, ordenando a notificação da 1ª requerente para substituir as reivindicações 1ª a 6ª por outras que descrevam concretamente o objecto do invento, de acordo com a alínea a) do art. 58º e o nº 1 do Despacho Regulamentar nº 67/95.
57. A 1ª requerente foi titular da patente de invenção nº 22222, pedida em 24/11/75 e cujo prazo de vigência já decorreu, com a epígrafe “Processo para a preparação de derivados de …”.
58. Tal patente contém 13 reivindicações, constantes de fls. 601 a 606 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
59. Foi publicado no Journal of Medicinal …, 19.., vol. , nº , um artigo da autoria de … e outros, sob o título “…”, com o teor de fls. 528 a 536 dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
60. Consta textualmente da memória descritiva da patente PT “11111”, sob a epígrafe Resumo:
“O presente invento diz respeito a um processo para a preparação de …, ou de um seu sal com ácidos, que tem propriedades farmacêuticas, e é de particular utilização no tratamento de perturbações do sistema nervoso central.
O referido processo consiste, por exemplo, na reacção de … com um composto da fórmula
em que Q é um radical capaz de ser removido por cisão.”
61. Existem desde 2002 oito substâncias activas que se inserem na mesma área terapêutica da “P”.
62. Em número de unidades vendidas a “P” não é a molécula mais vendida nesta área terapêutica.
63. O mercado farmacêutico deste tipo de medicamentos tem vindo a aumentar nos últimos seis anos.
64. A requerida suportou uma despesa de €4.685,36 para obter o licenciamento do medicamento “X” junto do Infarmed.
65. A requerida suportou uma despesa de €60.000 para aquisição da licença contratual relativa ao dossier da “P”.
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Na oposição que deduziu, a requerida entendeu não estarem verificados os requisitos legalmente exigidos para o decretamento de uma – da concreta – providência cautelar, nomeadamente, por se não evidenciar a existência de um direito das requerentes a acautelar, já que a patente que, na sua óptica, lhes atribui um direito à protecção é nula.
Nulidade essa que, para a requerida, adviria de diversos vícios - a saber, i) o processo que se visava patentear não era novo nem revelava actividade inventiva, ii) 21 das 22 novas (porquanto diferentes das inicialmente apresentadas) reivindicações da patente (apresentadas apenas em 12.3.97, não obstante lhes ter sido aposta a data do pedido inicial) eram reivindicações de compostos farmacêuticos e iii) as 22 reivindicações, diferentes das que haviam sido apresentadas na altura do pedido, contradiziam a epígrafe, o resumo e a descrição iniciais, que não foram objecto de alteração – e se estribava na aplicabilidade à situação da lei vigente à data da apresentação do pedido de patente, ou seja, o Código da Propriedade Industrial de 1940.
Com base em extensa e cuidada fundamentação, a decisão recorrida concluiu que a validade/invalidade da patente haveria de ser aferida à luz do regime vigente à data da respectiva concessão e não à data do pedido de patente. E, em consequência, considerou que a patente PT “11111”, pedida como patente de processo na vigência do Cód. Prop. Ind. de 1940 (que não admitia patentes de produto), havia sido validamente concedida como patente de produto, pois que a decisão de concessão era posterior à entrada em vigor do Cód. Prop. Ind. de 1995 (que admitia os dois tipos de patente).
Analisando, em geral, os requisitos de patenteabilidade, nomeadamente, a novidade e a capacidade inventiva, a decisão recorrida concluiu pela sua verificação no tocante às reivindicações de produto (21 das 22 protegidas pela patente), considerando irrelevante apreciar da respectiva verificação quanto à única (a 20ª) reivindicação de processo, já que não era na protecção deste que as requerentes alicerçavam o procedimento cautelar.
Partindo das premissas de que i) a protecção da patente se define tão-só pelas reivindicações, ii) o resumo serve exclusivamente para fins de informação técnica, iii) o título ou epígrafe deve sintetizar o objecto da invenção e iv) é excessivo colocar “a tutela da expectativa de terceiros quanto ao âmbito total (jurídico e tecnológico) de protecção da patente sobre dois elementos (título ou epígrafe e resumo) que não servem para esse efeito”, a decisão recorrida conclui que a divergência entre o título ou epígrafe e o objecto da invenção só produz nulidade quando essa divergência se referir estritamente ao campo tecnológico da invenção. “Ao invés, qualquer divergência que exceda ou se desloque desta, v.g. nomeadamente quanto à extensão da protecção jurídica não pode ser valorada enquanto causa de nulidade da patente”. E, considerando que o âmbito tecnológico e científico da patente PT “11111” é “um derivado de …”, a 1ª instância não existir divergência geradora de nulidade.
E consta, ainda, da decisão recorrida: “Cumpre finalmente assinalar que o facto de as reivindicações apresentadas em 12/03/97 o terem sido com data de 23/04/91 – cfr. factos nºs 55 e 56 da matéria de facto apurada – em nada prejudica a validade desta patente, não configurando sequer uma falsidade que aqui releve, já que em 23/04/91 é, efectivamente, a data do pedido desta patente e a data até à qual remontam uma série de efeitos que decorrem, não da data aposta nesta alteração, mas da decisão de concessão da patente entretanto proferida pelo INPI e que concedeu a mesma com as reivindicações alteradas, exactamente como se tivessem assim sido inicialmente pedidas. Isto vale por dizer que esta factualidade não releva como causa de nulidade ou anulabilidade desta patente.”.
Neste recurso, a requerida (re)suscita a questão da nulidade da patente, quer por divergência entre a sua epígrafe e o seu objecto, quer por não terem sido publicadas as reivindicações apresentadas em 12.3.97. Ou seja, não impugna a decisão recorrida na parte em que, à luz do regime previsto no Cód. Prop. Ind. de 1995, julgou válida a patente PT “11111”, enquanto patente de produto e enquanto invenção nova e dotada de capacidade inventiva.
A pertinência da argumentação da 1ª instância no que toca à escolha do regime aplicável à validade/invalidade da patente e a coerência que importa assegurar entre a decisão recorrida e a que ora se profere aconselham/impõem que aqui apliquemos também as disposições do Cód. Prop. Ind. de 1995, sendo certo que as que assumem natureza processual ou procedimental sempre se aplicariam aos processos ou procedimentos em curso à data da sua entrada em vigor.
Na vigência do Cód. Prop. Ind. de 1940, os produtos e preparados farmacêuticos e os produtos da indústria química, definidos ou resultantes de elementos definidos, com reacção total ou parcial destes elementos entre si não podiam ser objecto de patente; eram, porém, patenteáveis os aparelhos ou sistemas do seu fabrico e os processos de os obter (§ 3º e 4º do respectivo artigo 5º).
A partir de 1.6.95, com a entrada em vigor de novo Cód. Prop. Ind., passou a admitir-se a patenteabilidade de produtos, substâncias ou composições, nomeadamente, de natureza química ou farmacêutica (respectivos artigos 47º nº 1 e 48º nº 2).
Em 23.4.91, a 1ª requerente apresentou pedido de patente – a que veio a caber o nº PT “11111” – tendo por epígrafe “Processo para a preparação de um derivado de …, útil como produto farmacêutico” – ponto 25. da matéria de facto e artigo 57º nº 1-b) do Cód. Prop. Ind. 95.
Apresentou o resumo do invento (ponto 60. da matéria de facto e artigo 58º-d) do Cód. Prop. Ind. 95), a descrição do respectivo objecto (ponto 41. da matéria de facto – correspondente a fls. 294 a 320 destes autos – e artigo 58º-b) do Cód. Prop. Ind. 95) e as reivindicações do que era novo e caracterizava o invento (fls. 142 a 144 destes autos e artigo 58º-a) do Cód. Prop. Ind. 95).
Nas 4 reivindicações então apresentadas contemplava-se “processo para a preparação de (…), caracterizado por compreender: a) a reacção de (…) com um composto da fórmula (…), em que Q é um radical capaz de ser removido por cisão, ou b) o fecho de anel de um composto da fórmula (…)” – 1ª -, “processo para a preparação de um composto da fórmula (…), caracterizado por compreender a redução e, simultaneamente, o fecho de anel de um nitronitrilo da fórmula (…)” – 2ª -, “processo para a preparação de um composto da fórmula (…), caracterizado por compreender a condensação de um tiofeno da fórmula (…)” – 3ª - e “processo para a preparação de uma composição farmacêutica, caracterizado por compreender a mistura de (…), ou de um seu sal com ácidos, juntamente com um diluente ou veículo farmaceuticamente aceitáveis para esse fim” – 4ª.
A epígrafe, o resumo e as reivindicações referidas apontam claramente (a descrição já não revela a mesma clareza - pelo menos para nós - quer pela respectiva extensão, quer pela sua complexidade técnica) no sentido que a 1ª requerente pediu protecção para um “processo”, em conformidade, aliás, com o que o Cód. Prop. Ind. 40 lhe permitia.
A apresentação do pedido, a epígrafe da patente e o resumo do invento foram publicados no Boletim da Propriedade Industrial de 31.1.92 (artigo 62º nº 1 do Cód. Prop. Ind. 95).
Em 18.10.96, a 1ª requerente apresentou requerimento no INPI em que “junta 2 novas reivindicações”, sendo elas “composto, caracterizado por ser (…)” – 5ª - e “composto de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por ser (…)” – 6ª.
Tendo em conta que “o âmbito da protecção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações” (artigo 93º nº 1 do Cód. Prop. Ind. 95), pretendia naturalmente a 1ª requerente alargar o âmbito da protecção antes requerida - que passaria a compreender também os produtos, novos, obtidos pelo processo, novo, anteriormente reivindicado – protecção admitida a partir de 1.6.95, com a entrada em vigor do novo Código da Propriedade Industrial.
No requerimento em causa foi aposto o seguinte despacho: “Não se aceita. Falta de novidade. Vai-se proceder a notificação.”; despacho datado de 2.11.96.
Em 31.1.97, o INPI dirigiu notificação à 1ª requerente, enviando-lhe o relatório de exame com a indicação dos documentos que se consideravam relevantes, informando que o pedido de patente não obedecia aos requisitos de concessão constantes nos artigos 47º e 50º do C.P.I., quanto ao requisito da novidade, e concedendo-lhe o prazo de 2 meses (nos termos dos artigos 64º nº 2 e 25º do Cód. Prop. Ind. 95) para “substituir as reivindicações 1ª à 6ª por outras que descrevam concretamente o objecto do invento, de acordo com a alínea a) do artigo 58º e o nº 1 do Despacho Regulamentar n.º 67/95” (ponto 56. da matéria de facto e fls. 277 a 280 destes autos).
Em 12.3.97, a 1ª requerente apresentou requerimento no INPI, requerendo a “substituição das reivindicações” e juntando o texto das mesmas, com a data de 23.4.91 (ponto 55. da matéria de facto e fls. 272 a 276 destes autos).
Como resulta da matéria de facto (pontos 26. a 40.) e se escreveu na decisão recorrida, 21 das 22 reivindicações protegidas pela patente PT “11111” correspondem a reivindicações de produto – se assim podemos sintetizar, a “P” ou um seu sal de adição de ácido, farmaceuticamente aceitável para utilização como fármaco para o tratamento de várias doenças – sendo que apenas a 20ª corresponde a uma reivindicação de processo, de teor idêntico à 1ª reivindicação apresentada em 1991.
Nesse requerimento foi aposto o seguinte despacho: “Aceite-se”, datado de 11.4.97.
A patente foi concedida por despacho de 21.4.97 (fls. 218 destes autos), publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 31.7.97 (fls. 217 destes autos e artigo 67º nº 3 do Cód. Prop. Ind. 95).
Relativamente à patente PT “11111”, mostram-se registados, por averbamento: a “Modificação da denominação social em 1998/05/15. Para “A”.” E a “Licença de exploração em 2006/11/07. Para “A Portugal” – Produtos Farmacêuticos, Lda.”.
É nula a patente i) concedida com preterição de formalidades susceptíveis de pôr em causa o resultado final do processo ou ii) cujo objecto seja diferente da epígrafe ou título dado ao invento (artigos 32º nº 1-b) e 120º nº 1-b) do Cód. Prop. Ind. 95).
Já acima dissemos que a epígrafe (que deve traduzir a síntese do objecto do invento – artigo 57º nº 1-b) do Cód. Prop. Ind. 95) da patente PT “11111” identifica o invento como um processo de preparação de um dado composto químico, ideia igualmente veiculada pelo resumo do invento. Também, como já dissemos, outra coisa não seria legalmente viável na vigência do Cód. Prop. Ind. de 1940.
Sucede que o que veio efectivamente e em substância a constituir o objecto (ou, ao menos, o fundamental desse objecto) do invento protegido pela patente foi o composto “P” ou um seu sal de adição de ácido, mercê da substituição das 4 reivindicações iniciais pelas 22 a que foi concedida protecção. Podemos, pois, afirmar que, pedida inicialmente uma patente de processo, veio a ser concedida uma patente de produto.
E não se objecte que a reivindicação 20ª se refere a um processo. É que, perante as demais 21 reivindicações de produto, aquela aparece com carácter secundário/acessório; verificando-se, ademais, que o INPI, perante as reivindicações iniciais (em que a 1ª correspondia à actual 20ª), se havia pronunciado pela falta de novidade.
Aliás, o que as requerentes invocam no presente procedimento como fundamento do direito a acautelar é precisamente a protecção de que beneficia a “P” por via da patente PT “11111”.
Sendo certo que a patente de produto se refere a “uma entidade física, que pode ser um aparelho, máquina, substância ou composição” e a patente de processo “recai sobre uma actividade do mundo físico (processo propriamente dito, método, uso)” – Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2008:61 - a importância da distinção entre ambas radica essencialmente na delimitação do âmbito de protecção (cfr. artigos 93º e 96º do Cód. Prop. Ind. 95 e obra citada:107ss).
Por outro lado, sabido é que a apresentação de um pedido de patente no INPI implica a respectiva publicação, com a transcrição do resumo, no Boletim da Propriedade Industrial (artigo 62º nº 1 do Cód. Prop. Ind. 95). Acto cujo relevo facilmente se compreende, atentando nas suas consequências ao nível do conhecimento e intervenção por parte de terceiros e da protecção provisória conferida (artigo 62º nº 4 e 6 do Cód. Prop. Ind. 95). Tal exigência foi, como acima dissemos, respeitada no processo administrativo que conduziu à concessão da patente PT “11111”.
Na sequência da realização do exame a que alude o artigo 63º do Cód. Prop. Ind. 95 e da notificação que o INPI lhe dirigiu (nº 2 do artigo 64º do Cód. Prop. Ind. 95), a 1ª requerente substituiu as reivindicações da patente que inicialmente apresentara, “transformando”, como acima explicámos, uma patente de processo em patente de produto, sem correspondência na epígrafe e resumo publicados.
Ora – ao contrário do que defendem as requerentes, que sustentam que “nenhum preceito legal do C.P.I. de 1995 impunha a publicação de alterações a um pedido de patente, ou seja, na sua fase de apreciação administrativa” – em várias disposições desse código se prevê a necessidade de publicação – directa ou indirecta - das alterações (ainda que consistentes em eliminações ou meras rectificações) relativas aos elementos da patente, quer respeitem ao pedido, à invenção, ao nome ou sede do requerente, às reivindicações, aos desenhos, ao resumo ou à epígrafe, quer sejam da autoria do requerente ou oficiosamente determinadas, quer ocorridas na pendência do processo de concessão ou posteriormente (artigos 11º nº 7 a 10, 26º nº 1 e 65º nº 1 e 2 do Cód. Prop. Ind. 95).
No caso em análise, a obrigatoriedade de publicar as novas reivindicações encontra apoio no disposto nos artigos 65º nº 2 e 11º nº 7 do Cód. Prop. Ind. 95 e justificação no princípio da tutela da confiança.
Ao contrário do que foi defendido na decisão recorrida e ainda que se não perfilhe a conclusão de Remédio Marques – Medicamentos versus Patentes, Coimbra Editora, Coimbra, 2008:336/344 – no tocante à (i)licitude da alteração das reivindicações de patente pedida no domínio do Cód. Prop. Ind. 1940, justifica-se, a propósito da publicidade, citar alguns excertos da sua obra:
“Embora haja valores ponderosos subjacentes à faculdade jurídica posta à disposição dos requerentes de alterar o pedido de patente durante o procedimento administrativo de protecção – seja, porque, v.g., o requerente é confrontado com objecções por falta de novidade ou de nível inventivo, seja porque ocorre uma insuficiência da descrição face aos elementos técnicos concretamente reivindicados, seja porque o requerente deseja utilizar as melhores palavras ou expressões para caracterizar o invento (…) -, decerto que também há um acervo de interesses e de valores veiculados por terceiros, que tenham identificado uma situação de confiança (por via da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial, devidamente justificada e tenham investido a sua confiança na luta pela inovação tecnológica num conjunto de objectos, elementos e características técnicas não reveladas (e não divulgadas) inicialmente pelo requerente de uma patente. Pois, a divulgação efectuada através da publicação do pedido de protecção informa os terceiros acerca das áreas e respectivos domínios tecnológicos que permanecem livres e os domínios ou áreas que, já desde o início da protecção provisória, constituem actos reservados do requerente da protecção, fazendo parte do seu ius prohibendi.
A responsabilidade (do INPI) pela confiança é aqui, praticamente, uma responsabilidade objectiva. Caso fosse admitida a substituição das reivindicações de processo pelas reivindicações de produto durante o procedimento de patenteabilidade ou se fosse admitida, após a concessão da patente a sanação ou a convalidação de (ilícitas) reivindicações de produto em válidas reivindicações da mesma natureza, os terceiros imputariam naturalmente ao INPI a situação de confiança criada (v.g., traduzida em estes terceiros terem seguido uma linha de investigação correspondente à área tecnológica já “ocupada” pelo requerente da protecção, tal como esse facto resulta do inicial pedido de protecção).
A tutela da confiança destes terceiros exige que a delimitação das utilizações económicas reservadas ao titular da patente e as utilizações que passam, no anverso, a ser livres seja efectuada da forma a mais exacta possível. A extensão e a qualidade desta determinação do âmbito tecnológico de protecção da patente vai influenciar o conjunto de utilizações reservadas dos produtos ou processos protegidos (…). Para mais quando é o conteúdo ou o teor das reivindicações que define e delimita aquele âmbito tecnológico de protecção (…).” – fls. 336/338.
E, noutra perspectiva, não dúvidas em concluir que a substituição de reivindicações de processo por reivindicações de produto – ou o aditamento destas àquelas – constitui alteração de elementos ou características essenciais do objecto da patente (Remédio Marques, obra citada:340/344; Ac. RL de 7.7.09, in http://www.dgsi.pt Proc. nº 898/06.9TYLSB.L1-7).
Importa, em consequência, concluir que – ainda que se admita a validade de uma alteração essencial do objecto da patente (como considerou a decisão recorrida e não foi impugnado neste agravo) – é mister exigir a respectiva publicação, já que tal situação se apresenta, no fundo, como um pedido de protecção substancialmente diverso do anteriormente publicado.
O que não foi feito no caso em análise. Com efeito, no processo de patente PT “11111” foram apenas objecto de publicação o pedido inicial (com a epígrafe e resumo) e a mera concessão por referência àquele número e sem qualquer menção das alterações introduzidas durante o procedimento.
Resultando do que expusemos a nulidade da patente PT “11111”, afectada fica a verificação do requisito dos procedimentos cautelares atinente à probabilidade de existência do direito a cautelar.
E, assim, desnecessário se mostra apreciar os demais.
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Por todo o exposto, acordamos em conceder provimento ao agravo e, em consequência, revogando a decisão recorrida, não decretamos as providências requeridas.
Custas pelas agravadas.
Lisboa, 29 de Setembro de 2009
Maria da Graça Araújo
José Augusto Ramos
João Aveiro Pereira |
