| Decisão Texto Integral: | Acordam na 7ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa
1. Merck & CO. INC. e Merck Sharp & Dohme, L.da, intentaram a presente acção declarativa com processo ordinário contra Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, L.da., pedindo que a ré seja condenada:
a)A abster-se de importar, fabricar, preparar, manipular, embalar, colocar em circulação, vender ou pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal, quer para exportação, o produto farmacêutico comercializado sob a marca "ENALAPRIL MERCK", ou sob qualquer outra designação comercial, que contenha as substâncias activas "ENALAPRIL" ou "MALEATO DE ENALAPRIL", e que não seja fabricado ou distribuído pelas Autoras, ou sem autorização, expressa e formal destas;
b) A pagar às autoras uma indemnização pelos prejuízos morais e materiais que lhes causou e causa, com a sua conduta, ilícita e ilegítima, em montante a determinar em execução de sentença, mas nunca inferior a Esc. 32.500.000$00.
Fundamentando a sua pretensão alegam, em síntese, que:
A 1ª A. é uma empresa farmacêutica que
inventou e desenvolveu o composto químico "ENALAPRIL" e que procedeu ao fabrico do "MALEATO de ENALAPRIL", sendo titular da patente de invenção n.° 70.542, concedida por despacho de 1981.04.08, com prioridade reportada a 1978.12.11, intitulada "processo para a preparação de derivados de aminoácidos como hipertensivos", sendo ainda titular da patente de invenção n.° 76.790, com prioridade reportada a 1982.06.07 e concedida em 1986.04.09, intitulada "processo para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos", sendo a composição farmacêutica em causa comercializada desde 1985.01.01, sob a marca "RENITEC".
A 1ª autora concedeu à 2ª autora uma licença de exploração da patente n.° 70.542 para usar, vender ou de qualquer modo dispor do “RENITEC” em Portugal, tendo-lhe igualmente concedido poderes de defesa de tal patente
A ré lançou no mercado um produto sob a marca "ENALAPRIL MERCK", que não adquiriu à 1ª autora, nem a qualquer das suas cessionárias, presumindo, por se tratar de um produto novo, que este é fabricado por um dos processos patenteados pela 1ª autora.
Acontece que a ré vem comercializando, em Portugal, o dito medicamento “ENALAPRIL MERCK" a preços substancialmente mais baixos que os do “RENITEC”, declarando, na promoção feita junto dos médicos, que se trata do mesmo produto, o que tem causado às autoras graves prejuízos patrimoniais.
Finalmente alegam que, com a sua conduta, a ré causou às autoras danos materiais e morais, já que o seu prestígio nacional e internacional das autoras foi afectado, designadamente, junto da classe médica.
2. Na contestação, a ré defende-se por impugnação e, por excepção, tendo, designadamente, invocado a excepção de caducidade da patente n.º 70.542.
3. No saneador, (fls.363) foi julgada improcedente a excepção de caducidade da patente n.º 70.542.
4. Inconformada com essa decisão, dela agrava a R. e, nas suas alegações, em síntese conclusiva, diz:
0 acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, porque não foram observados os procedimentos legais exigíveis, designadamente não foi publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativo à entrada em vigor no plano internacional do acordo TRIPS.
A patente n.º 70.542 caducou definitivamente em 8 de Abril de 1996.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um carácter flexível e negociado.
0 TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos Estados-Membros.
Como acto normativo insuficiente, deixando aos Estados a escolha dos meios para o seu cumprimento e tendo como destinatário directo os Estados, os acordos Internacionais Comunitários aproximam-se da Directiva Comunitária.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso seja precisa e incondicional.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional "self-executing" e consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas disposições, não podem ser reconhecidos às recorridas os direitos de protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996, uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrente, de qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33° do TRIPS.
5. Nas contra alegações, (FLS 864) as AA entendem que deve manter-se a decisão recorrida.
6. As autoras, na audiência de julgamento vieram requerer o aditamento de duas alíneas à factualidade assente, o que foi deferido (cfr. fls. 1835).
7. Na pendência da acção (considerando que a patente n.° 70.542 caducou em 4/12/99), vieram reduzir o pedido ao formulado sob a alínea b), do petitório (o que foi admitido).
8. Foi proferida sentença que, julgando improcedente a acção, absolveu a R. do pedido.
9. Inconformadas com a sentença interpõem recurso as AA., as quais nas suas alegações, dizem:
A) Tendo em consideração os factos provados, a sentença recorrida concluiu que o medicamento «ENALAPRIL MERCK», comercializado pela Ré, é contrafeito e que o comportamento desta foi, desde o início da comercialização e até à caducidade das patentes da 1ª demandante, ilícito porque lesivo dos direitos das Autoras;
B) Ora, na hipótese de uma substância que o contrafactor incontroversamente produziu e lançou no mercado, é certo, sem necessidade de nenhuma prova específica, que a actividade contrafactória do produto objecto da patente (ou do produto obtido pelo processo original patenteado) gera, para o titular do privilégio, um dano economicamente avaliável;
C) As exigências do mercado desse produto foram, em parte, satisfeitas indevidamente pela Ré/Apelada, que, assim, privou as Autoras/Apelantes dos correspondentes lucros legítimos, além de que lhes causou um prejuízo moral, ou imaterial, resultante da ofensa dos direitos destas;
D) Para além disso, ficou efectivamente assente, em matéria de facto, que a conduta da Ré causou, causa e causará às Autoras prejuízos materiais e não patrimoniais (respostas aos n." 57.°, 58.°, 59.° e 63.0 da base instrutória);
E) Tais prejuízos, longe de não merecerem a tutela do Direito, devem ser quantificados em sede de execução de sentença, como logo se requereu na petição inicial (arts.226 e 227).
10. Nas contra alegações, a R. sustenta a improcedência do recurso interposto pelas AA.
11. Igualmente inconformada, a R. interpõe recurso subordinado e, nas suas conclusões, diz:
O acordo TRIPS para poder vigorar na ordem jurídica portuguesa, tem que obedecer às condições de vigência: a regular aprovação, a ratificação e a publicação no jornal oficial, desde que e a partir do momento em que o acordo em causa vigore no plano internacional – art. 8º n.º 2 da C.R.P.
Nunca foi publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativo à entrada em vigor no plano internacional do acordo TRIPS, o que equivale a um desconhecimento, a nível interno, da vigência internacional do Acordo TRIPS.
Assim, o acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, não vigorando, portanto, o seu art. 33º. Consequentemente, não existe qualquer conflito de normas.
Porque as patentes concedidas antes de 1 de Junho de 1995 tinham uma duração de 15 anos, por força do regime transitório do Decreto-Lei 16/95 de 24 de Janeiro a patente PT 70.542 caducou definitivamente em 8 de Abril de 1996.
A determinação do alcance dos efeitos de um acordo internacional, só é possível, quando nele conste disposição que, inequivocamente, o estabeleça, ou por meio de recurso à interpretação, de forma a determinar o seu sentido e alcance.
A questão do grau de eficácia é questão de interpretação da própria fonte de Direito internacional que são os tratados, não podendo ser decidida à custa de critérios de direito interno, ainda que constitucionais.
Em nenhuma parte do TRIPS – ou mesmo dos acordos da OMC (Organização Mundial do Comércio), de que faz parte – existe qualquer disposição que exprima o acordo das partes acerca do efeito directo dos acordos.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um carácter flexível e negociado: é conferida, aos Membros, a possibilidade de ser dispensados do cumprimento das obrigações emergentes do TRIPS, em circunstâncias excepcionais; está instituído um regime de medidas de salvaguarda, aplicável aos acordos celebrados no âmbito da OMC; um sistema de resolução de diferendos da OMC, permite, entre diversas soluções que, um Membro “compre” as suas próprias infracções.
A flexibilidade do (in)cumprimento de um acordo internacional, como o TRIPS, impede que um cidadão possa fundar direitos em disposição poderá não ser cumprida por um ou muitos Membros do acordo.
O TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos Estados-Membros, aquela e estes foram partes, de direito próprio no acordo TRIPS, constituindo, por isso, acto de Direito Comunitário, sujeito à interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades.
Como acto normativo (em princípio) insuficiente, deixando aos Estados a escolha dos meios para o seu cumprimento e tendo como destinatários directos Estados, os acordos Internacionais aproximam-se da Directiva Comunitária.
Quando têm por objectivo a aproximação de legislações de forma a harmonizar a regulamentação os acordos internacionais alcançam, por vezes, uma densidade tal, que permite aos particulares fundar, com segurança, direitos invocáveis nas respectivas ordens jurídicas internas.
Para que um cidadão possa fundar direitos numa disposição de um contrato é requisito - como nas directivas - a precisão e a incondicionalidade.
As disposições dos acordos internacionais, com tais características, manifestarão a sua aplicabilidade directa apenas verticalmente.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso seja precisa e incondicional.
Os efeitos directos de dele pudessem advir, deveriam, apenas, manifestar-se verticalmente: o cidadão comum apenas poderia recorrer aos tribunais comuns, de actividade de entidade estadual que tenha posto em causa a duração de 20 anos de patente concedida antes da entrada em vigor do novo Código, dentro daquele período.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional “self-executing” e consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas disposições, não pode às recorridas ser reconhecidos os direitos de protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996, uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrida, de qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33º do TRIPS.
O Dec-Lei regulou a duração das patentes sem qualquer preocupação de aplicação retroactiva.
O direito invocado pelas Autoras, relativo à patente 70.542 é inexistente por esta ter caducado e caído no domínio público.
Assenta a Douta Sentença em entendimento erróneo, e legalmente não fundado, quanto à definição do âmbito de protecção das patentes de processo justamente na situação em que, relativamente a um e mesmo produto final, exista mais do que um registo válido de patente a favor de dois igualmente diferentes titulares.
Que se traduziria, em termos práticos, em substantiva neutralização do efeito de protecção das patentes constituídas em momento posterior, e que o legislador entendeu alcançar.
O estabelecimento de presunções, visando alcançar fins de protecção do sujeito a favor do qual as mesmas vão legalmente consagradas, funda-se, ne varietur, na captação, pelo legislador, de determinadas regras de experiência.
A excepção, em que a lei por essa via consente, ao mais fundamental princípio do direito probatório há-de fundar-se numa razão e, mais do que isso, numa razão reconhecível pela experiência comum.
Situação que ocorre com as presunções legalmente instituídas a favor do titular de uma qualquer patente de invenção e, em particular, com as patentes de processo.
A primeira presunção que o sistema jurídico institui a benefício do titular da patente é a de que os produtos pelo mesmo produzidos, são produzidos de acordo com o processo a benefício do mesmo patenteado.
O titular de uma patente não precisa de provar que produz os produtos susceptíveis de ser obtidos pelo desenvolvimento do processo pelo mesmo patenteado.
A prova do facto contrário incumbiria, por exemplo, a quaisquer interessados na invocação da caducidade das mesmas.
As Autoras não podem continuar a invocar, a seu benefício, em termos irrestritos, a “segunda” presunção que a lei extrai do facto da titularidade da patente, qual seja a de que qualquer produto idêntico àquele que pode ser obtido pelo processo patenteado pelas Autoras o tenha sido efectivamente.
Do surgimento de uma segunda patente de processo, o âmbito de protecção conferido à primeira titular da primeira patente, pelo facto dessa titularidade, é comprimido no respectivo licere por modo a que a protecção conferida ao titular da segunda patente possa ainda que originariamente comprimida, adquirir eficácia.
Impõe-se, assim, que se opere uma justa composição dos efeitos de todas as presunções em presença, que não resulte na anulação dos efeitos de nenhuma delas ou que, pelo menos, salvaguarde a operatividade dos núcleos essenciais de protecção.
Para que o titular de uma patente possa fazer valer a seu favor a presunção de acto praticado em usurpação do seu direito contra o titular de uma patente homóloga, tem aquele de fazer prova directa de que o produto em questão não tenha sido produzido de acordo com o método patenteado pelo titular daquela outra patente.
Sentido esse que a Douta Sentença recorrida não logra alcançar, ao pretender que a ora Ré, para poder prevalecer-se da protecção que lhe é conferida pela patente da GEDEON RICHTER, houvesse de fazer prova directa de que os produtos que comercializa tenham efectivamente sido produzidos de acordo com o processo que esta última patente titula.
Concluindo-se, assim, que é errada a interpretação que faz da norma do art.º 93º citado.
Às Autoras incumbia a prova de que esses mesmos produtos haviam sido produzidos por método diferente do patenteado pela própria Ré.
Ou seja, a elisão da presunção de uso da patente a favor da Ré, a cargo das Autoras, é condição prévia e necessária da operatividade da presunção do pelo art.º 93º a favor destas.
Condição que, in casu, se não mostra satisfeita, porquanto as Autoras não lograram fazer a referida prova.
Assim sendo, ao Tribunal a quo não restaria outra decisão que considerar improcedente o primeiro pedido das Autoras.
E a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido.
Prova essa que as Autoras não lograram fazer, pelo que ao tribunal a quo não deveria ter restado melhor do que considerar improcedente o primeiro pedido deduzido pelas Autoras.
E com a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido, atenta a óbvia ausência do pressuposto fundamental da responsabilidade delitual que a ilicitude é.
12. Contra alegaram as AA., as quais, nas suas alegações pugnam pela improcedência do recurso da R.
13. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
14. São os seguintes os factos provados:
1. Em Portugal, a 1ª Autora é titular da patente de invenção n.° 70.542, pedida em 1979.Dezembro.04, com prioridade reportada a 1978.Dezembro.11, concedida por despacho de 1981.Abril.08 e intitulada "Processo para a preparação de derivados de aminoácidos como antihipertensivos" (al. A);
2. Esta patente corresponde à patente norte-americana n.° 4.472.380 (patente de processo e de composição), à patente norte-americana n.° 4.374.829 (patente de produto) e à patente europeia n.° 0012401 (patente de produto e de processo) (al. B);
3. A patente europeia n.° 0012401 foi pedida pela 1ª Autora, em 25.06.01 e concedida em 07.03.84 (al. C);
4. A invenção diz respeito a processos para a preparação de uma família de compostos, e seus sais farmacêuticos, que podem ser representados pela fórmula seguinte (al. D):
(...)
5. A esta família de compostos pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato ("Maleato de Enalapril") (al. E);
6. Na patente n.° 70.542 são basicamente apresentados dois processos (ou métodos) gerais diferentes (Métodos 1 e II) para a obtenção do princípio activo, cada um deles dividido em duas vias diferentes (Via 1 e Via 2), as quais, por sua vez, estão ainda subdivididas em duas subvias (Subvia directa e Subvia por passos) (al. F);
7. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia directa, para a preparação da referida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir uma cetona adequada com um dipeptídeo adequado, na presença de um agente redutor (al. G);
8. A 2ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir a mesma cetona, como na 1ª reivindicação, com um aminoácido, na presença de um agente redutor, seguido da reacção do intelinediário obtido com um aminoácido adequadamente protegido (al. H);
9. A 3ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 2, Subvias directa e por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir, na presença de um agente redutor, uma amina adequada com o derivado de ceto de um dipeptídeo adequado, em que o grupo amino livre é substituído pelo grupo ceto (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir a mesma amina com o cetoácido adequado, na presença de um agente redutor, seguido da reacção do intermediário obtido com um aminoácido adequadamente protegido (Subvia por passos) (al. 1);
10. A 4ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 1, Subvias directa e por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir um composto halo ou sulfoniloxi adequado com um dipeptídeo adequado (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir o mesmo composto halo ou sulfoniloxi com um aminoácido, e, subsequentemente, em fazer-se reagir o intermediário com um aminoácido adequadamente protegido (Subvia por passos) (al. J);
11. A 5ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 2, Subvias directa e por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir uma amina adequada com o derivado de um dipeptídeo adequado, em que o grupo amino livre é substituído por um grupo halo ou sulfoniloxi (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir a mesma amina com o derivado de um aminoácido adequado, em que o grupo amino é substituído por um grupo halo ou sulfoniloxi, e, subsequentemente, em fazer-se reagir o intermediário obtido com um aminoácido adequadamente protegido, (Subvia por passos) (al. L);
12. Todos estes processos, ou métodos, incluídos nas reivindicações 1ª a 5ª da patente portuguesa n.° 70.542, podem ser seguidos, se for caso disso, da remoção dos grupos protectores e são geralmente seguidos da preparação de um sal do composto obtido, e, em particular, do isolamento do isómero biologicamente mais activo e estável, através da preparação e cristalização do "Maleato de Enalapril" (al. M);
13. A 6ª reivindicação respeita à aplicação do processo da 1ª reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa) para a obtenção do "ENALAPRIL e seus sais, como resultado da sua dependência dessa 1ª reivindicação, que cobre a preparação de sais farmaceuticamente aceitáveis (al. N);
14. As reivindicações 7ª, 8ª e 9ª são, igualmente, dependentes da 1ª, dizendo respeito, especificamente, à aplicação do método desta 1a reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa), mas para a obtenção de compostos diferentes do "Maleato de Enalapril" (al. O);
15. A 10ª reivindicação, dependente da 1.a, consigna que, de acordo com esta, são sintetizados alguns compostos, devidamente nomeados, entre os quais o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. P);
16. Para além desta patente-base, a 1ª Autora é ainda titular, em Portugal, da patente de invenção n.° 76.790, pedida em 1.06.83 com prioridade reportada a 7.6.82, concedida em 9.04.86, intitulada "Processo para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos" (al. Q);
17.A invenção diz respeito a um processo para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos, do mesmo género dos divulgados na patente europeia n.° 0012401 (correspondente à patente portuguesa n.° 76.790), mas que são representados por uma fórmula alternativa (al. R):
(...)
18. Esta fórmula inclui o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. S);
19. Na patente n.° 76.790 são apresentados dois processos (ou métodos) semelhantes (Métodos 1 e II), para a obtenção do princípio activo e seus sais (al. T);
20. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método I, para a preparação da referida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um ácido acilacrílico adequado, com o dipeptídeo adequado, seguido de hidrogenação, esterificação e separação da mistura diastereomérica (al. U);
21. A 2ª reivindicação, que é dependente da 1a, diz respeito à aplicação do Método 1 para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. V);
22. A 3ª reivindicação, dependente da 1ª, diz respeito à aplicação do Método 1 para a obtenção de uma família ainda mais restrita de compostos, à qual igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. X);
23. A 4ª reivindicação, dependente da 1ª , diz respeito à aplicação do Método 1 para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. Z);
24. As 5ª e 6ª reivindicações, dependentes da 1ª , dizem respeito às características específicas da aplicação do Método 1, para a preparação da respectiva família de compostos (al. AA);
25. A 7.a reivindicação diz respeito ao Método II, para a preparação da aludida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um derivado acilacrílico adequado, com o hidrocloreto de éster benzílico do dipeptídeo adequado, seguido de hidrogenação catalítica para obter o éster do dipeptídeo de fórmula (1) e de tratamento deste com acetonitrilo e ácido maleico, de modo a obter-se o S,S,S estereoisómero do sal maleato do composto de fórmula (1) desejado (al. BB) ;
26. A 8ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do Método II para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. CC);
27. A 9ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do Método II a uma família ainda mais restrita de compostos, à qual igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. DD);
28. A 10ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do Método II para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. EE);
29. Em 2/10/89 a 1ª Autora apresentou um pedido de adição a esta patente n.° 76.790, o qual lhe foi concedido por despacho de 15/03/96 (al. FF);
30. A composição farmacêutica em causa tem sido comercializada em Portugal, pelas Autoras, desde 1/01/85, sob a marca "Renitec", pedida em 10/12/82 e concedida em 9/04/90 (al. GG);
31. A empresa Companhia Portuguesa de Higiene, S.A. solicitou e obteve, das instâncias oficiais para tanto competentes, autorização para lançar no mercado nacional o citado composto "Enalapril", ou "Maleato de Enalapril" (al. HH);
32. E pôs o mesmo à venda sob a marca "IRCON" (al. II);
33. Os correspondentes direitos foram transferidos pela sua titular a favor da ora Ré (al. JJ);
34. Que, em data relativamente recente, pôs o referido produto à venda, sob a marca «Enalapril Merck» (al. LL);
35. A Ré não pediu, nem obteve, consentimento ou licença da 1ª Autora, nem de qualquer cessionária dos respectivos direitos, para preparar e comercializar, em Portugal, o "Enalapril" (ou o "Maleato de Enalapril"), maxime sob aquele nome comercial (al. MM);
36. Nem adquiriu, a qualquer delas, a respectiva substância (al. NN);
37.0 produto activo MALEATO de ENALAPRIL é adquirido pela Ré no mercado interno à sociedade portuguesa VETIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS, LDA. (al. 00);
38. A VETIQUIMA importa este produto da Hungria, onde é produzido pela Sociedade GEDEON RICHTER, S.A. (al. PP);
39. Esta sociedade tem registadas na Hungria patentes de processos de fabrico de ENALAPRIL ou MALEATO DE ENALAPRIL, sob o n.° HU 205.340 e HU 208.026 (al. QQ); 40. E é titular da patente portuguesa n.° 82.372 (al. RR);
41. O processo patenteado pela 1ª Autora que levou à obtenção do ENALAPRIL há mais de 22 anos é um processo de síntese (al. SS);
42. A Ré vem comercializando, em Portugal, o medicamento "ENALAPRIL MERCK", em cuja composição entra o princípio activo denominado "ENALAPRIL", ou "MALEATO DE ENALAPRIL" (al. TT);
43. Apresentando-o sob as formas: 10 comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x 5 mg; 30 comprimidos x 20 mg; (al. UU)
44. A preços mais baratos do que os do "RENITEC", pertencente às Autoras (al. VV);
45. A 1ª Autora, americana de origem, é uma empresa multinacional, no sentido de que constitui «um verdadeiro grupo de sociedades, acrescido do elemento adicional da transnacionalidade do seu organigrama operativo e da diferente nacionalidade dos respectivos membros» (al. XX).
46. A 2ª Autora, de nacionalidade portuguesa, tem por objecto a importação, preparação e venda de produtos químicos, farmacêuticos e veterinários (al. ZZ).
47. Estando integrada no grupo de sociedades da 1ª Autora (al. AAA).
48. Que nela detém, por si ou através de sociedades dela de pendentes, um poder de domínio (al. BBB).
49. Nessa qualidade, e também por efeito de relações contratuais estabelecidas com a 1a Autora, a 2ª Autora é distribuidora exclusiva, em Portugal, de todos os produtos farmacêuticos daquela (al. CCC).
50. E responsável pela formulação e embalagem desses produtos e por todo o marketing, promoção e venda dos mesmos, neste país (a1. DDD).
51. Estas actividades são suportadas pela 1ª Autora, à qual incumbe a aprovação de todo o material técnico e do restante material escrito concebido pela 2ª Autora, no intuito de promover um produto particular (al. EEE).
52. As demandantes celebraram entre si, em 15.05.70, um "Contrato de Licença de Patentes, Transferência de Marcas e Assistência Técnica" (al. FFF).
53. Nos termos do qual a 1ª Autora concedeu à 2ª Autora «uma licença para fazer, usar e vender os produtos licenciados sob todas as Patentes e pedidos de Patentes portuguesas relativas aos produtos, dos quais a MERCK agora seja proprietária ou possa vir a ter o direito de conceder licenças ou sublicenças» (al. GGG).
54. E lhe transferiu «todos os direitos, títulos e interesses a todas as marcas da MERCK, agora ou posteriormente em uso, em conexão com os produtos licenciados» (al. HHH).
55. Entre esses produtos conta-se o "RENITEC" (al. III).
56. Para formalizar e clarificar a situação relativamente a este produto farmacêutico as demandantes celebraram, em 23.11.94, com efeitos reportados a 04.06.84, um contrato de licença de exploração (al. JJJ).
57. De acordo com o qual a lª Autora concedeu à 2ª Autora uma licença de exploração da patente portuguesa n.° 70.542, para usar, vender ou de qualquer outro modo dispor, v.g., do "RENITEC", em Portugal (incluindo a Madeira e os Açores) (al. LU).
58. Tendo-lhe, igualmente, concedido poderes de defesa de tal patente, para, nomeadamente, mover, juntamente com ela, 1ª Autora, todas as acções necessárias à prevenção e repressão de quaisquer infracções à patente (al. MMM).
59. A 2ª Autora tem fabricado, em Portugal, o "RENITEC", em cuja composição entra o princípio activo "MALEATO DE ENALAPRIL", que lhe é fornecido pela 1ª AUTORA ou por sociedades desta dependentes (al. NNN).
60. Esse fármaco é vendido, neste país, nas seguintes formas: 60 comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x 5 mg; 30 comprimidos x 20 mg e 60 comprimidos x 20 mg (al. 000).
61. Por escritura pública de 03.04.96, a 2ª Requerente trespassou o seu estabelecimento industrial, com todos os elementos que o compunham, sito em Queluz, à sociedade comercial «C.F.P.- COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.» (al. PPP).
62. E, por escrito particular da mesma data, celebrou com esta empresa um «contrato de fabrico», nos termos do qual se comprometeu a fornecer-lhe as substâncias e materiais (incluindo as matérias-primas, os excipientes e os componentes) necessários ao fabrico de um conjunto de produtos, nomeadamente o «RENITEC» (al. QQQ).
63. Por essa actividade de fabrico, e pela armazenagem e serviços de expedição prestados pela «C.F.P. - COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.», a ora 2ª Autora comprometeu-se a pagar a esta uma «comissão de fabrico», de montante fixo e determinado, não dependente de variações de vendas, nem susceptível de revisão por força da inflação ou de flutuações cambiais, mas que foi calculado em função do volume de negócios apurado e previsto à época da feitura do convénio (al. RRR).
64. A 1ª autora tem explorado, em Portugal, os processos protegidos pelas mencionadas patentes n.° s 70.542 e 76.790, fazendo-o de modo efectivo e em harmonia com as necessidades da economia nacional (al. SSS).
65. Maxime por intermédio da 2ª autora (al. TTT).
66. As autoras, no período de 12 meses, de Outubro de 1997 a Outubro de 1998, venderam 2.518 mil contos de RENITEC, correspondente a 33.400 unidades nas suas diversas apresentações, enquanto a Ré no mesmo período vendeu 16 mil contos, correspondentes a 2.240 unidades (al. UUU).
67. O Enalapril é um fármaco que foi inventado e desenvolvido pela 1ª autora (al. VVV).
68. O Enalapril é um composto extraordinariamente importante e cuja eficácia está largamente comprovada (al. XXX).
69. A patente HU 205.340 permite produzir um derivado de alanina que é utilizado na segunda (patente HU 208.026) para produzir ENALAPRIL (resposta ao art.10°).
70. São, por isso, complementares (resposta ao art. 11).
71. Na patente HU 205.340 são materiais de partida o benzoíl-acrilato de etilo e o ester benzílico de alanina numa reacção que é estereo-selectiva, porque nas condições estabelecidas, induz a estereoquimica "s" no carbono assimétrico adicional que se forma no produto - derivado de alanina de fórmula (resposta ao art. 12°).
72. O composto anterior é subsequentemente sujeito a um processo de redução catalítica que, permite a sua conversão em novo derivado da alanina (resposta ao art. 13°)
73. Subsequentemente, este último derivado da alanina é usado na patente HU 208.026 como material de partida para ser condensado, em condições adequadamente estabelecidas, com o ester benzílico da prolina (resposta ao art. 15°).
74. E assim produzir directamente o ester benzílico de ENALAPRIL (resposta ao art. 16º).
75. Ester benzílico esse que é por sua vez convertido em ENALAPRIL (resposta ao art. 17º).
76. O qual é depois convertido no seu SAL MALEATO (resposta ao art. 18°)
77. O processo GEDEON RICHTER usa como matéria prima de partida o benzoil acrilato de etilo e o processo da MERCK (PT 70.542) utiliza como matéria prima de partida o 2-0x0-4 fenibutirato de etilo, adicionado por condensação a alanil prolina (resposta ao art. 20°)
78. No processo GEDEON RICHTER esse bezoil acrilato de etilo é adicionado a um grupo amina, através de uma reacção de Michael, para a qual foram especificamente estabelecidas condições de estereo-selectividade (resposta ao art. 21°)
79. Na patente MERCK PT 70.542 - processo I, vias 1 e II, utilizam-se reacções de alquilação (resposta ao art. 23°)
80. No processo GEDEON RICHTER é utilizada uma reacção de Michael (resposta ao art. 24°)
81. A patente 76.790 usa como material de partida o benzoil acrilato de etilo (podendo em alternativa usar o seu ácido livre) (resposta ao art. 27°)
82. Na patente 76.790 o benzoil acrilato de etilo reage directamente com o ester benzílico de alanil prolina (resposta ao art. 28°)
83. Os materiais de partida seleccionados e as condições desenvolvidas e descritas nas reivindicações da patente 76.790 em causa só permitem obter como produto a mistura dos dois isómeros R,S,S e S,S,S em quantidades praticamente iguais (resposta ao art. 29°)
84. Só após remoção do grupo benzilo esta mistura de isómeros é convertida na mistura dos correspondentes ácidos (resposta ao art. 30°)
85. E só recorrendo ao método da cristalização fraccionada do SAL MALEATO (processo que aliás já tinha sido estabelecido e já fora descrito pela MERCK na anterior patente 70.542) se isola da mistura mencionada o ENALAPRIL (resposta ao art. 31°).
86. O processo patenteado pela Gedeon Richter:
- Usa reagentes diferentes para conseguir, na patente HU 205.540 a preparação estercoselectiva de um derivado da alanina, composto não existente nem reivindicado pela MERCK;
- Parte, na patente HU 208.026, desse composto como matéria prima de partida, para a produção de ENALAPRIL;
- Selecciona diferentes materiais de partida;
- Usa diferentes sequências de passos na construção da molécula ((resposta ao art. 35°);
87. Os processos descritos nas patentes MERCK 70.542 e 76.790 (e adição) são essencialmente dois processos cuja concretização conduz, em ambos os casos, a misturas de dois estereoisómeros (resposta ao art. 39°).
88. As patentes GEDEON RICHTER HU 205.340 e HU 208.026 efectuam logo no 1° passo uma separação de estereoisómetros de forma a efectuar a síntese selectiva do estereoisómetro S,S,S de MALEATO DE ENALAPRIL (resposta ao art. 40°).
89. A presença de certas impurezas, vulgarmente designadas por marcadores de síntese, só podem ser aceites como tal, em determinado processo, enquanto não existir outro processo alternativo que permita a sua formação (resposta ao art. 49°).
90. Um marcador de síntese funciona como a "impressão digital" de uma síntese orgânica (resposta ao art. 50°).
91. As substâncias que as Autoras qualificam como marcadores de síntese são formadas praticamente em qualquer outro processo de fabrico de ENALAPRIL, podendo mesmo ser produzidas depois do ingrediente activo ter sido convertido no produto acabado (resposta ao art. 51º).
92. Os níveis de contaminação de "Etil 2-APBA" e "Dímero Lactona" detectados nas amostras de "Enalapril Merck" e de "Vasotec/Renitec" são diferentes (resposta ao art. 52°)
93. Foram recolhidas amostras de ENALAPRIL de várias proveniências, tanto no seu estado acabado, como na forma de matéria prima (resposta ao art. 53°).
94. O "Etil 2-APBA" e o "Dímero Lactona" estão presentes em todas as amostras (resposta ao art. 54°).
95. Os preços do ENALAPRIL MERCK nas suas diversas embalagens foram contratados administrativamente com o INFARMED, não tendo sido estabelecido unilateralmente pela Ré, dado o manifesto interesse público existente na fixação dos preços de "genéricos" (resposta ao art. 56°).
96. A importação da aludida substância activa (já que esta não é produzida em Portugal), o fabrico, a preparação e a introdução no mercado nacional do medicamento "ENALAPRIL MERCK", bem como as operações comerciais que a Ré tem vindo a realizar, causaram, causam e continuarão a causar às Autoras prejuízos (resposta ao art. 57°).
97. Os prejuízos materiais provêm da privação dos lucros das Autoras em consequência de as necessidades do mercado estarem, em parte, a ser satisfeitas pela Ré (resposta ao art. 58°).
98. Desde o lançamento do fármaco até Abril de 1999, inclusive, a Ré efectuou vendas de mais de 16.000 embalagens (resposta ao art. 59°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal, das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do "MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal, das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do "MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
15. O DIREITO
15.1. O Agravo
15.1.1. A questão da caducidade da patente n.º 70 542
Alega a ré que a patente n.º 70 542 caducou em 8/4/96, por já ter decorrido, desde a sua concessão, o prazo de 15 anos a que alude o art. 7º, do CPI/40, diploma a que está sujeita a correspondente disciplina legal.
Contrapõem as autoras que, quer por força do Acordo Trips, quer pelas disposições do D.L. n.º D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto, o prazo de duração daquela patente é de 20 anos, pelo que a mesma apenas caducou já após a propositura da presente acção.
Apesar da redução do pedido, admitida por despacho de fls. 1835 dos autos, continua a ter interesse apurar quando é que a patente em causa caiu no domínio público, por caducidade, por tal relevar no que concerne à apreciação do pedido de indemnização.
Vejamos.
A patente n.° 70.542, pedida em 4/12/79, com prioridade reportada a 11/12/78, foi concedida em 8/4/1981.
O art. 7º, do CPI/40 estabelecia, para a duração das patentes, o prazo de 15 anos, contados desde a sua concessão.
Entretanto o CPI/95, em vigor desde 1/6/95, estabeleceu, no seu art. 94º, o prazo de 20 anos, para a duração das patentes, contados desde o pedido.
Além disso, o art. 3º, do D.L. n.º 16/95, de 24 de Janeiro (que aprovou o CPI/95) estabelecia que as patentes, cujos pedidos tivessem sido apresentados antes da sua entrada em vigor, conservavam a duração de 15 anos.
Tendo em vista ultrapassar o conflito de normas, em matéria de protecção de patentes, foi então aprovado o D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto que, no seu art. 3º revogou o art. 3º, do D.L. n.º 16/95 e, no art. 1º, n.º 1, estabeleceu que, às patentes pedidas antes da entrada em vigor do D.L. n.º 16/95, de 24 de Janeiro, se aplicava o art. 94º, do CPI/95.
Porém, no caso que apreciamos, se – como pretende a ré - a patente n.º 70. 542 já tivesse caducado, em 8/4/96, pelo decurso do prazo de 15 anos previsto no CPI/40, a entrada em vigor do D.L. 141/96, não podia ter o efeito de a «ressuscitar».
15.1.1.1. Importa, por isso, apreciar a questão, à luz do Acordo TRIPs.
Depois de um longo período de gestação, foi assinado, em Marraquexe, em 15/4/94, o Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, em vigor desde 1/1/95, e de que faz parte, - como Anexo I.C – o Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), aprovado no Acto Final do denominado Uruguai Round.
A Comunidade Europeia, na sua qualidade de parte contratante, aprovou aqueles textos, por Decisão do Conselho 94/800/CE, de 22 de Dezembro.
Esta Convenção foi aprovada pela Resolução da Assembleia da república n.º 75-B/94, ratificada em 22/12/94, por Decreto do Presidente da República, n.º 82-B/94, publicado em 27/12/94, no DR, I-A, n.º 298/94.
Por força do art. 65º, n.º 1, do TRIPs, os Estados contratantes ficaram obrigados a aplicar as suas disposições a partir de 1/1/96.
O Acordo TRIPs estabelece, no seu art. 33º[1], que as patentes conservam a duração mínima de 20 anos.
A questão que se coloca é justamente a de saber se o Acordo TRIPs se configura como uma convenção self-excuting, exequível por si mesmo ou, pelo contrário, como uma convenção non self-executing, em que, pela indeterminação das suas normas, e apesar da sua vigência na ordem interna, necessita, para a sua plena efectividade, de uma «interpositio legislatoris».
O tema tem sido debatido e não congrega a unanimidade da doutrina.[2]
A nosso ver, para decidir a questão que se nos coloca, importa essencialmente ter presente que:
Se a convenção, no seu todo, é exequível por si mesma, dada a clareza e determinação das suas normas, devem estas ser imediatamente aplicáveis pelo juiz nacional; se, pelo contrário, uma ou alguma delas se revelam «non self executing», no sentido de exigirem complementação por normas legislativas viabilizadoras da sua finalidade específica, a aplicação só terá lugar após a respectiva regulamentação – cfr. Albino Azevedo Soares, Lições de Direito Internacional Público, 87.
Pode, além disso, acontecer que, no conjunto das normas da Convenção, algumas sejam exequíveis e outras não, sendo certo que, as que o forem, são de aplicabilidade imediata.
Como se decidiu no Acórdão da Relação de Lisboa, de 22/10/98, CJ, 1998, III, 121 e ss., que versa sobre uma situação em tudo idêntica ao que apreciamos:
“No caso vertente, depara-se-nos uma norma completamente densificada, clara e determinada: com efeito, o art. 33º, do TRIPs limita-se a estabelecer o prazo de duração da protecção da patente.
Este dispositivo não reclama do legislador nacional qualquer intervenção, pois que revelando-se perfeitamente perceptível no seu conteúdo, tem assegurado a sua própria exequibilidade, graças à clareza e determinação com que se mostra formulado.
Por outro lado, deverá realçar-se que tal norma, queda-se pela fixação de um prazo de duração mínima, o que vem a significar que sobre o facto de o direito interno não poder fixar um prazo de inferior duração relativamente ao que já consta do preceito, acresce que se algum Estado Membro entender consagrar prazo superior àquele, tal em nada colidiria com o direito mínimo já garantido aos particulares, através desse dispositivo: este já reúne em si todos os requisitos indispensáveis à sua imediata exequibilidade.
Equivale tudo por dizer que qualquer iniciativa que sobre esse artigo viesse o Estado Membro a assumir apenas poderia redundar ora em benefício acrescido para o particular destinatário da norma, ora em puro "acto inútil", já que, verdadeiramente, nada há, no preceito, a reclamar complementação.
Concluímos, pois, que a disposição do art. 33º, do Acordo tem natureza "self executing", pelo que deve ser imediatamente aplicada na ordem interna portuguesa.
Além disso, o início de vigência do art. 3º do Dec-Lei n.º 16/95 é anterior ao daquela norma do "TRIPS", o qual se reporta a 1 de Janeiro de 1996.
A doutrina maioritária aponta no sentido de que o direito internacional convencional posterior deve prevalecer sobre o direito ordinário interno anterior infraconstitucional, quanto mais não seja “por aplicação directa do principio de que a lei posterior derroga a anterior” - cfr. de Gomes Canotilho e Vital Moreira, CRP, anotada, pag. 86", Jorge Miranda, Manual de Direito constitucional, pag. 197, e Albino Azevedo Soares, Lições, pags. 97 e ss.”.
Acrescentaremos nós, ainda, que a Comissão colocou ao Tribunal de Justiça das Comunidades, a questão de saber se tinha competência exclusiva para subscrever o Acordo sobre a OMC e seus anexos, tendo o Tribunal decidido no sentido de que a Comunidade e os Estados membros partilham competências para concluir o TRIPs (Parecer 1/94, de 15/11, COL, 1994, I-5389).
Daqui decorre que há matérias relativamente às quais a Comunidade detém «competência exclusiva»; outras, em que existe uma «competência paralela», outras ainda em que há uma «competência exclusiva» dos Estados.
Ora, seria absurdo e até contraditório que os Estados tivessem competência exclusiva para aplicar as normas do TRIPs e não pudessem os seus Tribunais aplicar directamente as suas próprias normas.
Note-se – finalmente – em abono da tese que defendemos, que, como decorre do próprio Preâmbulo do Acordo, o TRIPs propõe-se o objectivo de criar e regular directamente direitos subjectivos privados.
Nem se invoque, para defender a tese de que o TRIPs não é de aplicação imediata pelos Tribunais Nacionais, em litígios que opõem entre si, cidadãos nacionais, a jurisprudência comunitária, designadamente o Acórdão de 12/12/72, International Fruit Company, já que essa jurisprudência foi tirada no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) e agora do que se trata é de interpretar o TRIPs...
Aliás, a este respeito, importa desde já trazer à colação uma recente decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade, precisamente o Acórdão de 16/11/04, ainda não publicado, mas que se pode consultar no site «europa.eu», do qual resulta, a nosso ver, a afirmação de que o Trips é de aplicação directa pelos Tribunais dos Estados membros, mesmo em litígios que opõem particulares entre si.
Finalmente, dir-se-á, que o nosso mais Alto Tribunal já se pronunciou neste sentido que vimos defendendo (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20/4/99, Agravo n.º 80/99, proferido no âmbito de uma providência cautelar, proposta pelas ora autoras contra Pentafarma, e cuja cópia se encontra junta a fls. 296 dos autos).
15.1.1.2. Acresce que, por outra via, chegaríamos ainda à mesma conclusão.
Na verdade:
A nossa Constituição, no seu art. 8º, n.º 2, estabelece uma cláusula geral de recepção automática do direito internacional convencional, internacionalmente vinculativas do Estado português.
Isto é:
As normas internacionais de origem convencional, uma vez incorporadas no ordenamento jurídico nacional, vigoram na ordem jurídica interna, enquanto vincularem internacionalmente o Estado português, o que tem sido apontado pela doutrina como uma clara afirmação do princípio da primazia do direito internacional. [3]
Também o art. 8º, n.º 3, da CRP estabelece uma cláusula geral de recepção plena e permanente do direito comunitário.
Deve, pois, concluir-se no sentido de que as normas de DIP, em geral, e de direito comunitário, em particular, valem como fonte de direito directa e autónoma da ordem jurídica interna e que, quando exequíveis, por si mesmas, são directamente aplicáveis.[4]
Ora, o Acordo TRIPs ficou a fazer parte do ordenamento comunitário por decisão do Conselho de 22/12/94 – v. JOCE L n.º 336.
Por seu turno, o Acordo TRIPs foi subscrito pela própria Comunidade Europeia[5], enquanto tal, pelo que, nos termos do Tratado da União, tendo o acordo sido concluído pela própria Comunidade sempre seria fonte de direito comunitário derivado, vinculando as instituições da comunidade e os Estados Membros.
15.1.1.3. Concluindo:
Aceitando então como conflituantes as normas contidas no art. 33º, do Acordo Trips e no art. 3º, do D.L. 16/95 (que aprovou o CPI), deve aplicar-se a norma de direito comunitário, assente, como está, o primado do direito comunitário sobre o direito nacional[6].
Assim, beneficiando a patente n.º 70 542 de um prazo de protecção de 20 anos, manteve-se em vigor até 25/6/00, pelo que só nessa data caiu no domínio público.
Improcede, pois, o agravo.
15.2. A apelação
15.2. A questão da novidade
Nos termos da Lei (art. 4º, do CPI) podem ser objecto de patente a invenção de algum produto novo (a), a criação ou realização de algum novo meio ou processo, ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos para se obter um produto comerciável ou resultado industrial (b), bem como o aperfeiçoamento ou melhoramento de invenção que já fora objecto de patente, se tornar mais fácil ou económico o fabrico do produto ou o uso do invento ou lhe aumentar a utilidade (c).
Contudo, no que toca à indústria química ou farmacêutica, o regime legal apresenta algumas particularidades.
Na verdade, de acordo com o art. 5º, do CPI não podem ser objecto de invenção os produtos da indústria química, nem os preparados farmacêuticos, muito embora possam ser patenteados os processos da sua obtenção e os aparelhos ou sistemas do seu fabrico.
Note-se, porém, que a patente de processo de produtos químicos e farmacêuticos confere apenas ao seu titular o direito exclusivo de fabricar um produto segundo determinado processo, podendo, portanto, um terceiro fabricar (e vender) um produto, obtido por um processo diferente do patenteado.
Por seu turno, a patente de processo confere ao seu titular um direito exclusivo sobre o mesmo (v. arts. 8º e 214º, do CPI).
Esta extensão da patente ao produto é admitida pela generalidade das legislações. De resto, se assim não fosse, a patente seria inútil, pois o seu titular, como é óbvio, não pretende vender no mercado um processo, mas sim um produto fabricado por determinado processo.
Dito isto, convém realçar a dificuldade – bem evidenciada nestes autos - em apurar se um produto obtido é novo, no sentido de ter sido produzido por um processo diferente do já patenteado.
“Nas invenções de produtos químicos e farmacêuticos, de um modo geral, indica-se o grupo de substâncias, que se definem e dão-se exemplos de preparação para algumas dessas substâncias.
Somente para aquelas em relação às quais são dados exemplos, se descrevem as suas propriedades específicas, indicando-se a receita para a sua preparação.
E nem de outra forma poderia ser, devido ao número de substâncias que podem ser compreendidas no mesmo grupo, pois seria impossível pela extensão que era necessário dar à memória descritiva, indicar exemplos para todas as substâncias.
Se uma pessoa competente na matéria quiser preparar uma das substâncias para a qual não consta nenhum exemplo de preparação, ou que não é indicada como exemplo de preparação, deverá prepará-la de acordo com as indicações gerias e especiais dadas na patente para a substância activa em geral e em analogia com os exemplos de preparação.
Se o perito na matéria, procedendo deste modo, puder prepará-la, deve o produto considerar-se descrito – e bem assim o correspondente processo – que deve, portanto, considerar-se conhecido através dessa patente , nos termos do art. 15º, 1º, al. c), do CPI.
(…)
A preparação das composições químicas e farmacêuticas é efectuada, pode dizer-se, quase invariavelmente, por processos conhecidos, pois o inventor limita-se a misturar ou fazer reagir a substância activa (nova ou conhecida) com outras substâncias activas conhecidas ou com substâncias auxiliares ou portadoras, também nada tendo de original, em si, o processo de obtenção da composição química ou farmacêutica.
Ora, sendo assim, se a substância activa é conhecida, o processo de obtenção da composição – produto acabado – não poderá ser protegido, por falta de novidade. Na verdade, todos os produtos que se fazem reagir são conhecidos. E o próprio resultado final, a composição, é também conhecido.
(…)
Se a substância activa é nova, a novidade do processo consistirá na escolha dos meios de reacção, na qual entra a substância activa nova.
Deve, porém, notar-se que, sendo as reivindicações que definem o âmbito e o alcance da patente, é indispensável que o processo de preparação da composição química ou farmacêutica seja reivindicado para poder ficar protegido (v. art. 14º, CPI).”[7]
15.2.1. In casu:
Numa acção em que o autor invoca que um terceiro fabrica, vende, importa ou põe à venda ou em circulação um produto que é produzido por processo idêntico ou semelhante àquele que se encontra patenteado, são factos constitutivos do seu direito:
a) a existência de um processo de fabricação de um produto, processo esse protegido por uma patente;
b) a existência de um produto idêntico ou semelhante ao obtido através do processo patenteado, ou a prática de um acto através do qual se manifesta a comercialização de mesmo produto por terceiro – venda, importação do produto;
c) e que esse produto é fabricado por um processo (diferente) que viola o protegido pela patente.
Consequentemente, o ónus da prova da semelhança ou identidade de processos cabe ao titular da patente, salvo havendo presunção legal - art. 344º, n.º 1, do CC.
É que sucede no caso sub judice, uma vez que as autoras beneficiam de presunção legal, por força do disposto no art. 6º, do CPI/40 (na redacção que lhe foi dada pelo D.L. 40/87, de 27 de Janeiro) que estabelece que «a patente de um processo de fabrico de um produto novo faz presumir, até prova em contrário, que a fabricação por terceiro do mesmo produto foi efectuada, pelo processo patenteado».
De igual teor é o art. 93º, nº3, do CPI/95, no qual se estabelece a mesma presunção.
Ora, a R. não ilidiu aquela presunção, já que não logrou demonstrar que os processos, através dos quais a “Richter Gedeon, LTD” obtém a substância activa “Enalapril” que entra na composição do produto que comercializa, são diferentes dos patenteados pela 1ª autora, e que levaram à invenção do Enalapril e “Maleato de Enalapril”.
Dir-se-à, contudo, que, ainda que houvesse diferença nos processos de fabrico, não ficou demonstrado nos autos que essa diferença, para efeitos do disposto nos arts. 4º, al. b) e 5º, n.º 7, do CPI/40, seja relevante, no sentido de se considerar invenção portadora de novidade patenteável, requisito exigido para que algum meio ou processo de fabrico possa ser considerado objecto de patente de invenção, pois, como se sabe, o mero desenvolvimento técnico de invenção patenteada não basta para integrar aperfeiçoamento ou melhoramento susceptíveis de patente.
15.2.2. Concluindo:
Não tendo sido feita a prova de que os processos das patentes húngaras são «diferentes», no sentido de que possam constituir invenção portadora de novidade, é de considerar que a ré não logrou ilidir a presunção como lhe competia.
15.3. A questão dos danos
Nesta acção, as autoras vêm pedir indemnização pelos danos resultantes da violação das patentes.
Ora, nos termos do art. 483º, do CC., «aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrém ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação».
Cabe, consequentemente, às demandantes alegar e provar os factos constitutivos do sue direito, quer no que toca aos danos de natureza patrimonial, quer aos de natureza não patrimonial.
No que respeita aos danos morais, em face da nossa lei (cfr. art. 160º, do CC), a capacidade das pessoas colectivas não é de carácter geral, como a das pessoas singulares, mas de natureza específica, em função dos fins que cada uma se propõe prosseguir.
Assim, como defende Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, 594 e ss., “no que toca aos direitos de personalidade, desde logo ficam excluídos das pessoas colectivas quaisquer direitos especiais de personalidade ou quaisquer bens integrantes do direito geral de personalidade, que sejam inseparáveis da pessoa humana (...).
Mas, por força do art. 160º, n.º 1, do CC, há que reconhecer às pessoas colectivas, porquanto titulares de valores e motivações pessoais, alguns dos direitos especiais de personalidade que se ajustem à particular natureza e às específicas características de cada uma de tais pessoas jurídicas, ao seu círculo de actividades, ás suas relações e aos seus interesses dignos de tutela jurídica. É, desde logo, o caso do direito à identidade pessoal, abarcando o direito ao nome e outros sinais jurídicos recognitivos e distintivos. Também a honra, o decoro, o bom nome e o crédito das pessoas colectivas são objecto de direitos juscivilísticos. As pessoas colectivas têm, analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo, compreendendo o sigilo de (...) know –how.”
Daí que, conforme se prevê no art. 484º, do CC., possam as pessoas colectivas ilicitamente ofendidas podem exigir indemnização civil, por danos não patrimoniais.
15.3.1. Consequentemente, atendendo à factualidade provada, não restam dúvidas de que as autoras lograram fazer a prova dos danos causados (cfr., v.g., respostas aos quesitos 57°, 58°, 59° e 63º).
Na sua fixação levar-se-à em conta obviamente a decisão supra proferida sobre a caducidade de uma das patentes, a qual baliza o período de tempo durante o qual a R. violou o direito à exclusividade da patente em causa.
Danos que não foi, contudo, possível quantificar, pelo que – como aliás requerem as autoras -, deve a sua liquidação ser relegada para execução de sentença, inclusive quanto aos danos morais, uma vez que, no caso concreto, atendendo à complexidade da matéria, a sua medida e caracterização depende da exacta quantificação do dano patrimonial.
16. Nestes termos, negando provimento ao agravo e à apelação da R., e dando provimento ao recurso das autoras, acorda-se em revogar a sentença recorrida, e em condenar a R. a pagar às autoras, a título de indemnização, o que se vier a apurar em liquidação de sentença.
Custas pela R., tanto no agravo, como nas apelações.
Lisboa, 14-12-04
Maria do Rosário Morgado
Rosa Maria Ribeiro Coelho
Maria Amélia Ribeiro
____________________________________________________________________
[1] O Acordo TRIPs dedica precisamente a 5ª Secção (na qual estão inseridos os arts. 26º a 34º) à disciplina das Patentes.
[2] Sobre esta questão, veja-se Carlos Fernández-Nóvoa,
Tratado Sobre Derecho de Marcas, 608 e ss. e a
abundante doutrina e jurisprudência, ali citadas.
[3] Cfr. Gomes Canotilho e V. Moreira, CRP, anotação ao art. 8º e
João Mota Campos, Manual de Direito Comunitário, 380 e ss.
[4] Cfr. Pedro romano Martinez, Relações entre o Direito Internacional
e o Direito Interno, Direito e Justiça, Vol. IV, 169.
[5] Como já se referiu supra, por decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades n.º 1/1994, foi reconhecida competência à
Comunidade Europeia para subscrever, enquanto tal, o Acordo
TRIPs.
[6] Marcelo Rebelo de Sousa, Introdução ao Estudo do Direito,
140; Azevedo Soares, Lições de Direito Internacional, 98.
[7] Américo Carvalho, O Objecto da Invenção, 112.
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