Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
| 02A670 |  |
A) - Relatório.
" Empresa-A", sociedade italiana de responsabilidade limitada, recorreu, nos termos do art. 38º do Código de Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo DL 16/95, de 24 de Janeiro, e do art. 2 do mesmo DL, para o Tribunal da Comarca de Lisboa, do despacho de 23/10/97, do Director de Serviços de Marcas, que recusou o registo em Portugal da marca internacional nº 661.556 "Kenzia By Ku Fig", por entender haver confusão com a marca "Kenzo" já registada.
Na primeira instância concedeu-se provimento ao recurso, revogou-se despacho recorrido na medida em que indeferiu o registo da marca nº 690.367 para os produtos das classes 14, 24 e 25, consequentemente concedendo protecção jurídica à referida marca pata tais produtos.
Recorreu para a Relação a titular da marca considerada confundível, "Kenzo", para a Relação de Lisboa, que deu provimento ao recurso, revogou a sentença recorrida e confirmou o despacho de 23/10/97, do Chefe de Divisão da Direcção do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Recorre agora a requerente "Empresa-A, Lda", para este Tribunal, recurso admissível por o processo ter sido instaurado antes da nova redacção atribuída ao art. 43º do CPI pelo DL 375-A/99, de 20/09.
Alegando, concluiu:
1) Não estando preenchidos os requisitos do art. 193º, nº 1, do CPI, não pode considerar-se a marca "Kenzia By Ku" uma imitação das marcas da recorrente "Empresa-A".
2) Embora existam algumas semelhanças no que toca ao elemento fonético, elas não são suficientes para o consumidor estabelecer uma associação entre os sinais.
3) As marcas em confronto não são facilmente confundíveis pelo consumidor.
4) Por outro lado, quando a lei fala em consumidor, deve adoptar-se um critério flexível, e considerar para cada tipo e marca o correspondente tipo de consumidor.
5) Para as marcas notórias e de grande prestígio, como é a marca "Kenzo", o consumidor tipo deve ser aquele que possui maior capacidade económica e grau de cultura mais elevado, e que normalmente não se deixa enganar ou confundir.
6) Este consumidor efectua sempre um exame prévio das marcas cujos produtos pretende adquirir.
7) Assim, perante a marca "Kenzia By Ku", e apesar de algumas semelhanças ao nível fonético com a marca "Kenzo", procura esclarecer-se se se trata ou não da mesma marca.
8) Em suma: não incorre em erro fácil ou confusão.
9) Para o outro tipo de consumidores, para o grande público, a marca "Kenzia By Ku" dificilmente será tomada pela marca "Kenzo".
10) Primeiro, porque a estrutura gráfica das palavras não é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.
11) Segundo, porque a especial apetência que existe em relação às marcas de grande prestígio tem por resultado que o público, conhecendo o preço dos produtos assinalados por aquelas marcas e o círculo em que elas se movimentam, não vai adquirir um produto da marca "Kenzia By Ku" na presunção de que está na presença de um produto da marca "Kenzo".
12) Ou seja, não incorre em erro ou confusão quanto à origem empresarial das marcas em confronto.
13) O acórdão recorrido violou o disposto nos art. 189, nº 1, m) e 193º, nº 1, c) do CPI.
Pelo que deve manter-se a decisão de primeira instância.
A recorrida contra-alegou em apoio do julgado.
B) Fundamentos de facto.
1) Em 12/09/96, foi requerida por "Empresa-A" a protecção em Portugal da marca internacional nº 661.556, constituída pela expressão Kenzia By Ku figª.
2) A marca nº 661.556 é formada por um elemento nominativo, constituído pelo vocábulo KENZIA em letras de imprensa maiúscula, tendo por baixo a expressão "By Ku" em letras de imprensa menores, sendo o "By" quase imperceptível, tendo a expressão KENZIA By Ku por cima o desenho da casca de um caracol e ambos estes elementos contidos no interior de uma oval que se encontra, por sua vez, no interior de duas ovais de dimensões maiores e destina-se a assinalar os produtos das classes 18, 24 e 25, discriminados a fls. 7.
3) Por despacho de 23/10/97, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 11/97, 27/02/98, o INPI recusou o registo da marca internacional nº 661.566 KENZIA By Ku figª.
4) A recusa fundamentou-se no parecer junto a fls. 2 do processo apenso, tendo-se entendido nesse parecer que "existe uma acentuada semelhança gráfica e fonética entre o sinal KENZO das marcas opositoras nºs 520.571 e 543.222 e o elemento nominativo da marca registanda. Esta similitude dos sinais é de molde a induzir facilmente em erro ou confissão o consumidor comum quanto aos produtos idênticos ou afins das classes 18, 24 e 25. Assim, e de acordo com os art.s 189º, nº 1, m) e 187º, nº 4 do CPI, sou de parecer que se recuse totalmente o registo "à marca em apreço".
5) A marca nº 520.571 KENZO é constituída apenas pelo vocábulo KENZO, escrito em grafia própria, foi concedido por despacho de 23/01/89, e destina-se a assinalar produtos das classes 3, 18 e 25, discriminadas a fls. 10.
6) A marca nº 543.222, KENZO, é formada por um elemento nominativo constituído pelo vocábulo KENZO, escrito em grafia própria, e por uma parte figurativa, constituída por um círculo contendo no seu interior letras do alfabeto japonês, foi concedida por despacho de 13/11/90, e destina-se a assinalar produtos das classes 9, 14, 18, 24 e 25, descriminadas a fls 11.
Conforme já se acentuou na Relação, há na parte dispositiva da sentença em primeira instância uma referência lapciosa à marca nº 690.367, porquanto se trata sim da marca nº 661.556.
C) Questão posta.
Embora a recorrente tenha apresentado treze proposições conclusivas, a única questão posta, delimitada pelas conclusões das alegações do recorrente, é a de saber se a marca registanda, KENZIA By Ku, é produção ou imitação da marca registada anteriormente, KENZO, similar ou semelhante a ela, em termos de poder induzir em erro ou confusão o consumidor.
D) O direito aplicável.
Conforme art. 189º nº 1, m) do CPI, será recusado o registo das marcas que, em todos ou algum dos seus elementos, contenham reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
Por sua vez, uma marca considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente, tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto. Art. 193º, nº 1, c) do mesmo CPI.
Estas são as normas que essencialmente cabe aqui interpretar e aplicar.
E) Apreciação.
Concorda-se inteiramente com o decidido na relação e seus respectivos fundamentos, que as alegações do recurso em nada invalidam ou fragilizam sequer.
Por isso, limitamo-nos a seguir de perto a fundamentação da Relação.
Depois de abundantes citações de Luís M. Couto Gonçalves, em Direito das Marcas, p.136/137 e 141/142, que não interessa repetir, a Relação sublinhou que, sendo a marca registanda nº 661.556 (ver fls. 7) uma marca mista, porque combina elementos nominativos e elementos gráficos, resulta do exame dos elementos que a compõem que o elemento prevalente é o nominativo KENZIA, surgindo a expressão By Ku, porque impressa em caracteres de menor relevo (menores dimensões), relegada para segundo plano e por isso como de função acessória; e no que toca à parte gráfica (figurativa) não se apresenta como dominante, dado que as formas geométricas (ovais) e o desenho da casca de caracol são sinais fracos (e, acrescentaremos nós, parece terem a função especialmente as formas circulares ovais, apenas de centrarem a atenção no que está no meio deles, em especial a palavra KENZIA). Daí que o que confere carácter distintivo à marca é a expressão KENZIA, sendo ela que sem dúvida os consumidores irão reter com mais facilidade.
Por seu turno, as marcas nºs 543.222 e 520.571 (ver fls. 10 e 11), cujo registo é anterior, consideradas globalmente, é sem dúvida a palavra KENZO o elemento dominante e que por isso o consumidor irá reter mais facilmente.
Ora, acentuou-se na Relação, as expressões KENZO e KENZIA são expressões de fantasia e nem constam da língua portuguesa; e, embora de grafia diferente, porque escritas em caracteres diferentes (uma em letra de imprensa, outras em grafia própria), o que significa que, não havendo embora semelhança ou gráfica entre elas, há no entanto impressionante semelhança fonética entre os elementos prevalentes das duas marcas em confronto, e tal semelhança permite ou provoca confusão entre elas aos olhos do consumidor normal.
Aderimos substancialmente ao parecer já referido.
Ora, havendo confundibilidade entre a marca a registar e outra já registada, deve considerar-se a marca a registar como imitada, no quadro do art. 193º do CPI.
Conforme refere Luís Couto Gonçalves, "a escolha de um produto ou serviço é efectuada pelo consumidor final que se apresenta como o sujeito a cuja capacidade de discernimento e grau de atenção deve ser reportado o juízo de confundibilidade resultante da verificação dos dois requisitos de imitação que analisamos. Se é o consumidor médio o consumidor a que normalmente se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia), não se deve todavia perder de vista os produtos e serviços em questão. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve ser uma figura flexível e variável" (p. 142).
Ora, nada se provou quanto a serem os consumidores dos produtos em causa pessoas de especialmente elevado nível cultural, económico e de inteligência.
Em conclusão: a marca KENZIA By Ku é uma marca imitada da marca KENZO, no quadro da protecção legal das marcas registadas e do art. 193º do CPI (cujos demais requisitos não estão aqui em questão), motivo por que foi correcta a decisão de recusar o registo de marca registanda, nos termos do art. 189º, nº m) do mesmo CPI.
Improcede o recurso, não se mostrando violadas as disposições referidas.
F) Decisão.
Pelo exposto, acordam em negar a revista e em condenar a recorrente nas custas.
Lisboa, 16 de Abril de 2002
Reis Figueira
Faria Antunes
Lopes Pinto