| 40/16.8YHLSB.L1.S1 |  |
CONCORRÊNCIA DESLEAL
FIRMA
DENOMINAÇÃO SOCIAL
SINAIS DISTINTIVOS
CONFUSÃO
NOME DE DOMÍNIO
INTERNET
DIREITO INTERNACIONAL
REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLETIVAS
HIERARQUIA DAS LEIS
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO
QUESTÃO NOVA
I. A firma Next Management LLC goza da protecção conferida pelo art.º 8.º da CUP, podendo reagir contra o direito à firma da Ré, Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda;
II. Havendo risco de associação entre a actividade da A. e da Ré, relativa a serviços do mesmo âmbito, há risco de o consumidor médio não as saber distinguir, o que determina ser possível a ocorrência de concorrência desleal entre elas, por via da atribuição de direitos à Ré conflituantes com os direitos da A., muito em especial quanto à firma e aos nomes de domínio.
I. Relatório
1. A autora (A.) Next Management LLC, sociedade com sede em 15 ..., 10013 ..., Estados Unidos da América, veio intentar a presente acção declarativa de condenação contra a ré (R.) Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda., pessoa colectiva nº ... com sede na Rua ..., ..., ... Lisboa, pedindo que seja:
a) confirmada a douta providência decretada pelo ... Juízo deste Tribunal da Propriedade Intelectual, no Proc. Nº 241/15....;
b) reconhecida a notoriedade dos sinais da A. no mercado relevante;
c) declarada a anulação da denominação social da R., na parte em que integra os elementos NEXT MODELS, com as devidas e legais consequências, determinando-se que seja retirada de todos os sites e de todo e qualquer veículo promocional e de negócio, as palavras NEXT MODELS;
d) declarada a perda do direito ao uso dos domínios www.nextmodels.pt e www.next.pt, determinando-se a sua remoção junto da autoridade competente para o efeito;
e) a R. condenada a abster-se de utilizar e/ou de prestar serviços sob sinais que pelo seu elemento ideográfico ou gráfico, nominativo, ou disposição e conjugação de cores, de algum modo imitem ou sugiram os sinais da A., em violação do exclusivo conferido pelas suas marcas registadas.
f) condene as RR. a destruírem, incluindo retirarem da internet, toda a documentação comercial e quaisquer suportes na sua posse ou domínio com as expressões ‘MSCTRANS’, ‘MSC TRANS’, ‘MSC’ ou outras semelhantes a estas;
Para tanto alega, em síntese, que:
A A., fundada em 1989 com a denominação Next Management, LLC, é uma agência de prestação de serviços de contratação e gestão de modelos, de vocação mundial e reconhecida como uma das agências de topo mais influentes no mercado relevante, presente na Premium List do Directório das agências de modelos que integra por ordem alfabética a maioria dos países do mundo e classificada entre as cinco melhores agências de modelos no ranking das publicações FORBES e CEOWORLD Magazine, estando presente com escritórios em várias cidades dos ... (N..., N..., N...), ... (NEXT Toronto, N...) e ... (N..., N..., N...), com o objectivo de estabelecer a ligação entre as marcas de moda internacionais líderes no mercado e os modelos de topo, por si agenciados, cfr. o seu site oficial www.nextmodels.com e docs. 1 a 3 da providência cautelar apensa.
É uma das maiores agências de modelos do mundo, que se tem afirmado como referência internacional, cuja base empresarial estrategicamente seleccionada e associada às capitais da moda lhe confere notoriedade no mercado, onde é mundialmente conhecida como NEXT MODELS.
Pela sua notoriedade, a A. é solicitada a patrocinar eventos relacionados com o mundo da moda, nomeadamente o programa televisivo , transmitido internacionalmente por 170 países, designadamente a nível nacional pelo canal SIC MULHER desde 2009, e contando já mais de 22 temporadas, e que conta com o patrocínio da A., como se pode ver na SIC MULHER (temporada 21, episódio 4, em www.youtube.com/watch?v=nG495ZQ0Edg), em que é oferecido um contrato de representação entre a A. e o(a) modelo vencedor da série.
A A é titular dos registos de marcas da União Europeia (UE) nº 1235423
solicitado em 9.07.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘serviços de agência de modelos’ na classe 35 e nº 1252436 NEXT MANAGEMENT, solicitado em 15.09.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘publicidade; trabalhos de escritório; todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice, bem como dos domínios www.nextmodels.com e www.nextmanagement.com, criados em 2.05.2006 e 10.08.2012, respectivamente (docs. 5 e 6 da providência cautelar apensa), sinais cujo elemento comum e caracterizador é, como na denominação social da A., o elemento NEXT.
A R. é uma sociedade constituída em Setembro de 2005 com a denominação social Victim Models Management – Agência de Modelos, Lda., que em 21.01.2010 alterou para Next Models – Agência de Modelos, Lda. (doc. 7 do procedimento cautelar apenso).
Em 8.01.2010 foi concedida ao gerente da R., AA, a marca nacional nº 455823 NEXT MODELS LISBON (entretanto anulada por decisão judicial), oito dias antes da referida alteração da denominação da R. para Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda. (doc. 8 do procedimento cautelar apenso).
Concomitantemente, em 1.02.2010, é criado o domínio nextmodels.pt, da titularidade da R. e o domínio next.pt, actualmente a ser utilizado no endereço www.next.pt, onde se encontra alojada a página web da R., na qual se constata estar a ser usada indistintamente a parte de fantasia da sua denominação social ‘NEXT Models Lisbon’ e o sinal enquanto marca (docs. 9, 11 e 12 do procedimento cautelar apenso).
Digitando next model no motor de busca Google, aparece indistintamente NEXT MODELS LISBON, NEXT MODELS NY, NEXT MODELS MILAN, etc., induzindo a que o consumidor entenda que a NEXT MODELS LISBON é mais um escritório da NEXT MANAGEMENT, permitindo o aproveitamento ilícito do nome de uma empresa mundialmente conhecida no mundo da moda, com escritórios nas mais diversas capitais, bem como das suas marcas (doc. 4).
Após a tentativa frustrada de solucionar com o sócio-gerente da R., AA, a questão suscitada pela confusão dos sinais no mercado, a A. viu-se obrigada a intentar, em 4.06.2012, acção de anulação da marca nacional nº 455823 NEXT MODELS LISBON, cujo registo titulado por aquele sócio-gerente veio a ser anulado por sentença deste tribunal de 27.06.2013, transitada em julgado que além do mais condenou o referido gerente a (docs. 8 e 15 do procedimento cautelar apenso):
‘’a) se abster de usar o sinal “NEXT MODELS LISBON”, para identificar serviços idênticos ou afins aos identificados pelas marcas comunitárias nºs 1235423 e 1252436, da autora NEXT MANAGEMENT, LLC, nomeadamente, oferecendo ou prestando serviços sob esse sinal e utilizando-o em documentos comerciais e em publicidade; e
c) se abster de usar o referido sinal, nos termos indicados em b), em sítios da Internet e respectivos endereços, nomeadamente no que vem utilizando, com o nome de domínio “nextmodels.pt”.’
Contudo, apesar de nova tentativa de resolver o conflito por carta registada com aviso de recepção de 12.08.2014 ao dito sócio gerente da R., a A. verificou que esta, com inevitável conhecimento dos factos, continua a fazer uso do elemento NEXT integrante das marcas da A., bem como da sua denominação social e nomes de domínio, o que constitui igualmente violação do nome comercial desta, cfr. doc. 4 (doc. 16 do procedimento cautelar apenso).
A R. utiliza ainda o elemento NEXT enquanto nome de domínio .pt, reforçando a sua posição pública para serviços idênticos.
Até no sinal a R. utiliza na letra X de NEXT uma forma característica, tal como nas marcas da A., procurando sugerir uma inexistente ligação com esta e assim beneficiar da reputação da A. e transmitir a ideia, falsa e de gravíssimas consequências, de que NEXT MODELS LISBON é um escritório de representação em Lisboa da NEXT MANAGEMENT, que também usa NEXT MODELS para identificar escritórios de representação seus, como NEXT MODELS NY, NEXT MODELS LA, NEXT MODELS MIAMI, NEXT MODELS MILAN, NEXT MODELS LONDON e NEXT MODELS PARIS.
Tirando assim partido em benefício próprio do bom-nome e reputação da A. e das suas marcas.
Na sua página web, a R. usa o sinal não registado e de uso proibido judicialmente
com um layout, incluindo grafia destacada e estilizada da consoante X em tudo semelhante à marca comunitária nº 1235423
da A.
A R. sabe da existência da A. e dos seus direitos, ambas fazem parte de uma actividade restrita, onde os concorrentes se identificam entre si, de forma fácil.
Configura-se, assim, uma situação de concorrência desleal, consciente e pretendida, já que A. e R. actuam no mesmo circuito comercial de prestação de serviços e visam os mesmos clientes, que querem contratar aquelas aquelas a sua representação enquanto modelos ou que pretendem contratar os serviços dos referidos modelos para presenças, desfiles e catálogos (v.g. casa de vestuário e casas de moda).
A R. teve ainda a desfaçatez de, não obstante a projecção mundial da A., que a R. não desconhece, e já após a A. contra si ter requerido a providência cautelar apensa aos presentes autos, solicitar a caducidade das marcas desta.
2. Citada, a R. apresentou contestação, na qual impugna o exclusivo da A. sobre a expressão ‘NEXT’ individualmente considerada, aliás insusceptível de apropriação enquanto genérica e integrante de várias outras marcas, pelo que não teria o direito de impedir que a R. a use no seu giro comercial, pedindo igualmente a suspensão da instância enquanto pendem os pedidos de caducidade das marcas da A. por falta de uso, formulados pela R. junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).
3. Não obstante a oposição manifestada pela A., convidada a pronunciar-se sobre a matéria, foi ordenada a requerida suspensão da instância em razão da pendência dos mencionados pedidos de caducidade das marcas da A. pendentes no EUIPO (despacho de 20.06.2016, ref.ª ...58, fls. 101-103).
4. Juntas aos autos as decisões finais que indeferiram total ou parcialmente os pedidos de declaração de caducidade das marcas da A. (requerimento de 30.01.2020, ref.ª ...86, fls. 153-183v), foi designada audiência prévia, entretanto suspensa pela admissão de articulado superveniente apresentado pela R., dando conta de se ter entretanto tornado comproprietária da marca nacional nº 384650
solicitada em 21.09.2004 e concedida em 29.11.2005 para assinalar ‘Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório’ na classe 35 (requerimento de 6.03.2020, ref.ª ...58, fls. 185-193), ao qual a A. respondeu pedindo designadamente a condenação da R. por litigância de má-fé, por tentar a posteriori legitimar com a aquisição da dita marca o uso de sinal que lhe havia sido judicialmente interdito (requerimento de 31.03.2020, ref.ª ...53, fls. 196-229).
5. Reatada a audiência prévia, foi proferido despacho saneador (ref.ª ...00, fls. 233-234) que declarou válida e regular a instância, fixou o objecto do litígio e enunciou os temas de prova, designado data para audiência de julgamento, que decorreu com observância das formalidades legais (ref.ª ...18, fls. 255-256).
6. Na primeira instância foi definida a questão a dirimir nos autos, nos seguintes termos: “saber se, ao registar e/ou usar a denominação social ‘Next models Lisbon – Agência de Modelos, Lda.’ ou os nomes de domínio www.nextmodels.pt e www.next.pt , a R. violou direitos privativos da A., decorrentes designadamente das suas marcas da União Europeia (UE) nº1235423 , e nº 125436 NEXT MANAGEMENT, da denominação social NEXT MANAGEMENT, LLC e dos nomes de domínio www.nextmanagement.com e nwww.nextmodels.com, ou possibilitou actos de concorrência desleal para com a A..
7. Na acção declarativa de condenação foi, em 25/06/2021, proferida a sentença que tem a referência ...54, cujo decreto judicial tem o seguinte teor:
"Pelo exposto, e nos termos das disposições citadas, declaro a presente acção parcialmente procedente e provada, e, em consequência:
a) declaro a anulação da denominação social da R., determinando o cancelamento do respectivo registo na parte em que integra o elemento ‘NEXT’;
b) ordeno o cancelamento dos nomes de domínio da R., nextmodels.pt e next.pt ;
c) condeno a R. na proibição do uso dos sinais ‘NEXT’ ou ‘NEXT MODELS’ como parte da sua denominação social, do sinal ou outro que use para se identificar na actividade de agência de modelos que desenvolve.
No mais, indefere-se o peticionado, absolvendo-se a R. do mesmo.
Custas pela A e pela R. na proporção do decaimento, que fixo em 1/4 para aquela e 3/4 para esta (artigo 527º, nº 1 e 2, do CPC).
Registe e notifique.
Uma vez transitada, comunique ao RNPC e à entidade responsável pelo registo dos nomes de domínio, DSN.PT, para os devidos efeitos." (sic).
8. Inconformada com essa decisão, dela recorreu a Ré para o Tribunal da Relação ....
9. O Tribunal da Relação identificou como questões a resolver no recurso, saber se:
- a sentença recorrida é ou não nula?
- pode-se ou não manter inalterado o segmento da sentença recorrida através do qual foram enunciados os factos declarados provados e não provados na acção?
- a sentença recorrida viola ou não o estatuído nos art°s 1 °, 4º, nºs 4 e 5, 258°, 311° n.° 1 a), c) e e), 317o n." 1 a) e cj do CPI em vigor, 9º, n°s 1 c), 2 b) e 3 a), b) e d) do Regulamento 2017/1001/UE sobre a marca da União Europeia, 3°, 33° n°s 1,2, 5 e 6 do DL n.° 129/98, de 13 de maio (Regime Jurídico do Registo Nacional das Pessoas Colectivas - RNPC), e 8° da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.
10. Conhecendo do recurso o Tribunal da Relação ... proferiu acórdão onde confirmou, com um voto de vencido, o acórdão recorrido.
10.1. No segmento decisório do acórdão diz-se:
Pelo exposto e em conclusão, com os fundamentos enunciados nos pontos 8.1. a 8.3. do presente acórdão, julga-se, no essencial, improcedente a apelação deduzida pela Ré e, por essa razão:
a) declara-se que a sentença recorrida não é nula e não se determina a repetição da prestação de depoimento por parte da testemunha BB;
b) altera-se, nos termos indicados no ponto 8.2.10. do presente acórdão, para o qual se remete e que aqui se dá por integralmente reproduzido, o número do elenco de factos declarados provados na acção;e
c) confirma-se, na íntegra, o segmento recorrido do decreto judicial que culmina a sentença proferida em Ia instância que neste acórdão se sindica.
6.2. As custas da apelação ficam, na sua totalidade, a cargo da recorrente.
10.2. No voto de vencido diz-se:
“Voto vencido a decisão anexa com os seguintes fundamentos:
1. Não constam da listagem dos factos provados ínsita na sentença impugnada quaisquer elementos fácticos subsumíveis às previsões dos n.ºs 1 e 6 do art. 33.º do Decreto-Lei n.º 129/98, de 13.05, e do n.º 4 do art. 4.º do Código da Propriedade Industrial, sobretudo no que tange aos seus referentes temporais e registrais não sendo, consequentemente, defensável a solução atingida (aliás, sem indicação autónoma de motivos de sustentação e subsunção dos factos ao Direito);
2. Por outro lado, a questão relativa aos nomes de domínio, de grande complexidade e tecnicidade e situada à margem da actual regulação lusa da propriedade industrial, não foi abordada ao nível dos problemas necessitados de menção, nem sequer se explicando a inserção no sistema jurídico e carácter vinculativo da mera regra dirigidas aos «registrars» (nome pelo qual são internacionalmente conhecidos os responsáveis pelo registo) assim aplicada sem fundamentação na decisão que ora não se acompanha;
3. As questões que têm por objecto a validade dos nomes de domínio são suscitadas perante a entidade competente para o respectivo registo, quer a nível internacional quer nacional;
4. Dessas decisões cabe recurso para o tribunal da propriedade intelectual – cf. a al. j) do n.º 1 do art. 111.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), norma que identifica como autoridade competente em Portugal a «Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT»;
5. É grande o fosso existente entre o «mundo» dos domínios e o da propriedade industrial e não podem ambos ser confundidos;
6. Há, porém, zonas de confluência específica;
7. Com efeito, além da impugnação registral, é possível recorrer directamente aos tribunais, mas num contexto muito particular que nenhuma relação tem com os recursos de marca e que com eles não pode ser confundido;
8. Com efeito, não existe ainda tutela específica desta matéria ao nível do Direito da Propriedade Intelectual – neste domínio, como bem referiu Silva, Pedro Sousa e, (2020), Direito Industrial – 2.ª Edição [VitalSource Bookshelf version], p. 427, «os nomes de domínio» não beneficiam «ainda de um estatuto legal compatível com a importância económica que indiscutivelmente assumem nos dias de hoje», aguardando-se que o legislador «tome a iniciativa de lhes estender a tutela do Direito Industrial, instituindo um regime especifico»;
9. No referido espaço de confluência, quem se considere lesado pelo uso de um nome de domínio coincidente com uma marca pode, no entanto, apresentar-se directamente em Tribunal invocando a existência de concorrência desleal, tutela sempre disponível independentemente da génese da necessidade, assim evitando recorrer ao processo-regra perante os «Registrars»;
10. Segundo o autor acima citado, será também possível invocar directamente «o direito ao uso exclusivo dos DPI imitados», o que se poderá aceitar como válido atenta a precedência dos interesses relativos ao correcto e equilibrado funcionamento do mercado e da economia, mas sempre requererá, no entanto, funda e sólida explicação e justificação;
11. Indo-se por este caminho, o que se comparará são os elementos do binómio marca / nome de domínio (nunca se colocando em confronto dois nomes de domínio já que nenhum deles de reporta a direitos de propriedade intelectual e antes ambos suscitando, quando em confronto, estritas questões de registo);
12. Por esta razão, em situações como a presente, a relação de comparação a estabelecer não é entre dois nomes de domínio, mas entre uma marca e um nome de domínio;
13. A fundamentação de decisões desta natureza deve espelhar plenamente a descrita autonomia de regimes e objectos e evitar, também, ser confundida com a relativa a um recurso de marca;
14. Com grande relevo, as decisões a proferir neste campo técnico devem identificar com muita clareza e detalhe os factos objecto de subsunção – atenta a fragilidade e especialidade do regime – e justificar o uso de regras técnicas estritamente dirigidas a sujeitos incumbidos de intervenções funcionais e não jurisdicionais, o que não foi feito na situação objecto desta pronúncia;
15. In casu, não se recorreu o imprescindível percurso explicativo susceptível de conduzir à solução lançada na parte dispositiva do acórdão, no que tange a nesta matéria.
Em virtude do sumariamente exposto, voto vencido a decisão por referência à qual elaborei a presente declaração considerando que nunca poderia ser confirmado o decidido relativamente à questão da denominação da Recorrente, por falta de factos de sustentação, e que o brevemente invocado na decisão que faz vencimento é insuficiente para suportar a confirmação do decidido em primeira instância quanto ao problema do uso de nome de domínio.”
11. Novamente inconformada veio a Ré interpor recurso de revista do acórdão, onde formula as seguintes conclusões (transcrição):
1. As Instâncias aceitaram como provada a existência da denominação social “Next Management, LLC”, com base, apenas, no seguinte: «(…) cfr. seu site oficial www.nextmodels.com e procuração junta ao requerimento inicial do procedimento cautelar apenso» - cit. facto 1.
2. Os referidos meios de prova não são idóneos para se provar a existência de uma sociedade estrangeira e da data em que adquiriu o direito certa denominação social, por tais factos apenas podem ser dados por provados com um certificado do registo comercial ou documento equivalente.
3. A procuração da Autora data de Junho de 2015 e os documentos juntos à P.I. sobre o nome de domínio nextmodels.com da Autora, datam de 13/09/2011 (Doc. 1), 29/11/2011 (Doc. 2), 04/02/2016 (Doc 3) e 04/02/2016 (Doc 4), isto é, são todos posteriores ao registo da denominação social “NEXT MODELS LISBON - AGÊNCIA DE MODELOS, LIMITADA”, em 21/01/2010 – cf. facto provado 11.
4. E aqueles documentos são todos posteriores aos registos dos nomes de domínio da Ré: nextmodels.pt, em 01/02/2010; next.pt, em 24/11/2010 (cfr. factos provados 12 e 13).
5. Dar por provada a existência da denominação social de uma sociedade (estrangeira) com base, apenas, numa procuração e num “site oficial” da Internet, ou, em prova testemunhal, não é aceitável.
6. Esses factos são sujeitos a registo comercial, não podendo ser dados por assentes – independentemente da posição tomada pela Ré nos autos –, através de prova testemunhal, confissão ou acordo, ou por documentos particulares (uma procuração de 2015 e o “site”), por serem factos que não estão na livre disponibilidade das partes (artigo 289.º, n.º 1 do CPC), nem se inscreverem nos poderes de livre apreciação dos factos pelo tribunal, que não abrangem os factos paracuja prova a lei exija formalidade especial – artigo 607.º, n.º 5, 2.ª parte do CPC.
7. A questão da falta de prova legal de factos a ela sujeitos é do conhecimento oficioso do tribunal.
8. No acórdão recorrido considera-se que os sinais distintivos da Ré são confundíveis com a denominação social da Autora, quando nem sequer foi dado como provada a data em que foi adquirido o direito à denominação social “Next Management, LLC”, isto é, se esta é prioritária.
9. As Instâncias não retiraram, como se impunha, a consequência processual da falta de prova legal dos factosalegados (mas não provados) pela Autora, que não cumpriu o ónus da prova que lhe cabia, que teria de ser feito pela junção aos autos do seu registo comercial norte-americano.
10. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa é sindicável, em revista, pelo Tribunal ad quem, por haver ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova (registo comercial) para a existência do facto, nos termos do n.º 3 in fine do artigo 674.º do CPC.
11. Em consequência, não estando provada a data em que a Autora adquiriu o direito sobre a sua denominação social, por falta de apresentação do seu registo comercial norte-americano (equivalente ao registo comercial português), pede-se que seja dado por não provado o ponto 1 da decisão sobre matéria de facto, nos termos do disposto nos artigos 674.º, n.º 3, in fine e 682.º, n.º 2 do CPC.
12. Sem conceder, no acórdão recorrido considera-se que a denominação da Autora merece protecção em Portugal, nos termos do artigo 8.º da CUP.
13. A protecção prevista no artigo 8.º da CUP não deve ser interpretada num sentido literal, ou seja, não confere uma protecção mais favorável ao nome comercial estrangeiro do que ao português, estando aquele sujeito às mesmas obrigações legais do que este, para merecer a mesma protecção, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 2.º da CUP.
14. Por isso, a referida protecção em Portugal é devida, apenas, se o nome comercial estrangeiro tiver sido comunicado ao RNPC e inscrito no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas, assim como exigido a qualquer pessoa colectiva nacional – cf. artigos 2.º, n.ºs 3 e 4, 4.º, n.º 2, als. a) e b) e 7.º, al. a) do “Regime Jurídico do RNPC”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/98, de 13/05.
15. Ao contrário do que benevolentemente se concluiu na douta decisão recorrida, o que se retira dos factos dados por provados é que (I) a Autora não cumpriu as regras de comunicação ao R.N.P.C., (II) não fez nenhuma utilização da denominação social “Next Management, LLC” em Portugal,(III), nem esta é conhecidadoscidadãosportugueses,tendo por referência um bonus pater familias.
16. É curial que a protecção conferida pela CUP será oponível, apenas, a direitos privativos de terceiros adquiridos posteriormente – e as provas juntas aos autos sobre a actividade (internacional) da Autora (“site”, etc.) são todas posteriores a 21/01/2010, em que a Ré adquiriu, pelo registo, o direito à denominação social “NEXT MODELS LISBON – AGÊNCIA DE MODELOS, LIMITADA”.
17. Contrariamente ao que se considerou no douto acórdão recorrido, a denominação social norte-americana “Next Management, LLC” não goza de protecção em Portugal.
18. Em suma, o Tribunal a quo deu respostas infundadas às questões da prova da existência – logo, da oponibilidade – da denominação social da Autora em face dos sinais distintivos da Ré, ao que acresce que “assumiu” a prioridade daquela em face destes sinais, razões por a acção deve ser julgada totalmente improcedente, por não provada, e, em consequência ser o douto acórdão recorrido ser anulado.
19. Constitui orientação pacífica na doutrina e jurisprudência que na comparação entre sinais distintivos, para efeitos da formulação do juízo sobre confusão, devem ser desconsiderados ou desvalorizados os elementos genéricos e os elementos com fraca capacidade distintiva.
20. Os factos dados por provados sobre a utilização das marcas da Autora (com base em documentos particulares da própria Autora, com datas posteriores às datas em que a Ré adquiriu direitos pelo registo), não permitem concluir, de modo nenhum, que sejam notoriamente conhecidas em Portugal (ou, sequer, conhecidas…) ou na União Europeia.
21. Acresce a isso que foi dado por provado (ponto 21) que «21. Outras marcas registadas para serviços na classe 35 incluem no seu elemento verbal o vocábulo ‘NEXT’, cfr. doc. 1 junto com a oposição a fls. 134-157 do procedimento cautelar apenso».
22. Tal realidade impede, só por si, que os consumidores, perante várias marcas “NEXT” (incluído uma marca “NEXT” da titularidade da própria Ré), reconheçam a uma única delas, apenas, o exclusivo da palavra “NEXT”.
23. O Tribunal a quo não deu a devida relevância ao facto de nenhum dos sinais distintivos da Autora (e da Ré) ser constituído, exclusivamente, pela palavra inglesa “NEXT”.
24. A denominação social da Autora é “NEXT MANAGEMENT LLC”
e as suas marcas são e “NEXT MANAGEMENT”, e
não apenas “NEXT”.
25. Indevidamente, o tribunal a quo não retirou a devida consequência de as marcas da Autora coexistirem com outras marcas “NEXT”, nem do facto de a própria Ré ser co-titular de uma marca e de uma denominação social que contêm destacadamente o termo inglês “NEXT” – a marca
nacional n.º 384650, , requerida em 21/09/2004 econcedida em 29/11/2005 – facto provado 18.
26. Desses factos é curial retirarem-se as conclusões seguintes:
d) a Autora não tem um direito de exclusivo sobre a utilização do termo inglês “NEXT” na composição de sinais distintivos, por os seus coexistirem com «Outras marcas registadas para serviços na classe 35 incluem no seu elemento verbal o vocábulo ‘NEXT’ (…)»;
e) o direito de exclusivo que a Autora adquiriu pelo registo do seu nome comercial e marcas, incide sobre o conjunto (nominativo ou misto) de cada um dos seus sinais distintivos, e não sobre a palavra “NEXT”.
f) O termo inglês “NEXT” é vulgar, tem uma capacidade distintiva fraca ou débil, o que decorre de ser partilhado por vários titulares de marcas registadas para assinalar serviços da classe 35.
27. Para além de a Autora não ter, de facto, um direito de exclusivo sobre a palavra “NEXT”, também se deve considerar que não o tem de direito.
28.A débil capacidade distintiva da palavra “NEXT” é confirmada por não ser utilizada nos sinais da Autora de forma isolada, mas em combinação com outros elementos nominativos ou figurativos.
29. O termo inglês “next” está dicionarizado (significando vulgarmente “próximo” ou “seguinte”) e pertence ao léxico correntemente utilizado na linguagem de qualquer ramo de actividade económica – cf. a longa listagem de marcas registadas no Documento n.º ... junto com a oposição no procedimento cautelar apenso (fls. 134-157).
30. Na douta decisão recorrida considera-se erradamente que as marcas da Autora são notoriamente conhecidas, apesar de não ter sido alegado qualquer facto relevante, nem dado por provado, sequer, que essas marcas sejam usadas em Portugal ou na União Europeia.
31. As marcas e “NEXT MANAGEMENT” não foram usadas no programa televisivo da SIC mencionado no facto provado 6, em que
o sinal distintivo utilizado foi outro:
.
32. A Autora não alegou qual seja o seu volume de negócios em Portugal, a quantos clientes em Portugal prestou os seus serviços, sendo certo que também não alegou que tenha algum estabelecimento em Portugal ou que tenha feito publicidade às suas marcas em Portugal.
33. Da factualidade dada por provada retira-se que o site
da Autora apresenta-se na língua inglesa e não na língua portuguesa, o que constitui mais um indício claro de que a sua actividade não visa o público consumidor português.
34. Não se vislumbra que relevância pode ter esse site para a prova da
notoriedade das marcas e “NEXT MANAGEMENT” em Portugal, se nenhuma dessas marcas é utilizada nesse site mas outra marca com a palavra “NEXT”, que não é a registada.
35. Todos os documentos em que a Autora se baseou para invocar o uso e arrogar a notoriedade das suas marcas, para além de nem sequer conterem as marcas que se pretendem notórias, são documentos particulares posteriores aos registos dos sinais distintivos da Ré que pretende invalidar.
36. De qualquer modo, os factos dados por provados não permitem concluir a notoriedade das marcas da Autora, por ser uma incongruência atribuir tal estatuto a marcas que, apesar de registadas, nem sequer são usadas em Portugal e na União Europeia.
37. Em suma, deve ser negativa a resposta à questão de direito da confundibilidade entre os sinais distintivos em confronto.
38. É aplicável ao pedido de anulação da denominação social da Ré, por analogia, o estabelecido no artigo 266.º, n.º 3 do CPC, o que, só por si, conduz à improcedência da acção.
39. Por fim, se os sinais distintivos da Autora e da Ré não são concorrentes em Portugal e/ou na União Europeia, não se percebe como pode concluir-se existir alguma concorrência desleal.
40. Pede-se que o douto acórdão recorrido seja anulado e a acção ser julgada totalmente improcedente, por não provada.
12. Foram apresentadas contra-alegações, nas quais contam as seguintes conclusões (transcrição):
“1 ª – O Acórdão ora recorrido, proferido pelo Tribunal da Relação ... confirma, na íntegra, a Sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual.
2ª – Verificando-se, assim, dupla conformidade de julgados, posto que as decisões são idênticas em ambas as instâncias.
3ª- Com efeito, as decisões não diferem uma da outra e a sua fundamentação não é diferente.
4ª- A ora Recorrente sustenta que ao caso objecto do presente recurso são aplicáveis as disposições do art.º 671 nº 1 e nº 3 do Código de Processo Civil.
5ª – O art.º 671 nº 1 e nº 3 do supracitado diploma legal estabelece a irrecorribilidade do Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação, excepto se houver voto de vencido e fundamentação essencialmente diferente da que tiver sido proferida na 1ª instância.
6ª – O recurso de Revista interposto pela Recorrente não versa, cumulativamente, a previsão prevista nas supracitadas normas do art.º 671.
7ª – Sendo certo que houve voto de vencido, resulta que da leitura e análise atentas do Acórdão ora recorrido, a fundamentação não é diferente da que foi produzida pelo Tribunal da 1ª instância.
8ª – A alteração da redacção do Facto 18 da matéria dada como provada na sentença proferida pela 1ª instância não teve qualquer influência no sentido de ser alterada a decisão ora recorrida ou sequer na sua fundamentação.
9ª – Não se verificam divergências quanto à fundamentação de Direito, relativamente àquela que foi proferida na 1ª instância.
10ª – Termos em que deve ser indeferido, por legalmente inadmissível, o recurso de Revista interposto pela Recorrente.
Sem prescindir,
11ª – A denominação social da ora Recorrente, NEXT MODELS LISBON – AGÊNCIA DE MODELOS, LDA” não respeita os normativos legais aplicáveis à sua constituição, nomeadamente as normas previstas nos arts.º 3º, 33 nºs 1, 2, 5 e 6 do Dec-Lei nº 129/98, de 13 de Maio.
12ª- O Tribunal a quo decidiu justa e adequadamente, interpretando correctamente o conjunto normativo e princípios que regulam a matéria sub Júdice face ao direito das marcas, e consequentemente, em julgar improcedente a Apelação da ora Recorrente.
13ª- A sentença recorrida procedeu a uma correcta avaliação dos factos, face à prova testemunhal e documental produzida e a uma correcta integração no Direito substantivo e processual, decidindo de forma clara, justa e adequada.
14º- Pois, o conjunto de sinais registados da Ré, ora Recorrente, caracterizados pelo elemento NEXT não respeitam os normativos legais aplicáveis, violando, assim, os direitos previamente registados, da titularidade da Autora, ora Recorrida.
15º- Não tem, pois, razão a ora Recorrente nos fundamentos que invoca na sua Alegação, quer quanto à arguição de nulidades, quer quanto à análise comparativa dos sinais em confronto. Assim,
16º- Os registos das marcas da Recorrida na classe 35 estão válidos e em vigor, sem qualquer restrição - Facto 7 da matéria provada-, o que lhe confere, nos termos legais, a exclusividade dos sinais registados, para os serviços que se propõe assinalar.
17º - A Recorrida exerceu, por via da presente acção, antecedida pela Providência Cautelar, os direitos conferidos pelos seus registos, nomeadamente o de impedir que terceiros se apresentem a registo – sejam marcas, denominações sociais, ou nomes de domínio- com sinais idênticos e confundíveis com os seus- artº 224 do CPI na redacção anterior do CPI, actual artº 210 e art. 258.
18º- Não é o facto de existirem outras marcas contendo o elemento NEXT – diga-se, provavelmente para outros tipos de negócio inseridos na classe 35-, que legitima a constituição de sinais – denominação social, marca ou nome de domínio – idênticos ou similares ao seus. (artº 9º do 2017/1001/EU e artº 258 do CPI)
19º- Ao contrário do que alega a Recorrente, o elemento NEXT, no contexto dos serviços e actividade em que se encontra registado, quer enquanto marca, nome de domínio e denominação social, todos da titularidade da Recorrida, é um sinal de forte característica distintiva.
20º - Sobre a confundibilidade dos sinais em confronto nos presentes autos, matéria apreciada e transitada em julgado em sede de processo de anulação de marca, providência cautelar e sentença ora recorrida, resulta o entendimento de que os sinais são confundíveis.
21º- Para todos os efeitos, as marcas da Autora, ora Recorrida estão registadas em seu nome, denominação que se manteve inalterável desde 1999, pelo que a questão só agora suscitada não é adequada a motivar a alteração das decisões proferidas dado que, o que é relevante é a reprodução das marcas “NEXT” da Recorrida, de registo prévio, facto dado como provado em ambas as Instâncias, bem como os nomes de domínio, caracterizados pelo elemento NEXT.
22º- E são confundíveis, de facto e de direito.
23º- A Acção intentada pela ora Recorrida, precedida do deferimento da Providência Cautelar por si requerida, visou, no essencial, a anulação da Denominação Social da Apelante, NEXT MODELS LISBON- AGÊNCIA DE MODELOS, LDA., o cancelamento dos nomes de domínio nextmodels.pt e next.pt e a proibição de uso do elemento NEXT na actividade comercial idêntica, desenvolvida pela Ré, ora Recorrente, por serem confundíveis com os sinais registados da Autora, ora Recorrida.
24 - No Acórdão recorrido e na Sentença – Fundamentação de Direito – foi considerado e julgado – e bem - que o elemento caracterizador das marcas, nomes de domínio e nome comercial da Recorrida , é o elemento NEXT.
25 - Foram articulados e provados factos que consubstanciam casos de confundibilidade dos sinais, pois, a ora Recorrida articulou em sede de Petição Inicial e Requerimento Inicial, factos provados documentalmente e em sede de Julgamento, por depoimento que, ao longo dos anos e em permanência, existe confundibilidade dos sinais, pois os escritórios da Recorrida NEXT MODELS LISBON, NEXT MODELS NY, NEXT MODELS MILAN, etc., permite e induz a que o consumidor entenda que a NEXT MODELS LISBON é mais um escritório da NEXT MANAGEMENT.
26 - É um caso concreto de confundibilidade, de acesso livre e imediato a milhões de consumidores por via digital, cabalmente provado.
27 - O Tribunal recorrido considerou e confirmou a decisão da 1ª Instância, em como os sinais - denominação social, nomes de domínio e uso do elemento NEXT- por parte da Recorrente, não cumprem a sua função distintiva, ou seja, não são aptos – cada um na sua função - a fazer distinguir a actividade e os serviços comercializados pela Recorrente, da actividade prestada pela Recorrida e serviços assinalados com as marcas pertencentes à Recorrida, sua denominação social e seus nomes de domínio.
28 - Os factos subjacentes ao caso concreto, sustentam a confundibilidade dos sinais, dada a colagem quer a nível gráfico, quer a nível de imagem, aos elementos distintivos da Recorrida.
29 - Insiste a Recorrente que a Recorrida não tem, de facto e de direito um exclusivo sobre o vocábulo “NEXT”.
30 - Está em causa a classe 35, concretamente, o agenciamento de modelos e artistas.
31 - Ora, a actividade da Recorrente é a mesma da Recorrida, o agenciamento de modelos e artistas.
32 - Os serviços protegidos pelas marcas da UE da Recorrida, são coincidentes e afins do objecto social prosseguido pela Recorrente, sob a denominação social NEXT MODELS LISBON- Agência de Modelos, Lda.
33 - Do confronto entre actividade da Recorrente e Recorrida e os serviços protegidos pelas marcas desta, revelam que se destinam ao mesmo tipo de consumidor, seguindo os mesmos circuitos comerciais e têm a mesma utilidade.
34 - As marcas da Recorrida têm forte capacidade distintiva porque o elemento NEXT, expressão inglesa que significa “próximo ou seguinte”, não tem qualquer significado face aos serviços que visa assinalar. Goza, por isso, do exclusivo, razão pela qual não deve ser reproduzida noutros sinais distintivos, valendo a fundamentação para os nomes de domínio.
35 - Razão pela qual, com o devido respeito, se discorda do conteúdo substancial traduzido no voto de vencido.
36 - NEXT é um elemento de fantasia, pois não é descritivo ou indicativo do serviço a assinalar e por isso é apropriável e susceptível de ser de uso exclusivo, nos termos do artº 223º nº 1 c) do CPI.
37 - É o caso da conhecida marca ...) – e que antes de se tornar conhecida, o seu registo foi aceite internacionalmente-, exemplo que ilustra a eficácia distintiva de palavras de uso comum, quando aplicadas a serviços que nada têm a ver com o seu significado.
38 - No caso concreto, os sinais da Recorrente representam uma verdadeira usurpação das marcas NEXT, nomes de domínio nextmodels.com, nextmanagement.com e nome comercial da Apelante NEXT MANAGEMENT.
39 - Não existem nos sinais da Recorrente elementos que permitam fazer uma clara distinção com os acervo de sinais da Recorrida e, neste sentido, representam uma clara violação do princípio da novidade já que no acaso em apreço, o resultado final, é que, no conjunto, as diferenças não se sobrepõem às semelhanças...de forma intuitiva.
40 - A imagem que fica retida na memória gráfica, fonética e visual do consumidor é a de sinais semelhantes a outros que já existem no mercado, para o mesmo tipo de actividade e serviços.
41 - Reproduzir a denominação social e nomes de domínio, o elemento preponderante dos sinais registados da Recorrida, no âmbito da mesma actividade, é desapossá-la do exclusivo, é uma usurpação.
42 - Face à reprodução do elemento NEXT das marcas, nome comercial e nomes de domínio da Recorrida, é possibilitada a prática de actos de concorrência desleal e ficou provado que, empresas do sector, interpelaram a Recorrida no sentido de confirmar a abertura de um escritório em Lisboa.
43 - Quem beneficia da reputação da Recorrida, objectivo confessado pela teia ardilosa do uso do elemento NEXT por parte da Recorrente, é esta, ao transmitir a ideia, falsa e de gravíssimas consequências para a Recorrida, de que NEXT MODELS LISBON é um escritório de representação em Lisboa da NEXT MANAGEMENT, induzindo o público em erro, tirando partido, em benefício próprio, do bom-nome e reputação da Recorrida e das suas marcas.
44 - A conduta da Recorrente causa um esvaziamento da característica distintiva dos sinais distintivos registados da Recorrida, a diluição da sua singularidade no mercado em causa (uniqueness), origina confusão no mercado, é adequada a causar desvio de clientela que, alías, procura criar, não só através da utilização e apropriação do elemento caracterizador NEXT da Recorrida, como de actuação comercial não conforme com as boas práticas comerciais.
45 - Quanto ao nome comercial da Recorrida, é um facto que o mesmo é idêntico ao registo da sua marca da UE “NEXT MANAGEMENT”, pelo que, além de suportado pelo artº 8º da CUP, a proibição do nome comercial é conferida também por via do registo da marca da UE, conforme determina expressamente o artº 9º nº 3 d) do supra citado Regulamento.
46 - As marcas da Recorrida têm forte eficácia distintiva e são aptas e adequadas a distinguir os seus serviços dos de outras empresas, gozando da exclusividade conferida pelos seus registos, incluindo os dos seus nomes de domínio e nome comercial.
47 - A fundamentação do Acórdão recorrido revela ter avaliado bem todos os factos e aplicado correctamente os princípios e as normas que regem a constituição da denominação social e nome de domínio, em consonância com o Direito das marcas, pelo que, deve ser mantida.
48 - A denominação social da Recorrente não respeita o princípio da novidade.
49 - A comunicação ao RNPC dos sinais distintivos da Recorrida, incluindo a sua denominação social, visa, unicamente, a recusa oficiosa por parte daquela entidade.
50 - Não obstante a anulação da denominação social por via de acção judicial, prevista na lei, como é o caso.
51 - A ser anulada a decisão estaríamos perante violação dos artigos 1º, 4º nºs 4 e 5, 258, 311 nº 1 a), c) e e), 317 nº1 a) e c) do CPI em vigor, 9º nºs 1 c), 2b) e 3 a), b) e d) do Regulamento 2017/1001/EU sobre a marca da União Europeia, 3º, 33º nºs 1, 2, 5 e 6 do DL nº 129/98, de 13 de maio (Regime Jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas – RNPC) e 8º da Convenção da União de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, devendo por isso ser mantido o Acórdão recorrido e bem assim a Sentença proferida na 1ª Instância, que em nada merecem censura.
13. O recurso foi admitido por despacho no tribunal recorrido onde se diz: “Por ser legítima a Recorrente e tempestivo o recurso, admito o recurso de revista interposto, o qual sobe imediatamente nos próprios autos com efeito meramente devolutivo – Artigos 638º, nº1., 671º, n.º 3 e 676º, nº 1 do Código de Processo Civil. Remeta os autos ao Supremo Tribunal de Justiça.”
II. Fundamentação
De facto
14. Da primeira instância vieram provados os seguintes factos:
1. A A. é uma sociedade comercial com sede em ..., Estados Unidos da América, denominada Next Management, LLC, que desde 1989 desenvolve sob essa denominação a actividade de agência de prestação de serviços de contratação e gestão de modelos, cfr. seu site oficial www.nextmodels.com e procuração junta ao requerimento inicial do procedimento cautelar apenso.
2. A A. encontra-se presente com escritórios em várias cidades dos EUA (NEXT NY, NEXT LA, NEXT Miami), Canadá (NEXT Toronto, NEXT Montreal) e Europa (NEXT London, NEXT Paris, NEXT Milan), com o objectivo de estabelecer a ligação entre as marcas de moda internacionais líderes no mercado e os modelos de topo, por si agenciados, cfr. o referido site www.nextmodels.com e seguinte captura de ecrã dele extraída:
| MOSCHINO |
3. A A. é reconhecida como uma das agências de topo mais influentes no mercado relevante a nível mundial, presente na Premium List do Directório das agências de modelos que integra por ordem alfabética a maioria dos países do mundo e classificada entre as cinco melhores agências de modelos no ranking das publicações FORBES e CEOWORLD Magazine, cfr. docs. 1 a 3 juntos a fls. 31 a 41 dos autos, que se dão por reproduzidos e seguintes capturas de ecrã dos sites aí documentados:
4. Do agenciamento da A. constam mais de 1.000 modelos, incluindo cerca de 20 modelos oriundos de Portugal como CC, DD, EE e FF, e ‘...’ femininos e masculinos na área da moda e da beleza (cosmética), bem como artistas e ‘influencers’, incluindo GG, HH e II Ora, cfr. indicado no correspondente site www.nextmodels.com .
5. A A. é mundialmente reconhecida no respectivo mercado como ‘NEXT MODELS’, identificando-se abreviadamente pela expressão ‘NEXT’, como ilustrado no doc. 1 junto a fls. 33 do procedimento cautelar apenso e captura de ecrã supra reproduzidos (pontos 2 e 3 do presente enunciado de factos).
6. A A. patrocina eventos relacionados com o mundo da moda, nomeadamente o programa televisivo , transmitido internacionalmente por 170 países e que já conta pelo menos com 22 temporadas, ciclicamente transmitido a nível nacional no canal SIC Mulher desde 2009, tendo na temporada 21 a A. oferecido como prémio um contrato de representação com o modelo vencedor da série, cfr. consta no vigésimo quinto minuto e quadragésimo sexto segundo e genérico final do programa ‘...’ visível em www.youtube.com/watch?v=nG495ZQ0Edg e doc. 2 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
7. A A. é titular dos registos de marcas da União Europeia (UE) nº 1235423 , solicitado em 9.07.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘Serviços de agência de modelos’ na classe 35, e nº 1252436 NEXT MANAGEMENT, solicitado em 15.09.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘Publicidade; trabalhos de escritório; Todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice, cf. docs. 3 e 4 juntos a fls. 38-42 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
8. A A. é ainda titular, desde 2.05.2006, do nome de domínio nextmodels.com e, desde 10.08.2012, do nome de domínio nextmanagement.com , cfr. docs. 5 e 6 juntos a fls. 48-52 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
9. A R. é uma sociedade por quotas constituída em 30.09.2005 com a denominação social Victim Models Management – Agência de Modelos, Lda. e objecto ‘agência de modelos e artistas; serviço de manequins para fins publicitários ou de promoções de vendas; ensino e formação na área da moda; serviços de fotografia e venda de fotografias a terceiros; reportagens fotográficas; organização de concursos e desfiles’, cfr. doc. 7 junto a fls. 53-57 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
10. Em 8.01.2010 foi concedido ao sócio gerente da R., AA, o registo da marca nacional nº 455823 NEXT MODELS LISBON, por este solicitado em 14.10.2009 para assinalar ‘Agências de modelos para artistas; Fotografia’ na classe 41 da Classificação de Nice, cfr. doc. 8 junto a fls. 59-68 do procedimento cautelar apenso.
11. Em 21.01.2010, a R. alterou a sua denominação social para Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda., cfr. doc. 7 do procedimento cautelar apenso supra dado por reproduzido (ponto 9 do presente enunciado de factos).
12. Em 1.02.2010, é criado o nome de domínio nextmodels.pt titulado pela R., cfr. docs. 9 e 10 juntos a fls. 70 e 75 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
13. Em 24.11.2010, é criado o nome de domínio next.pt titulado pela R., cfr. doc. 11 junto a fls. 76 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
14. Neste último nome de domínio (next.pt) encontra-se alojada a página web da R., onde são usados os sinais , NEXT MODELS ou NEXT MODELS Lisbon, cfr. doc. 4 junto a fls. 42 dos autos e doc. 12 junto a fls. 77 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
15. Por sentença proferida em 27.06.2013 na acção intentada pela A. contra o aludido sócio-gerente da R., AA, foi decretada a anulação do mencionado registo de marca nº 455823 NEXT MODELS LISBON (ponto 10 do presente enunciado de factos) e o R. condenado a ‘se abster de usar o sinal ‘NEXT MODELS LISBON’ para identificar serviços idênticos ou afins aos identificados pelas marcas comunitárias nºs 1235423 e 1252436 da A. NEXT MANAGEMENT, LLC, nomeadamente oferecendo ou prestando serviços sob esse sinal e utilizando-o em documentos comerciais e em publicidade […] e de usar o referido sinal, nos termos indicados […] em sítios da Internet e respectivos endereços, nomeadamente no que vem utilizando com o nome de domínio ‘nextmodels.com’’, cfr. doc. 15 junto a fls. 81-92 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
16. Por carta de 12.08.2014 dirigida ao aludido sócio-gerente da R., a A. instou este a cumprir a condenação cautelar supra (ponto 15 do presente enunciado de factos), designadamente ‘abster-se de usar a marca ‘NEXT MODELS LISBON’ ou registar ou usar qualquer sinal distintivo que possa ser confundível com as marcas ‘NEXT’ já protegidas’ pela A., bem como a proceder ‘à alteração da denominação social “NEXT MODELS LISBON – Agência de Modelos, Lda.”, cessando o seu uso’ e ‘à transferência dos nomes de domínio “nextmodels.pt” e “next.pt” a favor da [A.]’, cf. doc. 16 junto a fls. 93- 97 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
17. Não obstante a proibição decretada na referida condenação cautelar (ponto 15 do presente enunciado de factos), a R. continua a fazer uso do sinal ‘NEXT’ integrante das marcas da A., bem como da sua denominação social e nomes de domínio, continuando o referido sinal a ser usado na actividade desenvolvida pela R., cfr. resultados de busca sob a expressão ‘nextmodels’ no motor de busca Google constantes do doc. 4 junto a fls. 42 dos autos, abaixo reproduzido:
18. Em 4.03.2020, a R. solicitou junto do INPI o averbamento da aquisição, nessa data, da co-titularidade do registo de marca nacional nº 384650
, requerido em 21.09.2004 e concedido em 29.11.2005 para assinalar ‘Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório’ na classe 35 da Classificação de Nice, cfr. docs. juntos com o articulado superveniente de 6.03.2020 (ref.ª ...58, fls. 186v-193), que se dão por reproduzidos.
19. Em 14.11.2019, a R. requereu junto do INPI a declaração de caducidade total do referido registo de marca nacional nº 384650
, com fundamento na falta de uso sério no mercado português nos últimos cinco anos relativamente aos serviços assinalados, cfr. certidão do respectivo processo de registo junta com a resposta ao articulado superveniente da R. apresentada pela A. em 31.03.2020 (ref.ª ...53, fls. 201v-229), que se dá por reproduzida.
20. Várias agências como a L’Agence, We Are Models, Karacter Agency e Central Models alertaram a A. para existência da R. ou perguntaram se tinha aberto escritório em Lisboa.
21. Outras marcas registadas para serviços na classe 35 incluem no seu elemento verbal o vocábulo ‘NEXT’, cfr. doc. 1 junto com a oposição a fls. 134-157 do procedimento cautelar apenso.
15. Da primeira instância vieram não provados os seguintes Factos:
A. A A. nunca usou, nem está a usar as marcas e NEXT MANAGEMENT.
B. As marcas comunitárias nº 1235423 e nº 1252436 NEXT MANAGEMENT não estão a ser utilizadas na União Europeia em relação aos serviços para que estão registadas.
16. O Tribunal da Relação ... conheceu da impugnação da matéria de facto, alterando-a apenas quanto ao ponto 18 dos factos provados, nos seguintes termos:
18. A R. é co-titular do registo de marca nacional n.º 384650, requerido em 21.09.2004 e concedido em 29.11.2005, para assinalar 'Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial trabalhos de escritório', na classe 35 da Classificação de Nice, cfr. docs, juntos com o articulado superveniente de 06.03.2020 (ref.ª 3.5090258, fls. 186v-193), que se dão por reproduzidos».
Esta nova redacção ao facto 18. substitui a anterior, onde se dizia:
18. Em 4.03.2020, a R. solicitou junto do INPI o averbamento da aquisição, nessa data, da co-titularidade do registo de marca nacional nº 384650
, requerido em 21.09.2004 e concedido em 29.11.2005 para assinalar ‘Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório’ na classe 35 da Classificação de Nice, cfr. docs. juntos com o articulado superveniente de 6.03.2020 (ref.ª ...58, fls. 186v-193), que se dão por reproduzidos.
De Direito
17. O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões do Recurso, não podendo este Tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que sejam de conhecimento oficioso e devendo limitar-se a conhecer das questões e não das razões ou fundamentos que àquelas subjazam, conforme previsto no direito adjetivo civil - arts. 635º n.º 4 e 639º n.º 1, ex vi, art.º 679º, todos do Código de Processo Civil.
As questões suscitadas no presente recurso são as seguintes:
1) Correcção dos factos provados e meios de prova usados para o seu apuramento quanto existência e data da criação (incluindo a denominação) de uma empresa estrangeira (– conclusão 1 a 12 – com pedido de alteração do facto provado 1, e invocação da justificação para a alteração com recurso aos art.º artigos 674.º, n.º 3, in fine e 682.º, n.º 2 do CPC.
2) Sentido do art.º 8º da Convenção da União de Paris, no que respeita à protecção da denominação de empresa estrangeira – propugna-se que só merece protecção em Portugal se o nome comercial estrangeiro tiver sido comunicado ao RNPC e inscrito no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas, assim como exigido a qualquer pessoa colectiva nacional – cf. artigos 2.º, n.ºs 3 e 4, 4.º, n.º 2, als. a) e b) e 7.º, al. a) do “Regime Jurídico do RNPC”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/98, de 13/05. – conclusão 13 a 18;
3) Juízo sobre confusão e elementos que devem ser tidos em conta na análise – elementos genéricos e com fraca capacidade distintiva – palavra next – e sua utilização em outros sinais distintivos – conclusão 19 a 29;
4) Direitos da autora não são notórios – conclusão 30 a 35;
5) Não há confusão entre os sinais – conclusão 37;
6) Não há concorrência desleal porque as empresas não concorrem no mesmo mercado – conclusão 39.
18. Na primeira questão suscitada no recurso a recorrente pretende que o tribunal altere os factos provados, o que equivale a entender que procede a uma impugnação da matéria de facto, ainda que centrada numa questão jurídica.
Segundo a sua alegação o facto 1 (provado) corresponde a “ factos são sujeitos a registo comercial, não podendo ser dados por assentes – independentemente da posição tomada pela Ré nos autos –, através de prova testemunhal, confissão ou acordo, ou por documentos particulares (uma procuração de 2015 e o “site”), por serem factos que não estão na livre disponibilidade das partes (artigo 289.º, n.º 1 do CPC), nem se inscreverem nos poderes de livre apreciação dos factos pelo tribunal, que não abrangem os factos paracuja prova a lei exija formalidade especial – artigo 607.º, n.º 5, 2.ª parte do CPC)”.
A recorrente também havia recorrido da sentença, onde esse mesmo facto já vinha dado pro provado e justificado o motivo dessa conclusão, mas sem que na apelação tenha suscitado esta mesma questão.
A questão que coloca está, assim, fora do tempo legalmente admitido:
1) Teria de ter sido suscitada na apelação, para que sobre ela o tribunal da relação se tivesse pronunciado;
2) Aparece na revista como questão nova, não sendo esse o mecanismo legal de funcionamento dos recursos – nestes reponderam-se questões analisadas pelo tribunal inferior e não questões que nunca foram equacionadas devendo tê-lo sido em determinado momento processualmente definido.
Em face do exposto, não se trata de uma situação à qual se aplique o regime do art.º 674.º ou 682.º do CPC, pelo que a mesma é indeferida.
19. Como segunda questão do recurso é apresentada a problemática da relação entre o regime do art.º 8º. Da Convenção da União de Paris e o regime das firmas em Portugal, constante do Regime Jurídico do RNPC (DL 129/98).
Como a relatora deste acórdão já teve oportunidade de escrever em texto publicado[1], pode afirmar-se que a “firma desempenha essencialmente duas funções: 1. Uma função informativa/publicitária;2. Uma função identificadora ou individualizadora, face a quem já está no mercado. A função identificadora ou individualizadora é a principal função da firma e justifica o seu enquadramento no seio do DPI como um sinal distintivo do sujeito posicionado no mercado[2]. Associado à função publicitária e à de instrumento de distinção do titular da empresa, a firma tem um valor de símbolo (de qualidade, de honorabilidade…), que também comporta uma função publicitária, tutelada pelo nosso regime constitucional (art.º 61.º CRP).”
Também aí se escreveu, sobre a matéria da firma:
(p. 93)
“Na composição das firmas, devem ser observados vários princípios, constantes da lei:
1. Princípio da verdade – art.º 32.º – a firma não pode induzir em erro sobre elementos que dela constam;
2. Princípio da licitude – art.º 32.º – e não contrariedade à ordem pública, moral e bons costumes;
3. Princípio da novidade – art.º 33.º – e não confundibilidade – significa que alguém só pode escolher e adoptar como firma um sinal ou conjunto de sinais que não impliquem cópia, total ou parcial, de firmas já protegidas ou que importem risco de associação/confusão, ainda que meramente hipotética com outras. Neste juízo de con- fundibilidade a lei manda atender a vários critérios, como o tipo de firma, a eventual referência à actividade a que o sujeito se vai dedicar, ao âmbito de protecção territorial estruturado pela lei para a entidade em causa, à grafia, ao som e ao conjunto dos sinais.
A averiguação da confundibilidade deve ir até ao ponto de apreciar se a autorização da firma proposta pode conduzir a um acto de concorrência desleal, nos termos do art.º 317.º do CPI, tomando por referência o padrão do homem médio não especialmente atento à diferenciação entre firmas ou à associação de entidades/ /sujeitos.
Este princípio da não confundibilidade está associado à função distintiva da firma.
4. Princípio da unidade – que se encontra especialmente previsto para o comerciante individual (art.º 38.º), mas também se aplica às sociedades e outros entes personalizados, e nos termos do qual cada sujeito só pode adoptar uma firma;
5. Princípio da exclusividade – art.º 35.º – melhor apreciado em termos de efeitos obtidos com o registo.”
(…)
(p. 96)
“Estes efeitos permitem identificar na firma um “bem jurídico”, objecto de protecção (vd. art.º 44.º). Mas este objecto de protecção, até ao momento, só foi analisado na perspectiva do Direito nacional, que não esgota todo o regime protector.
Na verdade, não é possível deixar de analisar aqui uma outra perspectiva em que a infracção ao direito à exclusividade do uso da firma pode ocorrer: trata-se de uma situação coberta pela Convenção da União de Paris, da qual Portugal, é signatário, e que tem um regime aplicável à figura em análise, no seu art.º 8.º, em cujo texto se determina que o nome comercial (incluindo firma e nome do estabelecimento ou logótipo) será protegido em todos os países da União independentemente do registo.
A tutela do direito ao uso exclusivo da firma e do direito a impedir que outros violem o direito de exclusivo, nos termos do DL 129/98, pressupõe que este direito surge com o registo, que assim teria uma função central.
A relação de primazia desta Convenção face ao Direito interno nacional conduzirá a que, se uma entidade estrangeira com certa firma (conhecida ou não em Portugal), constituída em 1.º lugar no estrangeiro, quiser vir actuar em Portugal e aqui encontrar registada uma empresa que tenha adoptado, depois de si, uma firma igual ou confundível com a dela, terá direito a exigir que a empresa portuguesa deixe de usar essa firma.
Dizendo de outro modo, nesse art.º 8.º determina-se que o “nome comercial”, equivalendo em termos nacionais à firma e ao logótipo (na parte correspondente ao nome do estabelecimento), gozam de protecção em favor dos nacionais dos países signatários em qualquer dos países vinculados, sem que possam ser impostas exigências registais.
Considerando o acima exposto – de que se conclui que o RNPC apenas faz uma averiguação da conformidade do pedido de autorização de nova firma em face de outras já registadas em Portugal – parece que estamos perante uma contradição insanável entre o Direito interno e o Direito Internacional.”
19.1. Na alegação do recorrente a decisão adoptada no sentido de dar prevalência à firma da A. está errada e viola o Regime Jurídico do RNPC, nos seus artigos 2.º, n.ºs 3 e 4, 4.º, n.º 2, als. a) e b) e 7.º, al. a), porquanto o nome comercial estrangeiro só goza de protecção em Portugal se tiver sido comunicado ao RNPC e inscrito no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas.
19.2. Dispõe o art.º 8º da Convenção da União de Paris, da qual Portugal faz Parte, e que foi aprovada em 1883[3]:
O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.
Esta disposição, que não sofreu alterações, desde a sua versão inicial foi já, em Portugal, objecto de análise específica pela doutrina[4], nomeadamente na análise das seguintes questões:
a) O que está incluído na designação nome comercial: a firma, o nome do estabelecimento ou ambas[5]; também a insígnia[6]?
b) Saber em que condições um nome comercial goza de protecção em Portugal, quando se conclua que, pelas regras nacionais, o referido nome comercial só estaria protegido se os seus titulares respeitassem determinados procedimentos, nomeadamente de autorização e registo.
Não se afigura necessário discutir nos presentes autos que o nome comercial, no sentido do art.º 8º da CUP, inclui a firma das organizações empresariais, como a da A[7]., pelo que se passaria a analisar a questão de saber se a firma da A., que é uma sociedade comercial com sede em ..., Estados Unidos da América, denominada Next Management, LLC, desde 1989 (FP 1), goza da protecção referida mesmo não tendo sido transmitida a sua existência nem efectuado qualquer registo no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas, de acordo com as normas do RNPC.
Para responder a esta questão impõe-se recordar que o art.º 8º é uma norma integrante de uma Convenção Internacional, assinada no âmbito de uma organização internacional da qual Portugal é signatária e membro/parte, e que, por força do art.º 8.º da CRP, é obrigatória para o Estado português, vinculando-o à sua observância:
Artigo 8.º - (Direito internacional)
1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português.
2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português.
3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos.
4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático.
Isto significa que Portugal tem se respeitar a disposição do art.º 8.º da CUP, reconhecendo e protegendo os nomes comerciais de entidades estrangeiras, mesmo que aquelas não satisfaçam requisitos impostos a entidades portuguesas que pretendessem obter semelhante objectivo em Portugal, e para o qual teriam de obter autorizações ou registos.
Ora, o Diploma que regula as firmas e denominações em Portugal – e o ficheiro Central das Pessoas colectivas – conhecido como regime do RNPC – determina que a protecção da firma depende de registo.
Olhando para as duas disposições não há dúvidas da dificuldade da sua compatibilização, porquanto na CUP a protecção é conferida sem necessidade de registo e no RNPC a protecção depende do registo, sobretudo se se tratar de pessoa colectiva societária.
Mas a solução da questão não pode ser outra senão a de respeitar os compromissos assumidos pelo Estado Português e reconhecer que uma firma estrangeira goza de protecção em Portugal, se requerida, mesmo sem estar cá registada, por força igualmente dos objectivos que estiveram presentes na redação da norma convencional[8].
E essa protecção pode conduzir a que a entidade protegida possa reagir contra uma entidade com firma registada em Portugal, obrigando à alteração desta, por prevalência daquela.
Assim foi decidido no processo 96B262, por acórdão do STJ de 30/10/1996 cujo sumário é o seguinte:
I - O cotejo, para aferir da susceptibilidade ou não de confusão ou erro, terá de incidir muito especialmente sobre os elementos que em cada uma das denominações sociais sejam prevalentes, constituindo o seu núcleo.
II - O titular de um nome comercial estrangeiro está protegido por força do artigo 8 da Convenção da União de Paris e pela mesma norma liberto da obrigação de registo num país da União.
Esta mesma ideia é preconizada por COUTINHO DE ABREU[9] dizendo:
“Há, no entanto, titulares de firmas e denominações não registadas em Portugal que gozam dos diversos meios preventivos e repressivos há pouco enunciados. São os nacionais (e equiparados) dos países da União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial que constituam validamente no estrengeiro firmas ou denominações (também) usadas (por eles, directa ou indiractamente) em Portugal ou que sejam notoriamente conhecidas. É o que resulta dos art.ºs 2.º, 3.º e 8.º da CUP.[10]”
(…)
(p. 179) “v.g., se uma sociedade comercial espanhola, por causa dos negócios que realiza regularmente com portugueses, usa a sua firma em Portugal - ,as aqui não registada – pode, por exemplo, pedir judicialmente a proibição de uso de firma idêntica (registada ou não) adoptada posteriormente (àquele uso) por sociedade comercial portuguesa.”
19.3. As condições exigidas para a referida prevalência podem ser duvidosas em muitas circunstâncias, nomeadamente no que se refere a saber qual das entidades foi a primeira a usar/registar a firma ou a saber se o impedimento ao uso de uma firma igual em Portugal pode deixar de lado a questão de saber se a empresa estrangeira, reclamante da protecção, tem alguma ligação com o território nacional que justifique a restrição pretendida (se é cá conhecida, se aqui actua ou pretende actuar, e até quem utilizou primeiro a firma, por exemplo).
Sucede que, no caso dos autos, a questão é liminarmente afastada pelos factos que foram dados como provados, onde se indicam nomeadamente os elementos relativos a quem utilizou em primeiro lugar a firma em causa, factores relativos à sua notoriedade no mercado da moda, enquanto mercado global, e mesmo relativos à sua intervenção do mercado e território nacional por parte da A.:
1. A A. é uma sociedade comercial com sede em ..., Estados Unidos da América, denominada Next Management, LLC, que desde 1989 desenvolve sob essa denominação a actividade de agência de prestação de serviços de contratação e gestão de modelos, cfr. seu site oficial www.nextmodels.com e procuração junta ao requerimento inicial do procedimento cautelar apenso.
3. A A. é reconhecida como uma das agências de topo mais influentes no mercado relevante a nível mundial, presente na Premium List do Directório das agências de modelos que integra por ordem alfabética a maioria dos países do mundo e classificada entre as cinco melhores agências de modelos no ranking das publicações FORBES e CEOWORLD Magazine, cfr. docs. 1 a 3 juntos a fls. 31 a 41 dos autos, que se dão por reproduzidos e seguintes capturas de ecrã dos sites aí documentados:
4. Do agenciamento da A. constam mais de 1.000 modelos, incluindo cerca de 20 modelos oriundos de Portugal como CC, DD, EE e FF, e ‘...’ femininos e masculinos na área da moda e da beleza (cosmética), bem como artistas e ‘influencers’, incluindo GG, HH e II Ora, cfr. indicado no correspondente site www.nextmodels.com .
5. A A. é mundialmente reconhecida no respectivo mercado como ‘NEXT MODELS’, identificando-se abreviadamente pela expressão ‘NEXT’, como ilustrado no doc. 1 junto a fls. 33 do procedimento cautelar apenso e captura de ecrã supra reproduzidos (pontos 2 e 3 do presente enunciado de factos).
9. A R. é uma sociedade por quotas constituída em 30.09.2005 com a denominação social Victim Models Management – Agência de Modelos, Lda. e objecto ‘agência de modelos e artistas; serviço de manequins para fins publicitários ou de promoções de vendas; ensino e formação na área da moda; serviços de fotografia e venda de fotografias a terceiros; reportagens fotográficas; organização de concursos e desfiles’, cfr. doc. 7 junto a fls. 53-57 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
10. Em 8.01.2010 foi concedido ao sócio gerente da R., AA, o registo da marca nacional nº 455823 NEXT MODELS LISBON, por este solicitado em 14.10.2009 para assinalar ‘Agências de modelos para artistas; Fotografia’ na classe 41 da Classificação de Nice, cfr. doc. 8 junto a fls. 59-68 do procedimento cautelar apenso.
11. Em 21.01.2010, a R. alterou a sua denominação social para Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda., cfr. doc. 7 do procedimento cautelar apenso supra dado por reproduzido (ponto 9 do presente enunciado de factos).
20. Várias agências como a L’Agence, We Are Models, Karacter Agency e Central Models alertaram a A. para existência da R. ou perguntaram se tinha aberto escritório em Lisboa.
19.3.1. Ao assim se entender é forçoso concluir pela improcedência da argumentação da recorrente no que respeita à errada interpretação das disposições legais em confronto, por via da posição assumida e constante do acórdão recorrido, que decidiu bem, no sentido de a firma da R não poder ser usada e mantida como se encontra registada, por via do provimento do pedido da A. de ver “declarada a anulação da denominação social da R., na parte em que integra os elementos NEXT MODELS, com as devidas e legais consequências, determinando-se que seja retirada de todos os sites e de todo e qualquer veículo promocional e de negócio, as palavras NEXT MODELS”.
19.3.2. A justificação da solução encontrada compreender-se-á melhor ao analisar as demais questões suscitadas no recurso da ré[11].
19.4. Algumas palavras sobre o argumento da recorrente relativo ao regime do art.º 266.º, n.º2 do CPC.
Na situação dos autos a relação controvertida é entre a A. e a Ré e o RNPC uma entidade alheia a ela mas com um papel determinante na atribuição das firmas em Portugal. Contudo, o RNPC não verifica a confundibilidade das firmas portuguesas com os sinais distintivos da propriedade industrial atribuídos e reconhecidos pelo mundo, nem mesmo ao nível da CUP, devendo ser os interessados na impugnação de um direito quem tem de recorrer aos tribunais para ver reconhecida e tutelada a sua pretensão, que se assim for é depois comunicada ao RNPC para execução. O RNPC não tem um interesse próprio na manutenção da firma autorizada pela emissão do certificado de admissibilidade de firma que justifique a sua intervenção no processo para exercício de direitos.
Não assiste razão à recorrente no sentido de dever haver aqui intervenção do RNPC, traduzindo-se no exercício do direito reconhecido no art. 62.º RRNPC “O uso ilegal de uma firma ou denominação confere aos interessados o direito de exigir a sua proibição, bem como a indemnização pelos danos daí emergentes, sem prejuízo da correspondente acção criminal, se a ela houver lugar.”
19.5. O mesmo se pode dizer relativamente à matéria dos domínios.
Neste âmbito podemos citar o acórdão do STJ de 8 de Março de 2022, relativo ao processo 448/20...., estando em causa o confronto entre nomes de domínio e marcas, de onde se faz o enquadramento legal do registo dos nomes de domínios em Portugal e também se analisa o processo de “confundibilidade”, dizendo-se:
“20. O Preâmbulo das Regras de registo de nomes de domínio de .pt apresenta a Associação DNS.PT como “a entidade responsável pela gestão, registo e manutenção do ccTLD.pt. O ccTLD.PT foi delegado, técnica e administrativamente, à Fundação para a Computação Científica Nacional, FCCN, no final dos anos 80. No âmbito desta delegação, foi esta entidade que geriu o ccTLD .pt nos passados 25 anos. A Associação DNS.PT sucedeu, desde 9 de maio de 2013, à FCCN nos direitos e obrigações até então por esta prosseguidos no âmbito da delegação efetuada pela IANA – Internet Assigned Numbers Authority a 30 de Junho de 1988, (RFC 1032, 1033, 1034 e 1591) e, em particular, na responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob o ccTLD (country code Top Level Domain) .pt, domínio de topo correspondente a Portugal, conforme resultou de decisão legislativa inserta no Decreto-Lei 55/2013, de 17 de abril”.
21. O art. 10.º das Regras de registo determina que, [p]ara além das proibições previstas para cada hierarquia de .pt, o nome de domínio não pode:
c) Corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, nomeadamente por coincidirem com marcas notórias ou de prestígio pertencentes a outrem”.
22. Em ligação com o art. 10.º das Regras de registo, o art. 311.º do actual Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe Concorrência desleal, é do seguinte teor:
1. — Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:
a) Os actos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes;
c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;
d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;
e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado;
f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.
2. — São aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 345.º”
(…)
29. Entre as disposições legais relativas ao risco de confusão está o 238.º do actual Código da Propriedade Industrial, com a epígrafe Conceito de imitação ou usurpação:
1. —A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2. — Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3. — Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.
30. O Supremo Tribunal de Justiça tem considerado, constantemente, que deve atender-se a uma dupla semelhança: em primeiro lugar, deve atender-se à semelhança entre os elementos que constituem a marca e, em segundo lugar, à semelhança entre os produtos ou serviços designados pela marca (pelo conjunto dos elementos que constituem a marca)[4].
31. Em relação à semelhança entre os elementos que constituem a marca, tem-se entendido:
I. — que “a imitação de marca deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca”[5][6],
II. — que, na apreciação da semelhança ou dissemelhança que resulta do conjunto dos elementos, deve aplicar-se o padrão ou standard do consumidor médio[7];
III. — que, na aplicação do standard de um consumidor médio, deve considerar-se a perspectiva de um “homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público”[8].
32. Embora não esteja em causa uma marca imitada ou usurpada por outra marca, os requisitos do art. 238.º do actual Código da Propriedade Industrial devem aplicar-se, ainda que com adaptações, aos casos em que haja risco de confusão entre uma marca e um nome de domínio [9].
33. Ora os arts. 238.º e 249.º do actual Código da Propriedade Industrial equiparam o risco de associação ao risco de confusão e o acórdão do STJ de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 — define o risco de confusão em termos de abranger o risco de associação, dizendo que “o risco de confusão abrange também o risco de associação: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro, mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”.
34. O Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Relação estão de acordo em que a marca WOW e os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu são semelhantes entre si — discordando tão-só sobre se a palavra WINES é ou não suficiente para afastar o risco de confusão entre sinais semelhantes.
35. Os factos dados como provados sob as alíneas d), e) e j) são do seguinte teor:
“d) O referido projeto tem o nome de WOW e consiste em seis experiências, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, várias lojas, em espaço para exposições e outro para eventos;
e) Uma das experiências“WOW” é a “The Wine Experience”. Trata-se de um museu sobre o vinho onde se encontram todas as explicações do sobre o processo de vinificação, ou seja, desde a uva até ao copo”.
j) A autora é ainda a titular do domínio de internet www.wow.pt registado em 16/06/2006 – teor do documento que a autora junta como n.º 10 que se dá como integralmente reproduzido.
36. Em consonância com os factos dados como provados sob as alíneas d) e e):
I. — a marca WOW é usada para designar uma escola de vinho;
II. — a marca WOW é usada para designar experiências relacionadas com o vinho.
37. Estando em causa uma marca usada para designar um escola e experiências relacionadas com o vinho, entende-se que a palavra WINES não é, por si só, suficiente para afastar o risco de confusão ou, em todo o caso, para afastar o risco de associação.
38. O consumidor médio, como “homem médio com a diligência normal”, poderá associar a actividade da Autora, agora Recorrida, à actividade da Ré, agora Recorrente — poderá representar a compra de vinho através dos domínios www.wowwines.pt e www.wowwines.eu como um prolongamento da experiência de vinho designada através da marca WOW.
39. Em termos em tudo semelhantes aos do acórdão recorrido, dir-se-á que “… o consumidor médio, confrontado com o nome de domínio da Apelada, tendo reminiscências na memória da marca registada e do nome de domínio da Apelante, que os usa para publicitar projectos também relacionados com o vinho, não conseguirá facilmente fazer a dissociação das sociedades, existindo o risco sério de que considere estar perante empresas do mesmo grupo económico.
O nome de domínio da Apelada www.wowwines.pt é susceptível deser tomado como uma extensão da marca e do nome de domínio da Apelante, isto é, como sendo também pertencente à Apelante ou ao mesmo grupo económico, já detentora do nome de domínio www.wow.pt desde 2006, permitindo erro ou confusão sobre a titularidade”.
Na situação dos autos, pelos factos provados já inúmeras vezes indicados, não há dúvidas de que os nomes de domínio da Ré permitem a associação aos sinais distintivos da A[12]., o que viola p artigo 90 das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .pt, que proíbe, nomes de domínio que correspondam a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a titularidade com sinais distintivos pertencentes a outrem, como sucede com os sinais distintivos da A., o que justifica a confirmação da condenação da Ré operada no acórdão recorrido e na sentença ao ordenarem o cancelamento dos nomes de domínio da R., nextmodels.pt e next.pt.
20. Entrando na análise da terceira questão objecto do recurso - Juízo sobre confusão e elementos que devem ser tidos em conta na análise – elementos genéricos e com fraca capacidade distintiva – palavra next – e sua utilização em outros sinais distintivos – conclusão 19 a 29.
20.1. No dizer da recorrente o tribunal errou ao decidir a presente acção porque utilizou na sua argumentação elementos relativos a marcas da autora que:
- não são notórias ( em Portugal e na União Europeia);
- que utilizam elementos que não cumprem a função distintiva, que assumem ser fraca, e fundada na utilização da palavra NEXT, que é um elemento genérico;
- na comparação entre sinais distintivos, para efeitos da formulação do juízo sobre confusão, devem ser desconsiderados ou desvalorizados os elementos genéricos e os elementos com fraca capacidade distintiva;
- existem outras marcas igualmente registadas na mesma classe que utilizam a palavra “next” e não estão abrangidas pela proibição;
- não pode haver um exclusivo da A. na utilização da palavra “next”;
- o tribunal a quo não retirou a devida consequência de as marcas da Autora coexistirem com outras marcas “NEXT”, nem do facto de a própria Ré ser co-titular de uma marca e de uma denominação social que contêm destacadamente o termo inglês “NEXT” – a marca
nacional n.º 384650, , requerida em 21/09/2004 econcedida em 29/11/2005 – facto provado 18.
- o direito de exclusivo que a Autora adquiriu pelo registo do seu nome comercial e marcas, incide sobre o conjunto (nominativo ou misto) de cada um dos seus sinais distintivos, e não sobre a palavra “NEXT”.
- O termo inglês “NEXT” é vulgar, tem uma capacidade distintiva fraca.
20.2. A decisão judicial que está em causa no presente recurso determinou:
"Pelo exposto, e nos termos das disposições citadas, declaro a presente acção parcialmente procedente e provada, e, em consequência:
a) declaro a anulação da denominação social da R., determinando o cancelamento do respectivo registo na parte em que integra o elemento ‘NEXT’;
b) ordeno o cancelamento dos nomes de domínio da R., nextmodels.pt e next.pt;
c) condeno a R. na proibição do uso dos sinais ‘NEXT’ ou ‘NEXT MODELS’ como parte da sua denominação social, do sinal ou outro que use para se identificar na actividade de agência de modelos que desenvolve.
No mais, indefere-se o peticionado, absolvendo-se a R. do mesmo.
Custas pela A e pela R. na proporção do decaimento, que fixo em 1/4 para aquela e 3/4 para esta (artigo 527º, nº 1 e 2, do CPC).
Registe e notifique.
Uma vez transitada, comunique ao RNPC e à entidade responsável pelo registo dos nomes de domínio, DSN.PT, para os devidos efeitos." (sic).
20.3. Que dizer?
Conforme já houve oportunidade de referir, do conjunto de elementos de factos dados como provados resultou claro que a escolha desta firma pela Ré, se não foi intencional no sentido de aproveitar a imagem da A., permite essa associação por parte dos destinatários (seus clientes e outros interessados), o que redunda em a sua utilização ser um elemento que um sistema de concorrência assente na lealdade dos comportamentos dos concorrentes não tolera, por via da proibição ínsita no art.º 311.º do CPC
| Artigo 311.º Concorrência desleal |
| 1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente: a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue; b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes; c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios; d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela; e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado; 2 - São aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 345.º |
Também valem aqui as seguintes disposições legais do CPI:
| Artigo 1.º Função da propriedade industrial |
| A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza. |
| Artigo 3.º Âmbito pessoal de aplicação |
| 1 - O presente Código é aplicável a todas as pessoas, singulares ou coletivas, portuguesas ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, adiante designada por União, nos termos da Convenção de Paris de 20 de março de 1883 e suas revisões e a Organização Mundial do Comércio, adiante designada por OMC, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento, salvo disposições especiais sobre competência e processo.
2 - São equiparados a nacionais dos países da União ou da OMC os nacionais de quaisquer outros Estados que tiverem domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial, efetivo e não fictício, no território de um dos países da União ou da OMC. |
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Artigo 4.º |
| 1 - Os direitos conferidos por patentes, modelos de utilidade e registos abrangem todo o território nacional.
2 - Sem prejuízo do que se dispõe no número seguinte, a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão. 5 - As ações de anulação dos atos decorrentes do disposto no número anterior só são admissíveis no prazo de 10 anos a contar da publicação no Diário da República da constituição ou de alteração da denominação social ou firma da pessoa coletiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público. |
| Artigo 208.º Constituição da marca |
| A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. | |||
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| Artigo 209.º Exceções |
| 1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: a) As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo; b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto; c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. |
| Artigo 249.º Direitos conferidos pelo registo |
| 1 - Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se: a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo; b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor; c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los. 2 - Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte: b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal; c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal; e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade; 3 - O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra. |
| Artigo 254.º Limitações aos direitos conferidos pelo registo |
| Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial: a) O seu próprio nome e endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular; b) Sinais ou indicações não distintivos ou que se referem à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços; c) A marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes. |
| Artigo 310.º Garantias da propriedade industrial |
| A propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Código e demais legislação e convenções em vigor. | |||
Dos factos provados resultou demonstrado:
1. A A. é uma sociedade comercial com sede em ..., Estados Unidos da América, denominada Next Management, LLC, que desde 1989 desenvolve sob essa denominação a actividade de agência de prestação de serviços de contratação e gestão de modelos
2. A A. encontra-se presente com escritórios em várias cidades dos ... (N..., N..., N...), ... (NEXT Toronto, N...) e ... (N..., N..., N...), com o objectivo de estabelecer a ligação entre as marcas de moda internacionais líderes no mercado e os modelos de topo, por si agenciados.
3.3. A A. é reconhecida como uma das agências de topo mais influentes no mercado relevante a nível mundial, presente na Premium List do Directório das agências de modelos que integra por ordem alfabética a maioria dos países do mundo e classificada entre as cinco melhores agências de modelos no ranking das publicações FORBES e CEOWORLD Magazine
4.4. Do agenciamento da A. constam mais de 1.000 modelos, incluindo cerca de 20 modelos oriundos de Portugal como CC, DD, EE e FF, e ‘...’ femininos e masculinos na área da moda e da beleza (cosmética), bem como artistas e ‘influencers’, incluindo GG, HH e II Ora, cfr. indicado no correspondente site www.nextmodels.com .
5. A A. é mundialmente reconhecida no respectivo mercado como ‘NEXT MODELS’, identificando-se abreviadamente pela expressão ‘NEXT’, como ilustrado no doc. 1 junto a fls. 33 do procedimento cautelar apenso e captura de ecrã supra reproduzidos (pontos 2 e 3 do presente enunciado de factos).
6. A A. patrocina eventos relacionados com o mundo da moda, nomeadamente o programa televisivo , transmitido internacionalmente por 170 países e que já conta pelo menos com 22 temporadas, ciclicamente transmitido a nível nacional no canal SIC Mulher desde 2009, tendo na temporada 21 a A. oferecido como prémio um contrato de representação com o modelo vencedor da série, cfr. consta no vigésimo quinto minuto e quadragésimo sexto segundo e genérico final do programa ‘...’ visível em www.youtube.com/watch?v=nG495ZQ0Edg e doc. 2 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
7. A A. é titular dos registos de marcas da União Europeia (UE) nº 1235423 , solicitado em 9.07.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘Serviços de agência de modelos’ na classe 35, e nº 1252436 NEXT MANAGEMENT, solicitado em 15.09.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘Publicidade; trabalhos de escritório; Todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice, cf. docs. 3 e 4 juntos a fls. 38-42 do procedimento cautelar apenso, que se dão por reproduzidos.
9. A R. é uma sociedade por quotas constituída em 30.09.2005 com a denominação social Victim Models Management – Agência de Modelos, Lda. e objecto ‘agência de modelos e artistas; serviço de manequins para fins publicitários ou de promoções de vendas; ensino e formação na área da moda; serviços de fotografia e venda de fotografias a terceiros; reportagens fotográficas; organização de concursos e desfiles’, cfr. doc. 7 junto a fls. 53-57 do procedimento cautelar apenso, que se dá por reproduzido.
20. Várias agências como a L’Agence, We Are Models, Karacter Agency e Central Models alertaram a A. para existência da R. ou perguntaram se tinha aberto escritório em Lisboa.
E daqui se extrai que:
A A. tem assim diversos sinais distintivos da empresa e dos seus produtos que foram utilizados e/ou estão protegidos pelo direito da propriedade industrial desde datas anteriores ao registo da firma da Ré – tem inclusive registos de marcas concedidos desde 2003 (pelo menos duas) – nos quais o elemento dominante da marca (mas não exclusivo) é a palavra “next”;
A A. é conhecida mundialmente e na EU, na qual se inclui Portugal.
A A. tem contactos com o mercado português, tendo aqui contrato modelos (...0).
A A. patrocina eventos de moda entre os quais um programa de TV transmitido a nível nacional em Portugal;
A Ré é uma sociedade que se constituiu após a A. (30.09.2005) e com outra denominação (Victim Models Management – Agência de Modelos, Lda), tendo alterado a firma em 2010 (Em 21.01.2010, a R. alterou a sua denominação social para Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda), para o mesmo tipo de actividade da A. (agência de prestação de serviços de contratação e gestão de modelos; e da Ré - agência de modelos e artistas; serviço de manequins para fins publicitários ou de promoções de vendas; ensino e formação na área da moda; serviços de fotografia e venda de fotografias a terceiros; reportagens fotográficas; organização de concursos e desfiles’)
A Ré registou nomes de domínios em 2010 - nextmodels.pt e next.pt – e neste último nome de domínio (next.pt) encontra-se alojada a página web da R., onde são usados os sinais , NEXT MODELS ou NEXT MODELS Lisbon
A A. também tem escritórios espalhados pelo globo e é conhecida nessas diversas partes pelo vocábulo “next” associado ao nome da cidade – ... (N..., N..., N...), ... (NEXT Toronto, N...) e ... (N..., N..., N...).
Há risco de associação e confusão entre a denominação da Ré e os sinais distintivos da titularidade da A. – deste a firma às marcas registadas – comprovado pela advertência referida no ponto 20 dos factos provados, que sendo suscitada por empresas da especialidade envolve a ilação necessária de maior confusão suscitar na mente do consumidor menos atento e menos vocacionado para distinguir as empresas e os produtos sem um olhar especialmente atento.
Ora, com estes factos a análise da confundibilidade da firma com os sinais distintivos da A. não suscita dúvidas sobre a associação que é possível entre a firma da Ré e os direitos da A..
E o risco de associação é tanto quanto basta para se impedir a Ré de manter a sua firma nos termos em que lhe foi conferida a autorização pelo RNPC, mesmo que, para o efeito, uma análise dos elementos de cada um dos direitos pudesse levar a dizer que não há plena identidade ou que os elementos da posição jurídica da A. não são suficientemente distintivos ou de uso exclusivo.
Não se aceita a crítica de que o tribunal deixou de fazer uma análise de conjunto, fora da posição jurisprudencial habitual, pois é exactamente da análise de conjunto que se extraem as indicadas conclusões relativas ao risco de associação entre a Ré e a A. quando são entidades completamente distintas.
Havendo este risco há confundibilidade, mesmo que autonomamente considerado o elemento “next” não seja um elemento de distinção inequívoco ou de apropriação individual e exclusiva da A., ou se possa questionar que o seja.
No conjunto há confundibilidade e, também por isso, não é de considerar que a proibição de uso da firma da Ré se reporte apenas ao elemento “next”, mas ao conjunto formado pelo elemento next com as demais palavras que compõem a sua firma. O consumidor médio, como “homem médio com a diligência normal”, poderá associar a actividade da Ré , à actividade da A.
O comportamento da Ré com o registo da sua firma e sua utilização comporta, em consequência, um acto de aproveitamento da sua concorrente A., constituindo um acto de concorrência desleal, previsto no art.º 311.º do CPI e também na alínea a) do n.º3 do art.º10º bis da CUP, cujo teor é o seguinte:
ARTIGO 10.º-bis
1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União protecção efectiva contra a concorrência desleal.
2) Constitui acto de concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
3) Deverão proibir-se especialmente:
1.º Todos os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;
2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, susceptíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;
3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.
Volta aqui a fazer-se apelo à jurisprudência deste STJ, em matéria de análise da confundibilidade dos sinais distintivos, supra transcrito, relativo ao acórdão do STJ de 8 de Março de 2022, relativo ao processo 448/20...., e ainda ao acórdão do STJ de 28 de Setembro de 2010 — 235/05....., com o seguinte sumário:
I - Sendo a firma um sinal de identificação e distinção do comerciante, o respectivo juízo de confundibilidade, nomeadamente, quanto ao objecto do seu comércio, há-de ser aferido com respeito ao conteúdo global da mesma, que deve ser sempre distinta, não só de outras firmas, como de outros sinais distintivos, mesmo que estes estejam fora do âmbito da actividade do comerciante.
II - No quadro do princípio da especialidade que preside à tutela da marca contra os riscos de confusão sobre a origem dos produtos, exige-se, para além da igualdade ou semelhança dos sinais, uma certa similitude entre os produtos marcados.
III - Os sinais descritivos do produto ou serviço carecem, por vezes, de capacidade distintiva, o que não acontece, nomeadamente, no caso de se tratar de uma marca sugestiva ou expressiva, que se apresenta, conceitualmente, referida ao produto ou serviço que distingue ou fazendo parte do património semântico comum, podendo deixar adivinhar o objecto assinalado.
IV - O que está em causa, no âmbito da protecção do direito à marca, não é a confusão dos produtos ou a confusão directa de actividades, mas antes a que possa ocorrer entre sinais distintivos do comércio, ou seja, a confusão indirecta de actividades.
V - A imitação entre uma marca e uma denominação só existe quando a imitada e a imitante digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produtos ou serviços semelhantes, ou afins, devendo efectuar-se a apreciação de uma eventual imitação, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os seus diversos pormenores, considerados, isolada e separadamente, do que pelas semelhanças do conjunto dos elementos que a constituem.
VI - Dedicando-se a autora, essencialmente, à “prestação de cuidados médicos e de s...”, enquanto que o fim prosseguido pela ré consiste, na sua componente mais expressiva, “na prestação de S... e de assistência médica”, existe manifesta afinidade entre as marcas «...» da autora, por um lado, e a denominação social «ANTAVAMÉDIS – S..., SA» da ré, por outro, susceptível de induzir em erro o consumidor que não tenha os dois em presença.
21. As questões seguintes colocadas pela recorrente - os Direitos da autora não são notórios – (conclusão 30 a 35); não há confusão entre os sinais (conclusão 37); não há concorrência desleal porque as empresas não concorrem no mesmo mercado (conclusão 39) encontram-se já respondidas no ponto anterior, mas ainda assim é mister reforçar a posição do tribunal.
21.1. A notoriedade dos direitos da A. deve ser vista separadamente em relação à firma e às marcas registadas; as marcas estão registadas e, por si só, daí decorrem efeitos próprios que não determinam o recurso ao conceito de notoriedade para efeitos de tutela, porquanto a questão não assume relevância.
Quanto à firma, dos factos provados resulta a sua utilização em diversos países, onde é sobejamente conhecida e onde actua. Como se viu, por força do art.º 8º da CUP é quanto baste para merecer tutela em Portugal, por ter aqui também actuação, ter sido a primeira a adoptar essa designação e a firma da Ré envolver um risco de “associação” com a firma da A., quando analisado na perspectiva do cliente menos atento.
21.2. A confundibilidade entre os sinais não exige que os sinais seja exatamente os mesmos, sob pena de não haver tutela possível senão nas hipóteses de imitação integral. Por isso o confronto deve efectuar-se com o conjunto dos elementos objectivos usados nos diversos direitos da propriedade industrial em comparação à luz do objectivo da tutela que lhe está associada. Havendo uma função de diferenciação e produtos e serviços inerente à tutela dos direitos da propriedade intelectual, se essa diferenciação está comprometida porque os destinatários não conseguem diferenciar as empresas e produtos, mesmo que os direitos são sejam iguais na sua apresentação ou em alguns dos seus elementos, é imperativo resolver o conflito com a atribuição e reconhecimento de direitos a quem melhor cumprir os objectivos determinados pelas normas aplicáveis. In casu, a tutela legal é claramente favorável á A.
21.3. No que se reporta à existência de violação do regime da lealdade da concorrência, estamos em crer que a Ré não tem razão quando pretende ver excluída a aplicação do art.º 311.º do CPC com base na ideia de as empresas não actuarem no mesmo mercado porque o mercado em causa não é um mercado de fronteiras estanques e veio provado que a A. tem actuação no mercado português, tendo sido advertida por empresas da especialidade do risco de associação entre a actividade da Ré e da A. quando lhe perguntaram se abriu um escritório em Lisboa (ponto 20 dos factos provados).
III. Decisão
Pelos fundamentos indicados é negada a revista, confirmando-se a decisão recorrida.
Custas da revista pela Ré, recorrida, que não logrou vencimento das suas pretensões
Lisboa, 7 de Julho de 2022
Fátima Gomes (relatora)
Oliveira Abreu
Nuno Pinto Oliveira
_______
[1] Manual de Direito Comercial, Lisboa, UCEditora (2ª ed), 2017, p. 90-1.
[2] Nota 168 -Evaristo Mendes, Sumários…, op. cit., p. 141. Segundo o autor, a principal protecção decorre do regime constitucional que tutela que cada um possa fazer seus os resultados obtidos pelo seu trabalho ou actividade (art.º 61.º CRP).
[3] Evaristo Mendes, “Direito da concorrência desleal. Considerações gerais”, disponível em https://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Concorrencia_desleal_Artigo_final_(2006).htm também o afirma em nota ao indicar que a Convenção de Paris ou Convenção da União de Paris de 1883, objeto de várias revisões, a última das quais de 1967 (Estocolmo) é o primeiro texto jurídico internacional dedicado à propriedade industrial em geral. Portugal participou na sua elaboração e foi membro fundador da respetiva União.
Cf. ainda ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção) (TJUE), 14 de abril de 2021, onde se diz: “A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial foi assinada em Paris (França) em 20 de março de 1883, foi revista pela última vez em Estocolmo (Suécia) em 14 de julho de 1967 e foi alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.o 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»). Todos os Estados‑Membros da União Europeia são parte nesta convenção.” – disponível em https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=554D8574176FE7AC64D24E96E69DC39C?text=&docid=239862&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3231433 e Nuno Sousa e Silva “Sinais distintivos: uma introdução”, revista de Direito comercial, 2020, p. 1922 e ss (disponível em https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5fb4078400f5e5108411d65e/1605633927324/2020-37+-+1853-1944+.pdf).
[4] Oliveira Ascensão, “A aplicação do art.º 8.º da CUP nos países que sujeitam a registo o nome comercial”, in https://portal.oa.pt/upl/%7Bcc435311-0763-4b91-8a08-076066789f45%7D.pdf
[5] Na obra citada refere-se a origem do termo para a Convenção e o facto de outrora em Portugal ser essa a designação do nome do estabelecimento (até 1940), assim como os autores que defenderam dever a convenção ser interpretada num e noutro sentido, indicando expressamente “só não tem sido defendido eu não corresponda a nenhum deles” (p. 443). Também aqui se encontra mencionada alguma jurisprudência, na qual destacaríamos o acórdão do STJ de 11/12/1979 relativo ao caso “corte inglés”. Tomando posição o A. advoga que não pode deixar de se entender que no art.º 8.º se inclui a firma (p. 445).
[6] Na obra citada refere-se o acórdão do STJ de 21/3/1961 que assim o entendeu e apresenta-se uma posição crítica – p. 441-442.
[7] Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional da propriedade Intelectual, Almedina, 2ª e, 2019, p. 72 e p. 73, dando nota do regime de protecção da firma nos EUA, dependente do seu uso em conexão com uma actividade comercial, se susceptível de identificar essa actividade.
[8] Cf. neste sentido a explicação de Oliveira Ascensão, na obra citada.
[9] Curso de Direito Comercial, 9ªed, Almedina, 2013, Vol. I, p. 178-179.
[10] Aqui se indica outra bibliografia relevante Ferrer Forreia, Oehen Mendes, Fernando Olavo, Justino Cruz, Oliveira Ascensão, J.G. Pinto Coelho, e a referência a autores que não fazem depender a protecção do nome comercial estrangeiro em Portugal do seu uso ou notoriedade no país, como sucede com J.G. Pinto Coelho.
Cf. ainda Paulo Olavo Cunha, Direito comercial e do Mercado, 3ª ed., 2021, Almedina, p. 119, e nota 167.
[11] Cf. Ac do STJ de 26/2/2015, proc. 1288/05.6TYLSB.L1.S1 (www.dgsi.pt) que ao analisar a compatibilidade entre uma firma autorizada e uma marca disse:
“Conforme se exarou no Acórdão do STJ, de 22-04-2004: “A firma é essencialmente o nome sob o qual os empresários exercem a sua actividade, por via da qual são individualizados no mercado. O regime da denominação ou firma é essencialmente envolvido pelos princípios da verdade, da novidade e do exclusivismo, ou seja, ela deve, por um lado, dar a conhecer a espécie de empresário ou o tipo de sociedade a que respeita e, por outro, que cada uma se distinga da de outrem, sob o desiderato de individualizar o empresário no exercício da sua actividade”.[25]
A emissão do certificado de admissibilidade de firma, é um procedimento legal que se encontra previsto nos arts. 45.º e segs. do DL n.º 129/98, de 13-05 – Regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC).
Após o registo definitivo, o titular beneficia, em princípio, do direito ao uso exclusivo da denominação por si escolhida – arts. 3.º, 35.º, n.º 1, e 36.º, n.º 3, al. a), do RNPC.
O regime da firma deve ser perspectivado, essencialmente, pelos princípios da verdade e do exclusivismo, ou seja, ela deve, por um lado, dar a conhecer a espécie de empresário ou o tipo de sociedade a que respeita e, por outro, que cada uma se distinga da de outrem, sob o desiderato de individualizar o empresário no exercício da sua actividade.
Por seu turno, a lei do RNPC estabelece, por um lado, que as firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas – art. 33.º, n.º 1 (princípio da novidade)
Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas, a existência de marcas ou logótipos já concedidos de tal forma semelhantes que possam induzir em erro a titularidade desses sinais distintivos – art. 33.º, n.ºs 2 e 5, do RNPC.
Relacionado com este último preceito está o art. 4.º, n.º 4, do CPI, que preceitua que os registos de marca constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo.
Parafraseando Carlos Olavo: Para que os sinais distintivos alheios sejam relevantes no juízo sobre a admissibilidade das firmas, a lei impõe dois requisitos. Os sinais distintivos devem ser semelhantes, isto é, não serem passíveis de distinção pelo consumidor médio senão depois de exame atento ou confronto. Além disso, é também necessário que a semelhança seja tal que possa induzir o público em erro sobre a titularidade dos sinais distintivos em causa. (…). O direito à marca só impede que a correspondente expressão seja adoptada como marca por outrem se se destinar ao mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, isto é, quando exista afinidade entre um e outro, como decorre dos artigos 239.°, alínea m), e 245.°, n.° 1, alínea b). Por isso, o direito à marca só impede a admissibilidade de determinada firma quando entre a actividade que a sociedade se propõe e os produtos ou serviços a que a marca se reporta haja alguma afinidade.[26]
Deste modo, a singeleza de comparação das marcas registadas das autoras com a firma adoptada pela 2.ª ré, permite concluir pela fácil confundibilidade e susceptibilidade de erro de qualquer consumidor médio, atendendo ao escopo social e à área de actuação comercial das sociedades comerciais em confronto, o que nos leva a concluir que ocorre, in casu, violação do estatuído nos arts. 10.º, n.º 3, do CSC, 33.º, n.ºs 1, 2 e 5, do DL n.º 129/98, de 13-05, e no art. 4.º, n.º 4, do CPI, com a consequente anulação do direito da 2.ª ré a utilizar a firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda..”
[12] Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional da propriedade Intelectual, Almedina, 2ª e, 2019, p. 196, aludindo à função do domínio de funcionar como sinais distintivos de actividades económicas. E na p. 198 afirmando: “Na ausência de regras especiais relativas aos nomes de domínios, há que recorrer, a fim de disciplinar a sua utilização, às do Direito comum, maxime as que estabelecem o regime dos direitos privativos de propriedade industrial e da concorrência desleal”.
Não menos relevante o Ac do STJ de 26/2/2015, relativo ao processo 1288/05.6TYLSB.L1.S1 , onde consta o seguinte sumário: “VII - O nome de domínio (na Internet), à semelhança da marca ou da denominação social de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva, comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras de protecção de marcas e da concorrência desleal.”