Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
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PODERES DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MARCAS
IMITAÇÃO
CPI95 ARTIGO 189 N1 M ARTIGO 191 ARTIGO 193 N1.
II- Entendendo-se por questões os problemas concretos a decidir, e não os simples argumentos opiniões ou doutrinas expendidas pelas partes.
III- O STJ, como tribunal de revista não julga, em regra, matéria de facto, cumprindo-lhe, apenas, julgar de direito, face aos factos apurados pelas instâncias e, sendo a relação, também em regra, soberana na apreciação dos factos, no quadro dos artigos 722, e 729 do aludido diploma adjectivo.
IV- Só existe imitação da marca, nos termos do artigo 193, n. 1, do CPI quando as marcas, em confronto assinalam produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, e já não relativamente a produtos e serviços diferentes.
V- A marca só é de grande prestígio, quando é supernotória, isto é, quando goza do elevado grau de notoriedade junto da população do País, e não só dos seus consumidores.
A, sociedade comercial alemã, interpôs recurso do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (I.N.P.I.) de 6 de Novembro de 1996 que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional n. 644346, "TARGA", requerido por B, sociedade italiana, pois, alega, é titular da marca internacional n. R 379525, "TARGA", protegida em Portugal por despacho do I.N.P.I. de 30 de Outubro de 1984, sendo aquela uma imitação desta e gozando a marca da recorrente de grande prestígio.
Com resposta do Senhor Vice-Presidente do I.N.P.I. e com contra-alegações de B, o Excelentíssimo Juiz do 12. Juízo Cível da Comarca de Lisboa, julgando procedente o recurso, revogou o despacho recorrido e recusou o registo da marca internacional n. 644346 consistente na expressão "TARGA".
Inconformada com esta decisão, dela apelou B.
O Tribunal da Relação de Lisboa, pelo acórdão de folhas 276 e seguintes, datado de 26 de Novembro de 1998, dando provimento ao recurso, revogou aquela sentença e confirmou o despacho do I.N.P.I..
Foi a vez de, não conformada, a recorrente A recorrer de revista, em cuja alegação formula as conclusões seguintes:
1. O acórdão recorrido omitiu o facto confessado pela recorrida particular de que presta os serviços a que se destina a marca internacional n. 644346 "TARGA" a condutores de automóveis, facto pertinente e essencial a uma boa discussão da causa, sendo a perspectiva do destinatário consumidor dos bens ou serviços essencial à determinação do erro ou confusão e ao "risco de associação" entre marcas (v., entre outros, artigo 189 - 1 alínea m) e 139 - 1 alínea c) do C.P.I.), o que configura omissão de pronúncia e constitui causa de nulidade do acórdão recorrido, nos termos dos artigos 660, n. 2 e 668, n. 1, alínea d), do Código de Processo Civil;
2. A marca internacional n. 644346 é constituída exclusivamente pela palavra "TARGA" e foi requerida pela B para assinalar serviços de Publicité et Affaires; Assurances et Finances, Construction et réparation; Communications; Transports et entreposage; Traitement de matériaux e Education et divertissement (das classes 35 a 41);
3. A essa marca deve ser recusada protecção total com base no registo da marca internacional n. R 379525 "TARGA" da recorrente que assinala "automobiles et leurs parties";
4. A marca internacional n. 644346 "TARGA" da B foi requerida a registo posteriormente à marca internacional n. R 379525 "TARGA" da A, destina-se a assinalar serviços conexos ou complementares do comércio de automóveis e suas partes e reproduz totalmente a marca "TARGA" da recorrente, pelo que lhe deve ser recusado o registo nos termos dos artigos 189, n. 1, alínea m), e 193 do Código da Propriedade Industrial;
5. Os serviços de publicidade e negócios, seguro e finanças, construção e reparação, comunicações, transporte e entreposto, tratamento de materiais e educação e divertimento a que se destina a marca internacional n. 644346 "TARGA" são prestados pela recorrida particular a condutores de automóveis como complemento e em estreita conexão e acessoriedade com o comércio de automóveis, que constitui o objecto da sua actividade, conforme resulta da confissão da própria recorrida (v. n. 11 da alegação da B no tribunal de 1. instância, n. 20 e alínea k) das conclusões da alegação da recorrente no tribunal da Relação;
6. Concretamente, os serviços de publicidade "TARGA" (da classe 35) prestados pela B têm por objecto automóveis ou parte destes e ainda serviços conexos com o do comércio automóvel, designadamente de assistência a condutores de automóveis, sendo certo que o B não é uma agência de publicidade mas um fabricante de automóveis;
7. Os serviços de negócios "TARGA" (da classe 35) prestados pela B têm igualmente por objecto transacções que visam promover ou fomentar o seu comércio de automóveis, que constitui a actividade principal da recorrida;
8. Os serviços de seguros e finanças (da classe 36) prestados pela B sob a marca TARGA têm por objecto o seguro automóvel e o financiamento à aquisição de automóvel ou o abastecimento de gasolina a condutores de automóveis, pelo que a afinidade com o comércio automóvel é manifesta, sendo certo que a B não é uma seguradora nem um banco;
9. Os serviços de construção e reparação (da classe 37) prestados por uma empresa do ramo automóvel como a B englobam a construção e reparação de automóveis e partes destes, pelo que tais serviços são manifestamente afins de automóveis e suas partes;
10. Os serviços de comunicações (da classe 38) prestados por uma grande empresa do ramo automóvel incluem a distribuição de revistas ou outras publicações sobre as novidades automobilísticas, actividade a que se dedica a própria recorrente e as suas congéneres, pelo que a afinidade entre tais serviços e os próprios automóveis é manifesta;
11. Os serviços de transporte e entreposto (da classe 39) estão indissociavelmente relacionados com o automóvel, pois tanto o transporte como o depósito e o armazenamento de mercadorias (entreposto) pressupõem a sua utilização, pelo que não podem deixar de ser tidos como manifestamente afins de automóveis;
12. Os serviços de tratamento de materiais (da classe 40) prestados pela B têm por objecto materiais com que se fabricam automóveis e suas partes componentes, pelo que tais serviços são manifestamente afins de automóveis e suas partes;
13. Os serviços de educação e divertimento (da classe 41) prestados por uma empresa do ramo automóvel compreendem o ensino da condução e a promoção de diversões destinadas a automobilistas com a vista interessá-los na compra de veículos, e são correntemente prestados a condutores actuais ou potenciais de automóveis;
14. Esse tipo de serviços é prestado por grandes empresas do ramo, como a recorrente, que é proprietária de uma escola de condução de carros desportivos;
15. Assim, todos os serviços das classes 35 a 41 que a recorrida B pretende prestar aos adquirentes dos seus automóveis sob a marca "TARGA" são meramente acessórios e complementares do próprio comércio de automóveis, pelo que não podem deixar de se considerar similares ou afins dos produtos "automobiles et leurs parties" para os quais foi requerida a marca TARGA da A;
16. O consumidor ao deparar com o aparecimento no mercado de serviços das classes 35 a 41 assinalados com a marca "TARGA" e conexos com o comércio de automóveis associará tal marca à marca de automóveis "TARGA" e poderá ser motivado a adquiri-los atraído pelo prestígio desta;
17. Esse risco de associação é tanto mais provável quanto é indiscutível que a marca de automóveis "TARGA" é bem conhecida e apreciada no mercado, como é do conhecimento geral;
18. A marca internacional n. 644346 TARGA constitui imitação da marca internacional n. R 379525 TARGA da Porsche, pois foi requerida em data posterior, destina-se a assinalar serviços que, sendo prestados no âmbito ou em estreita conexão com o exercício da actividade do comércio de automóveis a que se dedica a B, são afins ou similares de automóveis e reproduz totalmente, sob os aspectos gráfico e fonético a marca TARGA ( cf. artigos 193, n. 1, alínea c), e 189, n. 2, do Código da Propriedade Industrial);
19. A marca TARGA da recorrente tem sido reservada pela A para a designação dos seus automóveis "topo de gama", de altíssimo "standing" e de qualidade excepcional, sendo como tal reconhecida nos países da União Europeia, o que indiscutivelmente lhe confere o estatuto de marca de grande prestígio e permitiria que a recorrente apusesse o seu registo à marca TARGA da B independentemente de se considerarem ou não afins os produtos e serviços que as marcas assinalam (v. artigo 191 do Código da Propriedade Industrial);
20. Sendo do conhecimento geral que a marca "TARGA" é um símbolo da mais elevada qualidade e de um consequente enorme poder de atracção sobre o público por se ter tornado célebre como marca de automóveis da A, não cabia à recorrente o ónus de fazer prova desse facto que, sendo notório, não carece de prova, por dever ser do conhecimento do próprio julgador;
21. O lançamento no mercado de serviços das classes 35 a 41 assinalados com a marca internacional n. 644346 "TARGA" da B levaria o consumidor a crer que tais serviços proviriam da recorrente ou de uma sua associada e originaria situações de erro e de confusão entre os produtos e os serviços da recorrente e da recorrida, fazendo a recorrida beneficiar do renome da marca de automóveis "TARGA", o que configura concorrência desleal e constitui fundamento para a recusa do registo independentemente da intenção de quem a pratica (cf. artigos 260 e 25, n. 1, alínea d), do Código da Propriedade Industrial);
22. No caso dos autos, considerando que a B não podia desconhecer a existência da marca TARGA da A é por demais manifesta a sua intenção de se aproveitar do renome da marca "TARGA" e de fazer concorrência desleal à recorrente;
23. Por conseguinte, ao registo da marca internacional n. 644346 "TARGA" deve ser recusada protecção total em Portugal com fundamento em imitação da marca internacional n. R. 379525 "TARGA" da ora recorrente e em concorrência desleal;
24. O acórdão recorrido desrespeitou, entre outras, as disposições dos artigos 660, n. 2, do Código de Processo Civil, 25, n. 1, alínea d), 189, n. 1, alínea m), 193 e 260 (em especial as alíneas a) e c)) do Código da Propriedade Industrial e 10 bis da Convenção da União de Paris.
Contra-alegando, a recorrida B pugna pela manutenção do julgado.
A recorrente A juntou um parecer do Dr. Manuel Dehen Mendes.
A recorrida B, por seu turno, apresentou um novo parecer (já para o recurso de apelação havia junto um outro) da autoria do Professor Doutor Oliveira Ascensão.
Face à arguida nulidade do aresto sob censura, o Tribunal da Relação de Lisboa, pelo acórdão de folhas 516 e seguintes decidiu que não se verifica tal nulidade.
Neste Supremo Tribunal de Justiça, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de ser negada a revista.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Vejamos os factos considerados provados pela Relação.
A - No Boletim da Propriedade Industrial (BPI) n. 11-96, de 28 de Fevereiro de 1997, veio publicado o despacho do chefe de divisão, por delegação do Presidente, do serviço de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com data de 6 de Novembro de 1996, que deferiu a protecção ao registo da marca internacional n. 644346, "TARGA", para os produtos e/ou serviços das classes 35 a/e 41, da B;
B - O despacho de deferimento fundamenta-se no facto de "a marca registada assinalar produtos diferentes daqueles que a marca reclamante protege;
C - A marca internacional "TARGA" da A foi registada, sob o n. R 379525, em 30 de Outubro de 1984, para "Produits et/ou services" (produtos e/ou serviços) da classe 12, "Automobiles et leurs parties";
D - A marca registada da Fiat destina-se a assinalar produtos e/ou serviços das classes: 35, Publicité et affaires (Publicidade e negócios), 36, Assurances et finances (Seguros e finanças), 37, Construction et réparation (Construção e reparação), 38, Communications (Comunicações), 39, Transport et entreposage (Transporte e mercadoria), 40, Traitement de matériaux (Tratamento de materiais), 41, Education et divertissements (Educação e diversão);
E - Há nos autos uma fotocópia onde se vê um automóvel e os dizeres RITMO STRADA "TARGA ORO 1979 - 1981";
F - Há nos autos uma fotocópia onde se vêem dois automóveis encimados pelos dizeres UNO TARGA "2 series tres speciales";
G - Há nos autos uma fotocópia onde se vê um automóvel com publicidade a TARGA "assistance".
H - Há nos autos uma fotocópia onde se vê um automóvel e os dizeres 911 TARGA e "1800 Porsche".
Postos os factos, entramos na apreciação do recurso.
Começar-se-á, logicamente, por abordar a questão da nulidade do acórdão recorrido.
Entende a recorrente que tal aresto é nulo por ter omitido um facto que diz ter sido confessado pela recorrida nas suas anteriores alegações, o que, no seu entender, configura omissão de pronúncia.
Não lhe assiste, porém, razão, como bem se demonstra no acórdão da Relação de folhas 516 e seguintes.
Só há omissão de pronúncia, geradora de nulidade da sentença (artigos 660, n. 2, e 668, n. 1, alínea d), do Código de Processo Civil), quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.
Tal nulidade só se verifica quando o juiz deixa de se pronunciar sobre questões que lhe foram submetidas pelas partes ou de que deva conhecer oficiosamente, entendendo-se por questões os problemas concretos a decidir e não os simples argumentos, opiniões ou doutrinas expendidas pelas partes.
Também não se verifica se o tribunal deixou de fundamentar a decisão em factos que a parte reputa importante, pois factos não são problemas.
No caso dos autos, as questões colocadas ao Tribunal da Relação eram delimitadas pelas conclusões insertas na respectiva alegação. Foram elas tratadas e resolvidas no acórdão recorrido, pelo que o mesmo não padece da invocada nulidade.
Em última análise, o recorrente esgrime contra a matéria de facto fixada pela Relação, mas sem sucesso.
Em primeiro lugar, as alegações de recurso (e no caso dos autos de um recurso se trata) servem para indicar as razões ou fundamentos por que se pretende a alteração da decisão recorrida. Não servem, pois não são meio idóneo, para confessar ou impugnar factos.
Depois, é de notar que o Supremo Tribunal de Justiça, como tribunal de revista que é, não julga, em regra, matéria de facto. Cumpre-lhe apenas julgar de direito, face aos factos apurados pelas instâncias, sendo a Relação, também em regra, soberana na apreciação dos factos - artigos 722 e 729, n. 1, do Código de Processo Civil.
Afastada que fica a pretensa nulidade do acórdão recorrido, passemos à análise das restantes questões colocadas no recurso.
A questão da imitação da marca da recorrente, já registada, pela marca da recorrida.
Nos termos do artigo 189, n. 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n. 16/95, de 24 de Janeiro (a que correspondia o n. 12 do artigo 93 do Código de 1940), será recusado o registo de uma marca que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenha reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
Quando, porém, se pode dizer que uma marca é imitação de outra anteriormente registada?
A resposta é-nos dada pelo n. 1 do artigo 193 do vigente Código da Propriedade Industrial, segundo o qual a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Não estão em causa os registos das alíneas a) e c).
Atentemos, então, no segundo dos mencionados requisitos, o referido na alínea b).
Para que uma marca se considere imitada por outra é necessário que ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
É a consagração do princípio da especialidade.
Como diz Pinto Coelho, referido por Pedro Sousa e Silva, no estudo "O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio, publicada na Revista da Ordem dos Advogados, Janeiro de 1998, páginas 377 e seguintes, "uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho, que um fabricante de limas ou de parafusos adopte para os respectivos produtos uma marca igual ou semelhante à que adoptou para os vinhos?".
Consoante é notado por Pedro Sousa e Silva, estudo citado, página 395, "toda a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao circulo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registada.
Tal princípio constitui, além do mais, uma regra de bom senso. Se alguém adoptar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra de uso comum, seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para todo e qualquer outro produto".
Que deve entender-se, porém, por "afinidade manifesta" dos produtos ou serviços?
Ainda com Sousa e Silva, estudo citado, página 396, entende-se que "só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores".
Postas estas considerações, baixemos ao caso dos autos.
As marcas em confronto não se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
A marca da recorrente destina-se somente a assinalar o produto "automóveis e suas partes".
A marca da recorrida, ora em causa, embora constituída pela mesma palavra, "TARGA", destina-se a assinalar produtos e serviços, os atrás indicados, que vão muito para além de automóveis e partes dos mesmos e que têm uma procura diferenciada da que se dirige à marca da recorrente.
Não pode, pois, dizer-se que a marca da recorrida B é uma imitação da marca da recorrente A, já que elas assinalam produtos e serviços diferentes.
Por este lado, o registo da marca da recorrida não deve ser, como o não foi, recusado.
E também não deve ser recusado com fundamento em concorrência desleal, pois em rigor não há concorrência, já que a clientela dos produtos da A é diferente da dos serviços e produtos da B.
Resta abordar a questão de saber se a marca da recorrente pode ou não ser considerada de grande prestígio.
Se o for, fica afastado o princípio da especialidade das marcas, devendo o pedido de registo da marca da recorrida B ser recusado, nos termos do artigo 191 do Código da Propriedade Industrial, que confere protecção mesmo em relação a produtos ou serviços não semelhantes.
Que deve, porém, entender-se por marca de grande prestígio?
Como se decidiu no acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Maio de 1999, processo n. 432/99, da 2. Secção, "deve tratar-se de marca gozando de elevado grau de notoriedade junto do público, supernotória.
Essa supernotoriedade deve afirmar-se com referência ao conjunto da população do país e não só dos seus consumidores (diferentemente do que ocorre com as marcas notórias).
A jurisprudência alemã exige mesmo um grau de conhecimento mínimo de 80 por cento de toda a população".
Não sendo a marca "TARGA" do conhecimento geral (ao contrário das marcas A e B), pelo que não é um facto notório, cabia à recorrente fornecer ao tribunal elementos que possibilitassem definir a percentagem da população que conhece a marca "TARGA".
Assim, não há elementos nos autos que permitam afirmar estarmos em presença de uma marca supernotória, pelo que tal marca não pode ser considerada de grande prestígio.
Cremos, mesmo, que grande parte da população não conhece a marca "TARGA".
O acórdão recorrido não violou, pois, os preceitos legais referidos pela recorrente, antes aplicou devidamente o direito aos factos provados.
Termos em que se nega a revista.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 12 de Outubro de 1999
Tomé de Carvalho,
Silva Paixão,
Silva Graça.
12. Juízo Cível de Lisboa - Processo n. 502/97 - 1. Secção.
Tribunal da Relação de Lisboa - Processo n. 3547/98 - 2. Secção.