Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL
FIRMA
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (DL Nº 16/95, DE 24 DE JANEIRO E DL Nº 36/2003, DE 5 DE MARÇO)
REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLECTIVAS – DL Nº 425/83, DE 6 DE DEZEMBRO E DL Nº 129/98, DE 13 DE MAIO
ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DA JUSTIÇA, DISPONÍVEIS EM WWW.DGSI.PT:
– DE 7 DE MARÇO DE 1989, PROC. Nº 07B8231
– DE 30 DE OUTUBRO DE 2003, PROC. Nº 03B2331
1. Não há sobreposição entre violação de direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal.
2. O âmbito de protecção da firma, do logótipo e da marca abrange todo o território nacional.
3. Do registo da firma, do logótipo e da marca resulta o direito de explorar economicamente, em exclusivo, os correspondentes sinais distintivos, em todo o território nacional.
4. Mantendo-se o registo, a sociedade titular dos direitos não pode ser impedido de os utilizar, com fundamento em confusão gerada com a actividade de uma outra sociedade que actua numa Região Autónoma no mesmo ramo do comércio e cuja firma é, em parte, constituída pelos mesmos termos, ainda que a sua actividade, globalmente considerada, possa hipoteticamente ser qualificada como contrária às normas e usos honestos, nos termos previstos para a concorrência desleal.
Acordam, no Supremo Tribunal de Justiça:
1. Invocando concorrência desleal, Menapeças Madeira, Comércio de Peças e Acessórios, Lda. instaurou contra Menapeças – Comércio e Importação de Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões, Lda. uma acção na qual pediu que a ré fosse condenada “a abster-se de usar a denominação Menapeças na região da Madeira” e a pagar-lhe “uma sanção pecuniária compulsória, no valor de 500,00 Euros, por cada dia de atraso no cumprimento da sentença condenatória”.
Para o efeito, e em síntese, alegou que se “encontra registada desde 02/12/1987 na Conservatória do Registo Comercial do Funchal”; que se dedica à “comercialização de peças e acessórios para veículos motorizados, a comercialização de veículos com motor e a reparação de veículos motorizados”, tendo sempre exercido a sua actividade sob a designação “Menapeças”; que “ocupa posição privilegiada no mercado regional da Madeira”; que está registada a autorização para a utilização do apelido “Mena” na sua firma, por parte de O… D… Mena, sócio que autora e ré tiveram em comum; que a ré se aproveitou do conhecimento privilegiado que adquirira por ter sido até 31 de Julho de 2003 a sua principal fornecedora para se instalar no mercado regional, no qual iniciou actividade comercial directa em 14 de Julho de 2003, contratando três trabalhadores seus, confundindo intencionalmente os consumidores e os fornecedores, utilizando a marca “Menapeças”, que a autora não registara, apesar de sempre ter sido utilizada por si própria, em exclusividade (o que impediria o seu uso exclusivo pela ré, se a tivesse registado), causando-lhe ilicitamente prejuízos.
A ré contestou, por excepção (invocando a incompetência relativa do tribunal) e por impugnação. Alegou, nomeadamente, ter sido constituída em 21 de Agosto de 1984 e encontrar-se registada desde 25 de Setembro de 1984, mais de três anos antes da autora; ser titular do logótipo nº 1952 “MP Menapeças” desde 17 de Fevereiro de 1998, devidamente registado, por despacho de 10 de Agosto de 1998, da marca registada nº 372.119 “MP Menapeças” desde 6 de Maio de 2003, concedida por despacho de 31 de Maio de 2004, e da marca nº 375.258 “Menapeças”, registada por despacho de 29 de Julho de 2004, com prioridade desde 23 de Setembro de 2003; ter sempre comercializado mercadorias na Madeira, com vários clientes, e terem sempre coexistido as duas sociedades, “sendo lícita a concorrência entre si e sendo certo que os direitos de propriedade industrial são da R., titular prioritária do nome”.
Nas alegações de direito que apresentou a fls. 483, a autora veio requerer a alteração do pedido, que passou a ser de condenação da ré “a abster-se de usar, por qualquer forma ou título, o sinal distintivo que integre o vocábulo ‘Menapeças’, na Região Autónoma da Madeira; a retirar dos estabelecimentos, filiais ou sucursais, que tenha ou venha a ter, na Região Autónoma da Madeira, sinal, seja a que título for, que integre esse vocábulo; a pagar à autora e ao Estado, em partes iguais, a título de sanção pecuniária compulsória a quantia de Euro 500,00, por cada dia posterior à notificação da sentença, em que use, por qualquer forma, na Região Autónoma da Madeira, o sinal ‘Menapeças’”, o que foi deferido a fls. 499.
Por sentença de fls. 506, a acção foi julgada improcedente. Em síntese, o tribunal entendeu que a falta de registo do nome do estabelecimento da autora junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial afastava a possibilidade de aplicação do regime de protecção da propriedade industrial; que o pedido tinha assim de ser apreciado à luz das disposições legais relativas à firma; que a ré tinha “direito a usar a sua firma enquanto designação comercial da sua actividade e sinal diferenciador da sua empresa também no território da Região Autónoma da Madeira”; que a acção tinha de improceder “por falta de fundamento legal que permita inibir a R. de utilizar na Região Autónoma da Madeira a designação de Menapeças”, não significando isso que “o comportamento da demandada (…) seja isento de censura ou não reflicta uma prática comercial desleal” mas apenas que “a consequência pretendida pela demandante como penalização pela mencionada prática não é no caso vertente viável como sanção por concorrência desleal.”
Esta sentença foi todavia revogada pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de fls. 587, que julgou a acção procedente e condenou a ré nos pedidos. Partindo da distinção entre direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal, considerou que “o comportamento da ré integra o conceito geral do corpo do artigo 317, do CPI, como encontra a densificação prevista na sua alínea a)”; que uma das formas de defesa contra a concorrência desleal se traduz na possibilidade de proibição de determinadas condutas; que o pedido da autora “surge adequada e proporcionalmente como meio legal para fazer cessar comportamento que viola injunção de abstenção de comportamento”; e que se encontravam preenchidos os requisitos para a sanção pecuniária compulsória requerida, que fixou em € 250 por dia.
2. A ré recorreu para o Supremo Tribunal da Justiça; o recurso, ao qual não é aplicável o Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de Agosto, foi admitido como revista, com efeito meramente devolutivo.
Nas alegações, com as quais juntou um parecer de direito, a ré formulou as seguintes conclusões:
«a) O Acórdão da Relação de que se recorre vai ao arrepio da doutrina e da Jurisprudência firmada desse douto Tribunal não atendendo a diversas questões de direito essenciais e de valoração de factos, por forma a que interpreta erradamente a lei, designadamente o disposto no art. 317° a) do Código da Propriedade Industrial e viola o disposto nesse mesmo Código, maxime o art. 4°, 224° e 295° – por remissão do artigo 304 º –e 317° a) , o disposto no Decreto-Lei n° 425/83, de 6 de Dezembro (art. 28°) e a própria Constituição (art.62°,81 ° f) e 99º a)), pelo que deve ser revogado;
(…) c) Efectivamente todo o presente pleito assenta no facto, sem dúvida perplexizante, de ter sido admitida uma firma cujo elemento distintivo e característico é precisamente igual ao da ora Recorrente, que lhe é muito anterior, e para o mesmo ramo de comércio;
d) No liminar dizer do Parecer “Ocorreu uma clara violação do princípio da novidade, que redundou eo ipso numa flagrante ofensa ao direito à firma da titularidade da Ré”;
(…) f) Em qualquer caso, sempre haverá que reconhecer que a ora Recorrente tem direito a usar a sua firma prioritariamente registada há 24 anos – desde 1984 – em todo o território nacional, pois é esse o âmbito geográfico da respectiva exclusividade, nos termos da lei em vigor na altura da sua constituição – DL n° 425/83, de 6 de Dezembro, art.28° – ao contrário do que defendeu o acórdão recorrido – pelo que dessa forma o Acórdão "a quo" violou aquele dispositivo legal e deverá, consequentemente, ser revogado;
g) De facto, face à nulidade da firma da Autora, por violação do princípio da novidade (…), segundo o Parecer, “impõe-se afirmar a nulidade (conhecendo dela oficiosamente) do registo da firma da sociedade autora (…)”;
(…) i) A ora Recorrente é titular, como está comprovado nas instâncias, do logótipo "MP Menapeças" desde 1998, devidamente registado, e é tal logótipo que a Recorrente usa no mercado desde 1998 incluindo o mercado da Madeira, bem como é titular de duas marcas registadas também constituídas pela designação "Menapeças”, pelo que, sendo o âmbito de protecção, destes direitos exclusivos, provenientes do registo definitivo, todo o território nacional conforme dispõe expressamente o artigo 4° do Código da Propriedade Industrial (CPI), também o Acórdão "a quo" ao pretender proibir o uso desses direitos na Região Autónoma da Madeira violou o âmbito territorial desses direitos exclusivos, assim violando o artigo 4°, 224° e 295° – por remissão do artigo 304° (na nova redacção que entrará em vigor em 1/10, art.304°-N) do CPI.;
j) A questão da concorrência desleal também não procede já que nenhum dos actos praticados pela ora Recorrente pode ser subsumível na disciplina da alínea a) do artigo 317° do CPI, nem pode por esse pretexto coarctar os direitos da ora Recorrente, sob pena de violar, como o fez o Acórdão "a quo", esses direitos exclusivos em todo o território nacional e as correspondentes disposições legais;
1) Quanto ao pretexto do "fim do acordo de fornecimento" a verdade é que a R. não tinha qualquer obrigatoriedade de fornecimento à A.: nada há no processo que possa incutir tal pressuposto, antes pelo contrário o que há e consta do processo é a razão que levou ao fim de tal acordo e que não foi levado à matéria de facto apesar de constar do documento nº 1 junto com o requerimento que deu entrada a 2/6/2005 a fls.142 – carta de 4 de Agosto de 2003 – em que expressamente a A. diz que encerra a conta a partir de 30/06/2003 "porque a partir dessa data não pagamos mais nada": o quesito diz que foi posto fim ao acordo de fornecimento mas não diz porquê nem em que data: é que a razão foi a falta de pagamento pontual da A. e só se verificou bastante tempo depois da cessão de quotas: se alguma dúvida há, então amplie-se a matéria de facto por forma a esclarecer este ponto.
m) De qualquer forma, nunca poderá considerar-se este acto como concorrência desleal pois não só é legítimo como é usual a reestruturação de fornecedores e conforme com a prática comercial usual neste sector: 0 mercado de peças e acessórios para automóveis está há muito liberalizado por via da entrada no mercado comunitário e portanto é livre a sua aquisição por qualquer um seja de que marca for, pelo que não há quaisquer obrigações de fornecimento nem sujeição a fornecimentos obrigatórios de qualquer marca: neste quadro, não faz qualquer sentido pretender que a alteração de um fornecedor possa ser um acto "contrário aos usos honestos deste ramo de comércio".
n) Quanto ao pretexto da obtenção pela R. do conhecimento dos clientes da A. por via desse contrato de fornecimento não há qualquer prova desse facto documentalmente provada mas antes há profusa documentação que ilustra que a Ré e ora recorrente tinha outros clientes na Madeira para além da sociedade A., o que também não foi considerado como de interesse mas que demonstra que o mercado não era exclusivo da A., sendo certo que nunca seria possível que a ré tivesse conhecimento dos clientes da A. porque quem fornecia era a A. e não a R. que como se viu se limitava a fornecer à A. as peças que esta encomendava;
o) Aliás, como refere o Parecer, a matéria de facto enferma de uma contradição insanável já que se considera que "desde a sua constituição em 1987 a A. é a única entidade que usa na Região Autónoma da Madeira a palavra "Menapeças" para assinalar peças e acessórios para automóveis e a sua actividade com ela relacionada" e que" até 14.7.2003 não existia qualquer outra entidade na Região Autónoma da Madeira que usasse a designação ou marca "Menapeças" quando logo de seguida estabelece que a R. era a "principal fornecedora da A." e por isso teria obtido um conhecimento privilegiado dos clientes! : tal não só não era possível pois a A. é que fornecia os seus Clientes mas também, se a Ré era a principal fornecedora é "inquestionável que, durante o referido período, o acrónimo ((Menapeças" foi por ela usado, na referida Região, não só como firma, mas também como marca de facto. "
p) Daí que também tal circunstância não pode ser considerada como desonesta, até porque nem sequer era possível, além de que, mesmo que assim não se entenda, tal resulta do funcionamento normal, usual e honesto do mercado, nada tendo de desleal: se alguém deixa legitimamente de fornecer, como é o caso, fica impedido de fornecer quaisquer outros clientes e de exercer a sua actividade? Certamente que o contrário é que era abusivo e corresponderia a uma violação intolerável da liberdade comercial (…);
q) Quanto ao pretexto da abertura de um estabelecimento da Ré na Madeira usando o vocábulo "Menapeças (…), segundo o Parecer, “Seria de facto, bizarro (para dizer o menos) que a sociedade autora que não tem qualquer base legal para contestar a validade do registo da firma da sociedade Ré, por força do qual esta adquiriu o direito ao uso exclusivo dessa mesma firma em todo o território do país, visse agora acolhida a sua pretensão de, com base num registo inválido da sua própria firma, cercear esse exclusivo da sociedade ré (amputando-o de uma parcela do país), com a consequente coarctação do respectivo direito, pretextando a deslealdade do comportamento desta última sociedade”;
r) Quanto ao pretexto da contratação de três trabalhadores da A. seria interessante averiguar, como alegado, quem tomou a iniciativa de contactar os trabalhadores em questão: é que foram eles mesmos que vieram oferecer-se à R. e ora Recorrente. Mas, para além deste aspecto, interessa realçar que é claramente lícita a contratação de trabalhadores e usual no comércio onde a mobilidade é apregoada por todos os lados: é o usualmente chamado "direito de mudar de patrão": não pode tal acto ser considerado condenável e muito menos desonesto, sendo certo que (…), como se diz no Parecer, "Não existe nos autos qualquer prova ou sequer indício – e o ónus cabia, é claro, à sociedade autora – de que a sociedade Ré tenha incitado os trabalhadores à ruptura dos respectivos contratos. E isto basta, mesmo no quadro de entendimentos que não são tão restritivos como o nosso, para excluir a existência de concorrência desleal.";
s) Quanto ao último pretexto de publicação de uma notícia com a fotografia dos trabalhadores contratados também não pode ser considerada como desonesta: corresponde simplesmente a uma informação verdadeira que visa informar o público do sucedido: a Ré e aqui recorrente não atacou nessa notícia nada da A.: nenhum produto, nenhum direito da A. nenhum concorrente foi sequer beliscado pela notícia: apenas se transmitiu que F.. tinha deixado de trabalhar num sítio e passava a trabalhar noutro: ora todos os dias somos confrontados nos jornais designadamente nas secções económicas – com notícias de A que passou a trabalhar com B chegando ao ponto de haver secções especializadas só nesse tipo de informações (cfr. por exemplo "Diário Económico") pelo que tal representa uma prática usual no nosso comércio que nunca pode ser considerada desleal;
t) Nada há no comportamento da Ré e ora Recorrente que possa ser qualificado como concorrência desleal mas tão só como concorrência que é um bem considerado útil e até incentivado pelas nossas autoridades e autoridades comunitárias ao ponto de existir a Lei de Defesa da Concorrência sobre cujos atributos e benefícios nos dispensamos de mencionar, já que tal é um desiderato Constitucional (art. 81°f) e 99°a) pelo que o Acórdão "a quo" ao valorar erradamente os actos da Ré como concorrência desleal violou o disposto no artigo 317° a) do CPI, pelo que deve ser revogado.
u) A ora Recorrente ao usar a expressão "Menapeças" e "MP Menapeças" (é desta ultima forma que a usa) está a usar o seu logótipo devidamente registado e as suas marcas também definitivamente registadas e não a querer ofender qualquer direito da A. que aliás esta não tem – apenas tem o direito a usar a firma – embora tal direito ofenda a firma da R., pelo que, nestas circunstâncias, não há lugar a invocar concorrência desleal por esse uso legítimo tal como é jurisprudência firmada desse Supremo Tribunal no Acórdão de 1 de Fevereiro de 2000 ( in Col. Jur. 2000, Tomo I, p. 56):
– A invocação de concorrência desleal só pode constituir fundamento da recusa do registo da marca, mas nunca causa de pedir na acção de anulação do seu registo.
– Obtido o registo de marca livre, fica afastada a concorrência desleal, na medida em que o registo concedeu a prioridade e o uso exclusivo da marca.
– Não constitui abuso do direito o pedido (e a concessão) do registo de uma marca livre, usada por outrem, mesmo quando daí resulte alguma confusão no mercado e prejuízos materiais para o utilizador decorrentes de actividade publicitária feita anteriormente. (sublinhado nosso)
Mas mais: tal jurisprudência tem largos antecedentes como por todos se cita o Acórdão desse STJ de 1.6.1994 ( in Col. Jur.,1994, Tomo II.P.124):
– Na medida em que o pretenso imitador registou em Portugal a marca que adoptou... não se concretiza a concorrência desleal a que conduziria tal uso;
Termos em que
O Acórdão da Relação de Lisboa de 5 de Junho de 2008 de que se recorre, interpreta erradamente a lei, designadamente o disposto no art. 317° a) do Código da Propriedade Industrial e viola o disposto nesse mesmo Código, maxime o art. 4° 224° e 295° – por remissão do artigo 304 º e 317° a), o disposto no Decreto-lei n° 425/83, de 6 de Dezembro (art. 28°) e a própria Constituição (art.62°,81 ° f) e 99° a)) pelo que deve ser revogado e do mesmo passo impõe-se afirmar a nulidade (conhecendo dela oficiosamente) do registo da firma da sociedade autora, reconhecendo-se o direito ao uso da firma da ora Recorrente e dos seus registos de logótipo e marcas em todo o território nacional, absolvendo-se a ora Recorrente com todas as legais consequências.”
Contra-alegou a recorrida, sustentando a impossibilidade de se declarar a nulidade da respectiva firma e a improcedência do recurso, por estarem preenchidos os requisitos da concorrência desleal, que se não confunde com direitos privativos; a existência destes não exclui a possibilidade de concorrência desleal, como o demonstra “a possibilidade de a concessão de um direito privativo poder ser negada por susceptível de concorrência desleal (24/1/d) do CPI). Admitindo-se assim a sua ulterior limitação”.»
3. Vem provada a seguinte matéria de facto:
1 – Por apresentação de 2.12.1987 foi inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob a matrícula nº.3640, a constituição da A. Menapeças Madeira – Comércio de Peças e Acessórios, Lda.. (alínea A) Factos Assentes)
2 – A A. tem inscrito como objecto social a comercialização de peças e acessórios para veículos motorizados, a comercialização de veículos com motor e reparação de veículos motorizados. (alínea B) Factos Assentes)
3 – Por apresentação de 25.9.1984 foi inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira, sob a matrícula nº.1374, a constituição da R. Menapeças – Comércio e Importação de Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões, Lda., com sede no Carregado, no território de Portugal continental. (alínea C) Factos Assentes)
4 – As sociedades ditas em 1) e 3) tiveram um sócio em comum, O… D… Mena. (alínea D) Factos Assentes)
5 – O indivíduo referido em 4) autorizou a A. a utilizar na sua firma o nome “Mena”. (alínea E) Factos Assentes)
6 – A R. contratou A… N… C…, J… P… de F… e E… L… P… e S…, que iniciaram funções em 14.7.2003. (alínea F) Factos Assentes)
7 – Em 13.7.2003 a R. fez publicar no Diário de Notícias – Madeira publicidade na qual foi inserida uma fotografia dos indivíduos referidos em 6). (alínea G) Factos Assentes)
8 – A R, é titular do logótipo nº.1052 “MP Menapeças” desde 17.2.1998, o qual se encontra registado. (alínea H) Factos Assentes)
9 – A R. é titular da marca nacional nº.372 119 “MP Menapeças” desde 6.5.2003, concedida por despacho de 31.5.2004, para as classes 7, 11 e 12, respeitantes a: partes de máquinas ou de motores, filtros, máquinas, ferramentas, motores, uniões e correias de transmissão; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de refrigeração, de ventilação; e veículos, aparelhos de locomoção por terra, a qual se encontra registada. (alínea I) Factos Assentes)
10 – A R. é titular da marca nacional nº.375 258 “Menapeças” desde 23.9.2003, concedida por despacho de 29.7.2004, para as classes 7, 11, 12 e 37, respeitantes a: partes de máquinas ou de motores, filtros, maquinas, ferramentas, motores, uniões e correias de transmissão; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de refrigeração de ventilação; e veículos, aparelhos de locomoção por terra; serviços de reparação de automóveis e veículos de locomoção por terra, a qual se encontra registada. (alínea J) Factos Assentes)
11 – Desde a sua constituição a A. identifica os seus estabelecimentos comerciais como Menapeças – Madeira, Lda., sendo que os seus trabalhadores e clientes a identificam apenas como Menapeças. (artigo 1º Base Instrutória)
12 – Até 14.7.2003 não exista qualquer outra entidade na Região Autónoma da Madeira que usasse a designação ou marca “Menapeças”. (artigo 2º Base Instrutória)
13 – A A. tinha até 14.7.2003 três estabelecimentos comerciais na Região Autónoma da Madeira. (artigo 3º Base Instrutória)
14 – Os estabelecimentos da A. são identificados e associados pelos consumidores pela expressão “Menapeças”. (artigo 4º Base Instrutória)
15 – Na qualidade de principal fornecedora da A. a R. obteve dela um conhecimento privilegiado, quanto à qualidade e quantidade dos seus clientes e volume e qualidade das encomendas por estes efectuadas. (artigos 5º e 6º Base Instrutória)
16 – A R. tinha conhecimento da evolução, necessidades e características do mercado de peças e acessórios para automóveis na Região Autónoma da Madeira. (artigo 7º Base Instrutória)
17 – A R. abriu um estabelecimento comercial na Região Autónoma da Madeira em 14.7.2003. (artigo 8º Base Instrutória)
18 – E deu por findo o contrato de fornecimento que tinha com a A.. (artigo 9º Base Instrutória)
19 – Os sujeitos referidos em 6) tiveram contrato de trabalho com a A.. (artigo 10º Base Instrutória)
20 – A R. passou a ser concorrente da A. no segmento de peça e acessórios para automóveis. (artigo 11º Base Instrutória)
21 – A R. usa o vocábulo “Menapeças” para identificar o seu estabelecimento comercial na Região Autónoma da Madeira. (artigo 12º Base Instrutória)
22 – E com essa utilização, bem como através da publicação referida em 7) confundiu os consumidores da Região Autónoma da Madeira, que associam tal designação e pessoas à A.. (artigo 13º Base Instrutória)
23 – Em consequência a A. sofreu diminuição do número de clientes e vendas, em especial, da Auto Reparadora da Camacha, Lda., da Raul & Nelson, Lda., da Codibial, Lda., de Luís Patrício Marques Fritas e da António Luís F. Ferraz, Lda.. (artigo 14º Base Instrutória)
24 – A A. após 14.7.2003 aumentou as despesas com publicidade, o que fez aumentar as suas despesas. (artigos 15º e 16º Base Instrutória)
25 – Desde a sua constituição em 1987 a A. é a única entidade que usa na Região Autónoma da Madeira a palavra “Menapeças” para assinalar peças e acessórios para automóveis e a sua actividade com eles relacionada. (artigo 17º Base Instrutória).
4. A recorrente pretende, em primeiro lugar, que se declare oficiosamente a nulidade da firma da autora (Menapeças Madeira – Comércio de Peças e Acessórios, Lda.), em síntese, por violação do princípio da novidade.
Tal questão não pode, todavia, ser julgada neste recurso. Desde logo, e sem curar de indagar da natureza do vício e da susceptibilidade de ser oficiosamente conhecido, porque se trata de questão nova, cuja apreciação, aliás, envolveria juízos de facto não admissíveis no âmbito do recurso de revista.
5. Cabe assim apreciar as duas outras questões suscitadas pela recorrente:
– O acórdão recorrido violou o âmbito territorial dos direitos exclusivos de que é titular;
– A sua actuação não pode ser qualificada como concorrência desleal, seja por ser ilegal a apontada violação, seja por se não encontrar preenchida a previsão da al. a) do artigo 317º do Código da Propriedade Industrial.
6. Como se viu, o acórdão recorrido condenou a recorrente “a abster-se, por qualquer forma ou título, de usar o sinal distintivo que integre o vocábulo ‘Menapeças’, na Região Autónoma da Madeira” e “a retirar dos estabelecimentos, filiais ou sucursais, que tenha ou venha a ter, na Região Autónoma da Madeira, sinal, seja a que título for, que integre esse vocábulo”.
A recorrente sustenta que tal proibição viola o direito de “usar a sua firma prioritariamente registada há 24 anos – desde 1984 – em todo o território nacional, pois é esse o âmbito geográfico da respectiva exclusividade, nos termos da lei em vigor na altura da sua constituição – o DL nº 425/83, de 6 de Dezembro, art. 28º”, bem como o logótipo “MP Menapeças”, registado, e as duas marcas registadas “Menapeças”, cujo âmbito de protecção é “todo o território nacional, conforme dispõe expressamente o artigo 4º do Código da Propriedade Industrial”.
Não oferece dúvida a afirmação de que o âmbito de protecção dos direitos privativos em causa nestes autos (sinais distintivos do comércio), incluindo a firma (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, I, 2ª ed., Coimbra, 2005, pág. 15, nota 8), abrange todo o território nacional. Assim resulta, para a firma, do disposto no nº 1 do artigo 35º e no artigo 37º do Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de Maio (e resultava do diploma vigente à data da sua constituição, o Decreto-Lei nº 425/83, de 6 de Dezembro – artigo 1º, nº 1 e artigo 28º), para o logótipo, do artigo 5º, nº 5 do Código da Propriedade Industrial de 1995 e do artigo 4º do Código da Propriedade Industrial de 2003 e, para as marcas, do artigo 4º do Código da Propriedade Industrial.
Cumpre assim averiguar se a limitação determinada pelo acórdão recorrido, que a fundou na verificação de concorrência desleal, é legalmente admissível.
7. Como se dá nota no acórdão recorrido, não há sobreposição entre violação de direitos privativos de propriedade industrial e concorrência desleal. É certo que, quer a concessão daqueles direitos, quer a repressão desta concorrência, desempenham a mesma função – garantir a lealdade da concorrência (cfr. artigo 1º do Código da Propriedade Industrial). Mas é igualmente certo que pode ocorrer concorrência desleal sem ofensa de direitos privativos, bem como violação destes sem quebra dos deveres de lealdade na concorrência.
Segundo o acórdão recorrido, no caso presente ocorreu a primeira hipótese: a recorrente agiu em concorrência desleal, sem todavia ter posto em causa qualquer direito privativo da titularidade da recorrida.
Entendeu que dos factos provados resultava “não apenas desconformidade objectiva” entre a prática comercial da recorrente e as “regras honestas e claras de posicionamento no mercado” mas “sobretudo, clara (dolosa) intenção de concorrer deslealmente”. Em particular, considerou que “aqui, a própria realidade dos direitos privativos adquiridos por registo, pela forma e no tempo que invocámos, são demonstração como aqueles podem contribuir, para além da simples realidade registral, para substanciar uma situação de concorrência desleal”.
Deu assim como preenchido, não só “o conceito geral do corpo do artigo 317, do CPI", mas também “a densificação prevista na sua alínea a)”: (“Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente: a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;”).
E considerou ainda que, como consequência dessa actuação, se podia recusar à recorrente a tutela própria de direitos privativos seus: “se a concessão dos direitos privativos pode ser recusada por poder configurar situação de concorrência desleal, a utilização de tal direito, ‘a posteriori’, para fundar, incentivar ou acentuar concorrência desleal, deverá merecer a censura da Ordem Jurídica exactamente com o mesmo fundamento normativo que preside à recusa de concessão, uma vez que o valor tutelado é o mesmo, surpreendendo-se apenas a violação em momentos diferentes”.
8. Na presente acção, a autora veio alegar que a actuação da ré era ilícita “em sede de concorrência desleal”. Descreveu diversos actos em concreto e terminou pedindo, tão somente, que a ré fosse impedida de usar o vocábulo “Menapeças” na sua actividade ali desenvolvida. Ou seja: resulta do pedido concretamente formulado e do acórdão que o acolheu que a “confusão” consubstanciadora da deslealdade da concorrência assenta, no caso, na utilização de um vocábulo integrativo, desde a criação da ré, em 1984, da sua firma; desde 1998, do logótipo que registou; e desde 2003 – ano em que a ré “abriu um estabelecimento comercial na Região Autónoma da Madeira”, em que “deu por findo o contrato de fornecimento que tinha com a A.” e em que iniciaram funções como empregados da ré três anteriores trabalhadores da autora, cuja fotografia a ré fez publicar, também nesse ano, no Diário de Notícias–Madeira – de duas marcas registadas em seu nome.
Está provado que a autora se constituiu em 1987, que teve “um sócio em comum” com a autora, O… D… Mena, e que este “autorizou a A. a utilizar na sua firma o nome ‘Mena’”.
Admite-se que essa origem explique a coexistência, no território nacional, de duas sociedades com actuação no mesmo ramo do comércio, com relações comerciais relevantes (a recorrente foi, durante vários anos, a “principal fornecedora” da autora) e com firmas constituídas em parte pelos mesmos termos, em particular a palavra “Menapeças”.
O presente litígio resulta pois, antes do mais, da utilização por ambas as partes, no âmbito da mesma actividade comercial e no mesmo espaço, de um vocábulo que – mantendo--se o registo da firma da autora, como se viu – ambas têm direito de utilizar para se individualizarem.
Resulta, ainda, de a autora, desde a sua constituição (1987), utilizar na Região Autónoma da Madeira a sua firma como identificação dos seus estabelecimentos comerciais; de aí ser identificada, por trabalhadores, fornecedores e clientes, como “Menapeças”; e de usar este mesmo termo “para assinalar peças e acessórios para automóveis e a sua actividade com eles relacionada”.
Não consta, no entanto, que tal vocábulo integre qualquer marca ou denominação registada em seu favor, o que exclui que possa beneficiar da protecção conferida pelos correspondentes direitos privativos.
A ré, por seu lado, beneficia do registo do logótipo (desde 1998) e das marcas já referidas (desde 2003).
9. Do registo da firma (artigos 3º e 35º do Decreto-Lei nº 129/98), do logótipo (artigos 295º e 304º, nº 1, do Código da Propriedade Industrial) e das marcas (artigos 224º, nº 1 e 258º do Código da Propriedade Industrial) da ré decorre que ela tem o direito de explorar economicamente, em exclusivo, os correspondentes sinais distintivos, em todo o território nacional (artigos 4º, nº 1 do Código da Propriedade Industrial e 37º, nº 1 do Decreto-Lei nº 129/98).
Ora a procedência do pedido da autora, implicando a impossibilidade de os explorar (em absoluto, não apenas em exclusivo) em parte do território nacional, afecta “o núcleo fundamental dos direitos privativos da propriedade industrial”, que é “a protecção da exploração económica do bem imaterial sobre que incidem” (Carlos Olavo, ónus da prova. cit., pág. 126); afectação que a lei nem prevê, nem permite. Com efeito, para além da invocação da extinção por caducidade ou por renúncia, a via legalmente delineada para que um interessado possa impedir o titular de um direito privativo registado de o utilizar é a da declaração de nulidade ou a anulação do registo (artigo 35º e segs. do Código da Propriedade Industrial).
10. O acórdão recorrido, todavia, e a recorrida, sustentam que esse efeito pode resultar da verificação de uma situação de concorrência desleal; no caso, da hipótese prevista no corpo do artigo 317º do Código da Propriedade Industrial e na sua alínea a).
Está assente nos autos (ponto 22) que a actuação da ré no mercado da Região Autónoma da Madeira, utilizando o vocábulo “Menapeças” como integrante dos sinais distintivos em causa (firma, logótipo, marcas) e procedendo à publicação referida no ponto 7 dos factos provados, gerou no mercado da Região Autónoma da Madeira confusão com a autora e com a sua actividade; no entanto, aquela utilização, correspondente ao exercício de direitos de que é titular enquanto os registos de que beneficia se mantiverem, não pode ser vedada à ré, ainda que, globalmente considerada, a sua actuação possa ser qualificada como contrária às normas e usos honestos a que se refere a cláusula geral do corpo do artigo 317º.
Na verdade, a confusão resulta, como se viu já, da utilização do termo “Menapeças” pela autora e pela ré no âmbito da mesma actividade e no mesmo espaço; que os demais actos da ré não são determinantes dessa confusão resulta do próprio pedido da autora, apenas dirigido contra a utilização do mesmo.
11. A recorrida sustenta que, por esta via, se está a confundir “propriedade industrial e direitos privativos”, a atribuir “efeito constitutivo” ao “registo de direitos privativos” e a admitir que “a existência de um direito privativo exclua a possibilidade de concorrência desleal”.
Já atrás se esclareceu que não há coincidência entre concorrência desleal e protecção de direitos privativos, e que a “existência de um direito privativo” não afasta a possibilidade de ser considerada como concorrência desleal a actuação do seu titular; e não a afasta ainda que envolva a utilização de sinais distintivos registados e, portanto, protegidos como direitos privativos (cfr. acórdão deste Supremo Tribunal de 7 de Março de 1989, www.dgsi.pt, proc. nº 07B8231 e, por exemplo, Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Coimbra, 2002, págs. 73, 420-421). Apenas exclui a afectação do núcleo desses direitos, na pressuposição de que se mantém o respectivo registo (neste sentido se entende a afirmação de que a tutela de direito privativo torna inútil a invocação de concorrência desleal – cfr. acórdão deste Supremo Tribunal de 30 de Outubro de 2003, www.dgsi.pt, proc. nº 03B2331).
Quanto ao efeito do registo dos direitos privativos em causa nestes autos, entende-se na verdade que é constitutivo, como decorre do que atrás se disse quanto às condições de atribuição do exclusivo que lhes corresponde. A “actual protecção legal à marca de facto” que a recorrida refere, tendo em conta a possibilidade de “anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento e concorrência desleal objectiva” (artigos 24º, nº 1, d) e 266º, nº 1, b) do Código da Propriedade Industrial), em nada contraria esta afirmação. Com efeito, em tal hipótese deveria ter sido recusado o registo; a invalidade aparece como “remédio” para a realização indevida do registo.
E, como também se viu já, não implica afirmar-se que “a existência de um direito privativo exclui a possibilidade de concorrência desleal”, conclusão que a recorrida considera “contrariada expressamente pelo Código da Propriedade Industrial que admite a possibilidade de a concessão de um direito privativo poder ser negada por susceptível de concorrência desleal (24/1/d) do CPI)”.
12. No confronto entre os direitos das partes, que se descreveram, tem de concluir-se que a autora não pode impedir a ré de explorar economicamente os direitos privativos de que é titular em relação a todo o território nacional, com fundamento em confusão gerada com ela própria e com a sua actividade. Solução contrária, como a adoptada no acórdão recorrido, é contraditória com a própria noção de direitos privativos, por inutilizar o seu conteúdo essencial.
Tal conclusão não significa, naturalmente, a afirmação de que se não pode ter como demonstrada a verificação de concorrência desleal; apenas tem o sentido de afastar a procedência dos pedidos formulados nesta acção, aos quais o tribunal está vinculado (artigo 661º do Código de Processo Civil).
Mas torna inútil o conhecimento da segunda questão colocada neste recurso pela recorrente, relativa precisamente à qualificação da sua actuação como concorrência desleal.
13. Nestes termos, concede-se provimento à revista e, consequentemente, revoga-se o acórdão recorrido e absolve-se a ré dos pedidos.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 26 de Novembro de 2009
Maria dos Prazeres Pizarro Beleza (Relatora)
Lázaro Faria
Lopes do Rego