| 448/20.4YHLSB.L1.S1 |  |
CONFUSÃO
IMITAÇÃO
USURPAÇÃO
MARCAS
NOME DE DOMÍNIO
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Os critérios do art. 238.º do actual Código da Propriedade Industrial devem aplicar-se, ainda que com adaptações, aos casos em que haja risco de confusão entre uma marca e um nome de domínio.
ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I. — RELATÓRIO
1. Hilodi — Historic Lodges & Discoveries, SA, intentou acção declarativa, sob a forma de processo comum, contra Wow Wines, Lda., formulando os seguintes pedidos:
I. — que seja anulado o direito da ré de utilização do domínio www.wowwines.pt ou qualquer outro domínio, ou expressão, que possam causar violação ao direito de marca da autora e seu domínio;
II. — que a ré proceda ao cancelamento junto da DNS.pt, ou caso assim não se entenda, seja ordenado oficiosamente o cancelamento daquele domínio junto da DNS.pt, bem como de outras entidades, nomeadamente a EURID;
III. — que a ré se abstenha da utilização de qualquer sinal distintivo alusivo ou susceptível de gerar confusão com as marcas e domínio da autora;
IV. — que a ré seja condenada no uso ilegal de marca.
2. A Ré Wow Wines, Lda., contestou, pugnando pela improcedência da acção.
3. O Tribunal da Propriedade intelectual julgou a acção improcedente e, em consequência, absolveu a Ré Wow Wines, Lda., do pedido.
4. Inconformada, a Autora Hilodi — Historic Lodges & Discoveries, SA, interpôs recurso de apelação.
5. Finalizou a sua alegação com as seguintes conclusões:
A) A ora Recorrente não se pode conformar com a Sentença proferida, porquanto tal decisão sob censura padece de diversos vícios, que merecem tutela jurisdicional, designadamente, incorrecta interpretação e aplicação do Direito e falta de Fundamentação.
B) No âmbito das actividades a que se dedica, a Autora criou um projecto classificado de Potencial Interesse Nacional (PIN) o qual tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património.
C) A magnitude do projecto contou com uma parceria com o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. com vista a colmatar a necessidade de preencher cerca de 350 postos de trabalho,
D) Consciente de que a Propriedade Industrial representa um factor competitivo de extrema importância e um contributo imprescindível para o processo de desenvolvimento económico e social, a Autora cedo de apressou a proteger de forma activa os seus direitos de Propriedade Industrial.
E) Dos quais e com relevância para a presente lide, se destacam os seguintes:
i) Registo de marca da União Europeia nº 17886816 “WOW”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 16/09/2020;
ii) Registo de marca da União Europeia nº 17886822 “WORLD OF WINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 12/02/2019;
iii) Registo de marca da união Europeia nº 17886829 “WORLDOF WINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019;
iv) Registo de marca da União Europeia nº 17886832 “WORLDOF WINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019
F) A Recorrente é ainda a titular do domínio de internet www.wow.pt registado em 16/06/2006,
G) A Recorrida promove a venda de bebidas alcoólicas sob a identificação “WOW” que em tudo alude ás marcas da Recorrente e aos produtos por estas protegidos na classificação internacional de Nice nº 33.
H) A Recorrida não mencionou que os direitos registados da Recorrente fossem marcas fracas;
I) As marcas da Recorrente são marcas fortes pois não há qualquer relação entre a expressão “WOW” e os produtos que se destinam a assinalar, na classe internacional de Nice nº 33.
J) O utilizar a expressão “WOW” no seu website e nos seus domínios .pt e .eu a Recorrida imita de forma gritante os direitos que foram prioritária e legitimamente atribuídos à Recorrente.
K) Imitação que é veementemente proibida e sancionada nos termos previstos pelo art. 238º do CPI.
L) Termos em que a sentença proferida pelo Mm Juiz à quo deverá ser substituída por outra que aceite o peticionado pela Recorrente, a saber:
1.Ser anulado o direito de a Recorrida utilizar os seus domínios pela violação das regras de composição dos nomes de domínio, sob pena de incorrer em uso ilegal de marca.
2. Dever a Recorrida proceder ao pedido de cancelamento junto da DNS.pt, ou, caso assim não se entenda, ordenar oficiosamente o cancelamento do domínio junto da DNS.pt bem como de outras entidades competentes para o efeito, nomeadamente a EURID.
3. Condenação da Recorrida na utilização de qualquer sinal distintivo alusivo ou susceptível de gerar confusão com as marcas e domínio da Recorrente;
4. Condenação da Recorrida em uso ilegal de marca.
6. A Ré Wow Wines, Lda., contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
7. O Tribunal da Relação de Lisboa julgou procedente o recurso de apelação, revogando a decisão proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual.
8. O dispositivo do acórdão recorrido é do seguinte teor:
Em razão do antes exposto, acordam os Juízes deste Tribunal da Relação de Lisboa, julgar procedente o recurso de apelação interposto pela Apelante/Autora Hilodi- Historic Lodges & Discoveries, SA, revogando-se a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, condenando-se a Apelada Wow Wines, Lda a abster-se da utilização do domínio www.wowwines.pt, ou www.wowwies.eu, e a proceder ao seu cancelamento junto da DNS.pt e da EURID.
9. Inconformada, a Ré Wow Wines, Lda., interpôs recurso de revista.
10. Finalizou a sua alegação com as seguintes conclusões:
I. O Acórdão proferido é violador do disposto nos artigos artigo 10. °, n.º 1, al. c) e 32.°, n.º 1, al. a) , das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .pt, artigo 9º, nº 2, al. b) do Regulamento 2017/1001/EU e artigos 209º e 238º, n.º 1 do Código de Propriedade Industrial.
II. wow é uma palavra usada na linguagem corrente e como tal de domínio público, insuscetível de uso exclusivo.
III. A marca “WOW” não tem qualquer sinal distintivo que, por si só, permita distingui-la de outras marcas, o que faz de si uma marca fraca;
IV. Uso corrente deve aferir-se no quotidiano, seja como palavra utilizada comummente pela generalidade das pessoas, o que cada vez sucede mais com as interjeições inglesas e a adoção de estrangeirismos pela língua portuguesa, quer também no uso do comércio.
V. Não há identidade de produtos ou serviços em conflito, as ofertas da Recorrente e Recorrida são completamente distintas;
VI. A marca “wow” é uma palavra de uso comum e não tem qualquer sinal diferenciador ou notoriedade tal que seja associada a vinhos;
VII. A marca “wow” não se confunde com a designação wowwines, tendo sonoridade e sinais gráficos distintos, não sendo suscetível de confundir o público-alvo, também ele distinto, se atentarmos no facto das marcas da Recorrida se destinarem a proporcionar experiências aos consumidores.
VIII. Pela mesma ordem de raciocínio, falece também a alegação da Recorrente relativamente à imitação de domínios, não se podendo concluir por um risco de confusão significativo.
IX. Também falece a demonstração cronológica relativa ao registo de domínio de “first come first served” uma vez que tal pressuposto é válido para domínios coincidentes, o que também não se verifica no caso em apreço, uma vez que o domínio da Recorrida/Autora é constituído tão somente pela palavra “wow” e o da Recorrente/Ré por “wowwines”;
X. Assim, se conclui, que não usa a Recorrente/Ré a marca da Recorrida/Autora de forma ilegal ou qualquer sinal distintivo suscetível de gerar confusão com as suas marcas, pelo que deve ser revogada a decisão proferida no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, substituindo-se por outra que absolva a Ré dos pedidos contra si formulados.
Fazendo-se assim a Costumada Justiça!
11. A Autora Hilodi — Historic Lodges & Discoveries, SA, contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
12. Finalizou a sua contra-alegação com as seguintes conclusões:
I. O Acórdão proferido é respeitador do disposto nos artigos artigo 10. °, n.º 1, al. c) e 32.°, n.º 1, al. a) , das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .pt, artigo 9º, nº 2, al. b) do Regulamento 2017/1001/EU e artigos 209º e 238º, n.º 1 do Código de Propriedade Industrial.
II. É thema decidendum se a marca prioritária registada na União Europeia com o nº 017886816 WOW pode ou não ser um impeditivo à constituição de outros sinais, os quais se destinem a assinalar produtos/serviços idênticos ou afins.
III. A “fragilidade” de uma marca é aferida com relação ao produto/serviço que assinala.
IV. Não há nenhuma especial relação entre os produtos/serviços, em especial, “vinhos” e a palavra WOW.
V. A marca prioritária registada na União Europeia com o nº 017886816 WOW é uma marca inventada, é uma marca de fantasia.
VI. Com o registo da marca na União Europeia com o nº 017886816 WOW a titular, aqui Apelante, ficou constituída dos direitos referidos no art. 249º, nº 1 do CPI e no art. 9º, nº 1 do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017 sobre a Marca da União Europeia.
VII. A função da marca é, segundo entendimento estabilizado e generalizado, a de distinguir os bens e serviços de uma empresa dos de outras empresas, permitindo ao público referenciar tais bens ou serviços por um índice de qualidade ou prestígio e preferir uns a outros.
VIII. Quando estão em causa produtos/serviços não relacionados com TI, a língua inglesa não é de uso comum no consumidor.
IX. A definição de WOW consta no dicionário de língua inglesa Cambridge, e não de um dicionário de língua portuguesa.
X. O consumidor médio a ter em consideração é o consumidor português.
XI. O consumidor médio do tipo de produtos em questão – vinho – não é um consumidor atento, até porque ocorre na procura deste tipo de serviços uma conhecida tradição oral.
XII. A aquisição de vinho é um acto banal da vida do consumidor português.
XIII. O grau de atenção tende a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano.
XIV. Para o completo desempenho função da marca enunciada na conclusão VII é essencial que seja garantida a exclusividade do uso da marca; daí que ela se tenha tornado objecto de propriedade industrial, constituída através do respectivo registo (nacional, da União ou internacional).
XV. Da conjugação dos artigos 239º e 245º do Código da Propriedade Industrial (CPI) resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra marca, sendo requisitos dessa imitação: a) que a marca imitada esteja registada com prioridade; b) que ambas as marcas (a registada e a que se pretende registar) se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins; c) que entre elas exista uma semelhança que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto.
XVI. Fundamental para lidar com as questões do regime jurídico das marcas, e à luz da qual devem ser analisadas e decididas, é a percepção das marcas na mente do ‘público relevante’ (ou, usando linguagem mais consentânea com a nomenclatura nacional, ‘consumidor médio’) dos bens e serviços em questão.
XVII. O ‘público relevante’ é constituído pelos actuais e potenciais adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto ou análise.
XVIII. Na definição do ‘público relevante’ deve atender-se em particular ao território em que é protegida a marca (prioritária), a quem se destinam os bens e serviços idênticos ou afins em causa e, também, à língua que é utilizada nos aspectos nominativos da marca.
XIX. O grau de atenção tende a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano.
XX. Apelante é titular de direitos prioritários, designadamente marca WOW e domínio wow.pt relativamente ao registo do domínio wowwines.pt
XXI. Os bens ou serviços devem ter-se por afins (similares) quando apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores; mas também para satisfação de diferentes necessidades dos consumidores mas que, na organização económica, industrial ou comercial da sociedade, costumem aparecer associados ou como instrumentais em relação à aquisição e utilização de um produto ou serviço.
XXII. A aferição do risco de confusão/associação assenta numa apreciação global.
XXIII. O consumidor médio nunca se defronta com os dois sinais no mesmo momento, não levando a cabo uma comparação simultânea dos dois sinais mas antes uma comparação entre um sinal e a memória que se tem de outro.
XXIV. Do ponto de vista gráfico a marca prioritária da Apelada é composta por três letras WOW; por seu turno o domínio é composto um único vocábulo wowwines, com 8 caracteres dos quais os três primeiros reproduzem totalmente a marca prioritária e os restantes cinco formam uma palavra de caracter meramente indicativo.
XXV. Ocorre entre ambos os sinais uma similitude gráfica em grau acima da média (grau 4 numa escala de 1 a 5).
XXVI. A designação wowwines reproduz na totalidade o único elemento que constitui a marca registada na União Europeia sob o nº 017886816 WOW
XXVII. É vazia de apoio legal a conclusão nº VII da motivação oferecida a pela Apelada.
XXVIII. A Apelada pretende levar o consumidor a acreditar que os seus serviços têm origem e proveniência na Apelante.
XXIX. Foi violado o art. 9, nº 1, al. c) das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .pt
XXX. A Apelada ao fazer um uso ilegal de marca contribui para desprestigiar o sinal WOW registado na União Europeia sob o nº 017886816.
XXXI. A não aplicação das regras gerais do direito de marcas vai privar de tutela e os interesses da Apelante
Neste consentâneo deverá o presente recurso de revista ser julgado improcedente, mantendo-se para todos e legais efeitos o Acórdão recorrido, pois só assim se fará JUSTIÇA!
13. Como o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões dos Recorrentes (cf. arts. 635.º, n.º 4, e 639.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso (cf. art. 608.º, n.º 2, por remissão do art. 663.º, n.º 2, do Código de Processo Civil), a questão a decidir, in casu, é tão-só a seguinte: — se há risco de confusão entre a marca WOW, de cujo registo é titular a Autora, agora Recorrida, Hilodi — Historic Lodges & Discoveries, SA, e os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu, de cujo registo é titular a Ré, agora Recorrente, Wow Wines, Lda.
II. — FUNDAMENTAÇÃO
OS FACTOS
14. O Tribunal da Propriedade Intelectual deu como provados os factos seguintes:
a) A autora dedica-se à organização de atividades de animação turística;
b) No âmbito das atividades a que se dedica, a autora criou um projeto que tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património.
c) Este megaempreendimento foi inaugurado ao público em 31/07/2020 e teve como investimento cerca de € 106 milhões;
d) O referido projeto tem o nome de WOW e consiste em seis experiências, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, várias lojas, em espaço para exposições e outro para eventos;
e) Uma das experiências “WOW” é a “The Wine Experience”. Trata-se de um museu sobre o vinho onde se encontram todas as explicações do sobre o processo de vinificação, ou seja, desde a uva até ao copo;
f) A autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886816 “WOW”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 16/09/2020 – teor do documento que a autora junta como n.º 6 que se dá como integralmente reproduzido;
g) [A] autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886822 “WORLD OF WINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 12/02/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 7 que se dá como integralmente reproduzido;
h) A autora é titular do registo de marca da união Europeia nº 17886829 “WORLDOFWINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 8 que se dá como integralmente reproduzido;
i) A autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886832 “WORLDOFWINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 9 que se dá como integralmente reproduzido;
j) A autora é ainda a titular do domínio de internet www.wow.pt registado em 16/06/2006 – teor do documento que a autora junta como n.º 10 que se dá como integralmente reproduzido;
k) A ré dedica-se ao comércio por grosso de bebidas alcoólicas;
l) A ré é titular dos registos de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu, que se destinam a assinalar “Bebidas alcoólicas”;
m) Em data anterior a setembro de 2020 os domínios referidos em l) eram utilizados por AA, que usava também já a designação “Wow Wines”, que posteriormente levou à escolha do nome da ré.
n) Com data de 5 de agosto de 2020, a mandatária da autora enviou uma mensagem de correio eletrónico dirigida ao endereço AA@wowwines.eu solicitando que desativasse o sítio de internet www.wowwines.eu - teor do documento junto pela ré como n.º 1 que se dá por reproduzido.
15. O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou o recurso interposto pela Autora Hilodi — Historic Lodges & Discoveries, SA, na parte relativa à impugnação da decisão de facto, por inobservância dos ónus consignados no art. 640.º, n.º 1, alínea a), do Código de Processo civil.
O DIREITO
16. A Autora, agora Recorrida, é titular de quatro marcas europeias — como decorre dos factos dados como provados sob as alíneas f) a i):
“f) A autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886816 “WOW”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 16/09/2020 – teor do documento que a autora junta como n.º 6 que se dá como integralmente reproduzido;
g) [A] autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886822 “WORLD OF WINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 12/02/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 7 que se dá como integralmente reproduzido;
h) A autora é titular do registo de marca da união Europeia nº 17886829 “WORLDOFWINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 8 que se dá como integralmente reproduzido;
i) A autora é titular do registo de marca da União Europeia nº 17886832 “WORLDOFWINE”, pedida em 12/04/2018 e concedida em 28/05/2019 – teor do documento que a autora junta como n.º 9 que se dá como integralmente reproduzido;
j) A autora é ainda a titular do domínio de internet www.wow.pt registado em 16/06/2006 – teor do documento que a autora junta como n.º 10 que se dá como integralmente reproduzido”.
17. O alcance dos direitos da Autora, agora Recorrida, é determinado pelos arts. 210.º e 249.º do actual Código da Propriedade Industrial:
Artigo 210.º — Propriedade e exclusivo
1. — O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
Artigo 249.º — Direitos conferidos pelo registo
1. — Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:
a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;
b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;
c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.
2 - Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:
a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;
b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;
c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal;
d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação;
e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade;
f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade.
3 - O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra.
17. Embora a Autora, agora Recorrida, seja titular do registo de marca da União Europeia nº 17886816 “WOW”, a Ré, agora Recorrente, é titular dos registos de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu, que se destinam a assinalar “Bebidas alcoólicas”.
18. O caso está em averiguar se o uso pela Ré, agora Recorrente, dos nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu conflitua com os direitos da Autora, agora Recorrida, decorrentes do registo de marca da União Europeia nº 17886816 “WOW”.
19. A Autora, agora Recorrida, alegou que havia um risco de confusão entre a marca WOW e os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu — e que, em consequência, a atribuição dos nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu infringia o art. 10.º das Regras de registo de nomes de domínio de .pt [1] e o art. 311.º do actual Código da Propriedade Industrial, sobre a Concorrência desleal.
20. O Preâmbulo das Regras de registo de nomes de domínio de .pt apresenta a Associação DNS.PT como “a entidade responsável pela gestão, registo e manutenção do ccTLD.pt. O ccTLD.PT foi delegado, técnica e administrativamente, à Fundação para a Computação Científica Nacional, FCCN, no final dos anos 80. No âmbito desta delegação, foi esta entidade que geriu o ccTLD .pt nos passados 25 anos. A Associação DNS.PT sucedeu, desde 9 de maio de 2013, à FCCN nos direitos e obrigações até então por esta prosseguidos no âmbito da delegação efetuada pela IANA – Internet Assigned Numbers Authority a 30 de Junho de 1988, (RFC 1032, 1033, 1034 e 1591) e, em particular, na responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob o ccTLD (country code Top Level Domain) .pt, domínio de topo correspondente a Portugal, conforme resultou de decisão legislativa inserta no Decreto-Lei 55/2013, de 17 de abril”.
21. O art. 10.º das Regras de registo determina que, [p]ara além das proibições previstas para cada hierarquia de .pt, o nome de domínio não pode:
c) Corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, nomeadamente por coincidirem com marcas notórias ou de prestígio pertencentes a outrem”.
22. Em ligação com o art. 10.º das Regras de registo, o art. 311.º do actual Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe Concorrência desleal, é do seguinte teor:
1. — Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:
a) Os actos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes;
c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;
d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;
e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado;
f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.
2. — São aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 345.º”
23. O Tribunal da Propriedade Intelectual concluiu que não havia risco de confusão entre a marca WOW e os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu, no sentido do art. 10.º das Regras de registo de nomes de domínio de .pt e / ou no sentido do art. 311.º do actual Código da Propriedade Industrial.
24. Fundamentou a sua conclusão nos seguintes termos:
no presente caso, a questão da marca “WOW” não está na sua falta de caráter distintivo, como entende a ré, mas sim na sua fraca força distintiva.
[…] ‘WOW’ é uma interjeição inglesa para exprimir uma expressão de surpresa ou admiração que encontra a tradução para português, na palavra ‘UAU’. Quer em inglês, quer em português, o uso desta interjeição é hoje amplamente generalizado. E, cada vez mais, também em Portugal, onde os anglicismos vêm ganhando mais relevância, fruto da globalização e da crescente utilização das redes sociais, na sua maioria em língua inglesa, se utiliza esta expressão.
[…] a escolha desta expressão de uso corrente para assinalar produtos ou serviços, através de uma marca, cumpre a função distintiva, mas não o faz de forma suficientemente forte que permita afastar outros utilizadores que a ela imprimam uma pequena alteração. Isto acontece pelo simples facto de que é de uso corrente, porque é banal e frequente.
Ora, sendo assim, e considerando que, no domínio da ré, ‘WOW’ é seguido de ‘WINES’, formando ‘WOWWINES’, ou seja, é introduzida uma alteração ao sinal, dilui-se o risco de confusão. Como ficou referido, quando tratamos marcas fracas, um pequeno elemento de diferença é o bastante para afastar o risco de confusão. Aqui, esse elemento radica na palavra descritiva ‘WINES’.
25. O Tribunal da Relação de Lisboa revogou a decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual, sustentando três coisas:
26. Em primeiro lugar, que a interjeição inglesa WOW não era de uso generalizado ou sequer de uso habitual em sinais distintivos [2].
27. Em segundo lugar, que a força distintiva do sinal WOW não deveria considerar-se fraca [3].
28. Em terceiro lugar, que, ainda que se considerasse fraca, a alteração do sinal WOW, com a palavra descritiva WINES, não deveria considerar-se suficiente para afastar o risco de confusão:
[…] a marca WOW também é utilizada para assinalar produtos/actividades que a Apelante desenvolve na área do vinho, sendo que está provado que a Apelada utiliza os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu, para assinalar “Bebidas alcoólicas”, sendo que a ré dedica-se ao comércio por grosso de bebidas alcoólicas, havendo afinidade (complementaridade) entre os produtos/actividades.
E, o vocábulo genérico que é diferente no nome de domínio da Apelada- “WINES”- descreve apenas e só o género de produto comercializado, não permitindo, no conjunto do sinal WOWWINES, arredar o erro ou confusão com a marca e o domínio da Apelante.
Sendo os sinais em confronto meramente verbais, contendo o domínio da Apelada o vocábulo “WOW”, o qual é comum quer à marca da Apelante “WOW” quer ao seu nome de domínio www.wow.pt, assumem os sinais da Apelante e os da Apelada, ainda que analisados no seu conjunto, inegáveis semelhanças visuais e gráficas.
Semelhanças que não se dissipam com o vocábulo genérico “WINES” colocado no final do nome de domínio da Apelada- WOWWINES-, vocábulo esse que descreve somente o género ou espécie de produto que se visa publicitar.
Entre aqueles sinais da Apelante (marca e nome de domínio) e os da Apelada (nomes de domínio) não há dissemelhanças que os permitam facilmente distinguir, não se evidenciam diferenças significativas que superem as semelhanças visuais e, que afastem o risco de confusão (essencialmente por associação) pelo consumidor médio desses produtos”.
29. Entre as disposições legais relativas ao risco de confusão está o 238.º do actual Código da Propriedade Industrial, com a epígrafe Conceito de imitação ou usurpação:
1. —A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2. — Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3. — Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.
30. O Supremo Tribunal de Justiça tem considerado, constantemente, que deve atender-se a uma dupla semelhança: em primeiro lugar, deve atender-se à semelhança entre os elementos que constituem a marca e, em segundo lugar, à semelhança entre os produtos ou serviços designados pela marca (pelo conjunto dos elementos que constituem a marca) [4].
31. Em relação à semelhança entre os elementos que constituem a marca, tem-se entendido:
I. — que “a imitação de marca deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca” [5] [6],
II. — que, na apreciação da semelhança ou dissemelhança que resulta do conjunto dos elementos, deve aplicar-se o padrão ou standard do consumidor médio [7];
III. — que, na aplicação do standard de um consumidor médio, deve considerar-se a perspectiva de um “homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público” [8].
32. Embora não esteja em causa uma marca imitada ou usurpada por outra marca, os requisitos do art. 238.º do actual Código da Propriedade Industrial devem aplicar-se, ainda que com adaptações, aos casos em que haja risco de confusão entre uma marca e um nome de domínio [9].
33. Ora os arts. 238.º e 249.º do actual Código da Propriedade Industrial equiparam o risco de associação ao risco de confusão e o acórdão do STJ de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 — define o risco de confusão em termos de abranger o risco de associação, dizendo que “o risco de confusão abrange também o risco de associação: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro, mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”.
34. O Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Relação estão de acordo em que a marca WOW e os nomes de domínio www.wowwines.pt e www.wowwines.eu são semelhantes entre si — discordando tão-só sobre se a palavra WINES é ou não suficiente para afastar o risco de confusão entre sinais semelhantes.
35. Os factos dados como provados sob as alíneas d), e) e j) são do seguinte teor:
“d) O referido projeto tem o nome de WOW e consiste em seis experiências, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, várias lojas, em espaço para exposições e outro para eventos;
e) Uma das experiências “WOW” é a “The Wine Experience”. Trata-se de um museu sobre o vinho onde se encontram todas as explicações do sobre o processo de vinificação, ou seja, desde a uva até ao copo”.
j) A autora é ainda a titular do domínio de internet www.wow.pt registado em 16/06/2006 – teor do documento que a autora junta como n.º 10 que se dá como integralmente reproduzido.
36. Em consonância com os factos dados como provados sob as alíneas d) e e):
I. — a marca WOW é usada para designar uma escola de vinho;
II. — a marca WOW é usada para designar experiências relacionadas com o vinho.
37. Estando em causa uma marca usada para designar um escola e experiências relacionadas com o vinho, entende-se que a palavra WINES não é, por si só, suficiente para afastar o risco de confusão ou, em todo o caso, para afastar o risco de associação.
38. O consumidor médio, como “homem médio com a diligência normal”, poderá associar a actividade da Autora, agora Recorrida, à actividade da Ré, agora Recorrente — poderá representar a compra de vinho através dos domínios www.wowwines.pt e www.wowwines.eu como um prolongamento da experiência de vinho designada através da marca WOW.
39. Em termos em tudo semelhantes aos do acórdão recorrido, dir-se-á que “… o consumidor médio, confrontado com o nome de domínio da Apelada, tendo reminiscências na memória da marca registada e do nome de domínio da Apelante, que os usa para publicitar projectos também relacionados com o vinho, não conseguirá facilmente fazer a dissociação das sociedades, existindo o risco sério de que considere estar perante empresas do mesmo grupo económico.
O nome de domínio da Apelada www.wowwines.pt é susceptível de ser tomado como uma extensão da marca e do nome de domínio da Apelante, isto é, como sendo também pertencente à Apelante ou ao mesmo grupo económico, já detentora do nome de domínio www.wow.pt desde 2006, permitindo erro ou confusão sobre a titularidade”.
III. — DECISÃO
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso e confirma-se o acórdão recorrido.
Custas pela Recorrente Wow Wines, Lda.
Lisboa, 8 de Março de 2022
Nuno Manuel Pinto Oliveira (relator)
José Maria Ferreira Lopes
Manuel Pires Capelo
_________
[1] Entretanto substituídas pelas Regras de registo de .pt, em vigor desde 2 de Fevereiro de 2021.
[2] A fundamentação do acórdão recorrido diz expressamente o seguinte: “WOW é de facto uma interjeição inglesa utilizada coloquialmente para transmitir admiração, mas não é propriamente um sinal usual, banal, vulgarizado no comércio para distinguir ou identificar produtos, não sendo de utilização habitual em marcas ou outros sinais distintivos, conforme se pode até constatar da consulta pública de marcas no INPI ou EUIPO”.
[3] A fundamentação do acórdão recorrido diz expressamente o seguinte: “O vocábulo WOW, constante quer da marca quer do nome do domínio-www.wow.pt- para assinalar o tipo de produtos/serviços a que a Apelante se dedica comercialmente, afigura-se original, fantasioso, permitindo conferir distintividade aos produtos/actividades da Apelante, distinguindo-os dos demais, face à novidade, sonoridade expressiva e originalidade do sinal WOW, pelo que, afigura-se-nos que os sinais da Apelante que recorrem a essa expressão não se podem apelidar de sinais fracos”.
[4] Cf. designadamente acórdão do STJ de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1.
[5] Cf. acórdãos do STJ de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 12 de Dezembro de 2002 — processo n.º 02A3030 —, de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1 — ou de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.
[6] Ideia que é de quando em quando expressa através da fórmula “é por intuição sintética e não por dissecção analitica que deve proceder-se a comparação das marcas” [cf. acórdãos do STJ de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 — e de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545].
[7] Cf. acórdãos do STJ de 13 de Maio de 1997 — processo n.º 96A609 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de 12 de Julho de 2005 — processo n.º 05B2005 —, de 17 de Abril de 2008 — processo n.º 08A375 —, de 20 de Dezembro de 2017 — processo n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2 — ou de de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.
[8] Expressão do acórdão do STJ de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.
[9] Em tema de confusão entre marcas, firmas e denominações sociais, vide, p. ex., o acórdão do STJ de 28 de Setembro de 2010 — processo n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1 —; em tema de confusão entre marcas e nomes de domínio, vide, p. ex., o acórdão do STJ de 16 de Fevereiro de 2012 — processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1.S1.