Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
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FIRMA
CONCORRÊNCIA DESLEAL
MARCAS
DIR CIV - TEORIA GERAL.
II - Constituem concorrência desleal os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízos à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela.
American Telephone and Telegraph Company, com sede nos
Estados Unidos da América propôs no Tribunal da Comarca de Lisboa acção declarativa com processo sumário contra
A.T.T. - Equipamentos e Acessórios de Electrónica e
Telemática, Limitada, com sede em Lisboa pedindo a condenação da Ré a abster-se de utilizar a expressão
A.T.T. ou qualquer outra confundível, quer na sua denominação social, que por qualquer outra forma e ainda a pagar-lhe a ela A. uma indemnização pelos prejuízos sofridos, que venha a liquidar-se em execução de sentença.
Fundamenta os seus pedidos no facto de ter registado definitivamente a seu favor e em Portugal as marcas
AT&T n. 222030 destinada a "equipamentos de telecomunicações incluindo telefones, aparelhos de ligação, computadores e equipamento de computadores", e n. 222031 destinada "serviços de comunicações radiofónicas, telegráficas ou telefónicas" pelo que a actividade da Ré se como usurpação ou imitação da marca, lesando os legítimos interesses da A., causando-lhe uma diminuição de vendas e pondo em causa a sua reputação.
O processo correu seus termos, com contestação da Ré, vindo após audiência de julgamento a ser proferida sentença que absolveu a Ré quanto ao pedido de indemnização, mas a condenou quanto ao restante.
A Ré apelou, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa julgado tal recurso procedente e a acção improcedente.
Recorre agora de revista a Autora, formulando nas suas alegações as seguintes conclusões: a) O acórdão recorrido não fez a correcta interpretação e integração das normas jurídicas aplicáveis ao caso
"sub judice". b) Com efeito, a recorrente tem registadas as suas marcas ns. 222030 e 222031 "AT&T" destinadas a distinguir, no mercado, equipamentos de telecomunicações, incluindo telefones, aparelhos de ligação, comunicações radiofónicas, telegráficas ou telefónicas. c) As referidas marcas foram registadas em 22 de Março de 1990 e 22 de Julho de 1991. d) Em 22 de Abril de 1992 constitui-se a sociedade
A.T.T. - Equipamento e Acessórios de Electrónica e
Telemática, Limitada, visando exercer a sua actividade na mesma área da recorrente. e) Nos termos do artigo 212 C.P.I. constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente todos os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, o serviço ou o crédito dos concorrentes, bem como as referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiarem do crédito de uma marca alheia. f) A adopção pela recorrida de uma firma que constitui imitação das marcas da recorrente é um acto de concorrência desleal. g) E nem se diga, como no Acórdão que o confronto não pode ser feito entre marcas e que a recorrente não tem registada a sua firma. h) Pois, dispõe o artigo 8 da Convenção da União de
Paris de 1883 que o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registo. i) A expressão nome comercial deve ser entendida, na opinião da mais moderna doutrina, como referindo-se à firma-denominação, pois, a função principal do artigo 8 da C.U.P. é a de garantir a circulação internacional do nome comercial. j) Está assim protegido em Portugal, o "nome comercial da recorrente, embora sem ter sido objecto de qualquer registo. l) A adopção da firma A.T.T. pela recorrida é um acto de concorrência desleal por, também, envolver a possibilidade de confusão com a firma AT&T. m) Igualmente a firma da recorrida é confundível com as marcas e nome comercial da recorrente. n) O exame comprovativo entre firmas e marcas pode e deve ser feito - Acórdãos do S.T.J. de 30 de Março de
1962 e Acórdão da R.L. de 4 de Janeiro de 1983. o) Ora é patente que a firma A.T.T. não tem a necessária eficácia distintiva. p) Sendo confundível com as marcas e o nome comercial da recorrente, a firma da recorrida viola os artigos 1,
2 ns. 2 e 5, do Decreto-Lei 42/89 de 3 de Fevereiro, artigo 10 ns. 4 e 5 C.S.C., e artigo 144 n. 6 C.P.I. q) Igualmente o artigo 5 do novo C.P.I. dispõe que os registos de marca constituem fundamento de recusa ou anulação de denominações sociais ou firmas. r) Sendo notórias as marcas da recorrente elas devem beneficiar, nos termos dos artigos 95 C.P.I. e 6 da
C.U.P, de uma especial protecção. s) Tais factos implicam que, também por este motivo, se considere existir concorrência desleal. t) O registo da firma A.T.T. foi, pois, feito com violação de normas legais. u) O facto de a recorrente não ter comunicado ao
R.N.P.C. as suas marcas não constitui causa para a improcedência da sua acção. v) Com efeito, os princípios da verdade e da novidade são de interesse e ordem pública e vinculativos e não dependem do cumprimento de formalidades administrativas, nomeadamente as constantes do artigo 2 n. 6 do Decreto-Lei 42/87. x) O que o preceito significa é que os serviços só podem confrontar as denominações sociais pretendidas com marcas, desde que os titulares desses sinais os tenham comunicado ao R.N.P.C. y) Não podem, pois, ser atribuídos efeitos ao disposto naquela disposição legal, pois, o conceito "termo oportuno" não está esclarecido no diploma e só pode significar enquanto o interessado puder defender o seu direito ao uso exclusivo das marcas. z) O acórdão recorrido violou, assim, as normas dos artigos 6 e 8 da C.U.P., os artigos 1, 2 ns. 2 e 5 do
Decreto-Lei 42/89 de 3 de Fevereiro, os artigos 79, 94,
95, 187 n. 4, 144 n 6 e 212 C.P.I. e o artigo 10
C.S.C., pelo que deve ser revogado.
Houve contra alegação da Ré recorrida a defender o
Acórdão recorrido.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Vejamos antes do mais a matéria de facto que o Acórdão recorrido considerou provada:
1- A Autora registou definitivamente a seu favor em
Portugal as marcas AT&T n. 222030 destinada a "equipamentos de telecomunicações, incluindo telefones, aparelhos de ligação, computadores, e equipamentos de computadores" e n. 222031 destinada a "serviços de comunicações radiofónicas, telegráficas ou telefónicas.
2- Por escritura pública de 24 de Fevereiro de 1992 foi constituída a sociedade Ré, com a denominação social
A.T.T. - Equipamentos e Acessórios de Electrónica e
Telemática, Limitada, tendo como objecto social: projecto, comercialização, instalação e manutenção de equipamento de electrónica, telecomunicações, telemática e doméstica.
3- A constituição da Ré foi registada em 5 de Julho de
1992.
4- Em 13 de Março de 1992 foi apresentado no Registo
Nacional de Pessoas Colectivas um pedido de certificado de admissibilidade das seguintes denominações sociais:
A.T.T. - Equipamentos, Cabos e Acessórios de
Electrónica e Telemática, Limitada, e C.O.N.E.C.T.I.C.A. - Equipamentos, Cabos e Acessórios de Electrónica e Telemática, Limitada.
5- Em 18 de Março de 1992 o R.N.P.C. certifica a admissibilidade da denominação A.T.T. - Equipamentos e
Acessórios de Electrónica e Telemática, Limitada.
6- A sede e estabelecimento da Autora é nos E.U.A.,
Avenue of the América, New York, NY 100013 - 2412.
7- A A. dedica-se ao fabrico e comercialização de produtos, aparelhos e equipamentos electrónicos, destinados às telecomunicações e telemática, bem como à prestação de serviços conexos com aquelas actividades.
8- Na actividade que vem desenvolvendo em todo o mundo ao longo de décadas, a A. grangeou notoriedade e prestígio, a nível nacional e internacional como fabricante e prestadora daqueles bens e serviços.
9- A A. usa as marcas referidas para assinalar e distinguir os seus produtos e serviços, o que vem fazendo com regularidade em vários países estrangeiros e em Portugal, desde há vários anos.
10- Tem também a A. promovido a divulgação dos seus produtos e serviços sob as marcas A.T.& T., mediante o recurso a várias firmas de publicidade.
11- A notoriedade da A. e a fama dos seus produtos e serviços tem originado situações em que terceiros pretendem usar as marcas, para através da confusão que se estabelece, beneficiarem do seu prestígio.
12- Os registos das marcas designadas AT&T com processos relacionados no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial com os ns. 222031 e 222030, foram comunicados a estes serviços (do Registo Nacional das Pessoas Colectivas) em 18 de Setembro e 12 de
Outubro de 1992, respectivamente.
Enumerados assim os factos provados e delimitado como está o objecto do recurso pelas conclusões das alegações da recorrente, começaremos por fazer o enquadramento correcto da questão que é posta e que tem de ser solucionada em face da matéria fáctica já referida.
E para tal é necessário salientar que, no caso "sub judice, anteriormente à data do registo em Portugal da firma A.T.T., a favor da Ré, já a Autora American
Telephone And Telegraph Company havia registado também em Portugal a seu favor as marcas ns. 222030 e 222031
"A.T.&T.", destinadas a distinguir no mercado equipamento de telecomunicações, incluindo telefones, aparelhos de ligação e comunicações radiofónicas, telegráficas ou telefónicas.
É que, efectivamente, é este, em suma, o fundamento da acção movida pela A. à Ré, estendendo àquela, ora recorrente, que tal registo a seu favor implica a propriedade e uso exclusivo das ditas marcas em todo o território nacional, estendendo-se aquela propriedade e aquele exclusivo uso ao confronto com denominações sociais - o juízo fundamental na presente acção é o da existência ou não entre as marcas da Autora e a denominação social que a Ré pretende usar, em termos de esta ser condenada a abster-se de utilizar a expressão
A.T.T., ou qualquer outra com esta confundível, quer na sua denominação social, quer por qualquer outra forma.
Como se sabe firma e marca são coisas distintas.
A marca pode ser definida em termos gerais, como o sinal distintivo que serve para identificar o produto proposto ao consumidor (Carlos Olavo, Propriedade
Industrial, Noções Fundamentais, C.J. XII, 1987, 2 20).
A firma é o nome ou designação que identifica o comerciante na sua actividade mercantil (v. Brito
Correia, Direito Comercial 1989 I/236 e Acórdão do
S.T.J. de 19 de Junho de 1984, B.M.J. 338/436).
Mas isso não impede que sejam susceptíveis de confusão, quando não pertençam ao mesmo interessado, como se salienta no Acórdão da Relação de Coimbra de 4 de
Janeiro de 1983 (C.J. VIII, I, 21).
Refere a Autora, ora recorrente, na sua petição inicial ter a Ré com a sua conduta incorrido na prática de concorrência desleal, lesando com ela os seus legítimos interesses (artigo 212 do C.P.I.).
Como já se salientou no Acórdão deste Supremo Tribunal de 7 de Janeiro de 1958 (B.M.J. 73/363) concorrência é o esforço no campo de actividade económica de outrém, no sentido de atrair clientela, sendo desleal quando exercida com fraude - constituem concorrência desleal os actos, repudiados pela consciência normal dos comerciantes, como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízos à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela.
E como refere o Acórdão deste S.T.J. de 30 de Março de
1962, B.M.J. 115/564 as disposições do C.P.I. são aplicáveis ao confronto entre marcas e denominações sociais.
Tal significa, no que importa agora considerar pela resolução do caso "sub judice", que uma denominação social, numa firma que constitua imitação de marca de outrem é um acto de concorrência desleal a analisar em face das disposições do Cod. Prof. Ind. de 1940 (cfr. também o C.P.I. de 1995) em vigor à data do registo de firma "A.T.T." - v. também artigo 12 C. Civil.
E o artigo 212 de tal Código definia que: "Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica".
Ora entendemos ser esta a situação existente com relação à A. e à Ré, pois, o registo da firma "A.T.T." a favor desta, que é uma empresa portuguesa, é patentemente confundível com as marcas "A.T. & T." que aquela registou.
Sabe-se que a função da marca consiste em identificar a proveniência de um produto ou serviço, e é através dela que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece (v. Carlos
Olavo, C.J. XII, , página 21).
E a confusão estabelecida neste ponto é susceptível de desencadear uma injustificada atracção de clientela pela "A.T.T." (por razões de fidelidade à marca "A.T. &
T." da Autora, face à sua grande e conhecida reputação) ou pode até conduzir à perda de confiança dos produtos da marca "A.T. & T.", se os produtos confundidos forem de qualidade inferior.
Em suma, "ATT" e "AT&T" são designações ostensivamente confundíveis - o registo da firma "ATT" é susceptível de criar confusão com os produtos e serviços "AT&T", identificados com marcas dessa designação (artigo 212 n. 1 do C.P.I. de 1940).
De salientar, como decorre das respostas aos quesitos
1, 2, 3, 4 e 5, que a A. fabrica e comercializa produtos, aparelhos e equipamentos electrónicos para telecomunicações e telemática, e presta serviços conexos, desenvolvendo essa actividade há décadas em todo o mundo com notório prestígio nacional e internacional, tendo também divulgado os seus produtos e serviços sobre a marca A.T. & T. através de várias firmas de publicidade, e de tal modo que a sua notoriedade e a fama dos seus produtos e serviços tem originado situações em que terceiros pretendem usar as marcas para através da confusão que se estabelece, beneficiarem do seu prestígio.
Eis o que acontece no caso presente com a Ré, que como também vem provado (alínea B) da especificação) tem como objecto social o projecto, comercialização, instalação e manutenção de equipamentos de electrónica, telecomunicação, telemática e domótica, movendo-se, assim, ao desenvolver a sua actividade económica em
área semelhante ou idêntica à da A.
Não pode, pois, a Ré pretender com o registo da sua firma "A.T.T." beneficiar do crédito da marca alheia
"A.T. & T." da Autora também registada.
E porque assim é não pode manter-se tal registo de firma já que a lei não dá cobertura à concorrência desleal (v. artigo 187 n. 4 C.P.I. 1940 que indicava como fundamento da recusa de patente, depósito ou registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção (cfr. Acórdão do
S.T.J. de 21 de Março de 1961, B.M.J. 105/651, bem como o artigo 2 do Decreto-Lei 42/89 de 3 de Fevereiro).
E no caso presente não se pode olvidar, no que concerne
à A., que o direito à marca se reconduz, em primeira linha, à possibilidade de utilização exclusiva daquele sinal, se trata de um direito exclusivo, o que implica a possibilidade de os titulares das marcas se oporem à sua usurpação ou perturbação por outras pessoas, maxime" através de um outro elemento de outro direito privativo de propriedade industrial.
Tal direito à marca impede, obviamente, o registo de nome ou insígnia de um estabelecimento (ou de uma sociedade) quando neste se fabricam ou vendem produtos ou serviços a que a marca se destina.
E quanto a firmas ou denominações a lei exige que entre elas e a marca exista tal semelhança, que possa induzir o público em erro sobre a titularidade dos sinais distintivos, o que significa, que a lei não permite que os elementos caracterizadores da firma ou denominação sejam semelhantes aos de uma marca de outrem, quando entre a actividade a que aquela se destina e os produtos ou serviços a que esta se reporta haja alguma afinidade.
E quando tal sucede, evidente se torna, que o registo assim efectuado, com violação da ordem jurídica não pode deixar de ser impugnável.
Sabe-se, com efeito, que sempre que um acto contraria a previsão normativa, o Direito atribuía-lhe um valor negativo que se manifesta na sua não produção de efeitos, em determinados termos, como consequência natural das defesas do sistema jurídico, enquanto modelo de conduta que, para ser observado, necessita de mecanismos vantajosos para quem conduza a sua conduta em conformidade, e desvantajosos, no caso contrário (v.
Das Invalidades Atípicas, Esboço de uma Teoria Geral,
Ana Paula Ribeiro, Página 15, bem como os artigos 294 e
295 do Código Civil).
E aqui no caso "sub judice" é, no fundo, o acto de registo da firma A.T.T., com a inerente publicidade que corporiza a já apontada concorrência desleal por parte da Ré com relação à A., com suas registadas marcas
"A.T. & T.", devendo acrescentar-se que as causas impeditivas de um registo se transformam em causas de invalidade desse mesmo registo se ele, vier a final a ser realizado.
Chegados a este ponto apenas resta acrescentar que há que apreciar em termos hábeis o que preceitua o n. 6 do artigo 2 do Decreto-Lei 42/89 de 3 de Fevereiro, que procedeu à reforma do Registo Nacional de Pessoas
Colectivas.
Com efeito, o seu texto foi decisivo para o Acórdão recorrido, para este revogar a sentença da 1. instância absolvendo a Ré do pedido em que tinha sido condenada.
E é ele do teor seguinte:
"Para que possam prevalecer-se do disposto no número anterior os titulares de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas devem, em tempo oportuno, comunicar o seu direito ao Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em impresso próprio".
De acentuar desde logo que é a própria lei que faz o cruzamento da protecção dos vários sinais distintivos, mas fá-lo, na parte, que agora importa considerar para decurso do caso "sub judice", usando um conceito indeterminado de tempo, o que desde logo nos leva a afastar a solução rigorista aceite na decisão recorrida de que como o R.N.P.C. tem que ter em seu poder todos os elementos no momento em que sucede a admissibilidade da denominação para poder respeitar a lei, e por culpa da Autora não os tinha, a autorização está perfeitamente legal e há que respeitá-la.
Anote-se que o Acórdão recorrido assenta a este propósito na inexactidão de que as marcas da recorrente não estavam registadas em Portugal...
Não refere a lei quando é o apontado momento oportuno
(cf. o artigo 5 n. 3 do C.P.I. de 1995 que refere que:
"Os registos de marca...constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com elas confundíveis e cujos pedidos de constituição sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo").
Mas há que atentar no disposto no artigo 6 do citado
Decreto-Lei 42/89 que diz no seu n. 1 que o direito à exclusividade de firma ou denominação só se constitui após o registo definitivo pelo respectivo titular no serviço legalmente competente, no seu n. 2 que o certificado de admissibilidade de firma ou denominação constitui mera presunção de exclusividade, e no seu n.
3 que o disposto no n. 1 não prejudica a possibilidade de declaração, anulação ou revogação do direito à exclusividade por sentença judicial ou por declaração da sua perda, nos termos da lei.
E isto para se significar que nunca a ultrapassagem daquele apontado prazo pode precludir o recurso ao que
é permitido por este n. 3 do artigo do Decreto-Lei
42/89.
O contrário iria levar a uma "sanção" desproporcionada e conferir pouco valor ao registo da marca, como que se estabelecendo uma duplicidade de registo deste.
O alcance que se poderá surpreender ao mencionado prazo
é o de dever o titular do direito privativo para obter a tutela do seu direito, realizar previamente essa comunicação ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas.
Mas, sempre tendo presente que o efeito impeditivo do registo de firma confundível, se consolida logo com o pedido de registo da marca e não depende de nenhuma prioridade de inscrição ou notificação ao Registo
Nacional de Pessoas Colectivas (v. também neste ponto o parecer junto a folha 270 pelo Professor Oliveira
Ascensão e Doutor P. Nunes de Carvalho).
Concorrência leal é o que pretende a lei e é nessa conformidade que a interpretamos, concluindo que a conduta da Ré integra uma concorrência desleal com relação à A. pelo modo já apontado...
Por tudo o exposto, e sem necessidade de mais amplas considerações, se decide:
1- Conceder a revista e revogar o Acórdão recorrido na parte em que absolveu a Ré do pedido formulado pela A. de condenação daquela a abster-se de utilizar a expressão "A.T.T." ou qualquer outra com esta confundível, quer na denominação social, quer por qualquer outra forma, condenando a Ré em tal pedido.
2- Condenar a Ré recorrida nas custas em ambas as instâncias e deste recurso.
Lisboa, 13 de Fevereiro de 1996
Fernandes de Magalhães,
Miguel Montenegro,
Fernando Fabião.