Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
| 150/23.5YHLSB.L1.S1 |  |
MARCAS
MARCA NOTÓRIA
CONSUMIDOR
PUBLICIDADE
CONFUSÃO
SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA
O risco de confusão — directa ou indirecta (por associação) — entre marcas deve apreciar-se atendendo, em primeiro lugar, à semelhança (ou dissemelhança) entre os elementos que constituem a marca e, em segundo lugar, à semelhança (ou dissemelhança) entre os produtos ou serviços designados pela marca (pelo conjunto dos elementos que a constituem).
ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Recorrente: VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.
Recorrida: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
I. — RELATÓRIO
1. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT propôs a presente acção declarativa sob a forma de processo comum contra VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA., pedindo que a Ré fosse condenada:
a. Cessar o uso, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, da designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua atividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
b. Abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, a designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua atividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
c. A remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse de onde conste a designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, nomeada mas não limitadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
d. A remover todas as referências a M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial;
e. No pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, calculada em € 10.000,00 (dez mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da sentença;
f. No pagamento integral das custas da presente ação.
Mais requer que seja ordenado o cancelamento do nome de domínio “mdriving.pt” e mediante ordem a dirigir à Associação DNS.PT, com sede em Rua Latino Coelho, nº 13, 5º piso, 1050-132 Lisboa, e com o endereço de e-mail request@dns.pt.
1. 2. A Ré contestou, defendendo-se por impugnação e por excepção.
2.
3. 3. O Tribunal da Propriedade Intelectual julgou a acção parcialmente procedente.
4.
5. 4. O dispositivo da sentença proferida pelo Tribunal de 1.ª instância é do seguinte teor:
6.
7. “Nos termos supra expostos e de acordo com o enquadramento jurídico supra enunciado, julga-se a presente acção parcialmente procedente, por provada, e em consequência, decide o Tribunal:
8. a) Condenar a R. VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA. a cessar e a abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, no âmbito da sua actividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes, o seguinte sinal:
b) Condenar a R. a remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse donde conste o sinal referido em a), nomeadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
c) Condenar a R. a remover todas as referências com o sinal referido em a) incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial;
d) Condenar a R. no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da presente sentença;
e) Ordenar o cancelamento do domínio mdriving.pt a favor da R.;
f) Absolver a R. do demais contra si peticionado;
g) Condenar A. e R. nas custas devidas, fixando em 2/3 para a A. e 1/3 para a R.
Registe e notifique.”
5. A Autora BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT interpôs recurso de apelação.
6. A Ré contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
7. O Tribunal da Relação julgou o recurso totalmente procedente.
8. O dispositivo do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação é do seguinte teor:
Pelo exposto, julgamos o recurso da autora BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT totalmente procedente e condenamos a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.
A. a. Cessar o uso, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, da designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua atividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
b. Abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, a designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua atividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
c. A remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse de onde conste a designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, nomeada mas não limitadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
d. A remover todas as referências a M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial;
B. e) no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da presente sentença;
C. f) Ordenar o cancelamento do domínio mdriving.pt a favor da R.;
D. Custas pela ré recorrida VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA..
Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável ex vi art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.
9. Inconformada, a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA., interpôs recurso de revista.
10. Finalizou a sua alegação com as seguintes conclusões:
1. O presente recurso de revisão é interposto contra o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no dia 11.12.2024, que julgou totalmente procedente os pedidos formulados na petição inicial pela aqui Recorrida, contra a ora Recorrente.
2. O tribunal de primeira instância de competência especializada, o Tribunal da Propriedade Intelectual, tinha sido muito minucioso na sua análise com respeito a cada uma das marcas em confronto, admitindo apenas que os sinais nominativos da ora Recorrente estariam em conflito com as marcas anteriores da Recorrida.
3. Em termos concretos, na sua sentença, o Tribunal da Propriedade Intelectual referiu não existir qualquer risco de confusão entre os sinais figurativos em confronto, porquanto eram “fortemente distintos entre si, partilhando apenas a letra M”.
4. O mesmo referiu quando comparou as marcas nominativas “M” e os sinais da Recorrente, argumentando existir “um grau de suficiente distanciamento, na óptica do consumidor informado, não existindo risco de associação, apesar de terem em comum a letra M”.
5. Inexplicavelmente, o tribunal a quo reverteu o entendimento do Tribunal da Propriedade Intelectual, entendendo que o risco de associação se estende a todos os sinais utilizados pela Recorrente, sejam estes mistos (id est, compostos por elementos nominativos e figurativos) ou meramente nominativos.
6. Segundo o Tribunal da Relação de Lisboa, acha-se um risco de confusão, na modalidade de risco por associação, pelo facto de, por um lado, as marcas da Recorrida constituírem marcas notórias e, por outro, pela circunstância de as várias marcas “M” desta constituírem uma família de marcas e tal circunstância agravar o risco de confusão.
7. O objeto do recurso é, assim aferir, se o tribunal a quo não cometeu quaisquer erros de direito quando julgou que as marcas.
da Recorrente são confundíveis com as marcas “M”, “M Sport”, “M Motorsport” da Recorrida.
8. Conforme demonstrámos, o tribunal a quo cometeu vários na aplicação do conceito de risco de confusão, em particular, na relevância e pertinência de alguns dos fatores referidos, bem como na sua ponderação global para o risco de confusão.
9. Em primeiro lugar, o tribunal a quo fez uma errada qualificação jurídica dossinais “M” da Recorrida como marcas notórias.
10. Tal como é dado como provado no facto P., apenas 47% do total dos inquiridos estão familiarizados com a ,
id est, nem metade do público reconhece a marca em Portugal.
11. Tal qualificação como marca notória não é apoiada pela matéria factual e acha-se inclusive em oposição ao afirmado pelo próprio tribunal, que referiu – corretamente – que a marca notória corresponde a sinais que são amplamente reconhecidos pelo público, derivando a sua especial tutela dessa reputação excecional.
12. Aliás, estamos perante marcas da União Europeia e tampouco tal asserção se pode afirmar para esta região, pois, por um lado, em muitos países nem metade dos inquiridos reconhece a marca e, mais importante, o estudo não engloba todos os países europeus.
13. A qualificação de um sinal como marca notória terá, imperativamente, de se ater aos factos dados como provados e não a quaisquer outras considerações, sejam considerações pessoais s ubjetivas, respeitantes ao titular ou eventual popularidade de marcas relacionadas, mas que não estão em causa nos autos, como é a marca “BMW”.
14. Outrossim, ainda que a marca
pudesse ser considerada como notória, o que apenas por mero raciocínio hipotético se concede, este postulado não poderia ter sido afirmado para as marcas nominativas “M” da Recorrida.
15. Em primeiro lugar, os sinais nominativos não são abrangidos pelo estudo de mercado apresentado pela Recorrida.
16. Em segundo, tampouco os factos descritos dados como provados em J a L e Q a S podem permitir essa qualificação, pois referem-se a páginas de redes sociais e a outros documentos em que a marca que surge é “BMW M”, dando-se proeminência ao sinal “BMW” – este sim, com notoriedade –, surgindo o “M” associado a esta e sempre na sua forma mista ( ).
17. O tribunal a quo procedeu, de igual modo, a uma errada aplicação do conceito de risco de confusão.
18. De acordo com a jurisprudência europeia, a suscetibilidade de confusão deve ser apreciada globalmente, levando em consideração todos os fatores do caso concreto.
19. A apreciação global implica uma determinada interdependência entre todos os fatores relevantes, em particular no que diz respeito à semelhança entre os sinais e aos produtos e/ou serviços assinalados; um menor grau de semelhança entre os produtos e/ou serviços pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre os sinais e vice-versa.
20. Segundo o raciocínio do tribunal a quo, o risco de confusão ocorrerá pelo risco de associação.
21. Além da notoriedade das marcas da Recorrida, que, conforme demonstrámos, não é possível ser retirada da factualidade assente nos autos, o tribunal a quo determina a existência de um risco de confusão – na vertente de risco de associação – pelo facto de, por um lado, estarmos perante uma família de marcas e, por outro, de “facilmente” o consumidor associar os sinais em confronto.
22. A interpretação mostra-se, no entanto, enfermada de erros jurídicos.
23. Desde logo, o conceito de família de marcas como fator do risco de confusão, está sujeita a determinados requisitos vinculativos que não estão preenchidos no caso concreto.
24. Em termos particulares, não será suficiente que o sinal posterior seja apenas semelhante às marcas pertencentes à série; exige-se que o sinal em crise exiba também características capazes de associá-la à série.
25. Em outras palavras, a associação deve levar o público a acreditar que o sinal contestado também faz parte da série, ou seja, que os produtos e serviços podem ter origem na mesma empresa ou empresas relacionadas.
26. Considerando a composição dos sinais em confronto, os elementos em destaque e dominantes e as cores utilizadas, os sinais da Recorrente não apresentam quaisquer características – a não ser a letra “M”, inapropriável em si mesma – que os possam associar às marcas da Recorrida.
27. Aliás, no presente caso existem ainda muitas dúvidas sobre se será possível qualificar as marcas da Recorrida como uma “família de marcas”.
28. No caso sub judice, como foi referido pelo tribunal a quo, a letra “M” é dificilmente apropriável em exclusivo por um único indivíduo ou entidade, considerando, por um lado, a sua fraca aptidão para assinalar a origem de produtos ou serviços e, por outro, os ditames concorrenciais em causa.
29. Neste contexto, a letra “M” não goza de capacidade distintiva suficiente para se poder inserir numa família de marcas, sob pena de, por esta via, a Recorrida poder impor o seu direito contra qualquer marca que ostente a letra “M”.
30. Já no caso das restantes marcas mistas, estas não constituem, em termos materiais, uma família de marcas: dada a sua identidade, estas correspondem à mesma marca, mas registada com singelas diferenças de cores ou para assinalar bens distintos.
31. Conforme foi demonstrado, o conceito de família de marcas como fator adicional para o risco de confusão tem sido construído para aqueles casos onde temos vários marcas, distintas entre si, mas que comungam num mesmo elemento.
32. O conceito de família de marcas não se destina a proteger situações em que o titular possua a mesma marca registada várias vezes, mas sim a considerar uma série de marcas distintas entre si que compartilham um elemento comum.
33. Ora, esta situação não é suscetível de ocorrer no presente caso, pois, por um lado, as marcas da Recorrida não podem ser qualificadas como família de marcas e, por outro, o único elemento que têm em comum é a letra “M”, de fraca distintividade, enquanto os sinais da Recorrente são compostos por outros elementos, tanto gráficos, como nominativos.
34. O acórdão ora recorrido revela-se ainda mais incompreensível, considerando que, em decisões recentes do mesmo tribunal, foram negadas as pretensões da Recorrida em relação a sinais cujo único elemento em comum era a letra “M”.
35. As marcas
foram apreciadaspela jurisprudência superior portuguesa, que concluiu não existir qualquer risco de confusão para com as marcas “M” da Recorrida.
36. Em termos gerais, chegou-se à conclusão de que o risco de confusão só poderia ser reconhecido se a letra “M” utilizada por terceiros fosse semelhante às marcas mistas da Recorrida.
37. Tal foi reconhecido, por exemplo, no que diz respeito à marca nacional n.º 374826
para as classes 12, 16 e 25.
38. Aliás, note-se que o tribunal a quo tampouco contrariou a análise comparativa entre sinais empreendida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, que tinha referido que as marcas utilizadas pela ora Recorrente não apresentam o “M” de forma proeminente, sendo ainda estilizadas e composta por cores distintas, bem como por elementos exclusivamente figurativos, afirmando apenas que pelo facto de o “M” ser o elemento preponderante nos sinais da Recorrente, “facilmente o consumidor associa tais sinais às marcas “M” da autora” (p. 60, do Acórdão).
39. Conforme demos conta, o resultado a que tem chegado a maioria da jurisprudência portuguesa sobre as pretensões jurídicas da Recorrida sobre marcas compostas pela letra “M”, que tenham afinidade com o setor automóvel, têm sido semelhantes em outros ordenamentos jurídicos congéneres, onde sinais como
não foram considerados confundíveis com as marcas “M” da Recorrida, precisamente, porque, por um lado, a única semelhança estava na letra “M” e, por outro, o Direito de marcas não pode outorgar um monopólio sobre a letra do alfabeto a um único agente económico.
40. Existem ainda outros fatores que afastam o risco de confusão no caso concreto e que foram ignorados pelo tribunal a quo.
41. Em primeiro lugar, os sinais da Recorrente não assinalam veículos automóveis ou peças destes, mas sim eventos de corridas de automóveis.
42. Além do mais, conforme o tribunal a quo afirma, as marcas da Recorrida assinalam produtos de superior qualidade, o que afasta ainda mais a suscetibilidade de confusão, pois um público especializado é particularmente atento e conseguirá distinguir facilmente as marcas em confronto.
43. Esta consideração é especialmente relevante quando enquadramos as marcas “M” no âmbito do setor automóvel, porquanto o “M” vem justamente de “Motor” ou “Motorsport”, relacionado com automobilismo e, por conseguinte, utilizado habitualmente neste setor.
44. Outrossim, os sinais são utilizados pela Recorrente, com pleno conhecimento da Recorrida, desde 2015, nunca se tendo suscitado qualquer risco de confusão.
45. Constituindo a coexistência de marcas um outro fator a ter em conta para analisar o risco de confusão, esta circunstância deve também ser levada em consideração.
46. Adicionalmente, o “M” presente nos sinais da Recorrida não tem, nem nunca teve, qualquer relação com as marcas da Recorrida, sendo que o “M” é comummente utilizado na indústria automóvel, por descrever “Motor” ou “Motorsport” e, assim, relacionar o sinal com o setor em questão.
47. Finalmente, não é aceitável a forma como o tribunal a quo interpreta o conceito de risco de associação.
48. Note-se que o TJUE já rejeitou a ideia de que o risco de associação possa ser interpretado como uma alternativa ao risco de confusão, evitando-se, assim, uma extensão desmedida do escopo de proteção da marca
49. O risco de associação serve apenas “para precisar o alcance do risco de confusão”, representando, na prática, um alargamento do conceito de risco de confusão.
50. A interpretação defendida pelo tribunal a quo representa, na prática, uma autonomização do risco de associação, dado que faz depender a existência de um risco de confusão, na modalidade de risco de associação, pela mera associação entre os sinais.
51. Por conseguinte, o facto de o consumidor realizar, eventualmente, uma mera associação entre duas marcas que seja derivada da concordância do seu conteúdo semântico – que, in casu, dá-se apenas na letra “M” - não é suficiente, por si só, para preencher o conceito de risco de confusão.
52. Em suma, não se preenchendo o conceito de risco de confusão, seja a mera confusão direta ou por associação, deve ser mantida a decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual, que exclui o risco de confusão entre as marcas da Recorridas e os sinais mistos da Recorrente.
Assim Respeitosamente se Requer a Vossas Excelências, Juízes Conselheiros, que o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de qua aqui se recorre seja revogado e a Sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual se mantenha sem qualquer reparo, fazendo-se assim a indispensável Justiça.
11. A Recorrida BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
12. Finalizou a sua contra-alegação com as seguintes conclusões:
1. O recurso sob resposta vem interposto do douto acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 11 de dezembro de 2024, o qual julgou totalmente procedente o recurso de apelação interposto pela BMW, e, condenou a Recorrente em todos os pedidos efetuados pela Autora na ação de infração.
2. A ação foi intentada pela BMW com vista a obter a condenação da Ré a cessar o uso e abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, da designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Recorrida, no âmbito da sua atividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes.
3. No dia 21 de junho de 2024 foi proferida sentença pelo TPI, julgando a ação parcialmente procedente, e no dia 11 de dezembro de 2024 o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão no qual julgou o recurso da BMW totalmente procedente, condenando a Ré em todos os pedidos.
4. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso de revista do douto acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, a que ora se responde, invocando que aquele aresto padeceria de vários erros de julgamento quanto a) à consideração de as marcas M da BMW serem marcas notórias b) à consideração de as marcas M da BMW constituírem uma Família de Marcas e c) à suscetibilidade de erro ou confusão entre os sinais M, MDRIVINGRACE ACADEMY e MDRIVING e as marcas M da BMW.
5. Porém, não assiste razão à Recorrente, e a revista deverá ser julgada totalmente improcedente, pois o douto acórdão recorrido não padece dos vícios processuais que a Recorrente lhe imputa.
6. No capítulo II das alegações, a Recorrente procura impugnar a qualificação das marcas M da BMW como sendo marcas notórias, alegando que existiria incoerência do tribunal a quo, uma vez que (i) relativamente à marca
7. Aquilo que a Recorrente efetivamente pretende nesta parte do recurso é que o Supremo Tribunal de Justiça proceda a uma verdadeira reapreciação da prova produzida e da matéria de facto dada como provada, o que não é permitido nem admissível nos termos do artigo 674.º, n.º 3 do CPC, salvo em situações excecionais que não se verificam.
8. Ora, os factos J a L, M a P e Q a S, mencionados no Acórdão recorrido, foram julgados provados com base nos documentos juntos pela BMW com a petição inicial, nomeadamente Facto J: print da página de Instagram da BMW M – Doc. n.º 18, Facto K: print da página de Facebook da BMWM–Doc.n.º19,FactoL:printdapáginadeTwitter da BMW M Motorsport – Doc. n.º 20, Factos M, N, O, P: um estudo elaborado pelo Institut Für Demoskopie no outono de 2018, a pedido da BMW – Doc. n.º 21, Facto Q: artigos de imprensa e blogs relacionados com automóveis – Docs. n.ºs 22 a 25, Facto R: publicações relacionadas com os 50 anos da marca M – Doc. n.º 10 e Facto S: publicações de media sobre a marca M da BMW – Docs. n.ºs 26 a 31.
9. Para apreciar a impugnação da Recorrente relativamente aos factos que foram dados como provados com base naqueles documentos e as conclusões jurídicas daí extraídas, seria necessário apreciar aqueles concretos meios de prova, porém a Recorrente não impugnou os referidos documentos juntos com a petição inicial nem recorreu da sentença do TPI.
10. Os factos J a L, M a P e Q a S que fundamentam a qualificação das marcas M como marcas notórias foram dados como assentes, reproduzidos na sentença proferida pelo TPI e não foram impugnados em momento algum pela Recorrente.
11. Mas mesmo que as alegações da Recorrente fossem legalmente admissíveis, ainda assim as mesmas estariam totalmente votadas ao fracasso e não poderiam substantivamente proceder.
12. Relativamente à questão da notoriedade da marca
13. As marcas invocadas pela BMW na ação compostas por
14. Por conseguinte, o eventual prestígio ou notoriedade daquelas marcas devem ser aferidos à luz do respetivo território e regulamentação, a saber o território da União Europeia e o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (RMUE).
15. É, pois, evidente que todos os factos M a P são relevantes para a análise da notoriedade da marca
16. Ora, os factos M a P foram provados pelo estudo elaborado pelo Institut Für Demoskopie no outono de 2018, a pedido da BMW, junto como Doc. n.º 21 pela BMW com a petição inicial, o qual contém uma amostra de consumidores, todos eles pertencentes a estados-membro da União Europeia.
17. Conforme alegado na petição inicial, para a realização do referido Estudo foram inquiridos 8261 indivíduos com idades a partir dos 16 ou 18 anos residentes na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Países Baixos e Reino Unido através de um questionário padronizado com a mesma redação traduzido para a língua de cada país.
18. Das respostas ao questionário concluiu-se que 42% de todos os inquiridos nos oito Estados-membros da UE dizem inicialmente que já viram o logotipo ou, respetivamente que lhes parece familiar – cf. Resumo do Estudo, Quadros 1 a 8, Tabela 2 e gráfico 9 do Doc. n.º 21.
19. E que a marca desfruta de uma reputação positiva de 58%, com mais de metade de todos os inquiridos familiarizados com o logótipo
20. De todo o modo, mesmo que se considerasse apenas o território português, como invoca a Recorrente, ainda assim uma taxa de 47% de familiarização com a marca
21. E embora os factos J a L e Q a S possam não dizer estritamente respeito à marca
22. Relativamente à notoriedade das marcas nominativas M da BMW, conforme se referiu acima, a mesma ficou demonstrada pelos factos J a L e Q a S, que foram provados com base nos Docs. n.ºs 18 a 20, mas também com base nos Docs. n.ºs 10 e 22 a 31, dos quais se extrai que as marcas nominativas M da BMW são amplamente divulgadas e, por isso, muitíssimo conhecidas e notórias entre os consumidores.
23. E o facto de se poderem encontrar nesses documentos referências a “BMW M” ou a
não inquina aquela conclusão, até porque o elevado prestígio e notoriedade de “BMW M” ou a.
24. Na ausência de impugnação pelas Recorrentes quanto à decisão sobre aqueles factos provados, bem como na ausência de impugnação dos documentos da petição inicial que suportam aqueles factos, bem andou o Tribunal da Relação ao recorrer a eles na apreciação que fez acerca da qualificação das marcas nominativas M da BMW como marcas notórias.
25. Por fim, relativamente à alegada fraca distintividade da letra “M”, contrariamente ao que a Recorrente pretende fazer crer, as marcas M da BMW invocadas na petição inicial são marcas notórias, notoriedade essa que adquiriram ao longo dos anos, e que lhes confere uma distintividade reforçada e um regime de proteção legal mais abrangente.
26. Face ao exposto, conclui-se que, face à prova produzida e aos factos dados como provados, e que a Recorrente não impugnou em sede de recurso de apelação, a apreciação feita pelo Tribunal da Relação sobre a notoriedade da marca
27. No capítulo III das suas alegações a Recorrente invoca um alegado erro de julgamento incorrido no acórdão recorrido ao ter julgado que os sinais M, MDRIVING RACE, ACADEMY e MDRIVING (todos os sinais) usados pela Recorrente são confundíveis e, por isso, infringem as marcas M da BMW.
28. Antes de se entrar propriamente na resposta a esta parte do recurso, importa recordar que existe uma evidente situação de dupla conforme relativamente à condenação da Recorrente a não usar não usar
e o domínio “mdriving.pt”, os quais por duas vezes foram considerados confundíveis e infratores das marcas da BMW, com base nos mesmos fundamentos.
29. A Recorrente faz tábua rasa do disposto no artigo 671.º, n.º 3 do CPC, parecendo olvidar que o acórdão recorrido confirma, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, parte da decisão de primeira instância proferida pelo TPI, e que por isso essa parte do acórdão da Relação é irrecorrível.
30. Para ultrapassar a norma claríssima da irrecorribilidade das decisões em que se verifica dupla conforme, a Recorrente deveria ter invocado e demonstrado a verificação de alguma das situações de admissibilidade da revista excecional, em conformidade com o disposto no artigo 672.º, n.º 1 e n.º 2 do CPC, o que não fez.
31. Ora, a Recorrente simplesmente não alegou estar perante nenhuma circunstância de excecionalidade de acordo com a alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 672.º do CPC, o que implica a rejeição inevitável da revista nos termos do n.º 2 da mesma norma, na parte em que se verifica dupla conforme.
32. Nessa medida, este fundamento do recurso só pode ser admitido no que respeita aos sinais usados pela Recorrente relativamente aos quais foi condenada apenas pelo Tribunal da Relação, e absolvida em primeira instância, nomeadamente a designação M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, bem como qualquer outro sinal confundível com as marcas M.
33. A Recorrente impugna a qualificação das marcas M da BMW como sendo uma Família de Marcas.
34. Porém, as alegações da Recorrente estão votadas ao fracasso e não podem substantivamente proceder, pois todas as marcas da Recorrida invocadas na petição inicial partilham de um elemento comum e transversal: a letra “M”; algumas das marcas da Recorrida invocadas na petição inicial comungam, também, de alguns elementos comuns e transversais: a letra “M” maiúscula, em primeiro lugar, seguida de uma outra expressão adicional; e algumas das marcas da Recorrida invocadas na petição inicial comungam, ainda, de alguns elementos comuns e transversais: a combinação de cores azul-claro, azul-escuro, vermelho e branco ou cinzento.
35. Aliás, à semelhança da questão da notoriedade, também esta questão da titularidade de uma Família de Marcas M não é inédita, não é limitada à jurisdição portuguesa, e já foi inclusivamente atestada noutras decisões anteriores. É, pois, evidente, que a BMW é titular de uma verdadeira Família de Marcas M.
36. Por sua vez, os sinais usados pela Recorrente comungam também e à semelhança da Família de Marcas M da BMW de um elemento comum e transversal: a letra “M”, ou a letra “M” maiúscula, em primeiro lugar, seguida de uma outra expressão adicional e/ou com a combinação de cores vermelho e branco.
37. Do confronto entre os sinais em causa resulta evidente que as semelhanças verificadas fazem
com que os sinais usados pela Recorrente, incluindo os sinais nominativos M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING e os sinais mistos
38. De facto, quando confrontados com qualquer um dos sinais usados pela Recorrente, contendo M, MDRIVINGRACE ACADEMY e MDRIVING, existe um elevadíssimo risco de os consumidores se recordarem das marcas M da BMW e acreditarem estar perante marcas relacionadas, produtos e serviços com a mesma origem ou de alguma forma relacionados e pertencentes à mesma entidade.
39. Ainda no capítulo III das alegações, a Recorrente procura também impugnar o aresto recorrido, pelo facto de (i) o mesmo estar alegadamente em contradição com outras decisões proferidas em casos anteriores e (ii) de as marcas M da BMW coexistirem com outros registos de marcas compostos pela letra “M”.
40. A Recorrente faz referências aos acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa referentes à Marca Nacional n.º 657862, no Acórdão TRL n.º 454/21.1YHLSB de 22.09.2022, à Marca Nacional n.º 574872, no Acórdão TRL n.º 29/18.2YHLSB.L1 de 03.10.2019; e à Marca Nacional n.º 590368, no Acórdão TRL n.º 182/15.5YHLSB de 24.01.2019.
41. A Recorrente faz, também, referência a decisões de outros institutos nacionais de marcas, nomeadamente de Itália e do Reino Unido, que alegadamente recusaram a pretensão da Recorrida e concederam marcas compostas pela letra “M”.
42. Porém, uma vez mais se demonstrará que não assiste qualquer razão à Recorrente, e as decisões citadas consubstanciam decisões manifestamente erradas, não são aplicáveis ao caso sub iudice e não têm caráter vinculativo para os tribunais nacionais.
43. Desde logo, cumpre esclarecer que esse Douto Tribunal não está vinculado a decisões tomadas anteriormente em putativas situações semelhantes, pois as circunstâncias que nortearam a tomada de uma decisão no passado podem ter deixado de se verificar, ou simplesmente porque uma decisão (profundamente) errada não pode, obviamente, justificar e legitimar decisões posteriores.
44. Por outro lado, é evidente que as decisões emitidas pelos institutos de marcas de Itália e do Reino Unido não são idóneas a fundamentar a decisão a proferir por esse Douto Tribunal, pois estamos perante processos que correram termos em jurisdições alheias à portuguesa, sob a égide da lei italiana e inglesa e em mercados económicos distintos.
45. Naqueles sistemas jurídicos, os critérios legais para a análise comparativa e a aferição da confundibilidade entre marcas são divergentes dos que vigoram nos sistemas jurídicos português e da UE, ao qual pertencemos, pelo que aqueles casos não podem evidentemente ser transpostos para o caso sub iudice como pretendia a Recorrente.
46. Aliás, não deixa de ser chocante que a Recorrente venha defender a aplicação de decisões nacionais de outros países, alheias ao sistema jurídico português e que opõem marcas que não estão em discussão no caso sub iudice, em detrimento de uma decisão recente desse Supremo Tribunal de Justiça, num caso muitíssimo semelhante ao caso sub iudice, que fazia todo o sentido invocar e que é referente ao mesmíssimo sistema jurídico comum e que opõe as mesmas marcas M da BMW.
47. Fazemos referência ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, da 7.ª Secção, datada de 14.11.2024, no âmbito do Processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1, que opôs as marcas M da BMW a “MFORCE”, onde se concluiu exemplarmente pela existência de risco de confusão e associação de “MFORCE” com as marcas M da BMW e, assim, pela condenação da Ré.
48. O facto de Recorrente vir alicerçar a sua alegação num qualquer processo italiano e espanhol, ou em decisões anteriores de instâncias inferiores a esse Douto Tribunal, e ignorar propositadamente a inaplicabilidade ao caso da decisão do Supremo Tribunal de Justiça a propósito de marcas muito semelhantes e no mesmíssimo sistema jurídico, demonstra claramente a forma como tenta desviar a atenção desse Tribunal e falta de argumentos válidos que pudesse invocar.
49. Em qualquer caso, e sem prejuízo do referido, a Recorrida deu-se ao trabalho de ir analisar uma a uma as decisões invocadas pela Recorrente, tendo verificado que nenhuma delas pode ser tomada como referência in casu.
50. Relativamente às decisões judiciais proferidas sobre os registos da marca nacional n.º 657862, da marca nacional n.º 574872 e da marca nacional n.º 590368, a BMW faz notar, com o devido respeito, que da leitura dessas decisões resulta evidente que nelas se procedeu a um manifesto (e grave) erro de julgamento por não se ter tido em conta os princípios e critérios estabelecidos pela jurisprudência acima referidos relativamente à apreciação da capacidade distintiva e do carácter notório das marcas M da BMW ali invocadas.
51. Se esse Douto Tribunal pretender tomar outro litígio como referência, então deverá evidentemente socorrer-se unicamente do seu Acórdão de 14.11.2024, proferido pelo mesmo tribunal, no mesmo sistema jurídico e que aplicou a mesma legislação que determina o âmbito de proteção das mesmas marcas M da BMW face ao uso infrator de sinais compostos pela letra “M” por terceiros.
52. Acresce que o facto de os registos da marca nacional n.º 657862, da marca nacional n.º 574872 e da marca nacional n.º 590368 terem sido concedidos e de as mesmas coexistirem ao nível registal com as marcas M da BMW é irrelevante para a análise do caso sub iudice, pois como é sabido, o mero registo de marcas não reflete necessariamente a situação do mercado, ou seja, nem todas as marcas que se encontram registadas são efetivamente usadas de todo no mercado, ou são usadas para (todos) os produtos e/ou serviços que assinalam.
53. Para que a capacidade distintiva de uma marca efetivamente possa considerar-se diluída, é necessário que exista uso efetivo de um número significativo de marcas de terceiros que apresentem semelhanças relevantes face à marca em causa e que esse uso efetivo se dê no mesmo sector económico, ou em sectores próximos, do sector em que os bens e/ou serviços da marca em questão se insiram.
54. Com efeito, o simples facto de tais marcas (co)existirem no registo, a nível nacional ou europeu, isto é, uma mera coexistência formal, é insuficiente para demonstrar a inexistência de risco de confusão entre elas.
55. Em suma, a mera invocação formal de outros registos de marca não faz qualquer prova da inexistência de risco de confusão, nem releva para efeitos de verificação do conceito legal de imitação de marca in casu e, nessa medida, não pode proceder.
56. Pelo que não padece o Acórdão recorrido de qualquer dissonância com decisões anteriores, nacionais ou estrangeiras, não merecendo, por esse motivo, qualquer censura e devendo ser mantido na íntegra.
57. Alega, ainda, a Recorrente que a marca nominativa M seria uma marca fraca, na medida em que a letra “M” seria comummente usada na indústria automóvel, nomeadamente para descrever motor ou Motorsport, e que, nesse sentido, nenhum dos “M” presentes nos sinais os sinais usados pela Recorrente M, MDRIVING RACEACADEMY e MDRIVING estaria relacionado com as marcas M da BMW, pelo que inexistiria risco de confusão e de associação para os consumidores.
58. Ora, a jurisprudência tanto do TJUE como do TG tem afirmado consistentemente que a determinação do carácter distintivo de marcas compostas por apenas uma letra não está sujeita a critérios diferentes dos aplicáveis à determinação do carácter distintivo de quaisquer marcas meramente nominativas.
59. Assim, a jurisprudência do TJUE e do TG tem entendido que o carácter distintivo de uma letra deve ser avaliado especificamente por referência aos produtos e assinalados pela marca.
60. Tendo em conta a jurisprudência citada, importa clarificar que “M” não descreve nenhuma característica de veículos automóveis nem de peças ou acessórios para veículos automóveis, nem motor ou Motorsport, como pretende fazer crer a Recorrente.
61. Ademais, importa lembrar que a capacidade distintiva das marcas M da BMW tem sido constante analisada e afirmada por diversos institutos de propriedade industrial europeus, incluindo o EUIPO, no âmbito de processos de reclamação que têm culminado na recusa do registo de marcas que são consideradas imitação das marcas M – cf. Documentos n.º 32 a 46 juntos com a petição inicial.
62. A capacidade distintiva da marca M resulta ainda reforçada pelo uso reiterado e constante que a BMW tem feito dessa marca na União Europeia desde a década de 1980, o qual resulta demonstrado em especial dos Documentos n.ºs 1, 2 e 10 a 31 da petição inicial, e ainda dos Documentos n.º 1 a 32 da resposta à contestação, os quais não foram impugnados pela Ré.
63. Recorde-se que também o INPI já por diversas vezes reconheceu e confirmou expressamente a notoriedade e o prestígio das marcas da BMW, incluindo a marca M, não só nos despachos que recusaram as marcas MFORCE e MEXPERT (Documentos n.º 32, 33 e 64 da petição inicial), mas também na decisão de 16.12.2019 que recusou o registo da marca nacional n.º 623424
64. Mais recentemente, o INPI voltou a reconhecer e a afirmar o prestígio das marcas M, incluindo a marca da UE n.º 007134158 M, na decisão de 25.06.2021 que deu provimento à reclamação deduzida pela BMW e recusou o registo da marca nacional n.º 648029 MFORCE mobility force.
65. No seguimento do que vem dito, a BMW não pode deixar de recordar esse Douto Tribunal que a Recorrente se conformou com as decisões do INPI que lhe recusaram o pedido de registo da Marca Nacional n.º 657347 MDRIVING RACE ACADEMY(fig.), para assinalar serviços na classe 41 da Classificação Internacional de Nice, e o pedido de registo do Logótipo Nacional n.º 47547 MDRIVING (fig.) para assinalar atividades económicas com códigos CAE 45110 e 85510, o que não pode deixar de ser visto como uma confissão de que a Recorrente sabe bem que a letra “M” é o elemento mais distintivo daqueles sinais e que, por isso, tem distintividade bastante e suficiente para diferenciar produtos e serviços de uma determinada empresa dos produtos e serviços concorrentes.
66. Com efeito, se a Recorrente não achasse que “M” é distintivo, teria certamente continuado a lutar pelo registo daquela marca e logótipo e impugnado as decisões do INPI interpondo recurso para o Tribunal da Propriedade Intelectual–o que não sucedeu de todo.
67. Aqui chegados, é evidente que as marcas M da BMW têm capacidade distintiva intrínseca suficiente, porque não descrevem, diretamente ou indiretamente, os produtos e os serviços assinalados nem nenhuma das suas características.
68. Por outro lado, mesmo que se considerasse que a distintividade intrínseca de M era originariamente mais fraca ou mais débil, tendo em conta o uso muitíssimo intenso que a BMW tem feito de M ao longo de mais de 40 anos e o nível de reconhecimento, notoriedade e prestígio alcançados por esse uso, sempre levariam à conclusão de que a distintividade da marca foi sendo reforçada ao longo do tempo, sendo hoje indiscutível.
69. Assente o que vem exposto, M é o denominador comum a todas as marcas da BMW invocadas na petição inicial: M é o único elemento do Registo Internacional de Marca n.º 1198770 M, que designa a União Europeia, considerada marca notória no acórdão recorrido; M é também o elemento que se destaca em primeiro lugar na composição da Marca de registo internacional n.º1398919 MSport e na Marca de registo internacional n.º 1426860 M Motorsport; M é também o elemento que se destaca visualmente na Marca de registo internacional n.º 1526666
70. A letra M é o elemento mais distintivo e, consequentemente, preponderante também nos sinais usados pela Recorrente M, M DRIVING RACE ACADEMY e M DRIVING (todos os sinais) e essa preponderância foi certeiramente identificada e avaliada no acórdão recorrido, sendo manifesto que o Tribunal ponderou corretamente todos os sinais e fatores relevantes.
71. Ao que vem dito acresce que os termos “driving”, “race” e “academy” são termos da língua inglesa que carecem de distintividade no contexto dos serviços e atividade da Recorrente.
72. Em suma, o elemento distintivo e predominante dos sinais que a Recorrente foi condenada a abster-se de usar – M – reproduz totalmente a marca nominativa M da BMW, bem como o elemento mais distintivo M das restantes marcas nominativas e figurativas M da BMW, consideradas pelo Tribunal como sendo marcas notórias.
73. A reprodução de M representa uma identidade gráfica e fonética dos elementos predominantes e distintivos dos sinais da Recorrente e das marcas M da BMW, os quais se escrevem e pronunciam exatamente da mesma maneira.
74. M é o elemento que o consumidor retém na memória das marcas da BMW e M é também o elemento dos sinais da Recorrente que apela à atenção do consumidor como única indicação de proveniência comercial.
75. Por outro lado, é inegável que os serviços, a atividade comercial e o objeto social da Recorrida, assinalados com os sinais infratores, são idênticos ou altamente afins dos produtos e serviços assinalados pelas marcas M da BMW –estão relacionados direta ou indiretamente com automóveis.
76. Todas as marcas M da BMW invocadas na ação encontram-se registadas para assinalar veículos automóveis e suas peças e acessórios, na classe 12, e os registos das marcas internacionais n.º 1426860, 1526666, 1526313 e 1579102 e o registo da marca da UE n.º 1822288 incluem, também, serviços de educação e formação e atividades desportivas na classe 41.
77. Ora, não existem margem para dúvidas que os serviços e a atividade assinalados pela Recorrente com os sinais infratores visam satisfazer os mesmos fins que os serviços assinalados pelas marcas M da BMW: comercialização de automóveis, prestação de serviços de formação e educação, serviços desportivos, condução de veículos motorizados e desporto automóvel.
78. A ligação dos serviços MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING com o desporto automóvel resulta confirmada pelo elemento verbal “Driving Race Academy”, o qual traduz expressamente esses serviços – “Academia de Corridas M Condução / Conduzindo”.
79. Assim sendo, torna-se evidente que os serviços e atividade da Recorrente são também manifestamente afins dos produtos assinalados na classe 12 por todas as marcas M da BMW: veículos automóveis, suas peças e componentes.
80. Face ao exposto, não resta qualquer dúvida que o Tribunal recorrido procedeu a uma corretíssima e ponderada apreciação do risco de confusão de todos os sinais usados pela Recorrente, face às marcas M da BMW.
81. Sendo certo que é totalmente falso –porque nenhum facto foi provado pela Recorrente a este respeito – que (i) a Recorrida tenha tolerado, com conhecimento ou não, o uso dos sinais M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING pela Recorrente desde 2015 e (ii) que os sinais M,MDRIVINGRACEACADEMY e MDRIVING tenham coexistido com as marcas M da BMW desde então, sem que tivessem ocorrido situações de erro ou confusão ara os consumidores.
82. Assim, a proibição do uso dos sinais M, MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da BMW, surge como o único corolário lógico possível do raciocínio que se expôs.
83. Acresce que, como já visto acima, com base na factualidade considerada provada, o Tribunal da Relação concluiu sem margem para qualquer dúvida que as marcas M da BMW são marcas notórias, que – como é reconhecidamente o caso das marcas M da BMW - é à luz de critérios próprios que deve ser aferido a violação dessas marcas por sinais usados por terceiros.
84. Critérios esses que são menos exigentes do que aqueles que se encontram estabelecidos para a comparação de sinais quando a marca anterior não beneficie desse regime excecional (mas que de todo o modo se verificam in casu, como decorre do que precede).
85. Quando está em causa a imitação de marcas notórias – como no presente caso – o carácter notório da marca prioritária assume relevância crucial na análise do risco de confusão ou associação de marcas e deve ser devidamente tido em consideração.
86. Deste modo, a conclusão de que os sinais M, M DRIVING RACEACADEMY e M DRIVING imitam e infringem as marcas M, e o acerto da decisão para a total condenação da Recorrente a abster-se de usar aqueles sinais (todos os sinais), consubstancia uma decisão jurídica, legal e substantivamente correta, bem como, materialmente justa do Tribunal da Relação de Lisboa, a qual deve ser, por isso, integralmente confirmada e mantida por esse Douto Tribunal.
Nestes termos, e nos mais de Direito, deve a revista ser julgada totalmente improcedente e, em consequência, ser confirmado na íntegra o acórdão recorrido.
13. Como o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões do recorrente (cf. artigos 635.º, n.º 4, e 639.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso (cf. artigo 608.º, n.º 2, por remissão do artigo 663.º, n.º 2, do Código de Processo Civil), a questão a decidir, in casu, é tão-só a seguinte: — se há um risco de confusão e, em especial, um risco de associação entre os sinais M da Autora, agora Recorrida, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e os sinais da Ré, agora Recorrente, VILAN MONROY, UNIPESSOAL, relevante para efeitos do artigo 9.º do Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de Junho de 2017, sobre a marca da União Europeia
II. — FUNDAMENTAÇÃO
OS FACTOS
14. O acórdão recorrido deu como provados os factos seguintes:
A. A origem da BMW remonta a 1916 e é uma empresa mundialmente conhecida e um dos maiores fabricantes de veículos automóveis, motociclos e suas peças e acessórios, cfr. documentos 11 e 13 juntos com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
B. Actualmente, o grupo BMW conta com mais de 125 mil colaboradores em todo o mundo, tendo 31 unidades de fabrico e montagem em 15 países e uma rede de pontos de venda global, assumindo-se como líder mundial entre os fabricantes de automóveis e motociclos premium, cfr. documento 1 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
C. Os veículos automóveis e respectivas peças e acessórios da BMW são assinalados por marcas extremamente conhecidas pelos consumidores, tais como, BMW, MINI e M, as quais são percepcionadas como sendo de elevadíssima qualidade, inovação e segurança.
D. A A. tem registadas a seu favor as seguintes (cfr. documentos 3 a 9 juntos com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
− Marca de registo internacional n.º 1198770 M, com designação da União Europeia registada em 01.02.2014, com reivindicação de prioridade de 20.10.2013, para assinalar automobiles and parts thereof included in this class, na classe 12;
− Marca de registo internacional n.º 1398919 M Sport, com designação da União Europeia, registada em 22.05.2017, com reivindicação de prioridade de 23.11.2016 e que assinala motor vehicles and their parts included in this class; na classe 12 e Education; providing training; entertainment; sporting and cultural activities; practical training [demonstration];arranging and conducting of workshops [training]; driver training services; providing recreation facilities; conducting of live entertainment events; organisation of competitions and sports competition, na classe 41, entre outros;
− Marca de registo internacional n.º 1426860 M Motorsport, com designação da União Europeia, registada em 25.07.2018, com reivindicação de prioridade de 07.02.2018 e que assinala Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles as well as wheels and tyres, and continuous tracks for vehicles; na classe 12 e Publishing and reporting; education; entertainment; cultural activities; sports camp; driver training; arranging and conducting of events and competitions for cultural, entertainment and sporting purposes; automobile club services; arranging and conducting of events in relation to automobile club services; translation and interpretation; rental of items in relation to the provision of the aforesaid services included in this class; advisory services and information relating to the aforementioned services, included in this class, na classe 41;
− Marca de registo internacional n.º 1526666
— Marca de registo internacional n.º 1526313
— Marca de registo internacional n.º 1579102
— Marca da União Europeia n.º 1822288
E. A marca M é usada para distinguir os veículos da BMW integralmente desportivos ou nas gamas mais desportivas dos diversos modelos, munidos de peças que permitem uma performance elevada na condução diária, inspiradas no desporto motorizado, que cumprem elevados padrões de funcionalidade, design, qualidade e vida útil.
F. Os produtos assinalados pela marca M são produzidos a partir de materiais de qualidade superior, encontrando-se subjacente um rigoroso processo de desenvolvimento e produção e exaustivos testes de qualidade.
G. As marcas M são usadas pela BMW para designar automóveis e suas peças componentes e acessórias, sendo disso exemplo os seguintes catálogos, anúncios publicitários e outras formas de comunicação comercial:
− Páginas 10, 11 e 12 do Catálogo do modelo “BMW M2 Competition”, publicado em julho de 2018, cfr. documento 11 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
− Páginas 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 do Catálogo do modelo “BMW M5”, publicado em outubro de 2018, cfr. documento 12 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− Catálogo de 2016 dos modelos “BMW X5 M” e BMW X6 M”, cfr. documento 13 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− Print screens obtidos em outubro de 2019 da loja online da BMW com exemplos de várias peças e componentes automóveis vendidos com a marca M, cfr. documento 14 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− Exemplos de anúncios publicitários divulgados na imprensa nos anos de 2015 e 2016 fazendo a alusão a competições automóveis vencidas por pilotos da BMW com carros com equipamentos da gama M, cfr. documento 15 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
H. O número de veículos comercializados na Alemanha, no Reino Unido, em França, Espanha, Itália, Áustria, Finlândia e na Suécia ostentando as marcas M foram os seguintes, cfr. documento 16 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
I. O volume de negócios na Alemanha, no Reino Unido, em França, Espanha, Itália, Áustria, Finlândia e na Suécia dos produtos da BMW ostentando as marcas M foram os seguintes, cfr. documento 17 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
J. A página oficial da “BMW M” na rede social Instagram conta presentemente com mais de 9 milhões de seguidores, cf. https://www.instagram.com/bmwm/ e cfr. documento 18 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
K. Também a página oficial da “BMW M” na rede social Facebook tem, neste momento, mais de 5 milhões de seguidores, cf. https://www.facebook.com/BMW.M/?ref=page_interna e documento 19 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
L. A página oficial da “BMW M Motosport” na rede social Twitter tem, neste momento, mais de 408 mil seguidores, cf. https://twitter.com/BMWMotorsport e documento 20 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
M. O reconhecimento da marca
N. Para a realização do referido Estudo foram inquiridos 8261 indivíduos com idades a partir dos 16 ou 18 anos residentes na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Países Baixos e Reino Unido através de um questionário padronizado com a mesma redacção traduzido para a língua de cada país.
O. Das respostas ao questionário foram retiradas as seguintes conclusões gerais:
− Quanto à notoriedade espontânea, o nível de notoriedade da marca
− Relativamente ao conhecimento ativo, conclui-se que entre as pessoas interessadas em carros desportivos ou em carros de classe média ou de luxo com características desportivas o nível de conhecimento ativo é de 34%, tendo a maior percentagem sido verificada na Alemanha (43%) e a mais baixa em Espanha (27%);
− Quanto à qualidade percepcionada dos produtos, da marca
P. Relativamente aos 1002 inquéritos realizados em Portugal, do referido Estudo resultam as seguintes demonstrações:
− 47% do total dos inquiridos afirmam estar familiarizados com a marca
− 66% dos inquiridos que estão familiarizados com a marca
− 57% dos inquiridos que afirmam ter muito ou algum interesse em carros desportivos ou de gama média ou de luxo estão familiarizados com a marca
- 72% dos inquiridos que afirmam ter muito ou algum interesse em carros desportivos ou de gama média ou de luxo e que estão familiarizados com a marca
Q. Em Portugal, a marca M da BMW também é reconhecida na imprensa e em blogs relacionados com automóveis, cfr. documentos 22 a 25 juntos com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
R. Recentemente, a marca M da BMW completou 50 anos de existência, tendo sido diversas as celebrações, os eventos e as publicações, nomeadamente nos eventos realizados em Braga e no Estoril durante o ano 2022, cf. https://www.bmw.pt/pt/topics/campanhas/bmw-m-50-anos.html e documento 10 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
S. A marca M surge nas seguintes publicações nos media sobre o assunto, cfr. documentos 26 a 31 juntos com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
a. https://automais.autosport.pt/noticias/bmw-3-0-csl-e-a-derradeira-prenda-de-aniversario-dos-50-anos-da-bmw-m/
b. https://www.razaoautomovel.com/noticias/bmw-m-logotipo-comemorativo/
c. https://www.turbo.pt/bmw-m-video/
d. https://www.hendo.pt/pt/50-anos-bmw-m/
e. https://observador.pt/2022/11/26/bmw-celebra-50-anos-dos-m-com-regresso-do-3-0-csl/
f. https://www.motor24.pt/noticias/bmw-m4-com-edicao-especial-para-assinalar-50-anos-da-m/1561902/
T. Em 05.07.2015, a Ré registou o domínio “mdriving.pt”, cfr. documento 50 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
U. Em 24.02.2021, a BMW enviou, através dos seus mandatários, uma carta à Ré expondo as suas preocupações quanto ao risco de confusão entre MDRIVING RACE ACADEMY e a sua prestigiada marca M e quanto ao prejuízo para o carácter distintivo, força apelativa e reputação da sua marca M, tendo efectuado à Ré os seguintes pedidos, cfr. documento 51 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
A. requerer junto do INPI a desistência do registo da marca nacional n.º 657347;
B. cessar o uso de
C. confirmar por escrito o compromisso de não usar futuramente o sinal
V. Perante a ausência de qualquer resposta por parte da Ré, no dia 18.03.2021, a BMW enviou uma nova carta, reiterando as objecções manifestadas e os pedidos efectuados na carta de 24.02.2021, cfr. documento 52 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
W. Em 22.09.2021, a BMW enviou uma terceira carta de interpelação à Ré, reiterando as objeções manifestadas nas cartas anteriores e exigindo que a Ré cessasse imediatamente todo e qualquer uso de MDRIVING RACE ACADEMY e MDRIVING, cfr. documento 56 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
X. A R. usa o seguinte sinal no domínio “mdriving.pt”, cfr. documento 57 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
onde se apresenta como uma empresa que organiza eventos desportivos, especializada em condução desportiva, defensiva e evasiva, colocando à disposição dos consumidores os seguintes serviços:
a. “Team Building - Corporate Events: Juntamos desporto e diversão para reforçar o espirito de equipa criando um evento à medida da sua empresa”;
b. “Racing Coach: Escolhemos pilotos e instrutores profissionais para ensinar e aperfeiçoar a condução desportiva e defensiva”;
c. “KART SCHOOL: Criamos Futuros Pilotos. Aprender com a experiência e conhecimento de mais de 20 anos de carreira desportiva do Piloto José Monroy”; e
d. “Pro Simulation Programme: Evoluímos e aperfeiçoamos a técnica da condução desportiva em pista com a mais inovadora tecnologia dos simuladores ImSim”
Y. A Ré criou a página de Facebook https://www.facebook.com/MDrivingEvents/, onde se apresenta como “Racing Driver/Coach-Corporte Events-Kart School-Pro Simulation Programme Powered by José Monroy” e que atualmente conta com 2,9 mil seguidores e usa o seguinte sinal, cfr. documento 58 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
Z. A R. usa o seguinte sinal na sua conta de Instagram https://www.instagram.com/mdriving_race_academy/”, onde se apresenta como “Racing Driver / Coach | Corporate Events | Pro Simulation Programme | Kart School” e que atualmente conta com 689 seguidores, cfr. documento 59 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais:
AA. A Ré usa na sua conta de YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCgCsmy1kJYS5iq5eQROszkQ, onde se descreve como “A nossa equipa é apaixonada por desporto automóvel e temos mais de 20 anos de experiência na área das corridas, instrução e eventos desportivos”, tendo 6 vídeos publicados, com uma média de 20 visualizações cada um deles, o sinal
cfr. documento 60 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
BB. A Ré usa na sua conta de LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mdriving/, onde se apresenta como “MDriving - Organização de Eventos Desportivos - Cursos de Condução Desportiva/Defensiva/Evasiva - Team Building - Corporate Events - Pro Simulation Programme - Kart School Tel.: +351 21 482 22 40 / Tlm.: +351 91 66 29 351”, contando com cerca de 220 seguidores, o sinal
cfr. documento 61 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
CC. A Ré refere possuir instalações físicas oficiais em Rua das Fisgas 442 Armazém 1, 2645-117 Alcabideche; porém, uma rápida pesquisa online no motor Google permite também apurar uma outra morada em Av. Pedro Álvares Cabral - Centro Empresarial Sintra Estoril IV, Armazém E5, 2710-297 Sintra4, cfr. documento 62 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
DD. A Ré tem por objecto social o comércio automóvel, organização de eventos, instrução de condução desportiva, tem sido constituída em 2015, cfr. documento 63 junto com a petição inicial e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
EE. A Ré conhece a marca M da BMW.
FF.A Autora não deu autorização à Ré para usar a marca M, nem para registar o domínio “mdriving.pt”.
GG. A Autora é titular do website https://www.bmw.pt/pt/index.html, que contém informações sobre a empresa e a sua gama de produtos e marcas, cfr. documento 1 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
HH. A Autora é, também, titular das redes sociais:
− https://www.instagram.com/bmwm/, cfr. documento 2 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− https://www.linkedin.com/showcase/bmwportugal/, cfr. documento 3 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− https://www.youtube.com/user/bmwgroupportugal, cfr. documento 4 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
− https://www.facebook.com/BMWPortugal/, cfr. documento 5 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
II. A A. usa as suas marcas nas seguintes circunstâncias:
i. 2018
a. Catálogo do modelo “BMW M2 Coupé”, para o mercado alemão, cfr. documento 6 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b. Catálogo do modelo “BMW M4 Coupé”, para o mercado alemão, cfr. documento 7 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c. Catálogo do modelo “BMW M4 Coupé” para as corridas automóveis, cfr. documento 8 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
d. Anúncio de agradecimento à equipa BMW pelo prémio no modelo “BMW M4 Coupé” elaborado em 2016 para as corridas automóveis, cfr. documento 9 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
e. Vídeo promocional de lançamento do modelo “BMW M4” para a Europa, cfr. documento 10 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
f. Expositor de anúncio do modelo “BMW M4 Coupé” na Alemanha, cfr. documento 11 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
g. Catálogo dos modelos “BMW X5 M e X6M”, para o mercado alemão, cfr. documento 12 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
ii. 2019
a. Catálogo de lançamento promocional dos modelos “BMW SÉRIE 5 BERLINA E TOURING COM A OFERTA DO PACK DESPORTIVO M”, no mercado português, cfr. documento 13 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b. Vídeo promocional do modelo “BMW M Performance Power”, no mercado português, cfr. documento 14 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c. Catálogo da campanha promocional do modelo “BMW X4” no mercado português, cfr. documento 15 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
d. Catálogo do modelo “BMW X4 M”, para o mercado português, cfr. documento 16 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
iii. 2020
a. Catálogo do modelo “BMW M2 edição limitada”, para o mercado português, cfr. documento 17 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b. Vídeo promocional do modelo “BMW M2 edição limitada”, no mercado
português, cfr. documento 18 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c. Vídeo promocional do modelo “BMW M2 edição limitada”, no mercado
português, cfr. documento 19 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
iv. 2021
a. Catálogo do modelo “BMW M3 e BMW M4”, para o mercado português, cfr. documento 20 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b. Catálogo do modelo “BMW M3 e BMW M4”, para o mercado português, cfr. documento 21 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c. Catálogo dos modelos disponíveis para test drive com pack M, para o mercado português, cfr. documento 22 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
d. Catálogo do modelo “BMW SÉRIE 3 BERLINA COM OFERTA DO PACK DESPORTIVO M”, para o mercado português, cfr. documento 23 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
e. Vídeo promocional do modelo “BMW M3 e M4”, no mercado português, cfr. documento 24 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
v. 2022
a. Anúncio para os concessionários portugueses do evento “BMW M RACE TRACK TRAINING/ BMW M EXPERIENCE” na Holanda em 09.11.2022, cfr. documento 25 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b. Vídeo promocional da comemoração dos 50 anos da marca “M”, cfr. documento 26 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c. Vídeo promocional da comemoração dos 50 anos da marca “M”, cfr. documento 27 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
d. Vídeo promocional da comemoração dos 50 anos da marca “M”, cfr. documento 28 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
e. Vídeo promocional do evento “M EXPERIENCE BRAGA”, cfr. documento 29 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
f. Vídeo promocional do evento “M EXPERIENCE ESTORIL”, cfr. documento 30 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
g. Vídeo promocional “Teaser M3 e M4” em autódromo, cfr. documento 31 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
h. Vídeo promocional “Teaser M3 e M4” em estrada, cfr. documento 32 junto com a resposta às excepções e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
JJ. A Ré não cessou e continua a usar MDRIVING RACE ACADEMY E MDRIVING no território português para distinguir serviços e actividades relacionadas com veículos automóveis. – facto aditado aos factos provados.
KK. Com efeito, a Ré usa MDRIVING RACE ACADEMY E MDRIVING online no seu website https://www.mdriving.pt/, onde disponibiliza os seus serviços ao consumidor, apresentando-se como uma empresa que organiza eventos desportivos, especializada em condução desportiva, defensiva e evasiva. – facto aditado aos factos provados.
LL. A R. usa MDRIVING RACE ACADEMY E MDRIVING e nas suas redes sociais (Facebook, instagram, Youtube e Linkedin). – facto aditado aos factos provados.
15. Em contrapartida, o acórdão recorrido deu como não provados os factos seguintes:
4. Em termos físicos, a Ré encontra-se também a usar os seguintes sinais nas suas instalações físicas, em viaturas automóveis, em eventos automóveis desportivos, em vestuário para condução de automóveis e em folhetos/brochuras:
5. A A. conhecia a conduta da R. desde 2015.
6. No endereço https://www.bmw.pt/pt/all-models/m-series/bmw-m760e-xdrive/2023/bmw-serie-7-versao-m-visao-geral.html, pode-se encontrar a seguinte informação sobre o modelo M Sport:
O DIREITO
16. O alcance do presente recurso de revista deve determinar-se pela positiva e pela negativa:
17. Em primeiro lugar, deve restringir-se pela negativa, para que se esclareça que não está em causa
I. — nem a condenação da Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.,
a. — a cessar o uso do sinal
no âmbito da sua actividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
b. — a abster-se de usar o sinal
no âmbito da sua actividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
c. — a remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse donde conste o sinal referido em I e II, nomeadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
d. — a remover todas as referências com o sinal referido em a) incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial;
II. — nem o cancelamento do domínio mdriving.pt a favor da Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.
18. A decisão proferida pelo Tribunal de 1.ª instância não foi, nessa parte, impugnada — nem pela Autora, agora Recorrida, nem pela Ré, agora Recorrente.
19. Em segundo lugar, deve restringir-se pela positiva, para que se esclareça que está em causa a condenação a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.,
a. — a cessar o uso das designações M, MDRIVING e MDRIVING RACE ACADEMY, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua actividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
b. — a abster-se de usar, por qualquer meio e sob qualquer forma, as designações M, MDRIVING e MDRIVING RACE ACADEMY, ou qualquer outro sinal confundível com as marcas M da Autora, no âmbito da sua catividade comercial ou para distinguir quaisquer produtos ou serviços semelhantes ou afins a automóveis, suas peças e componentes;
c. — a remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse de onde conste a designação M, MDRIVING e MDRIVING RACE ACADEMY, nomeada mas não limitadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
d. — a remover todas as referências a M, MDRIVING e MDRIVING RACE ACADEMY incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial.
20. A Ré, agora Recorrente, VILAN MONROY, UNIPESSOAL, alega em síntese que os sinais ‘M’ da BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT não são marcas notórias Cf. conclusões 9-16 do recurso de revista.) e que, em todo o caso, não há risco de confusão entre as marcas da Recorrida BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e as marcas da Recorrente VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA Cf. conclusões 17-43 e 46-52 do recurso de revista..
21. Como que a confirmá-lo estaria o facto de os sinais da VILAN MONROY, UNIPESSOAL, serem utilizados desde 2015, sem que se tivesse suscitado qualquer confusão ou risco de confusão Cf. conclusões 44 e 45 do recurso de revista..
22. O artigo 9.º do Regulamento n.º 2017/1001/UE, de 14 de Junho de 2017, é do seguinte teor:
1. — O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. — Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:
a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;
b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.
3. — Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:
a) Apor o sinal nos produtos ou na embalagem desses produtos;
b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;
c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;
d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;
e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE.
23. O artigo 9.º do Regulamento n.º 2017/1001/UE corresponde ao artigo 10.º da Directiva 2015/2436/UE, de 16 de Dezembro de 2015 — e a Directiva 2015/2436/UE foi transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo actual Código da Propriedade Industrial.
24. Ora o artigo 238.º do actual Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe Conceito de imitação ou usurpação, contribui para a definição dos conceito de confusão relevante para o caso sub judice:
1. —A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2. — Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3. — Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.
25. O acórdão recorrido aprecia, com alguma desenvolvimento, se os sinais M da BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT devem qualificar-se como marca notória e, dentro das marcas notórias, como marca de prestígio.
26. Com o termo marca notória designa-se aquela “que é reconhecida [pelo público] como distinguindo de uma forma imediata um determinado produto ou serviço” Cf. designadamente o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1 —, falando de um grande público consumidor. e com o termo marca de prestígio, aquela marca notória que é representada pelo público relevante como sinal de produtos e serviços de elevada qualidade Cf. designadamente os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1 — e de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1..
27. Em concreto, a controvérsia relacionou-se sobretudo com a qualificação dos sinais M da BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT como marcas notórias.
28. O critério principal da qualificação de uma marca como notória é essencialmente quantitativo Expressão do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1., devendo atender-se grau de conhecimento da marca junto do público relevante Cf. designadamente os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1 — e de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1..
29. Entre os critérios auxiliares encontra-se, em especial, a duração, a extensão e o âmbito geográfico do uso da marca; a duração, a extensão e o âmbito geográfico de promoção da marca; a duração e o âmbito geográfico dos registos da marca; ou o número de decisões favoráveis ao reconhecimento da marca como notoriamente conhecida Cf. designadamente o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1..
30. Os factos relevantes para a qualificação de uma marca como notória devem ser alegados e provados pelo titular do direito de propriedade industrial:
Entre os pontos mais ou menos consensuais está o de que a qualificação da marca como notória não pode resultar de meras considerações de carácter conclusivo ou de meras impressões, “desprovidas de qualquer concretização fáctica” Expressão do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Fevereiro de 2015 — processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1.S1. — deve sempre resultar da alegação e da prova de factos de que possa deduzir-se a alegada notoriedade Como se diz no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1 — , deve distinguir-se os factos notórios e os factos relevantes para a qualificação de uma marca como notória: “A generalização do conhecimento exigível para a marca ser qualificada de notória […] não se confunde com facto notório para efeitos de prova (artigo 412.º, n.º 1, do Código de Processo Civil) exigindo-se que se aleguem e provem factos de onde essa notoriedade e prestígio se possa[m] concluir”..
31. A Ré, agora Recorrente, alega que os factos dados como provados sob as alíneas J a L e / ou sob as alíneas Q a S não são suficientes para que os sinais da Autora, agora Recorrida, sejam qualificados como marca notórias.
32. A questão foi apreciada no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1.
33. O Supremo Tribunal de Justiça considerou que os factos aí dados como provados — em tudo ou em quase tudo comparáveis aos factos dados como provados no processo sub judice — correspondiam ao critério principal e aos critérios ou factores auxiliares relevantes para a qualificação de uma marca como notória para concluir que a marca da União Europeia (nominativa) n.º 007134158 M era uma marca notória.
34. A semelhança entre os factos dados como provados nos dois processos explica e justifica que que a situação tenha um tratamento análogo, “a fim de [se] obter uma interpretação e [uma] aplicação uniformes do direito” Cf. artigo 8.º, n.º 3, do Código Civil. — se uma e a mesma marca foi qualificada como notória no processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1, deverá ser qualificada de uma e da mesma maneira, como marca notória, no processo sub judice.
35. Em todo o caso, a qualificação da marca como notória não é, só por si, suficiente para a resolução do caso.
36. O facto de uma marca ser notória agrava o perigo de confusão, directa ou indirecta (por associação) — e, em consequência, “altera os pressupostos de apreciação dos riscos de confusão e/ou associação” Expressão do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 — processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1.. —; conquanto agrave o perigo de confusão, o facto de uma marca ser notória não significa, sem mais, que os sinais da Autora, agora Recorrida, sejam confundíveis com os sinais da Ré, agora Recorrente.
37. O Tribunal da Relação, ainda que qualificasse a marca como notória, reconhecia que
“[a] letra M, como uma marca (nominativa ou verbal), é, sem dúvidas de fraca distintividade, esquecendo por ora outras circunstâncias, e dificilmente apropriável, em exclusivo, por um único indivíduo ou entidade”.
38. Ora o artigo 9.º do Regulamento 2017/1001/UE, de 14 de Junho de 2017, e os artigos 238.º e 249.º do actual Código da Propriedade Industrial definem o risco de confusão em termos de abranger o risco de associação.
39. Em termos em tudo semelhantes aos do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 — dir-se-á que
“[o] risco de confusão abrange também o risco de associação: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro, mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”.
40. Ora o risco de confusão — directa ou indirecta (por associação) — deve apreciar-se atendendo a uma dupla semelhança (ou dissemelhança):
Em primeiro lugar, deve atender-se à semelhança entre os elementos que constituem a marca e, em segundo lugar, à semelhança entre os produtos ou serviços designados pela marca (pelo conjunto dos elementos que constituem a marca) Cf. designadamente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1. .
41. Entre os pontos mais ou menos consensuais estão o de que deve atender-se ao conjunto dos elementos que constituem a marca Cf. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 12 de Dezembro de 2002 — processo n.º 02A3030 —, de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1 — ou de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1. Ideia que é de quando em quando expressa através da fórmula “[é] por intuição sintética e não por dissecção analitica que deve proceder-se a comparação das marcas” [cf. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 — e de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545]. ; o de que, na apreciação da semelhança ou dissemelhança que resulta do conjunto dos elementos, deve aplicar-se o padrão ou standard do consumidor médio Cf. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Maio de 1997 — processo n.º 96A609 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de 12 de Julho de 2005 — processo n.º 05B2005 —, de 17 de Abril de 2008 — processo n.º 08A375 —, de 20 de Dezembro de 2017 — processo n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2 — ou de de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1. e o de que, na aplicação do standard de um consumidor médio, deve considerar-se a perspectiva de um “homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público” Expressão do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1. .
42. O Tribunal de 1.º instância considerou que não havia nenhum risco de associação entre os sinais figurativos da Autora, agora Recorrida, e da Ré, agora Recorrente.
43. O risco de associação entre os sinais nominativos da Autora, agora Recorrida, e os sinais da Ré, agora Recorrente, restringia-se ao sinal
44. Explicando a decisão, o Tribunal de 1.ª instância diz que
“os vocábulos “motorsport”, “sport” e “driving” ou “driving race academy” remetem-nos para uma realidade própria e una relacionada com o desporto automóvel, fazendo parte do mesmo campo lexical e, como tal, julgamos que existe o risco de associação dos sinais utilizados pela R. com a A. ou de se criar a crença de que têm a mesma proveniência comercial”.
45. O Tribunal da Relação considerou que havia um risco de associação entre os sinais nominativos da Autora, agora Recorrida, e os sinais figurativos da Ré, agora Recorrente:
“O elemento preponderante dos sinais
é o elemento nominativo.
Sendo a letra M aquela que assume eficácias distintiva, assumindo preponderância relevante na pronúncia dos sinais. “Driving” ou “race academy” não assumem qualquer sinal distintivo para com outras academias de condução ou ato de conduzir. É o M que produz esse efeito diferenciador.
Facilmente o consumidor associa tais sinais às marcas M da autora”.
46. O caso está em averiguar se o consumidor médio, como “homem médio com a diligência normal”, poderá associar os sinais da Autora, agora Recorrida, à actividade da Ré, agora Recorrente.
47. Entende-se que, em concreto, o risco de associação deve restringir-se aos sinais que associam a letra M à condução desportiva ou à condução de veículos desportivos.
49. O Tribunal de 1.ª instância considerou que o risco de associação se restringia ao sinal:
50. Entende-se que será razoável ir mais longe que o Tribunal de 1.ª instância e sustentar que o risco de associação se estende à designação MDriving Race Academy.
51. O Tribunal da Relação considerou que o risco de associação se estendia aos sinais:
52. Entende-se que não será razoável ir tão longe como o Tribunal da Relação:
53. Os dois sinais associam a letra M à condução — sem mais — e não têm qualquer semelhança gráfica com os sinais
54. Ora, o consumidor médio só com dificuldade associará todos os produtos e serviços assinalados com um sinal composto com a letra M, desde que relacionados com a condução, à marca M da BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.
55. Entre os sinais compostos com a letra M e relacionados com a condução estão, por exemplo, as marcas Mazada, Mitsubishi, Maseratti e Maybach, o modelo MX5 da Mazda, a série LM da Lexus, a classe M da Mercedes ou a série MC da Maseratti.
56. O acórdão recorrido cita o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 para sustentar que,
“[s]endo a autora titular de várias marcas (anteriores) nominativas, em que sempre a letra/elemento “M” é seguida por uma palavra ou algarismo, ocorre similitude concetual com marcas (posteriores) mistas da ré em que o “M” dos sinais da ré é seguido de uma letra ou de uma palavra, podendo fazer acreditar o público/consumidor que os serviços ou produtos identificados por tais 3 marcas mistas são provenientes da mesma fonte de que provêm os produtos identificados pelas marcas da autora; pelo que, em face de tais similitudes fonética e concetual, há o significativo risco do público/consumidor poder acreditar que tais 3 marcas mistas da ré não são mais do que mais uma marca ‘M’ da autora.”
57. O argumento deve em todo o caso contextualizar-se, relacionando-o com o caso apreciado e decidido no processo n.º 202/21.6YHLSB.L1.S1 — e, contextualizando-o, deve evitar-se deduzir daí uma presunção de que todos os sinais em que a letra M é seguida de uma letra ou de uma palavra são confundíveis com a marca M da BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.
58. Entendendo-se — como se entende — que, em concreto, o risco de associação deve restringir-se aos sinais que associam a letra M à condução desportiva ou à condução de veículos desportivos, deve revogar-se parcialmente o acórdão recorrido, restringindo o alcance da condenação da Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA, à designação MDRIVING RACE ACADEMY.
III. — DECISÃO
Face ao exposto, concede-se parcialmente a revista, nos seguintes termos:
I. — condena-se a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.
d. — a abster-se de usar e a cessar o uso, por qualquer meio e sob qualquer forma, em todo o território da União Europeia, do sinal
e. — a remover e a destruir, a expensas suas, todos os suportes físicos e materiais na sua posse de onde constem o sinal e a designação referidos em a., nomeadamente fachadas de instalações, veículos, acessórios, expositores, móveis, materiais impressos ou institucionais e qualquer outro suporte físico;
f. — a remover todas as referências com o sinal ou a designação referidos em a. incluindo registos fotográficos e imagens de qualquer tipo, dos seus sítios de internet, nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube ou outras ou em qualquer outro formato ou plataforma digital de comunicação comercial;
II. — condena-se a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA., no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da presente decisão;
III. — ordena-se o cancelamento do domínio mdriving.pt a favor da Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA.
Em tudo o mais, absolve-se a Ré VILAN MONROY, UNIPESSOAL LDA, dos pedidos contra si deduzidos pela Autora BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.
Custas pela Recorrente e pela Recorrida, na proporção do respectivo decaimento.
Lisboa, 15 de Maio de 2025
Nuno Manuel Pinto Oliveira
Fátima Gomes
António Barateiro Martins
PROCESSO 150/23.5YHLSB.L1.S1
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vencido em parte, na medida em que, do mesmo modo que o acórdão recorrido, também condenaria a R. em relação ao sinal e designação MDRIVING.
Entendo que, quando a comparação é com uma marca prioritária que é notória, aumenta a suscetibilidade de erro por parte do público, que mais facilmente ligará a nova marca com o sinal preexistente, pelo que um grau mínimo de semelhança entre os sinais é suscetível de gerar risco de confusão no espírito do público/consumidor.
No caso, há semelhança fonética entre o elemento verbal dominante das marcas mistas da R. e o elemento dominante das marcas nominativas da A.; e quando uma marca é composta de elementos nominativos e figurativos, os primeiros devem ser considerados mais distintivos que os segundos, pois o consumidor médio fará mais facilmente referência ao produto/serviço em causa citando o nome desse produto/serviço do que descrevendo o elemento figurativo da marca.
Por outro lado, das várias marcas nominativas de que a A. é titular sempre a letra/elemento “M” é seguida por uma palavra ou algarismo, razão pela qual as marcas mistas da R. geram uma certa similitude concetual com as várias marcas nominativas da A., na medida em que também o “M” dos sinais da R. é seguido de uma palavra, podendo fazer acreditar o público/consumidor que os produtos ou serviços identificados por tais marcas mistas são provenientes da mesma fonte de que provêm os produtos ou serviços identificados pelas marcas da A..
Importando não esquecer que aquilo que se deve comparar é a reminiscência que fica na memória do público/consumidor, ou seja, em face de tais similitudes fonética e concetual, há o significativo risco do público/consumidor poder acreditar que tais marcas mistas da R. não são mais do que mais uma marca “M” da A., até porque, como decorre do conceito de imitação, não se exige que o público/consumidor empreenda um “exame atento ou confronto” entre os sinais; risco este agravado pelo chamado “princípio da interdependência”, pelo grau de semelhança entre os produtos ou serviços assinalados, isto é, um ainda que reduzido grau de semelhança entre as marcas pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre os produtos ou serviços assinalados (como será o caso, em que estão identicamente em causa produtos ou serviços ligados ao desporto automóvel, suas peças e componentes).
Como se refere na parte final do art. 9.º/2/b) do RMEU (e também no conceito de imitação do art. 238.º do CPI), “o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca”, ou seja, o risco de confusão compreende as situações que o público/consumidor, até admitindo que os produtos ou serviços possam ter origem diferente, incorre no risco de pensar que existe alguma ligação, seja meramente económica e/ou comercial, entre as fontes dos produtos ou serviços assinalados (a proteção da marca registada estende-se à prevenção de qualquer associação indevida que possa prejudicar o valor distintivo e o selling power da marca registada).
É certo que não existe semelhança visual entre as marcas da A. e os sinais sob análise da R., mas em relação às marcas nominativas, como é o caso das marcas prioritárias da A., é menos importante a comparação/semelhança do elemento visual, antes se devendo atribuir, na comparação com marcas nominativas, especial relevo ao elemento fonético (na medida em que a sonoridade da marca é mais fácil de reter na memória do público do que os elementos visuais ou concetuais).
Enfim, os fatores de semelhança ultrapassam e desvalorizam os de dissemelhança no contexto dos demais, pelo que a impressão global do conjunto – que desvaloriza pormenores e se concentra nos elementos dotados de maior eficácia distintiva – não pode deixar de ir, na comparação dos sinais, no sentido de existir risco de confusão: importa não esquecer que a lei rejeita não só os sinais “idênticos”, mas também os “semelhantes”, desde que haja um risco sério de confusão (pelo que pequenas alterações ou aditamentos são inócuos para efeitos de comparação).
Confirmaria pois também o acórdão recorrido quando ao que no mesmo se decidiu em relação ao sinal e designação MDRIVING.
L., 15/05/2025
António Barateiro Martins