| Decisão Texto Integral: | Acordam no tribunal da Relação de Lisboa:
Helen Curtis Inc., sediada em 325 North Wells Street,
Chicago, Ilinois, Estados Unidos da America, veio apelar da sentença do 10 Juízo Cível de Lisboa
(1. secção, processo 49977/95) confirmativa do despacho do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que recusou o registo da marca nacional n. 287910 "Suave", destinada a assinalar produtos da classe 5 "cremes de limpeza medicinais" (não incluídos noutras classes).
Termina a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. A douta sentença violou o disposto no artigo 166, n. 2 do Código da Propriedade Industrial.
2. De facto o sinal SUAVE, através do longo uso na prática comercial, adquiriu a necessária capacidade distintiva.
3. Ou seja, o sinal SUAVE, por força do uso prolongado no tráfico comercial, encontra-se de tal modo associado aos produtos da recorrente, que o consumidor passou a atribuir ao sinal SUAVE uma determinada origem e a distinguir os produtos assinalados de outros produtos de outras empresas.
4. O sinal SUAVE passou assim a ser considerado como uma marca, apta a fazer distinguir os produtos da recorrente dos de outra empresa.
5. Podendo por isso ser registada.
Não houve contra-alegação.
O Ilustre magistrado do MP junto desta Relação emitiu o douto parecer de fls. 100 no sentido do improvimento do recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - Em 10 de Dezembro de 1992 Helen Curtis Inc. apresentou no Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial o pedido de registo da marca n. 287910 "SUAVE", destinada a assinalar produtos de classe 5 "cremes de limpeza medicinais" (não incluídos noutras classes);
2 - Por despacho do Director de Serviço de Marcas do INPI, publicado no Bol. da Propriedade Industrial n. 9/94, de 31/03/95, foi recusado o registo de tal marca, por a mesma não ter a necessária capacidade distintiva;
3 - A recorrente é titular da marca nacional n. 131011 "SUAVE" para assinalar "adornos para o cabelo, da classe 3", concedida em 22 de Novembro de 1955.
É sabido que os sinais (nominativos ou figurativos) que compõem a marca hão-de ter capacidade distintiva, ou seja "aptidão para distinguir um produto (ou um serviço), que provém de uma empresa (ou fonte produtiva), dos produtos (ou serviços) provenientes de outra empresas (ou fontes produtivas)" - cfr.
Nogueira Serens in A "Vulgarização" da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21/12/88, página 1.
Este princípio encontra-se reflectido no nosso direito regulador da propriedade industrial - quer no artigo 79 do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n. 30679, de 24/08/1940 (CPI40), vigente à data da prolação e publicação do despacho sob recurso, quer no artigo 165 do actual Código, aprovado pelo Decreto-Lei n. 16/95, de 24/1 (CPI95), em vigor desde 1 de Junho de 1995, nos termos do artigo 9 deste último diploma legal, o qual, conforme se pode ler no respectivo preâmbulo, transpôs para a nossa ordem jurídica interna a referida Directiva.
Daí que, apesar da ampla liberdade concedida aos interessados na composição das suas marcas, o legislador se tenha preocupado em restringir essa liberdade, arredando expressamente os sinais em que, originariamente, pela sua própria natureza, falhe essa capacidade distintiva.
Tal sucede nos parágrafos 1 e 2 do artigo 79 do CPI40 e agora, mais discriminadamente, nas alíneas a) a d) do n. 1 do artigo 166 do Código actual.
Interessa-nos sobremaneira para a solução do recurso os casos do parágrafo 1 do artigo 79 do CPI40, a que correspondem as alíneas b) e c) do artigo 166 do Código actual, ou seja:
- os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação ao serviço, ou que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.
Em suma, e para utilizar a qualificação doutrinal utilizada na obra supra referida, as marcas não podem ser constituídas exclusivamente por:
- denominações genéricas, denunciadoras da espécie e estrutura dos produtos (v. g., "leite", "frigorífico");
- indicações descritivas, adjectivadoras da qualidade, quantidade, destino, etc. dos produtos (v. g.,
"aromática", "a melhor" e ... "suave", como é o caso dos autos).
E o motivo de recusa do registo como marcas, quer das denominações genéricas, quer das indicações descritivas, como ensina Nogueira Serens na sua citada obra, pode assentar não só na sua falta de capacidade descritiva como também na necessidade de preservar o seu uso por todo o demais comércio concorrente.
Pode, contudo, suceder que, por força do seu uso prolongado pelo mesmo empresário, uma denominação genérica ou uma indicação descritiva adquira capacidade distintiva, autonomizando-se, como marca distintiva de determinado produto, do seu significado originário e corrente.
Estamos, nesta hipótese, perante a chamada teoria do secondary meaning, segundo a qual "um sinal (nominativo ou figurativo), que não era associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinado empresário, sendo antes percebido no seu sentido originário (primary meaning) de denominação genérica ou de indicação descritiva acaba por adquirir, em consequência do uso que desse sinal é feito por esse mesmo empresário, aquele outro sentido - que se diz secundário, não por assumir menor importância, mas porque se afirma mais tarde no tempo.
A Directiva 89/104/CEE acolheu esta teoria, no n. 3 do seu artigo 3, norma esta que, por força da já referida transposição para o nosso direito interno, se encontra reflectida no n. 2 do artigo 166 e no n. 3 do artigo 188 do seguinte teor, respectivamente:
- "Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.";
- "Não será recusado o registo de uma marca constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n. 1 do artigo
166 se esta tiver adquirido carácter distintivo".
Contudo, e na esteira de Nogueira Serens, esta norma exige uma interpretação restritiva.
Como já vimos, os dois motivos obstaculizadores do registo de uma marca constituída exclusivamente por uma indicação descritiva são a sua falta de capacidade distintiva originária e a necessidade da sua preservação.
Ora, o primeiro motivo pode deixar de existir - em virtude da aquisição da capacidade distintiva do sinal pelo prolongado uso - mas persistir a necessidade de preservar o uso dessa indicação descritiva pelo restante comércio concorrente.
E assim, na lição daquele Professor, ob. cit., página 86,
"nem todas as marcas desprovidas de carácter distintivo" são susceptíveis de registo por terem adquirido esse carácter - só o serão "as marcas desprovidas de carácter distintivo" e em relação às quais se não afirme a necessidade da sua preservação".
Perante este bosquejo dos princípios legais sobre a composição das marcas, na interpretação que consideramos a melhor,logo se intui que bem andou a sentença recorrida ao confirmar o despacho do Exmo. Director do INPI no sentido da recusa do registo da marca "Suave", requerido pela ora apelante Helen Curtis Inc.
Trata-se de um sinal nominativo constituído por um vocábulo que, na língua portuguesa, significa "aprazível", "brando", "doce", "macio".
Como é do conhecimento geral - e é este que, obviamente, releva para o fim em causa -, SUAVE é uma palavra bastante vulgarizada na publicitação dos produtos, caracterizados pela sua suavidade e macieza, designadamente dos de limpeza doméstica ou de lavagem de roupa, exemplificados na sentença.
Trata-se, por isso e inegavelmente, dentro da citada classificação doutrinal, de uma indicação descritiva, sem capacidade distintiva originária.
E, ao contrário do que pretende a apelante, não adquiriu tal capacidade, com o prolongado uso da marca com o mesmo vocábulo - "SUAVE" -, registada, no nosso país, desde o ano de 1955, pela recorrente para assinalar adornos para o cabelo.
Poderá ter adquirido essa capacidade distintiva nos Estados Unidos, país da sede da apelante, onde a língua oficial e corrente é o inglês e para cujo léxico o vocábulo SUAVE é completamente estranho, sem qualquer significado.
Não custa aceitar, por isso, que aí, no país de origem, constitua, uma autêntica e perfeita indicação de fantasia.
Mas, como se disse, não há a mínima prova de que, no mercado nacional português, o sinal nominativo em causa tenha adquirido qualquer capacidade distintiva por força do uso - nem para o produto da marca já registada (adornos para o cabelo), nem, muito menos, para o produto da marca cuja recusa de registo estamos a apreciar (cremes de limpeza medicinais).
Efectivamente, toda a prova documental, junta aos autos pela recorrente, relativa à publicidade daquele primeiro produto e a que respeita a marca já registada, é constituída por recortes de jornais e revistas de outra língua (inglês e espanhol) que não o português.
Não obstante, e mesmo admitindo, só para efeitos dialécticos, que essa capacidade distintiva do sinal em apreço chegou a ser adquirida por força do uso prolongado, no mercado nacional, da marca já registada (para outro produto, relembre-se), a falada e apodíctica necessidade de preservação da indicação descritiva - traduzida pelo uso corrente do vocábulo "SUAVE" na publicação do nosso comércio em geral - continuaria a constituir um intransponível obstáculo do registo.
Decisão.
Por todo o exposto, decide-se negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela apelante.
Lisboa, 6 de Novembro de 1997
Ferreira Girão |
