| Decisão Texto Integral: | Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:
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I – Relatório
TELEVÉS, S. A. U., Sociedade comercial de direito espanhol com sede na Rua Localização 1 Santiago de Compostela, Espanha, intentou recurso, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de 20 de março de 2024, que indeferiu o pedido de modificação de decisão apresentado ao abrigo do artigo 22º do CPI e manteve a decisão que recusou o registo da marca nacional de cor n.º 656344, pedindo que, na procedência do recurso, seja anulado o despacho que recusou o registo da marca nº656344 e seja substituído por outro que o conceda integralmente, com as legais consequências.
Regularmente citada a recorrida veio aos autos, pugnando pela manutenção do despacho recorrido por existir perigo de confusão com as suas marcas dado a marca da Recorrente ter como elemento preponderante e único e que fica retido na memória visual o quadrado de cor laranja e por isso, estabelece uma semelhança com as suas marcas.
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Cumprido o disposto no artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial, o INPI remeteu o processo administrativo.
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O Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu a seguinte decisão:
“Pelas normas e fundamentos explanados, julga-se improcedente o recurso apresentado, e, em consequência, mantém-se a decisão recorrida que recusou o registo da marca de cor nº 656344.”
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Inconformada com tal decisão, veio a Recorrente TELEVÉS, S. A. U. interpor recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões:
“A — O TPI julgou improcedente o recurso e confirmou a recusa do registo da marca da Recorrente invocando um motivo absoluto de recusa do registo, que não foi invocado pela Recorrida/reclamante, nem serviu de base à decisão do INPI, colhendo de surpresa a Recorrente, que não teve qualquer chance de o rebater, ou de o ultrapassar mediante prova do secondary meaning que aquele sinal já adquiriu.
B — O princípio do contraditório constitui uma das traves-mestras do nosso direito processual civil, consagrada no art. 3º do CPC, cujo n.º 3 veda ao julgador, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.
C — Na decorrência desse princípio — inspirado no princípio constitucional da proibição da indefesa —, a jurisprudência consagrou a proibição das decisões-surpresa, isto é, das decisões baseadas em fundamento que não tenha sido previamente considerado pelas partes, para impedir que que estas possam ser surpreendidas com decisões adotando soluções de direito inesperadas, por não discutidas no processo, sendo que esta regra vigora inclusivamente em sede de recurso.
D — A decisão recorrida, ao negar provimento ao recurso e recusar o registo da marca com base num motivo absoluto de recusa (a falta de capacidade distintiva dessa marca), nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 231º do CPI, enveredou por uma solução que as partes não debateram, nem tinham a obrigação de prever.
E — Com efeito, os fundamentos invocados pela decisão do INPI — que foi objeto do recurso judicial para o TPI e que aqui se aprecia — foram apenas a confundibilidade dos sinais [al. b) do art. 232º/1] e o risco de concorrência desleal [al. h) do art. 232º/1], tendo o INPI deixado cair os fundamentos previstos nos arts. 234º e 235º do CPI (marcas notórias e de prestígio), invocados na primeira das suas decisões.
F — Por outras palavras, o registo da marca da Recorrente não foi recusado com base em falta de capacidade distintiva, mas apenas porque, segundo o INPI, a mesma seria confundível com marcas prioritárias da Reclamante.
G — Em coerência com esse entendimento, o INPI não cumpriu o disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, que impõe a audiência prévia do requerente do registo, quando o INPI tencione recusar o registo com base em motivos absolutos de registo.
H — Assim, nem o INPI nem o TPI deram à requerente do registo, ora Recorrente, qualquer oportunidade de rebater essa (infundada) opinião quanto à falta de capacidade distintiva da sua marca, nem, muito menos, de demonstrar a existência de secondary meaning, ao abrigo do n.º 2 do art. 209º do CPI.
I — Sendo assim, ao abster-se de conhecer e apreciar os fundamentos que levaram à recusa da marca da Recorrente e ao basear-se num fundamento de recusa que não foi objeto de debate entre as partes no procedimento administrativo, o tribunal a quo proferiu uma verdadeira decisão-surpresa, violando o princípio do contraditório e afrontando gravemente os direitos processuais da Recorrente.
J — A inobservância do contraditório constitui uma omissão grave, representando uma nulidade processual sempre que tal omissão seja suscetível de influir no exame ou na decisão da causa, sendo nula a decisão (surpresa) quando à parte não foi dada possibilidade de se pronunciar sobre os factos e respetivo enquadramento jurídico — tendo neste caso sido violado o disposto no n.º 3 do art. 3º do CPC.
K — Ainda que, por mera hipótese de raciocínio, se viesse a entender que a alusão do INPI à falta de capacidade distintiva da marca da Recorrente (constante da decisão de 20/03/2024) bastaria para tornar previsível que o TPI considerasse tal fundamento — o que de modo algum se admite — sempre haveria, nesse caso, violação do disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, por parte do INPI, por não ter proferido despacho de recusa provisória, nem ter concedido à Recorrente prazo para se pronunciar sobre tal motivo de recusa, permitindo-lhe apresentar provas de secondary meaning do sinal registando, conforme previsto no art. 209º/2 do CPI.
L — Face ao exposto, seja por violação do art. 3º/3 do CPC, seja por incumprimento do art. 229º/4 a 7 do CPI, a sentença recorrida e a decisão impugnada enfermam de nulidade que impõe a respetiva anulação.
M — Um terceiro erro da sentença impugnada consistiu em confundir os requisitos da distintividade e da determinabilidade (ou identificabilidade) dos sinais.
N — Ao invocar o decidido pelo Tribunal de Justiça no acórdão LIBERTEL (C-104/01), a respeito das marcas de cor, citando a exigência de uma representação gráfica “clara, precisa, completa por si”, o Tribunal a quo não podia daí retirar a conclusão de que a marca da Recorrente não era “distintiva”, como fez na decorrência dessas afirmações.
O — Uma coisa é o requisito da determinabilidade, isto é, a necessidade de o sinal registando (como exige o art. 208º do CPI) ser representado de forma que permita
determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular. Outra, completamente diferente, é o requisito do caráter distintivo, isto é, a capacidade para identificar o produto e para o distinguir face aos produtos do mesmo género.
P — A marca de cor da Recorrente respeita manifestamente o requisito da determinabilidade, dado que o seu pedido de registo incluiu uma representação/amostra dessa cor, em formato digital (estável e inalterável por natureza), tendo sido acompanhado da indicação do código de referência RAL 1007 (COR RAL 1007), que constitui um código de identificação internacionalmente reconhecido.
Q — Confundindo este conceito com o da capacidade distintiva, a sentença recorrida, começou por desvalorizar a indicação do código RAL, por se tratar de “um sistema de referenciação de cores que identifica cores para tintas, revestimentos e plásticos”, acrescentando que “a marca que a Recorrente pretende registar não se destina a assinalar tintas ou produtos similares, mas reporta-se a antenas terrestres de rádio e antenas terrestres de televisão, da classe 9, pelo que o público relevante não tem conhecimentos específicos quanto à cor que lhes permita diferenciar o tipo de cor e atribuir a estes códigos um conceito de marca ou apreender essa cor como possuindo alguma distintividade.”(sublinhado acrescentado).
R — Segundo o TPI, o registo de marcas de cor com indicação de códigos RAL ou PANTONE só seria admissível para “assinalar tintas ou produtos similares”, pois o
consumidor médio de antenas não tem conhecimentos específicos quanto à cor.
S — Com este entendimento, o TPI afronta o disposto no art. 208º do CPI (que admite a marca monocolor), contraria a jurisprudência europeia que admite marcas de cor e considera ilegais as 435 marcas monocolores registadas pelo EUIPO, parecendo que só admite marcas de cor para assinalar... tintas ou então com outros elementos distintivos, para além da cor.
T — Esse erro aprofundou-se quando o tribunal a quo, sem qualquer base factual, afirmou que o profissional instalador de antenas não seria capaz “de identificar a marca. Pois não seria capaz de individualizar, diferenciar ou percecionar a diferença da cor de laranja que a Recorrente pretende registar, relativamente a outras existentes”.
U — Desde logo, essa afirmação desconhece a realidade do mercado, pois só as antenas da Recorrente adotaram a cor de laranja como sinais distintivos — facto que é sobejamente conhecido pelos profissionais do ramo, que são aqueles que escolhem e decidem quais os produtos a adquirir e instalar, isto é, os consumidores-tipo deste género de produtos.
V — Além disso, o TPI ignorou toda a volumosa documentação apresentada pela requerente do registo no INPI, demonstrando o uso generalizado da cor de laranja nas suas antenas, a extensão e a importância da atividade da Recorrente, os inúmeros projetos importantes em que participou em Portugal, e a notoriedade de que gozam os seus produtos e as suas próprias marcas, incluindo a marca de cor em apreço nestes autos.
X — Por isso, ao contrário do que decidiu o TPI, a tonalidade específica de laranja usada nas antenas da TELEVES (correspondente ao código RAL 1007) constitui atualmente um efetivo sinal distintivo dos produtos da Recorrente, permitindo ao público relevante atribuir-lhes uma origem empresarial determinada.
Y — Se o TPI não tivesse, ilegitimamente, conhecido de questão que lhe era vedado conhecer sem prévio contraditório (o suposto motivo absoluto de recusa, por falta de capacidade distintiva), ter-se-ia debruçado sobre o verdadeiro objeto do recurso, tal como configurado pela Recorrente.
Z — Ou seja, se não tivesse incorrido na nulidade já denunciada, o TPI teria apreciado, como devia, a decisão que foi proferida pelo INPI.
W — Sendo assim, salvo melhor entendimento de V. Exas, uma vez declarada a nulidade praticada pelo TPI, nada impedirá os Senhores Desembargadores da Relação de Lisboa de conhecer o objeto deste recurso, analisando a decisão proferida pelo INPI.
AA — As decisões proferidas pelo INPI subvertem completamente a disciplina das marcas de cor, atribuindo às marcas da Recorrida/Reclamante um âmbito de proteção excessivo e incompatível com os limites do Direito de Marcas, o qual, como declarou a Relação de Lisboa, “não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido.” (ac. de 10/4/2024, P. 220/23.0YHLSB.L1-PICRS).
BB — Neste caso, tal risco de confusão não existe, face às diferenças existentes entre os sinais em confronto, que o INPI erradamente desvalorizou, deixando-se impressionar por uma aparente identidade concetual entre eles e pelo facto de coincidirem na cor de laranja (embora de tonalidades diferentes).
CC — Como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça no caso LIBERTEL, a proteção das marcas constituídas exclusivamente por uma certa cor só é admitida em termos muito restritivos, apenas se admitindo o registo de uma tonalidade concreta e referenciada de uma dada cor (e não de toda a paleta de tonalidades dessa mesma cor), pois é imperativo salvaguardar o interesse geral e a liberdade de concorrência.
DD — Porém, a Recorrida não é titular de registos de marca de cor, mas apenas de 3 marcas mistas (com uma parte verbal e outra figurativa), que abaixo se reproduzem:
  
EE — Por isso, a Recorrida — que não tem sequer um direito exclusivo sobre essa tonalidade concreta de cor de laranja — menos ainda o terá sobre tonalidades diferentes dessa cor, como é o caso da marca registanda:
FF — Assim, ao recusar com base nesses 3 registos o registo da marca da Recorrente —que tem uma tonalidade de laranja completamente diferente —, o INPI acabou por atribuir à Recorrida um monopólio sobre toda e qualquer tonalidade de cor de laranja, proporcionando-lhe aquilo que ela nunca conseguiu obter no EUIPO.
GG — Pior ainda, depois de comparar a dimensão concetual das marcas em confronto, o INPI acabou por atribuir à Recorrida um exclusivo sobre o conceito de cor de laranja!
HH — Com esta decisão, está encontrado o caminho para se obter direitos exclusivos sobre cores e, pasme-se, sobre conceitos, bastando pedir o registo de quadrados de cor com o nome da cor, como marcas mistas:
AA
II — Contudo, como ficou claro no acórdão do Tribunal de Justiça no caso DYSON, os conceitos não podem ser protegidos pelo Direito de Marcas: “Se um conceito pudesse constituir uma marca, seria posta em causa a lógica subjacente ao artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da diretiva, que é, designadamente, evitar que a proteção do direito das marcas leve a conferir ao seu titular um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um produto”.
JJ — Por isso, o facto de um dos três fatores a atender na comparação das marcas ser o elemento concetual, não pode levar à atribuição de exclusivos sobre conceitos.
KK — Sendo assim, mal andou o INPI ao comparar os sinais dessa forma desastrada e ao retirar das parcas semelhanças existentes a conclusão de que existe uma “imitação do elemento figurativo e concetual”.
LL — Um segundo erro do INPI consistiu em desprezar completamente a dimensão gráfica e fonética da comparação, pois não se pode ignorar que as marcas obstativas são compostas por palavras — “Orange” — representadas em preto, branco e cor de laranja, enquanto a marca registanda não contém qualquer palavra, consistindo apenas numa cor.
MM — Essas diferenças existem e não podem ser desconsideradas, num exame que —como é sabido — deve comparar os sinais através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência europeia, ao declarar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.
NN — Um terceiro erro em que incorreu o INPI foi deixar-se impressionar pelo prestígio e notoriedade de que supostamente gozarão as marcas invocadas pela Recorrida, quando tais marcas são praticamente desconhecidas no mercado português.
OO — É certo que o prestígio e notoriedade das marcas prioritárias deve ser atendido no exame da confundibilidade, como resulta da jurisprudência europeia no caso ADIDAS, mas é necessário que esse prestígio exista no território em que o registo da marca vai vigorar.
PP — Por isso, o INPI cometeu um erro crasso quando afirmou (p. 9 da primeira decisão) que a marca “Orange” constitui um “sinal que goza de excecional notoriedade, cujo conhecimento se encontra generalizado não só junto do público alvo, mas junto do grande público consumidor”.
QQ — Como é óbvio, estando em causa um pedido de registo de uma marca nacional, para vigorar exclusivamente em território português, o consumidor médio a considerar para efeitos do risco de confusão é, obviamente, o consumidor português.
RR — Pois bem, a Recorrida não fez qualquer prova de que as suas marcas “Orange” tenham prestígio ou sequer notoriedade no mercado nacional, no universo dos consumidores portugueses.
SS — No quadro do exame do risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não consiste em ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e em compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto.
TT — Pois bem, o INPI fez precisamente o contrário disso, centrando-se apenas na cor destas marcas, como se não houvesse outros elementos a considerar.
UU — Do ponto de vista visual as marcas em confronto são acentuadamente diferentes:
— A marca registanda tem uma única cor per se, enquanto as marcas prioritárias contêm combinações de cores (laranja/preto; laranja/branco; branco/laranja) delimitadas por um retângulo de cor;
— as cores têm tonalidades claramente diferentes: embora sejam ambas cor de
laranja, no espectro cromático a marca registanda aproxima-se mais do ocre ou amarelo torrado e as marcas anteriores aproximam-se mais do vermelho, sendo que qualquer medidor digital de cor, utilizando o código RGB (red, green, blue) revela as marcadas diferenças de tonalidade: enquanto a marca registanda tem um RGB de 224,122,8, o laranja usado pelas marcas da Recorrida tem um RGB de 220,81,7.
— as marcas anteriores consistem ou incluem uma palavra com seis letras, e a marca registanda não;
— o elemento visual dominante nas marcas anteriores é a palavra “Orange” (sendo as cores meramente secundárias e ornamentais) e na marca registanda o elemento dominante (e único) é uma mancha de cor sem contornos.
VV — Do ponto de vista conceptual, enquanto a marca registanda tem um único
significado/aceção — uma cor de certa tonalidade — as marcas anteriores têm múltiplos significados possíveis: um fruto (laranja); localidades (v.g., em França, nos Estados-Unidos e na Austrália); um nome de família (v.g., Guilherme de Orange); e uma cor de certa tonalidade (mas diferente da tonalidade da marca registanda).
XX — Do ponto de vista fonético — embora uma marca de cor não tenha propriamente uma expressão verbal ou fonética direta —, tal sinal é passível de verbalização pelo público consumidor, nomeadamente aquando da realização de transações, pelo que os clientes da Recorrente referir-se-ão às antenas “cor de laranja” e os clientes dos produtos e serviços da Recorrida utilizarão a palavra “Orange” — com sonoridades bem distintas.
YY — Em síntese, as marcas em confronto apresentam uma semelhança visual muito pequena, uma semelhança concetual inferior à média, pelo que, no cômputo geral, o grau de similitude entre estes sinais é reduzido.
ZZ — Acresce que o destinatário típico deste género de produtos (antenas de rádio e televisão), que têm um nível de preço e de complexidade técnica relativamente elevados, é um consumidor especialmente atento e esclarecido, que recolhe informação prévia sobre as caraterísticas dos produtos, compara preços e pede aconselhamento especializado antes da compra, sendo por isso um consumidor particularmente imune a
riscos de confusão. Neste sentido, cf. os acórdãos do Tribunal Geral no caso BANG & OLUFSEN T-460/05, 10/10/2007, Shape of a Loudspeaker, § 34) e no caso MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), 8/9/2011, §§ 43-44), que se referiam a produtos congéneres daqueles a que respeita a marca registanda.
WW — De resto, na prática quem escolhe este tipo de produtos (antenas) nem é tanto o consumidor final, mas sim um profissional instalador, que é um técnico especializado e conhecedor de toda a gama de produtos disponíveis no mercado e dos respetivos fabricantes — que não se deixa confundir pela cor dos produtos e/ou das respetivas marcas.
AAA — Face ao exposto, tendo em conta o grau de semelhança dos sinais (inferior à média), o perfil do consumidor médio (especialmente atento, criterioso e informado) e a natureza dos serviços assinalados (que não dependem de “compra por impulso”), terá de se concluir que o risco de erro ou confusão do público consumidor é, neste caso, muito reduzido ou quase nulo.
BBB — Pelas razões já expostas, não faz qualquer sentido invocar aqui um risco da prática de atos de concorrência desleal, nomeadamente nas modalidades de atos de indução em erro ou de aproveitamento da reputação [alíneas a) e c) do art. 311.º do CPI].
CCC — Sendo assim, mal andou o INPI ao recusar o registo da marca da Recorrente, com fundamento em riscos de confusão do consumidor e da prática de atos de concorrência desleal independentemente de intenção, que manifestamente não existem.
— A douta sentença recorrida violou, pois, o disposto no art. art. 3º/3 do CPC e no art. 229º/4 a 7 do CPI, tendo o INPI violado não só o art. 23º como também o art. 311º do CPI.
Tendo concluído que:
“Nestes termos, julgado provado e procedente este recurso, deverá a sentença recorrida ser revogada e substituída por uma decisão de concessão do registo da marca n.º 656344, com as legais consequências.
A título subsidiário, e caso assim não se entenda, deverá ser pelo menos ser anulada a decisão da primeira instância e o despacho de recusa do registo proferido pelo INPI, determinando-se a remessa do processo a este Instituto para que este avalie a (eventual) existência de motivos absolutos de recusa, e, em caso afirmativo, dê cumprimento ao disposto nos números 3 a 7 do art. 229º do CPI.”
Por sua vez, a apelada ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, sociedade inglesa, comercial, com sede em em 3 More London Riverside, Londres, SE 2 AQ, Reino Unido, apresentou a sua contra-alegação, apresentando as suas conclusões :
“1. Vem a presente Apelação interposta da decisão contida na Sentença que julgou improcedente o Recurso interposto pela ora Apelante TELEVÉS.
2. A interposição do Recurso na 1ª Instância pela ora Apelante, visou a revogação do despacho do INPI que recusou o registo da marca nacional nº 65634
 . para assinalar produtos da classe 9 (antenas terrestres de rádio; antenas terrestres de televisão),
3. Com efeito, a sentença apelada considerou –e bem- que se verificavam motivos absolutos de recusa da marca unicamente representada por um quadrado cor-de-laranja  motivos esses ancorados na sua falta de capacidade distintiva, tal como fundamentado no Despacho de Recusa do INPI, de 20/03/2024, última página.
4. Vem a Apelante alegar a nulidade da Sentença por entender estarmos na presença de uma Decisão-Surpresa porque “Sucede que a Mma. Juíza a quo, de forma absolutamente inopinada e desligada da matéria factual ou jurídica discutida no procedimento administrativo decorrido no INPI, enveredou por uma solucã̧o que as partes não debateram, nem tinham a obrigacã̧o de prever.”
5. No âmbito do Julgamento dos recursos das decisões do INPI, o sistema Judicial português é de Plena Jurisdição.
6. Assim o determina a alínea a) do artº 38 do Código da Propriedade Industrial:
7. “Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do INPI, I. P.:
a) Que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial”.
8. O mesmo é dizer que, o Tribunal não se limita a fazer o controle da legalidade do acto administrativo proferido pelo INPI, mas conhece do mérito da causa, mantendo ou revogando o Despacho recorrido, assim concedendo ou negando protecção jurídica ao sinal registando.
9. No regime de Plena Jurisdição, a Sentença substitui o despacho recorrido, independentemente dos fundamentos invocados pelo INPI ou pelas Partes.
10. Sendo certo que, a Parte vencida tem o direito de recorrer para o Tribunal da Relação, discutindo os fundamentos da Sentença que, neste caso, não está ferida de nulidade por violação da proibição da decisão-surpresa, como alega a Apelante.
11. Estamos no âmbito de um Recurso Judicial de acto administrativo e não de uma acção civil, em que, aqui sim, os factos devem ser carreados pelas Partes, com a faculdade do contraditório, sob pena de cominação legal caso uma das partes não venha contestar.
12. Ora, se regularmente citado, no caso do recurso de marca, a ausência do processo – por opção - do Recorrido, não implica qualquer cominação legal, nos termos do artº 45º do CPI.
13. E determina ainda o referido artº 45º que “A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.”
14. A lei especial derroga a lei geral e como os Tribunais Judiciais são de jurisdição plena, ao contrário do que acontece em sede de contencioso administrativo, onde impera o contencioso de anulação.
15. Estamos, portanto, em sede de administração judicial, e por isso o Tribunal Judicial emite decisão sobre o caso concreto, destinando-se essa decisão a ser cumprida pelo órgão administrativo que proferiu o acto. Não se limita a declarar a anulação ou não, do acto administrativo. Se não fosse aquela a intenção do legislador, difícil seria entender a razão pela qual o legislador atribuiu competência a um Tribunal de jurisdição plena, relativamente aos recursos dos despachos do INPI, que concedem ou recusem registos.
16. Em conclusão, a Mmª Juíz do Tribunal a quo não está limitada aos fundamentos invocados pelo INPI ou pelas Partes.
17. A Sentença, no caso em análise, pode, pois, conhecer de qualquer questão de facto e/ou de direito.
18. Uma coisa é a Apelante não concordar com a decisão proferida seja por razões de facto e/ou interpretação do direito, e outra é pôr em causa a legalidade da mesma. A discordância não questiona, por si só, a validade jurídica da decisão.
19. E, no caso, não há razões, como se demonstrou, para a arguição da sua nulidade.
20. Em nada se verificou ou verifica prejudicada a Apelante, pois, o exercício do contraditório por parte da Recorrente/Apelante está verificado ao longo de todo o processo.
21. E isto porque, o que aqui releva é analisar e avaliar da justiça material que não a invalidade formal, pelo contraditório que a própria Apelante vem, afinal, exercer nesta Instância Judicial.
22. Acresce que, não houve, tão pouco, modificação da matéria de facto instruída pelo INPI e/ou alegada pelas Partes, conforme se pode verificar no segmento “III- Fundamentação de Facto” e tão pouco a Apelante o vem invocar.
23. Houve, sim, uma diferente integração jurídica para os mesmos factos pois o Tribunal a quo entendeu que, com aqueles mesmos factos – as características objectivas da marca-, a recusa deveria ser fundamentada nos motivos absolutos e não nos motivos relativos.
24. Decidiu, assim, manter a Recusa por falta de capacidade distintiva da marca.
25. Como, aliás, já tinha sido fundamentado no Despacho de Recusa proferido em 20/03/2024, pelo INPI, na sequência do Pedido de Modificação Oficiosa e que tomamos a liberdade de transcrever, pgs 28 e 30: “....De facto, a mencionada limitação aplicada pela requerente somente em relação às marcas mistas reclamantes revela-se contraditória quando a marca nacional registanda é, na verdade, e ao invés das marcas da EU protegidas, constituída por uma só cor que parece ter uma função meramente decorativa, e no processo nunca foi demonstrado que esta caraterística em particular tivesse adquirido capacidade distintiva para distinguir as "antenas" da requerente, especificamente no território nacional, dado que a documentação apresentada limita-se a fazer referência à Televés,S.A.......Aliás, foi precisamente por falta de capacidade distintiva que o registo da marca de cor da UE sob o n.° 6620661 - ", com a descrição "cor: Orange Pantone 137C", requerido pela TELEVES, S.A.U. em 28.12.2007, foi recusado para distinguir "antennen und antennenanlagen, zubehör und teile der vorgenannten waren, soweit ni klasse 9 enthalten" (tradução livre para "antenas e instalações aéreas, acessórios e partes dos produtos acima referidos, incluídos na classe 9"), tendo a decisão sido confirmada pela Quarta Câmara de Recurso do EUIPO em 01.07.2009 (Processo R. 233/2009-4).”
26. Assim, do ponto de vista substantivo, a matéria foi ponderada e fundamentada e à Apelante dada a oportunidade de a contrariar, ainda em sede de tramitação administrativa – v.g. via novo Pedido de Modificação Oficiosa - ou mesmo no Recurso de Marca que interpôs, dado estar perante um Tribunal de Jurisdição Plena, o que vem, agora, conveniente e extemporaneamente, pedir.
27. A circunstância de a recusa ter indicado a norma das alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 232 do CPI , não é determinante pois, como se viu, o Tribunal indicou a correspondente norma do artº art. 231.º, nº1, alíneas a) e b) do CPI, no âmbito dos seus poderes, legalmente estabelecidos, reconhecendo, também, ser um dos fundamentos proferido pelo INPI, de forma expressa e explícita, o que ficou documentalmente demonstrado.
28. Aliás, a Apelante, ao longo de todo o processo administrativo e judicial, teve a oportunidade de demonstrar a alegada aquisição do secondary meaning da marca. Não o fez.
29. E vale a pena concretizar que o alegado carácter distintivo adquirido entre os consumidores portugueses nunca foi explicitamente argumentado, provado ou demonstrado neste processo, não sendo, por isso, esta questão análoga à decisão espanhola que invoca.
30. Contudo, pela ausência de provas e fundamentos, em Portugal, o pedido de marca não adquiriu esse alegado secondary meaning, que adviria do seu uso intensivo e reiterado.
31. Portanto, o Tribunal de Primeira Instância decidiu correctamente, ao indeferir o pedido nacional, por falta de capacidade distintiva, razão absoluta.
32. Adiantamos que, para todos os efeitos, a marca ora contestada da Apelante, é semelhante e indutora de confusão e erro, face às marcas de registo anterior da Apelada ORANGE.
33. Face às características da marca registanda, julgou bem a Mmª Juiz, ao afirmar que:“....Com efeito, o facto de nada mais conter, o consumidor ao olhar para a o quadrado constituído pela cor laranja apenas reterá uma cor que não conseguirá associá-la a um produto ou serviço e muito menos a uma marca, até porque é habitual essa cor ser usada em diversas circunstâncias e por diversas marcas em associação a outros elementos gráficos, pelo que o público relevante não saberá se pretende estabelecer uma relação com uma fruta, um partido político, uma tinta etc.”
34. Pelo exposto, e porque os factos estão presentes ab initio no processo, não se verifica a nulidade da Sentença ora recorrida, nem com fundamento no artº 229 nºs 4 a 7 do CPI, pois todos os procedimentos foram cumpridos, nem, nomeadamente, com
fundamento no artº 5º nº 3 do CPC, posto que também se trata de uma questão de direito pois o “Juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras do direito.”
35. Requer-se, assim, desde já, o indeferimento da nulidade arguida.
36. Quanto à questão da imitação, a Apelada é titular de mais de 2000 registos de marca ORANGE e ORANGE + figura com cor de laranja, em 185 territórios, entre eles a União Europeia, caracterizados pela cor laranja, com inserção de elemento nominativo, sendo, contudo, relevante para o presente recurso, as marcas  .  
37. As marcas da Apelada destinam-se a assinalar, também com relevo para a decisão da causa, produtos no âmbito da classe 9.
38. A marca nacional nº 656344  para assinalar produtos idênticos e afins aos das marcas registadas, na classe 9, marca objecto do presente Recurso, é uma marca figurativa caracterizada por um quadrado de cor laranja, sendo o elemento cromático o seu único elemento e, consequentemente, a cor laranja é o único elemento, porque não existem outros, com impacto no nosso campo visual.
39. As semelhanças verificadas em confronto com as marcas da ORANGE, situam-se, pois, na cor laranja, e ainda conceptual/ideográfico porque, enquanto elementos prevalentes, o consumidor, intuitivamente, opera a associação com as marcas da Apelada, incluindo a associação e a pertença ao mesmo titular.
40. Verificam-se os requisitos cumulativos que integram o conceito de imitação, bem como o risco de associação.
41. Cabe referir que a Apelante alega no seu Requerimento Inicial que é uma empresa de prestígio. Ora, sem pôr em causa as qualidades e reconhecimento que lhe possam ser atribuídos enquanto empresa, no caso em análise, o que é facto é que a marca  não contém o nome da empresa, i.e., a palavra TELEVES ou, sequer, qualquer outro elemento que lhe seja associável.
42. Não podendo, por isso, ser-lhe atribuída uma origem, de forma inequívoca. Ou seja, a cor laranja pode ser de qualquer uma empresa, incluindo a ORANGE, já que os produtos são idênticos.
43. A Lei não visa somente proteger o consumidor, mas também o proprietário da marca, incluindo dos actos de concorrência desleal, ainda que sem intenção.
44. A Lei impede que se tire proveito indevido da implementação de outras marcas que até já são conhecidas no mercado europeu e mundial.
45. Estamos perante uma situação de facto, de falta de capacidade distintiva da marca registanda e também de falta de novidade.
46. Se a marca da Apelante viesse a ser concedida, a Apelada corre o risco sério de ver a sua marca “diluída” no mercado, uma vez que a marca registanda assinala produtos idênticos e afins.
47. Os fundamentos vertidos no Despacho do INPI são correctos, bem como correcta é a sua avaliação quanto à capacidade distintiva de per si e subsequente Decisão de Recusa da marca nacional nº 656344.
48. Tão pouco o consumidor olha uma marca com intuito analítico, ou seja, a sua apreensão é intuitiva.
49. No caso em análise, a apreensão intuitiva é tão só a de um quadrado na cor laranja.
50. Nada existe na marca registanda com capacidade suficiente para afastar do espírito do consumidor a possibilidade de ter a mesma origem que as marcas da Apelada.
51. Ainda que as marcas ORANGE não tivessem o estatuto de marca notória e de prestígio, conforme foi reconhecido no Despacho do INPI, a imitação seria dada como verificada.
52. As marcas Orange são usadas intensiva e consistentemente na União Europeia, fundamento suficiente para impedir que sejam registadas marcas semelhantes, nacionais, europeias e internacionais.
53. A marca registanda não cumpre o princípio da novidade.
54. 24- Bem andou o I.N.P.I. ao recusar a protecção da marca nacional 656344  , por esta não ter capacidade distintiva e por esta configurar uma situação de imitação das marcas da Apelada, risco de associação incluído, e por a Apelante daquela marca se colocar numa situação de concorrência desleal face às marcas da Apelada.
55. Acresce que, a decisão do INPI espanhol não vincula o INPI, nem o Tribunal.
56. Ademais, por ser uma questão de facto que se manifesta num plano territorial - neste caso, em Espanha - não pode ser tomada em consideração no caso em análise, até porque o próprio Instituto espanhol considerou a marca da Apelante com falta de capacidade distintiva, fundamentando a sua concessão no facto de a marca ter, entretanto, adquirido em Espanha, pelo uso, distintividade.
57. Conclui-se, assim, que a douta Sentença recorrida não está ferida de nulidade, decidiu justamente e em conformidade com as normas e princípios que vigoram para o Direito das Marcas, devendo ser confirmada por este Venerando Tribunal, o que, desde já, se requer.”
Terminando a considerar que :
“Termos em que, com o douto e imprescindível suprimento de Vossas Excelências deve a presente Apelação ser julgada totalmente improcedente, indeferida a arguição de nulidade da Sentença recorrida e, em consequência, mantida a decisão apelada que determinou a recusa de protecção da marca nacional nº 65634  , assim fazendo V. Exas. a costumada JUSTIÇA!”
Com a sua contra-alegação a Recorrida juntou um documento, escrito em castelhano, constituído por uma cópia de uma decisão proferida pela Oficina Española de Patentes y Marcas, do Ministério de Indústria, Comércio Y Turismo do Governo de Espanha datado de 23/11/2020.
Notificada da contra-alegação, a Recorrente apresentou o requerimento de 12/06/2025 (Refª 138175) invocando que a junção de documentos em sede de recurso obedece ao disposto no art. 425º do CPC, que apenas o admite quando “a apresentação não tenha sido possível” até ao encerramento da discussão (em primeira instância), o que não é esse o caso desse documento, que nem é novo nem superveniente relativamente ao início do processo em primeira instância (ocorrido em 24/05/2024), pelo que a sua junção deve ser indeferida (art. 443º/1 do CPC), requerendo que o referido documento seja mandado desentranhar e devolver à apresentante, com as legais consequências.
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A Mmª Juíza a quo proferiu despacho nos termos e para os efeitos do disposto no nº1 do artigo 617º do CPC sustentando que a decisão não enferma de nulidade e admitiu o recurso interposto.
Corridos que se mostram os vistos aos Ex.mos Juízes Adjuntos, cumpre apreciar e decidir:
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II - Questões a decidir
O objeto do recurso é balizado pelas conclusões do apelante, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito, conforme resulta dos artigos 5.º, n.º 3, 635.º, n.ºs 3 e 4, 639.º, n.º 1, e 608.º, todos do CPC.
Assim, importa, no caso, apreciar e decidir:
- se a sentença proferida pelo Tribunal a quo padece de nulidade por constituir uma verdadeira decisão-surpresa, violando o princípio do contraditório e o disposto no artigo 3º, nº3, do CPC;
- se houve violação do disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, por parte do INPI, por não ter proferido despacho de recusa provisória, nem ter concedido à Recorrente prazo para se pronunciar sobre tal motivo de recusa, permitindo-lhe apresentar provas de secondary meaning do sinal registando, conforme previsto no art. 209º/2 do CPI, enfermando a sentença recorrida e a decisão impugnada de nulidade por incumprimento do art. 229º/4 a 7 do CPI;
- se deve ser concedido o registo da marca n.º 656344, da Recorrente.
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Antes, porém, importa apreciar uma questão prévia que se refere à aludida apresentação pela Recorrida, com a sua contra-alegação, de um documento, escrito em castelhano, constituído por uma cópia de uma decisão proferida pela Oficina Española de Patentes y Marcas, do Ministério de Indústria, Comércio Y Turismo do Governo de Espanha datado de 23/11/2020.
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III – Fundamentação
A – Factos provados
A decisão recorrida declarou como provados os seguintes factos:
1. Em 12/01/2021, a Recorrente requereu junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo da seguinte marca de cor sob o n.º 656344 (Marca de cor RAL 1007), para assinalar produtos da classe 9, antenas terrestres de rádio; antenas terrestres de televisão, correspondente à seguinte cor e tonalidade:
2. Contra esse pedido de registo foi deduzido oposição pela Orange Brand Services Limited, invocando a titularidade das seguintes marcas mistas da União Europeia:
Marca da União Europeia n.º 14424949 
Marca da União Europeia n.º 14425003 
Marca da União Europeia n.º 14427157 
3. As marcas acima referidas da Recorrida ORANGE BRAND SERVICES LIMITED foram apresentados a registo em 30/07/2015 e concedidas em 21/10/2016 e destinam-se a assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 9: “Aparelhos e instrumentos de controlo eléctrico, de ensaio (com excepção do ensaio in vivo), de sinalização, de controlo (inspecção) e de ensino; Aparelhos e instrumentos ópticos e optoelectrónicos; Servidores de comunicações; Servidores informáticos; Hardware operativo de VPN [redes privadas virtuais]; Hardware operativo de WAN [redes de área alargada]; Hardware operativo de LAN [redes de área local]; Hardware de redes informáticas; Hardware para fornecimento de acesso remoto seguro a redes informáticas e de comunicações; Hardware de Ethernet; Leitores e scanners de códigos de barras; Transmissores e receptores de telecomunicações, radiodifusão e radiotelevisão; Aparelhos para acesso a programas difundidos ou transmitidos; Hologramas; Circuitos electrónicos contendo dados programados; Discos, bandas e fios, sendo todos suportes de registo magnético; Placas de circuito impressas; Cartões magnéticos virgens e pré-gravados; Fichas de informações; Cartões de memória; Cartões de circuitos integrados [smart cards]; Cartões com microprocessadores incorporados; Cartões de circuitos integrados [smart cards]; Cartões de identificação eletrónicos; Cartões telefónicos; Cartões telefónicos; Cartões de crédito; Cartões de débito; Cartões para jogos electrónicos concebidos para serem utilizados com telefones; Discos óticos compactos; Discos compactos pré-gravados; Transmissores e receptores de satélite; Satélites de telecomunicações e radiodifusão; Faróis de radiotelefone e mastros de telefone; Cabos e fios elétricos; Cabos óticos; Cabos de fibra ótica; Fios de resistência; Eletrodos; Sistemas e instalações de telecomunicações; Terminais destinados a serem ligados a uma rede telefónica; Comutadores telefónicos; Aparelhos de entrada, armazenamento, conversão e processamento de sinais de telecomunicações; Equipamento telefónico; Equipamento para telefones fixos, transportáveis, móveis, "mãos-livres" ou activados por voz; Terminais interactivos para apresentação e encomenda de produtos e serviços; Terminais seguros para transações eletrónicas, incluindo pagamentos eletrónicos; Aparelhos para o tratamento de pagamentos eletrónicos; Aparelhos e instrumentos de paging, paging por rádio e radiotelefónicos; Telecopiadoras; Unidades eletrónicas de mão para a receção, armazenamento e/ou transmissão sem fios de mensagens de dados e pagamentos eletrónicos; Aparelhos para monitorização do consumo doméstico ou industrial de energia elétrica, gás, calor e água; Aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para uso no domínio da produção ou distribuição de energia, gás, água ou electricidade ou de serviços de telecomunicações; Aparelhos para o controlo à distância de electricidade, gás, calor, água e fontes de energia; Aparelhos, instrumentos e sistemas de navegação por satélite; Antenas; Baterias; Microprocessadores; Modems; Calculadoras; Monitores de visualização; Sistemas eletrónicos de posicionamento global; Aparelhos e instrumentos electrónicos de navegação, localização e posicionamento; Aparelhos e instrumentos de monitorização (com excepção da monitorização in vivo); Filmes de vídeo; Cartuchos para jogos de computador; Componentes e acessórios para todos os produtos acima mencionados; Software; Programas de computador; Software operativo de VPN [rede privada virtual]; Software operativo de rede de área alargada [WAN]; Software operativo de LAN rede de comunicação local]; Software operativo USB; Software descarregado a partir da Internet; Software para sincronização de dados entre computadores, processadores, gravadores, monitores e dispositivos eletrónicos e computadores hospedeiros; Software de computação em nuvem; Programas de sistemas operativos de rede; Programas de sistemas operativos de computador; Software para fornecimento de acesso remoto seguro a redes informáticas e de comunicações; Software de segurança informática; Software de firewall para computadores; Software para garantir a segurança de correio eletrónico; Toques descarregáveis para telemóveis; Edições electrónicas (transferíveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados ou através da Internet; Software e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) para permitir a ligação a bases de dados, redes locais e à Internet; Software para permitir serviços de teleconferência, videoconferência e videofone; Software para pesquisa e recuperação de dados; Software para acesso a bases de dados, serviços de telecomunicações, redes informáticas e boletins electrónicos; Software para uso relacionado com a produção de energia ou eletricidade e com o fornecimento e distribuição de gás e água; Software de jogos; Programas informáticos de jogos interactivos multimédia; Software de jogos realidade virtual; Ficheiros de música descarregáveis; Fotografias, gravuras, gráficos, ficheiros de imagem, bytes de som, filmes, vídeos e programas audiovisuais (descarregáveis) fornecidos em linha ou a partir de bases de dados informáticas, da Internet ou de sítios Web na Internet; Software para monitorização remota; Software de navegação GPS.”
4. Por decisão de 17/03/2022 proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi recusado o registo.
5. Tendo a Recorrente apresentado um pedido de modificação da decisão veio este veio a ser indeferido por decisão de 20/03/2024, proferida pela Vogal do Conselho Diretivo, cujo aviso foi publicado no BPI de 26/3/2024.
6- O Recorrido requereu o registo da MUE ..., tendo sido feito o pedido em 1/3/1996 o qual foi retirado;
7- O Recorrido requereu o registo A MUE ... em 12/2/2001 o qual foi recusado em 14/2/2003;
8- O Recorrido requereu o registo A MUE ... 6/3/2003 que foi recusado em 25/4/2006
9- As marcas “ORANGE”, têm feito consecutivamente parte do ranking das 100 marcas mais valiosas de todo o mundo, constando do ranking de marcas da Millward Brown BRANDZ nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019.
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B - Factos não provados
A decisão recorrida declarou como não provados os seguintes factos:
1. Que a Recorrente é uma empresa sedeada em Santiago de Compostela, Espanha, integrando a Televés Corporation, que se dedica, nomeadamente, ao fabrico e distribuição de produtos de eletrónica e telecomunicações, incluindo antenas de radiodifusão.
2. Que a marca da Recorrida apareça associada e é patrocinadora de campeonatos europeus de futebol, v.g. EURO 2016; provas de ciclismo, Tour de France; provas de ténis, como o conhecido torneio Rolland Garros; Festivais internacionais de cinema, como é o caso do Festival de Cannes.
3. Que a Recorrida tivesse investido elevados montantes em campanhas de publicidade e marketing, por forma a divulgar os seus produtos e serviços pelo mundo inteiro, por via das suas marcas.
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IV- Questão prévia : Do documento apresentado pela Recorrida com a sua contra-alegação de recurso:
Com as suas contra-alegações, a recorrida apresentou um documento, escrito em castelhano, constituído por uma cópia de uma decisão proferida pela Oficina Española de Patentes y Marcas, do Ministério de Indústria, Comércio Y Turismo do Governo de Espanha datado de 23/11/2020.
A recorrida não apresentou qualquer justificação para a sua apresentação nesse momento.
Porém, compulsados os autos constata-se que tal documento já se mostrava junto aos autos pela Recorrente como anexo A 2.OEPM-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA com o seu pedido de modificação da decisão do INPI.
Ora, dispõe o nº1 do art. 651º do CPC:
«As partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações excepcionais a que se refere o artigo 425º ou no caso da junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância».
Assim, decorre do estatuído que a junção de documentos, em fase de recurso, apenas é consentida com as alegações.
Porém, trata-se de um mecanismo de utilização excecional, pois pressupõe a verificação das situações previstas no art. 425º ou que a apresentação do documento se tenha tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância.
Ora, preceitua o art. 425º do CPC:
«Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento».
Abrantes Geraldes refere, a propósito da junção de documentos na fase do recurso, em Recursos no Novo Código de Processo Civil, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, págs. 203-204, o seguinte:
«Em sede de recurso, é legítimo às partes juntar documentos com as alegações quando a sua apresentação não tenha sido possível até esse momento (superveniência objectiva ou subjectiva).
Podem ainda ser apresentados documentos quando a sua junção apenas se tenha revelado necessária por virtude do julgamento proferido, maxime quando este se revele de todo surpreendente relativamente ao que seria expectável em face dos elementos já constantes do processo.
A jurisprudência anterior sobre esta matéria não hesita em recusar a junção de documentos para provar factos que já antes da sentença a parte sabia sujeitos a prova, não podendo servir de pretexto a mera surpresa ao resultado».
Conforme se exarou no Ac. da Rel. do Porto de 26-09-2016 (publicado em www.dgsi.pt, ), Proc. nº 1203/14.6TBSTS.P1) :
«I - Da articulação lógica entre o artigo 651º, nº 1 do CPC e os artigos 425º e 423º do mesmo Código resulta que a junção de documentos na fase de recurso, sendo admitida a título excepcional, depende da alegação e da prova pelo interessado nessa junção de uma de duas situações: (1) a impossibilidade de apresentação do documento anteriormente ao recurso; (2) ter o julgamento de primeira instância introduzido na acção um elemento de novidade que torne necessária a consideração de prova documental adicional.
II - Quanto ao primeiro elemento, a impossibilidade refere-se à superveniência do documento, referida ao momento do julgamento em primeira instância, e pode ser caracterizada como superveniência objectiva ou superveniência subjectiva.
III - Objectivamente, só é superveniente o que historicamente ocorreu depois do momento considerado, não abrangendo incidências situadas, relativamente a esse momento, no passado. Subjectivamente, é superveniente o que só foi conhecido posteriormente ao mesmo momento considerado.
IV - Neste caso (superveniência subjectiva) é necessário, como requisito de admissão do documento, a justificação de que o conhecimento da situação documentada, ou do documento em si, não obstante o carácter pretérito da situação quanto ao momento considerado, só ocorreu posteriormente a este e por razões que se prefigurem como atendíveis.
V - Só são atendíveis razões das quais resulte a impossibilidade daquela pessoa, num quadro de normal diligência referida aos seus interesses, ter tido conhecimento anterior da situação ou ter tido anteriormente conhecimento da existência do documento.»
A junção de documentos com as alegações de recurso é, na verdade, excepcional, desde logo porque, ainda que se impugne a matéria de facto, não visa esta provocar um segundo julgamento pelo Tribunal da Relação, nem os julgamentos podem ser prolongados “ad infinitum”, nem o contraditório pode assumir na fase de recurso a mesma dimensão que tem numa audiência de discussão e julgamento, com a imediação que esta proporciona e com todas as virtualidades que a discussão que, no seu âmbito, se desenrola, permite.
Neste caso, verifica-se a apresentação de documento pela Recorrida com o oferecimento das contra-alegações, que já se mostrava anteriormente junto aos autos pela Recorrente como anexo A 2.OEPM-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA com o seu pedido de modificação da decisão do INPI.
Assim sendo, não se estando perante a junção de um novo documento ou de documento que ainda não se mostrava junto aos autos, não se está perante qualquer das situações previstas no nº1 do art. 651º do CPC, nem no artigo 425º do mesmo Código para o qual aquele dispositivo remete, mas tão-somente perante a apresentação de um documento já anteriormente junto aos autos.
Porém, proibindo a nossa lei processual a prática de actos inúteis, (cfr. artigo 130º do CPC) tal junção “de documento já junto” é legalmente inadmissível.
Com efeito, conforme estatui esse preceito legal “Não é lícito realizar no processo atos inúteis.”
Assim, há que indeferir a junção de tal documento, devendo ser desentranhado, como requerido pela Apelante.
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V- Do mérito do recurso
Como referido supra, os presentes autos reportam-se a um pedido de registo de marca nacional de cor, no caso, o n.º 656344, cujo regime legal se mostra previsto no Código de Propriedade Industrial (CPI).
Vejamos as questões suscitadas.
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A) Se a sentença proferida pelo Tribunal a quo padece de nulidade por constituir uma verdadeira decisão-surpresa, violando o princípio do contraditório e o disposto no artigo 3º, nº3, do CPC.
A Recorrente, nas suas alegações e conclusões de recurso, invocando que “o TPI julgou improcedente o recurso e confirmou a recusa do registo da marca da Recorrente invocando um motivo absoluto de recusa do registo (a falta de capacidade distintiva dessa marca, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 231º do CPI,), que não foi invocado pela Recorrida/reclamante, nem serviu de base à decisão do INPI, colhendo de surpresa a Recorrente, que não teve qualquer chance de o rebater, ou de o ultrapassar mediante prova do secondary meaning que aquele sinal já adquiriu”, proferiu uma autêntica decisão-surpresa, violando o princípio do contraditório, que constitui uma das traves-mestras do nosso direito processual civil, consagrada no art. 3º, nº3, do CPC, tendo enveredado por uma solução que as partes não debateram, nem tinham a obrigação de prever.
Contrapôs a Recorrida, na sua contra-alegação, a este propósito, que “no âmbito do Julgamento dos recursos das decisões do INPI, o sistema Judicial português é de Plena Jurisdição”, não se limitando o Tribunal a fazer o controle da legalidade do acto administrativo proferido pelo INPI, mas conhece do mérito da causa, mantendo ou revogando o Despacho recorrido, assim concedendo ou negando protecção jurídica ao sinal registando”, sendo certo que “no regime de Plena Jurisdição, a Sentença substitui o despacho recorrido, independentemente dos fundamentos invocados pelo INPI ou pelas Partes”, “estamos no âmbito de um Recurso Judicial de acto administrativo e não de uma acção civil, em que, aqui sim, os factos devem se carreados pelas Partes, com a faculdade do contraditório, sob pena de cominação legal caso uma das partes não venha contestar” e determina ainda o referido artº 45º que “A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.”, estando-se “portanto, em sede de administração judicial, e por isso o Tribunal Judicial emite decisão sobre o caso concreto, destinando-se essa decisão a ser cumprida pelo órgão administrativo que proferiu o acto. Não se limita a declarar a anulação ou não, do acto administrativo. Se não fosse aquela a intenção do legislador, difícil seria entender a razão pela qual o legislador atribuiu competência a um Tribunal de jurisdição plena, relativamente aos recursos dos despachos do INPI, que concedem ou recusem registos”, “a Mmª Juíz do Tribunal a quo não está limitada aos fundamentos invocados pelo INPI ou pelas Partes” e “a Sentença, no caso em análise, pode, pois, conhecer de qualquer questão de facto e/ou de direito”, estando o exercício do contraditório por parte da Recorrente/Apelante está verificado ao longo de todo o processo, “porque, o que aqui releva é analisar e avaliar da justiça material que não a invalidade formal, pelo contraditório que a própria Apelante vem, afinal, exercer nesta Instância Judicial”.
“Acresce que, não houve, tão pouco, modificação da matéria de facto instruída pelo INPI e/ou alegada pelas Partes, conforme se pode verificar no segmento “III- Fundamentação de Facto” e tão pouco a Apelante o vem invocar. Houve, sim, uma diferente integração jurídica para os mesmos factos pois o Tribunal a quo entendeu que, com aqueles mesmos factos – as características objectivas da marca-, a recusa deveria ser fundamentada nos motivos absolutos e não nos motivos relativos” e “decidiu, assim, manter a Recusa por falta de capacidade distintiva da marca”, “como, aliás, já tinha sido fundamentado no Despacho de Recusa proferido em 20/03/2024, pelo INPI, na sequência do Pedido de Modificação Oficiosa e que tomamos a liberdade de transcrever, pgs 28 e 30: “....De facto, a mencionada limitação aplicada pela requerente somente em relação às marcas mistas reclamantes revela-se contraditória quando a marca nacional registanda é, na verdade, e ao invés das marcas da EU protegidas, constituída por uma só cor que parece ter uma função meramente decorativa, e no processo nunca foi demonstrado que esta caraterística em particular tivesse adquirido capacidade distintiva para distinguir as "antenas" da requerente, especificamente no território nacional, dado que a documentação apresentada limita-se a fazer referência à Televés,S.A.......Aliás, foi precisamente por falta de capacidade distintiva que o registo da marca de cor da UE sob o n.° 6620661 - ", com a descrição "cor: Orange Pantone 137C", requerido pela TELEVES, S.A.U. em 28.12.2007, foi recusado para distinguir "antennen und antennenanlagen, zubehör und teile der vorgenannten waren, soweit ni klasse 9 enthalten" (tradução livre para "antenas e instalações aéreas, acessórios e partes dos produtos acima referidos, incluídos na classe 9"), tendo a decisão sido confirmada pela Quarta Câmara de Recurso do EUIPO em 01.07.2009 (Processo R. 233/2009-4).”
“Assim, do ponto de vista substantivo, a matéria foi ponderada e fundamentada e à Apelante dada a oportunidade de a contrariar, ainda em sede de tramitação administrativa – v.g. via novo Pedido de Modificação Oficiosa - ou mesmo no Recurso de Marca que interpôs, dado estar perante um Tribunal de Jurisdição Plena, o que vem, agora, conveniente e extemporaneamente, pedir.
A circunstância de a recusa ter indicado a norma das alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 232 do CPI , não é determinante pois, como se viu, o Tribunal indicou a correspondente norma do artº art. 231.º, nº1, alíneas a) e b) do CPI, no âmbito dos seus poderes, legalmente estabelecidos, reconhecendo, também, ser um dos fundamentos proferido pelo INPI, de forma expressa e explícita, o que ficou documentalmente demonstrado.
Aliás, a Apelante, ao longo de todo o processo administrativo e judicial, teve a oportunidade de demonstrar a alegada aquisição do secondary meaning da marca. Não o fez”
“E vale a pena concretizar que o alegado carácter distintivo adquirido entre os consumidores portugueses nunca foi explicitamente argumentado, provado ou demonstrado neste processo, não sendo, por isso, esta questão análoga à decisão espanhola que invoca.
Contudo, pela ausência de provas e fundamentos, em Portugal, o pedido de marca não adquiriu esse alegado secondary meaning, que adviria do seu uso intensivo e reiterado.”
No despacho proferido pela Mmª Juíza a quo, nos termos e para os efeitos do disposto no nº1 do artigo 617º do CPC sustenta-se que a decisão não enferma de nulidade nos seguintes termos :
“Relativamente à nulidade da sentença invocada pela Recorrente por considerar tratar-se de uma decisão surpresa na medida em que o INPI não se tinha pronunciado sobre a questão da falta de distintividade da marca registanda, salvo o devido respeito entendemos não ter acolhimento uma vez que a isto expressamente se refere o INPI a páginas 28, 29 e 30 quanto à falta de eficácia distintiva da cor que a Recorrente pretende ver registada.
Como é salientado no Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 28-09-2022, uma “ decisão surpresa é a solução dada a uma questão que, embora pudesse ser previsível não tenha sido configurada pela parte, sem que esta tivesse obrigação de prever fosse proferida. A proibição da decisão surpresa reporta-se, principalmente, às questões suscitadas oficiosamente pelo tribunal. O juiz que pretenda basear a sua decisão em questões não suscitadas pelas partes mas oficiosamente levantadas por si, “ ex novo”, seja através de conhecimento do mérito da causa, seja no plano, meramente processual, deve, previamente, convidar ambas as partes a sobre elas tomarem posição, só estando dispensando de o fazer, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 3º, e casos de manifesta desnecessidade.”
Ora a questão não foi suscitada oficiosamente pelo Tribunal, visto que esta foi mencionada na decisão proferida pelo INPI, tendo este considerado a falta de distintividade da cor apresentada pelo Recorrente para constituir marca, não obstante legalmente ter fundamentado o seu indeferimento noutras normas legais, pelo que não se trata de uma questão ex novo como a Recorrente pretende fazer valer. Assim, não só o Tribunal podia se pronunciar sobre esta matéria, como não está vinculado a usar apenas a argumentação legal do INPI.
Por tudo o exposto, entende-se que a decisão não enferma de nulidade.”
Vejamos.
*
Em primeiro lugar, importa apreciar que tipo de nulidade é que a Recorrente vem invocar, relacionando-se com a problemática das chamadas “decisões-surpresa”, que não olvidamos serem frequentes vezes qualificadas como nulidades processuais inominadas reguladas no art. 195.º, n.º 1, CPC.
A esse propósito, e porque está em causa uma nulidade de sentença, cujas causa estão taxativamente previstas nos artigos nos arts. 615.º, n.º 1, 666.º, n.º 1, e 685.º CPC, afigura-se-nos mais rigorosa, e processualmente correcta, a qualificação que de tal nulidade é nos dada pelo Professor Doutor Miguel Teixeira de Sousa o qual considera que “a decisão-surpresa é uma decisão nula por excesso de pronúncia (art. 615.º, n.º 1, al. d), 666.º, n.º 1, e 685.º CPC)”.
Para tanto, aquele prestigiado autor aduz :
(…) basta lembrar que a nulidade processual inominada referida no art. 195.º, n.º 1, CPC decorre da prática de um acto não previsto na tramitação ou da omissão de um acto previsto nessa tramitação. Ora, o conhecimento indevido de uma questão numa qualquer decisão nunca pode ser equiparado à prática ou à omissão de um acto.
(…)
A haver a nulidade inominada estabelecida no art. 195.º, n.º 1, CPC, então o meio adequado para a parte reagir contra essa nulidade seria a reclamação perante o tribunal na qual a nulidade foi cometida (art. 196.º CPC).
(…)
Assim, para ser coerente com a própria qualificação que faz do vício (nulidade processual), o tribunal de recurso deveria, no seu acórdão, ter reconhecido que não tem competência (funcional) para o apreciar.
Segundo o estabelecido no art. 196.º CPC, "das nulidades processuais reclama-se". Quer dizer: o meio de impugnação de uma nulidade processual é a reclamação para o tribunal do processo. Assim, só depois de este se ter pronunciado sobre a nulidade pode ser admissível a interposição de recurso para um tribunal superior.
Por isso, não se vê como é que o tribunal de recurso perante o qual é impugnada a decisão-surpresa consegue justificar a competência (funcional) para apreciar, em primeira instância, uma nulidade processual que deveria ter sido apreciada através de reclamação apresentada no tribunal agora recorrido. Com o devido respeito, não tem qualquer coerência qualificar o vício como nulidade processual e apreciar esse vício como se o tribunal de recurso tivesse competência para o fazer.
Assim, a orientação segundo a qual o proferimento de uma decisão-surpresa constitui uma nulidade processual conduz ao proferimento pelos tribunais de recurso de decisões que são inevitavelmente nulas por excesso de pronúncia (art. 615.º, n.º 1, al. d), 666.º, n.º 1, e 685.º CPC). De acordo com a premissa de que parte essa orientação, essas decisões conhecem de uma matéria (nulidade processual) de que os tribunais de recurso só podem conhecer depois de uma decisão do tribunal recorrido ter reconhecido ou não ter reconhecido a nulidade processual.
Ao tribunal de recurso que entende que a decisão-surpresa origina uma nulidade processual só poderia restar, quiçá com fundamento em erro do meio processual (art. 193.º CPC), convolar o recurso em reclamação e mandar baixar o processo ao tribunal recorrido. O que não é coerente é qualificar o vício como nulidade processual sem, ao mesmo tempo, reconhecer que o tribunal de recurso não tem competência para o apreciar.
(…)
Dito de outro modo: se se aceita que a forma de reagir contra uma decisão que conhece de matéria que teria exigido a convocação da audiência prévia é o recurso para um tribunal superior (e não a reclamação para o próprio tribunal que não convocou aquela audiência), então o vício nunca pode ser qualificado como nulidade processual.
Ou dito pela positiva e de forma mais geral: se o recurso é o meio adequado para reagir contra uma decisão que conheceu indevidamente de uma determinada questão por falta de audição prévia das partes, então o vício só pode ser qualificado como uma decisão-surpresa (e nunca pode ser entendido como uma nulidade processual).
c) Em conclusão, perante uma decisão que foi proferida sem a necessária audição prévia das partes, há efectivamente que escolher entre:
-- Entender que o vício que afecta a decisão é uma nulidade processual; disto decorre necessariamente que o tribunal de recurso não tem competência (funcional) para apreciar, em primeira instância, esse vício, porque o meio de impugnação adequado de qualquer nulidade processual é, sempre e apenas, a reclamação para o próprio tribunal do processo;
-- Entender que o recurso é o meio apropriado para impugnar a decisão; isto implica necessariamente que o vício de que padece a decisão não pode ser a nulidade processual, porque nenhuma nulidade processual é impugnável, em primeira instância, através de recurso; um tribunal superior só pode vir a ocupar-se de uma nulidade processual através do recurso que para ele venha a ser interposto da decisão do tribunal do processo que tenha apreciado a reclamação apresentada pela parte.
O que é inaceitável é, como se julga ter convincentemente demonstrado, misturar nulidade processual (vício processual) e recurso (meio de impugnação).
3. Contra o afirmado poder-se-ia objectar que o que dele decorre é que nada obsta a que o vício respeitante à falta da audição das partes antes do proferimento de uma decisão seja qualificado como nulidade processual e que a competência (funcional) para a sua apreciação caiba ao tribunal que cometeu a nulidade.
Contra esta solução milita, para além da impossibilidade de aplicar o disposto no art. 195.º, n.º 1, CPC à situação em análise, uma simples (mas ponderosa) razão de ordem prática. Nem vale a pena pensar a complicação que se introduziria no sistema processual se, como viria a acontecer na grande parte dos casos em que a parte alegasse que o tribunal proferiu uma decisão-surpresa, esta decisão tivesse de ser impugnada, em parte, no tribunal que a proferiu e, na parte restante, perante um tribunal de recurso.
4. Em suma: cabe reafirmar -- agora até com argumentação reforçada -- que uma decisão-surpresa constitui um vício próprio e autónomo que determina a nulidade dessa decisão por excesso de pronúncia (art. 615.º, n.º 1, al. d), 666.º, n.º 1, e 685.º CPC)”, (“Por que se teima em qualificar a decisão-surpresa como uma nulidade processual? apud ”, Blog do IPPC).
Com efeito, “a decisão-surpresa é, ela própria, uma decisão viciada, pelo que há que estudá-la, não na perspectiva da consequência da nulidade processual decorrente da omissão de um contraditório prévio, mas antes na óptica de uma decisão que padece de um vício próprio”, ou seja, “o vício de que padece a decisão-surpresa é um vício próprio desta decisão”, sendo certo que "no processo civil, não existem «irregularidades retroativas», designadamente omissões retroativas".
“O sistema português não é unitário, mas antes dual, dado que impõe que se distinga, nomeadamente, entre uma pronúncia errada (erro na decisão) e uma omissão ou excesso de pronúncia ou uma pronúncia ultra petitum ("erro na decisão de decidir"). Tome-se como exemplo a apreciação de uma questão de competência jurisdicional. Uma coisa é o tribunal apreciar a questão da competência e (eventualmente) decidi-la mal: trata-se de um error in iudicando; outra coisa é o tribunal não apreciar a questão da competência que devia ter apreciado; trata-se de um error in procedendo (omissão de pronúncia).
Quer dizer: o sistema processual português opera com uma solução dual que distingue entre o que é decidido (bem ou mal) e o que é decidido (necessariamente mal) quando não pode ser decidido ou o que não é decidido (novamente, necessariamente mal) quando devia ter sido decidido.”
“A distinção entre o error in iudicando e o "erro na decisão de decidir" -- e, portanto, a impossibilidade de reconduzir este erro àquele error -- não devia suscitar nenhumas objecções. Sempre que um qualquer órgão tem uma competência decisória, pode ocorrer um error in iudicando -- quando o órgão decide mal -- ou um "erro na decisão de decidir" -- quando o órgão entende que tem competência para decidir (quando a não tem) ou quando esse órgão entende que não tem de decidir (quando não pode deixar de decidir). No fundo, a diferença é entre o erro decorrente do exercício do poder de decisão (error in iudicando) e o erro sobre o próprio poder de decisão ("erro na decisão de decidir"). Uma coisa é exercer mal um poder que se tem; outra é exercer um poder que não se tem ou deixar de exercer um poder que se tem de exercer.
A distinção entre o erro na decisão e o "erro na decisão de decidir" também não é alheia à vida quotidiana. Suponha-se que um cinéfilo vai ver um filme, porque está convencido de que o filme ganhou o Oscar da melhor canção; depois disso, o cinéfilo verifica que estava em erro sobre o filme que tinha ganho o Oscar; trata-se de um erro na decisão (error in iudicando). Suponha-se agora que um grupo de cinéfilos combina que todos os meses vão ver juntos um filme e que este será escolhido rotativamente por um dos membros do grupo; um destes membros informa os demais do filme do mês que escolheu; sucede, no entanto, que esse membro está em erro sobre a sua vez, dado que, nesse mês, não lhe cabe a escolha do filme; noutros termos, esse membro está em "erro na decisão de decidir".
Ilustrando com a observância do contraditório e, em especial, com o disposto no art. 3.º, n.º 3, CPC sobre o contraditório prévio, a dualidade constituída pelo error in iudicando e pelo error in procedendo implica o seguinte:
-- Uma coisa é o tribunal decidir que a questão já se encontra suficientemente discutida entre as partes e dispensar qualquer outro contraditório; neste caso, sucedem duas coisas: há um (eventual) error in iudicando e não há qualquer decisão-surpresa;
-- Outra coisa é o tribunal não se pronunciar sobre o exercício do contraditório e decidir a questão (processual ou material): neste caso, também sucedem duas coisas, mas totalmente diferentes: há um error in procedendo e há uma decisão-surpresa.”
(…)
“Em concreto: a omissão da concessão do exercício do contraditório às partes não é tratada da mesma forma que a pronúncia errada sobre o exercício desse contraditório (…) : o sistema processual impõe precisamente uma distinção entre o erro na decisão e o "erro na decisão de decidir" (que, aliás, é uma óptima expressão quando utilizada em referência às nulidades da sentença).
(…)
“-- A decisão-surpresa é uma decisão que padece de um "erro na decisão de decidir" (…) “A verdade é que a melhor solução é aquela que não confunde um problema relativo à decisão como trâmite (nulidade processual) com um problema respeitante à decisão como acto (nulidade da decisão). Aliás, só esta distinção permite autonomizar as nulidades da sentença das nulidades processuais, o que também impede que (…) se possa entender que o que não "cabe" nas nulidades da sentença enunciadas nos art. 615.º, n.º 1, 666.º, n.º 1, e 685.º CPC possa "caber" nas nulidades processuais inominadas reguladas no art. 195.º, n.º 1, CPC. As nulidades processuais não constituem o género do qual as nulidades da sentença são uma espécie, pelo que não se pode transitar entre umas e outras (…)”, (apud "As outras nulidades da sentença cível" -- resposta a uma crítica”, Blog do IPPC. No mesmo sentido, cfr. Ac. STJ, de 19-10-2021; www.dgsi.jstj.pt-Proc. nº225/20.2YHLSB-A.S1).
*
Em causa está o disposto no artigo 3º, nº3, do CPC :
“O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.”
Em todas as tramitações de natureza declarativa que conduzem à emissão de um julgamento (judicium) por parte de um tribunal, tem de existir um debate ou discussão entre as partes contrapostas, demandante e demandado, havendo o processo jurídico adequado (o due process of law clause, da tradição anglo-americana) de garantir que cada uma dessas partes deva ser chamada a dizer de sua justiça (audiatur et altera pars).
E esta exigência alarga-se a todas as outras tramitações processuais cíveis, salvo contadas exceções, mesmo nos processos executivos, em especial quando são deduzidas oposições à própria execução ou à penhora. Como escreveu Manuel de Andrade, a estruturação “dialética ou polémica do processo teria partido do contraste dos interesses dos pleiteantes, ou até só do contraste das suas opiniões […] para o esclarecimento da verdade. É tal a sua vantagem – seu rendimento – que as leis a consagram mesmo onde repelem ou cerceiam o princípio dispositivo […]. Espera-se que, também para os efeitos do processo, da discussão nasça luz; que as partes (ou os seus patronos), integrados no caso e acicatados pelo interesse ou pela paixão, tragam ao debate elementos de apreciação (razões e provas) que o juiz, mais sereno mas mais distante dos factos e menos ativo, dificilmente seria capaz de descobrir por si […]” (Noções Elementares de Processo Civil, com a colaboração de Antunes Varela, edição revista por Herculano Esteves, Coimbra, 1979, pág. 379).
Nas palavras do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 248/2012:
“[…]
O direito ao contraditório traduz-se, fundamentalmente, na possibilidade de cada uma das partes poder exercer uma influência efetiva no desenvolvimento do processo, oferecer provas e controlar as provas da outra parte, e invocar razões de facto e de direito antes de o tribunal decidir a questão. É esse o conteúdo constitucionalmente exigido do direito à defesa e ao contraditório.
[…]
O que é decisivo é que à parte seja dada a possibilidade de alegar, apresentar provas e contraditar factos que sejam determinantes para a decisão final […].”
E sabendo-se que “o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito” (artigo 5º, nº3, do CPC), importa compreender se essa qualificação era suficientemente previsível para a recorrente, ou seja, se a recorrente podia e devia contar com ela.
Ora, no caso dos autos, conforme sublinha o Tribunal a quo no despacho em que se pronunciou sobre a invocada nulidade, o INPI pronunciou-se sobre a questão da falta de distintividade da marca registanda, uma vez que a isto expressamente se refere o INPI a páginas 28, 29 e 30 quanto à falta de eficácia distintiva da cor que a Recorrente pretende ver registada, não tendo tal questão sido colocada pela primeira vez à recorrente na sentença de primeira instância ora recorrida.
Com efeito, escreveu-se na decisão de recusa da marca nacional 656344 que “desta forma, atendendo à imitação do elemento figurativo e concetual, conclui-se que o sinal registando não possui idoneidade distintiva que o distancie perante o consumidor médio.”
Por sua vez, no pedido de modificação da decisão de recusa da marca nacional 656344 apresentada pela Recorrente esta refere claramente no seu considerando 4.23. ;
“O que, decisivamente, cria um espaço distintivo relevante entre ambos os sinais ora em disputa.”
Por sua vez, na decisão do INPI recorrida, que indeferiu o pedido de modificação da decisão de recusa da marca nacional nº656344, apresentada pela Recorrente, na mesma refere-se claramente que :
“
Aliás, no seu requerimento de interposição do recurso da referida decisão do INPI que deu início aos autos da 1ª instância, a Recorrente refere claramente no seu ponto 10 desse seu articulado :
“10. A finalizar esse parecer, a Sra. Examinadora permitiu-se acrescentar:
— “a marca nacional registanda é, na verdade, e ao invés das marcas da UE protegidas, constituída por uma só cor que parece ter uma função meramente decorativa, e no processo nunca foi demonstrado que esta caraterística em particular tivesse adquirido capacidade distintiva para distinguir as "antenas" da requerente, especificamente no território nacional, dado que a documentação apresentada limita-se a fazer referência à Televés, S.A.”, (sublinhado nosso).
11. Sublinhe-se, porém, que o indeferimento do registo não teve por fundamento motivos absolutos de recusa, nomeadamente falta de caráter distintivo, mas apenas motivos relativos de recusa, como expressamente consta de fls. 30 do parecer instrutório da decisão de 23/03/2024:
— (...) que se mantenha o despacho que recusou o registo da marca nacional de cor n.º 656344 com fundamento nas alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 232 do CPI.”, (sublinhado nosso).
“12. Ou seja, o registo da marca da Recorrente não foi recusado por falta de caráter distintivo — motivo de recusa previsto no art. 231.º/1/b) do CPI — mas única e exclusivamente com fundamento em:
— risco de confusão com as marcas prioritárias da Recorrida [art. 232º/1/b) do CPI];
e em:
— risco de concorrência desleal independentemente de intenção [art. 232º/1/h) do CPI]”, (sublinhado nosso).
“62. Por isso, é completamente descabido dizer que a marca registanda consiste numa só cor “que parece ter uma função meramente decorativa, e no processo nunca foi demonstrado que esta caraterística em particular tivesse adquirido capacidade distintiva”, pois o INPI assumiu que só “recusou o registo da marca nacional de cor n.º 656344 com fundamento nas alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 232 do CPI” ]”, (sublinhado nosso).
“O — É certo que o prestígio e notoriedade das marcas prioritárias deve ser atendido no exame do risco da confundibilidade, como resulta da jurisprudência europeia no caso ADIDAS, mas é necessário que esse prestígio exista no território em que o registo da marca vai vigorar”, (sublinhado nosso).
Por sua vez, na sua resposta a Recorrida também aludiu à falta da capacidade distintiva da marca registanda nos seus artigos
“ 41º
A marca registanda, ao reproduzir uma característica de relevância visual das marcas da Recorrida, está a violar o princípio da novidade tanto mais quanto a sua marca é unicamente caracterizada pela cor laranja. ”, (sublinhado nosso).
42º
“Acresce que, na marca da Recorrente aqui em confronto, não existem outros elementos que permitam estabelecer, de forma inequívoca, face ao consumidor, a distinção dos sinais. ”, (sublinhado nosso).
43º
“Assim, na marca da Recorrente, olhando-se o seu conjunto, ressalta com evidência, que o elemento preponderante e único, aquele que fica retido na memória visual do consumidor é o quadrado de cor laranja.”
“15- Estamos perante uma situação de facto, de falta de capacidade distintiva da marca registanda, por falta de novidade. ”, (sublinhado nosso).
Aqui chegados “coloca-se, neste ponto, a questão de saber quão previsível tem de ser a atuação do tribunal para a parte, num processo justo. Excluídos ficam os evidentes extremos: não pode ser absolutamente previsível, sob pena de se negar ao tribunal a tarefa de interpretação e aplicação do direito; não pode ser completamente imprevisível, porque se tornará arbitrária”, (Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 766/2022).
Vejamos, se se verificam in casu as exigências mínimas de previsibilidade.
Importa, antes de mais, atentar a que “neste artigo 3.º, 3 o termo questão refere-se aos temas de decisão que podem ser objecto de uma pronúncia por parte do juiz, seja ela de facto ou de direito, de natureza substancial ou processual, não abrangendo, porém, os meros motivos, argumentos, considerações ou juízos de valor constantes dos fundamentos da decisão.
Maioritariamente, as questões que devem ser previamente sujeitas ao contraditório prévio, são as questões de direito e de entre estas as que são de conhecimento oficioso”, (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de Março de 2024; www.dgsi.jstj.pt- processo n.º 86/22.7T8PTL.G1.S1).
Por outro lado, conforme anteriormente já se deixou plasmado, e demonstrado, a falta de capacidade distintiva da marca em causa foi expressamente invocada em ambas as decisões do INPI, tendo ambas as partes, incluindo a Recorrente, tido a possibilidade de sobre ela se pronunciarem nos diversos pronunciamentos e articulados por ambas juntas a estes autos, o que, como vimos, fizeram.
Acresce que conforme sublinhou a Recorrida, o recurso intentado pela Recorrente para o Tribunal a quo da decisão do INPI foi um recurso de plena jurisdição, conforme resulta do artº38º do CPI.
A esse respeito importa distinguir entre recurso de anulação e recurso de plena jurisdição :
"Estamos no domínio dos recursos de mera legalidade, porque o tribunal limita-se a declarar a invalidade do acto impugnado, declarando-o nulo ou anulando-o, consoante a espécie de invalidade que se verifica, sem tirar quaisquer consequências da sua decisão, sendo à administração que compete praticar, depois, os actos que forem necessários para a reintegração da legalidade violada.
"Contrapõem-se os recursos de plena jurisdição em que o próprio tribunal procede à justa composição dos litígios que lhe são submetidos, entre a resistência dos litigantes", (Ferreira e Pinto e Guilherme da Fonseca, Direito Processual Administrativo, 1ª edição, página 29).
E assim, nos termos do disposto no artigo 43º, nº4, do CPI “a sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.”
Conforme resulta da decisão do INPI reclamada pela Recorrente a mesma indeferiu o pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 229.º do CPI e “com os fundamentos acima indicados”, designadamente que “o sinal registando não possui idoneidade distintiva que o distancie perante o consumidor médio” e da decisão do INPI que indeferiu o pedido de modificação daquela decisão, e que foi recorrida para o Tribunal a quo, pese embora a mesma refira expressamente como fundamento as alíneas b) e h) do nº1 do artigo 232º do CPI, refere claramente e em três páginas atrás transcritas a falta de capacidade distintiva da marca de cor em causa.
Assim sendo, não se pode dizer que a Recorrente tenha sido surpreendida pela sentença recorrida com uma decisão que não poderia prever ou antecipar face ao conjunto do processo, mormente em face da tramitação verificada na fase administrativa.
Sobre a imputada falta de capacidade distintiva da marca teve a Recorrente a possibilidade de se pronunciar, mormente aquando do pedido de modificação da decisão de recusa proferida por parte do INPI.
E se perante a decisão que indeferiu o pedido de modificação efectuado, onde, repita-se, a questão da falta de capacidade distintiva da marca foi pormenorizadamente tratada, fez incidir o seu recurso apenas em dois fundamentos, desconsiderando a aludida falta de capacidade distintiva que poderia ter invocado (por fazer parte da fundamentação da decisão recorrida e por o quadro de apreciação do Tribunal de recurso ser de jurisdição plena) e não invocou (et sibi imputet), julgamos que não pode arguir a nulidade, por falta de contraditório prévio, da sentença agora recorrida que julgou improcedente o recurso por si apresentado.
Sendo as questões de direito e de facto a decidir aludidas no art. 3º nº 3 do CPC identificadas por referência ao objecto da decisão recorrida do INPI e da decisão desse mesmo Instituto de indeferimento do pedido de modificação de tal decisão de recusa e tendo em ambas as decisões sido também indicado como fundamento da recusa do registo da marca a questão da falta de capacidade distintiva da marca, ao conhecer de tal questão a sentença recorrida não constitui decisão surpresa porque tal matéria decidenda foi tratada em ambas as decisões proferidas pelo INPI, podendo por isso ter sido objecto do recurso da decisão mais recente do INPI que foi interposto para o Tribunal da 1ª Instância, tendo sido conhecida por esse Tribunal dentro da latitude que comportava o seu conhecimento no âmbito da sua plena jurisdição quanto à apreciação do recurso interposto.
Assim, não se verifica a nulidade da decisão recorrida por excesso de pronúncia, improcedendo, por isso, o recurso nessa parte.
*
B) se houve violação do disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, por parte do INPI, por não ter proferido despacho de recusa provisória, nem ter concedido à Recorrente prazo para se pronunciar sobre tal motivo de recusa, permitindo-lhe apresentar provas de secondary meaning do sinal registando, conforme previsto no art. 209º/2 do CPI, enfermando a sentença recorrida e a decisão impugnada de nulidade por incumprimento do art. 229º/4 a 7 do CPI.
Nas conclusões das suas alegações de recurso, invoca ainda a Recorrente que :
“K — Ainda que, por mera hipótese de raciocínio, se viesse a entender que a alusão do INPI à falta de capacidade distintiva da marca da Recorrente (constante da decisão de 20/03/2024) bastaria para tornar previsível que o TPI considerasse tal fundamento — o que de modo algum se admite — sempre haveria, nesse caso, violação do disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, por parte do INPI, por não ter proferido despacho de recusa provisória, nem ter concedido à Recorrente prazo para se pronunciar sobre tal motivo de recusa, permitindo-lhe apresentar provas de secondary meaning do sinal registando, conforme previsto no art. 209º/2 do CPI.
L — Face ao exposto, seja por violação do art. 3º/3 do CPC, seja por incumprimento do art. 229º/4 a 7 do CPI, a sentença recorrida e a decisão impugnada enfermam de nulidade que impõe a respetiva anulação.”
Assim, começa a Recorrente por invocar que por não ter proferido despacho de recusa provisória, nem ter sido concedido à Recorrente prazo para se pronunciar sobre tal motivo de recusa, não lhe foi permitido apresentar provas de secondary meaning do sinal registando, conforme previsto no art. 209º/2 do CPI.
Porém, salvo o devido respeito, sem qualquer razão.
Recorde-se que nos termos do nº2 do artigo 209º do CPI “ os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”
E resulta dos presentes autos que logo em 16 de março de 2022 foi proferido despacho de recusa definitiva da marca nacional 656344 invocando, inter alia, que “desta forma, atendendo à imitação do elemento figurativo e concetual, conclui-se que o sinal registando não possui idoneidade distintiva que o distancie perante o consumidor médio.”
Ora, tendo sido proferido despacho de recusa definitiva, salvo o devido respeito, não faria sentido proferir um despacho de recusa provisória, sendo certo que a Recorrente teve prazo e oportunidade para se pronunciar sobre tal motivo de recusa ao ter deduzido o pedido de modificação dessa decisão de recusa da marca nacional nº656344, tendo invocado a propósito, inter alia, nos seus considerandos
“(…)
4.19. Já no caso do pedido de registo de marca da Requerente, sublinha-se o uso/emprego da referida cor, em singelo, nos bens designados no pedido, a saber “antenas terrestres de rádio” e “antenas terrestres de televisão”, obviamente desconsiderando qualquer formulação geométrica ou delimitadora do seu sinal.
4.20. Aqui chegados, resulta também claro que, com suporte em variadas decisões jurisprudenciais, desde logo os casos C-514/06 P Armacell v OHIM, T-462/0 Storck v OHIM – RAI (Ragolizia) e T-344/09 Hearst Communications v OHIM –Vida Estética (COSMOBELLEZA), o público em geral tende a perscrutar os sinais distintivos na procura de elementos verbais.
4.21. Aliás, a Reclamante, admitiu claramente no ponto 31º da sua reclamação, em afirmação da qual aparentemente tenta agora recuar, que considera o elemento verbal “Orange” como um termo de fantasia. Ora, um termo de fantasia é considerado como um termo invulgar ou arbitrário, que ao divergir das regras ou dos hábitos do sector é, portanto, facilmente memorizado pelo consumidor-alvo e capta sua atenção.
4.22. O que será, assim, em nosso entender, mais valorado no caso em que, sob um dado fundo colorido, temos um sinal distintivo que lhe junta uma palavra –“Orange”, no caso sob análise – por confronto com outro – o sinal da Requerente – que reivindica apenas a cor em singelo: a atenção do consumidor inevitavelmente será atraída preponderantemente pela parte nominativa
4.23.
“O que, decisivamente, cria um espaço distintivo relevante entre ambos os sinais ora em disputa.”
Tendo ainda, nesse mesmo pedido de modificação da decisão do INPI, a Recorrente apresentado o que considerou serem provas de secondary meaning do sinal registando ou conforme previsto no art. 209º/2 do CPI de que na prática comercial, os sinais tinham já adquirido eficácia distintiva.
Para tanto reservou a Recorrente o ponto 8 desse seu pedido de modificação, onde invocou :
“8. DO PRESTÍGIO E RECONHECIMENTO DA TELEVÉS
8.1. A TELEVÉS é proprietária de numerosas marcas comerciais nacionais e internacionais "TELEVES", registadas em mais de 96 países em todo o mundo, incluindo Portugal.
8.2. Anexa-se uma declaração de Daniel Dios García relativamente aos direitos de propriedade intelectual da TELEVÉS – Anexo A3. Anexa-se igualmente documentação comprovativa do reconhecimento nacional e internacional da TELEVÉS – Anexo B1-B11.
8.3. A TELEVÉS é assim proprietária de um grande número de títulos de propriedade industrial a nível mundial, nomeadamente marcas registadas, desenhos industriais, patentes e modelos de utilidade. Em particular:
– Marcas: Marca “TELEVES” registada em 96 países.
– Desenhos e modelos industriais: 76 desenhos e modelos industriais registados
– Patentes: 186 patentes nacionais (17 das quais em Portugal) e 16 modelos de utilidade
8.4. A TELEVÉS está estabelecida em Portugal desde 1980, desenvolvendo ininterruptamente desde essa data uma atividade industrial e comercial em Portugal através da sua fábrica localizada na Maia-Porto e das suas diferentes delegações comerciais (ex. Lisboa).
8.5. Consequentemente, a empresa está presente no país há mais de 40 anos, sendo hoje a empresa líder no mercado português de produtos de equipamento de infraestruturas de telecomunicações.
8.6. A TELEVÉS pertence, como membro colaborador, desde 1995 ao Consórcio Industrial "International Digital Video Broadcasting" (DVB) encarregado de definir as normas para a televisão digital.
8.7. A TELEVÉS, como entidade motriz no seu sector e promotora de novos avanços tecnológicos na televisão, tem tido um nível de exposição muito elevado ao longo dos anos nas principais revistas do sector, por exemplo na revista mais conhecida do sector em Portugal, "O Electricista". A empresa também participa regularmente como anunciante, patrocinadora ou consultora especializada em feiras e seminários em Portugal.
8.8. A reputação e prestígio dos produtos TELEVÉS entre os operadores do sector levou a que fossem escolhidos para equipar edifícios tão emblemáticos em Portugal como o Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), o Centro Histórico de Bragança, a Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), o Estádio da Luz (Lisboa), o Circuito Internacional de Vila Real e o circuito de F1 do Algarve, entre outros.”
E assim, contrariamente ao invocado pela Recorrente, esta teve a oportunidade de rebater a invocada falta de capacidade distintiva da sua marca, designadamente de demonstrar, incluindo com a junção de vários documentos, a existência de secondary meaning, ao abrigo do n.º 2 do art. 209º do CPI.
A questão é que o INPI considerou que, pese embora o tempo de implantação comercial da Recorrente no nosso País, nenhum cidadão médio consegue associar a mera cor de laranja apresentada como marca registanda à prestigiada Recorrente e consequentemente na prática comercial, o apresentado sinal (sinal com a mera cor de laranja) não adquiriu qualquer eficácia distintiva.
Seja como for, resulta manifesto que não se verifica a causa de nulidade procedimental também assacada à sentença recorrida.
E anota-se qualquer violação do disposto nos n.ºs 4 a 7 do art. 229º do CPI, por parte do INPI ?
Não nos parece.
Primo, o aludido artigo 229º do CPI prevê de forma sintética, nos seus 9 números, a tramitação processual junto do INPI do processo de concessão ou recusa do registo da marca, “o qual consiste no exame da marca registanda e sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio”, conforme se estatui no nº1 de tal norma.
Nos termos do nº2 dessa mesma norma “o registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, se as houver, forem consideradas improcedentes.”
Não foi o que sucedeu in casu.
O que se verificou foi o que resulta previsto no nº3 dessa mesma norma :
O registo foi, desde logo, recusado por a reclamação ou a observação de terceiros ter sido considerada procedente.
Daí que a Recorrente tenha deduzido um pedido de modificação dessa decisão de recusa do INPI.
Não se verificou, pois, a tatbestand prevista no nº4 desse mesmo artigo de o exame ter revelado fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, não terem sido consideradas procedentes, não tendo sido, por isso, o registo recusado provisoriamente.
E assim sendo (et pour cause) não se estando perante qualquer recusa provisória de registo, mas antes em face de um recusa definitiva do registo, não haveria lugar ao cumprimento do disposto nos nºs 5 a 7 desse mesmo artigo 229º que se referem, precisamente, à situação em que o registo é recusado provisoriamente.
Assim sendo, necessariamente que nem o INPI nem a sentença recorrida violaram o disposto nos invocados nºs 4 a 7 do artº229º do CPI, também não enfermando de qualquer nulidade a esse propósito.
Improcede, por isso, o recurso também nessa parte.
*
C) Se deve ser concedido o registo da marca n.º 656344, da Recorrente.
Na Sentença recorrida foi decidido julgar improcedente o recurso apresentado, e, em consequência, manteve a decisão recorrida que recusou o registo da marca de cor nº 656344
Para tanto, a sentença recorrida apresenta a seguinte fundamentação :
“É incontestável a prioridade das marcas da Recorrida em relação à da Recorrente e que os produtos que ambas as marcas visam assinalar têm afinidade entre si, encontrando-se assim verificados os dois primeiros requisitos constantes das alíneas a) e b) do artigo 238.º do CPI.
Com efeito estatui o artigo 232º, nº1 do CPI que:
“1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos;
b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;”
Por sua vez, para efeitos de se considerar de definição de imitação, estabelece o artigo 238º, que:
- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do número anterior:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.”
A recusa do registo da marca da Recorrente com base na prioridade das marcas da Recorrida, depende pois, daquela ser confundível com estas.
Porém, antes de se entrar na análise desta questão há que apreciar se o que a Recorrente pretende registar tem capacidade distintiva para ser registado, uma vez que este foi um dos fundamentos que determinou a recusa do registo pelo INPI.
A este propósito estatui o artigo 231º, nº1, alínea a) que o registo de uma marca é recusado quando esta seja constituída por sinais que não possam ser representados graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular e na alínea b) a recusa quando seja constituída por sinais desprovidos de qualquer caráter distintivo;
Alega a Recorrente que o Código RAL é um sistema de correspondência ou referenciação de cores que identifica cores para tintas, revestimentos e plásticos, sendo a norma RAL administrada pelo RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, localizado em Bona (Alemanha). Todavia a marca que a Recorrente pretende registar não se destina a assinalar tintas ou produtos similares, mas reporta-se a antenas terrestres de rádio e antenas terrestres de televisão, da classe 9, pelo que o público relevante não tem conhecimentos específicos quanto à cor que lhes permita diferenciar o tipo de cor e atribuir a estes códigos um conceito de marca ou apreender essa cor como possuindo alguma distintividade.
Ora, o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado em relação aos produtos e serviços a que se destina e levando-se ainda em consideração a perceção que o público pertinente possa vir a ter sobre a mesma. Neste sentido a decisão do Tribunal Geral T-360/24, em que é recorrente Reckitt Benckiser Finish BV, e a decisão de 29 de abril de 2004, Henkel / OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258 e a decisão de 23 de maio de 2007, Procter l’Gamble / OAMI (Pastilla cuadrada blanca con dibujo floral coloreado), T-241/05, T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05 y T-29/06 a T-31/06, EU:T:2007:151.
Com efeito, o facto de nada mais conter, o consumidor ao olhar para o quadrado constituído pela cor laranja apenas reterá uma cor que não conseguirá associá-la a um produto ou serviço e muito menos a uma marca, até porque é habitual essa cor ser usada em diversas circunstâncias e por diversas marcas em associação a outros elementos gráficos, pelo que o público relevante não saberá se pretende estabelecer uma relação com uma fruta, um partido político, uma tinta etc.
Mesmo que o público se referisse às antenas da Autora como sendo antenas cor de laranja, não as correlacionaria com uma marca, pois não as identificariam como pertencendo a uma especifica marca pelo simples facto de serem laranjas.
E isso aplica-se ao “profissional instalador de antenas” que a Recorrente diz ser o destinatário dos produtos e que “refere ser um técnico especializado e conhecedor de toda a gama de produtos disponíveis no mercado e dos respetivos fabricantes que não se deixa confundir pela cor dos produtos e/ou das respetivas marcas.” Mesmo para este não seria a mera coloração cor-de-laranja que o levaria a identificar a marca, pois não seria capaz de individualizar, diferenciar ou percecionar a diferença da cor de laranja que a Recorrente pretende registar, relativamente a outras existentes.
Quanto à proibição do registo de marcas não distintivas, invocamos o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11-9-2024 (relator Bernardino Soares): “A proibição de registo de sinais exclusivamente descritivos, a que fazem referência os citados artigos, encontra a sua justificação no facto de não possuírem capacidade distintiva, na medida em que se referem às propriedades e caraterísticas de produtos ou serviços daquele tipo, como na necessidade de manter livremente disponível os sinais descritivos para que todos os empresários que operam no setor correspondente do mercado os possam utilizar, justificações que nos reportam para o sistema concorrencial.”
Ora, o registo de uma marca de cor, é necessário que a mesma assume essa caraterística distintiva, sob pena de não ser aceitável o seu registo pois não pode ser apropriável. A este propósito, cita-se o Acórdão de 6.05.2003, LIBERTEL (C-104/01), reafirmado pelo Acórdão do Tribunal Geral de 13.09.2010 (T-97/08, KUKA ROBOTER). “Como é sabido, a proteção das marcas constituídas exclusivamente por uma certa cor só é admitida em termos muito restritivos, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça no caso LIBERTEL: “o número reduzido de cores efetivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. Também não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores.
Por isso, quando se admite que uma certa tonalidade de cor seja registada como marca, exige-se a sua representação gráfica seja “clara, precisa, completa por si”.
Assim, não sendo a marca registanda distintiva o que configura um motivo absoluto de recusa de registo nos termos do disposto nos artigos no art. 231.º, nº1, alíneas a) e b) do CPI, fica prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas, nomeadamente a análise se a mesma é confundível com as marcas da Recorrida e quaisquer outras questões quanto a estas suscitadas.”
Adianta-se, desde já, estarmos de acordo com a sentença acabada de transcrever e com o aí decidido.
Com efeito, dispõe o artigo 1º do Código da Propriedade Industrial, , aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, sob a epígrafe “Função da propriedade industrial”, que:
“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.”
Um desses direitos privativos é a marca.
Por sua vez, estabelece o artigo 208.º do CPI sob a epígrafe “Constituição de marca”, que:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”
E o artigo 209.º do CPI, sob a epígrafe “Exceções” dispõe que:
“1. Não satisfazem as condições do artigo anterior:
a. As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo;
b. (…)
c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
(…)
2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”
Por sua vez, dispõe o artigo 231.º do CPI, sob a epígrafe “Fundamentos de recusa do registo”, que:
“1. Para além do que se dispõe no artigo 23.º, o registo de uma marca é recusado quando esta:
a) Seja constituída por sinais que não possam ser representados graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular;
b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo;
c) Seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 209.º;
d) Contrarie o disposto nos artigos 208.º, 211.º e 224.º.
2. Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do artigo 209.º se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido carácter distintivo.
(…)”.
Dispondo o artigo 232º do CPI, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa” que :
“1-Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca :
(…)
b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
(…)
h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.
(…).”
Resulta, assim, da conjugação dos preceitos legais em análise que:
- não são suscetíveis de constituir uma marca os sinais que não sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa de outras empresas e os constituídos - exclusivamente - por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie do produto ou da prestação do serviço;
- que os elementos genéricos que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva;
- que o registo de uma marca é recusado quando esta seja constituída por sinais desprovidos de qualquer caráter distintivo ou, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 209.º, ou seja, para o que aqui releva, para designar a espécie do produto.
Com efeito, “é consabido que a marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionando, de um lado, como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor e permitindo, por outro, distingui-lo e diferenciá-lo de outros produtos idênticos ou afins (artigo 222º, n.ºs 1 e 2, do Código da Propriedade Industrial). E, numa sociedade cada vez mais dinâmica, onde a publicidade e as diversas técnicas de promoção de produtos têm uma relevância cada vez maior, a marca assume ainda maior função distintiva, tendo sempre em vista atrair e fidelizar os consumidores.
A sua função distintiva é, hoje, ainda mais acentuada, uma vez que, com a facilidade de divulgação dos produtos e desenfreada competição comercial a que não é alheia a facilidade de comunicação e circulação, «a disputa do mercado» faz-se, sobretudo, através da inovação e de competitividade que são induzidas por «técnicas de marketing e de publicidade», sendo da maior relevância a afirmação da individualidade de certo produto, de modo a gerar nos consumidores uma impressão inovadora, distintiva, que «afaste a confusão ou risco de confusão com outro produto», que, virtualmente, com ele possa competir. Para além dessa função, «essencial e autónoma» do ponto de vista jurídico, a marca desempenha, também «uma função de garantia e qualidade do produto (derivada), bem como uma função publicitária (complementar)»”, (Cfr, a este propósito, Luís Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, 2ª edição, págs. 191 a 193, 197 e 198, Miguel J.A. Pupo Correia, in Direito Comercial, 5ª edição, págs. 376 e 377, e Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, pág. 161 (os dois últimos à luz do anterior CPI, mas transponíveis por referência ao actual CPI)”, (Ac. STJ de 12 de julho de 2018, www.dgsi.jstj.pt-proc. N.º 346/15.3YHLSB.L1.S1).
Assim, a principal função da marca é a função distintiva, ainda que possa complementarmente desempenhar uma função de garantia da qualidade dos produtos e serviços (função derivada) e uma função de publicidade (função complementar), (cfr. Luís Couto Gonçalves , Manual de Direito Industrial, Almedina, 2ª edição, pg. 183-98, e Função Distintiva da Marca, Almedina, pg. 224-5).
É que a função essencial da marca é garantir ao consumidor lato sensu a identidade da origem do produto e ou serviço designado pela mesma, permitindo-lhe distingui-los, sem confusão possível, dos outros com proveniência empresarial diversa.
Com efeito, a marca destina-se a distinguir produtos ou serviços.
Sendo ela “… um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes.”
“Trata-se de corolários do princípio da novidade ou especialidade da marca, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante. Aliás, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em elemento de confusão».
«(…) a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas, existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tem conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compara determinado produto marcado com sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.
No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão», (FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, págs. 323, 327-330).
Na síntese de Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Noções Fundamentais, Colectânea de Jurisprudência, 87, II, 25, «o princípio da novidade da marca traduz-se, portanto, do facto de a marca não poder contrafazer ou imitar outra anteriormente registada para o mesmo produto ou produtos semelhantes».
Relativamente à cor, explica Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 5.ª edição, 2014, pág. 210), que “só a cor única apresentada isoladamente não pode constituir uma marca”, acrescentando que, “ao contrário deve permitir-se a união ou combinação de cores, desde que peculiar e distintiva e, por maioria de razão, a disposição de cores.
Nestes casos já não se verifica o perigo de obstrução no acesso ao mercado dos restantes concorrentes dada a infinita margem de combinação ou disposição que as cores proporcionam, nem se colocam os problemas práticos, a que aludimos atrás, dado ser mais fácil a determinação da especificidade de cada marca”.
Nesse sentido, continua a ser incontornável o Acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Maio de 2003 (processo C-104/01) aí se tendo considerado e decidido a este propósito :
“(…)
Considerações preliminares
21 As questões prejudiciais, que se referem ao artigo 3.° da directiva, têm em vista averiguar se e, eventualmente, em que condições uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é susceptível de apresentar um caracter distintivo para certos produtos ou serviços.
22 O exame destas questões exige que seja determinado previamente se uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca nos termos do artigo 2.° da directiva.
23 Para este efeito, uma cor por si só deve preencher três condições. Em primeiro lugar, deve constituir um sinal. Em segundo lugar, o referido sinal deve ser susceptível de representação gráfica. Em terceiro lugar, o sinal deve ser adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.
24 O Conselho da União Europeia e a Comissão emitiram uma declaração conjunta, que consta da acta do Conselho quando da adopção da directiva, nos termos da qual «são da opinião que o artigo 2.° não exclui a possibilidade [...] de registar como marca uma combinação de cores ou uma única cor [...] desde que elas sejam adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (JO IHMI n.° 5/96, p. 607).
25 Contudo, uma declaração deste tipo não pode ser tomada em consideração para a interpretação de uma disposição de direito derivado quando, como no presente caso, o seu conteúdo não encontre qualquer expressão no texto da disposição em causa, não tendo, assim, relevância jurídica (acórdãos de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen, C-292/89, Colect., p. I-745, n.° 18, e de 29 de Maio de 1997, VAG Sverige, C-329/95, Colect., p. I-2675, n.° 23). O Conselho e a Comissão reconheceram, aliás, esta limitação no preâmbulo da sua declaração, segundo o qual «[a]s declarações do Conselho e da Comissão a seguir reproduzidas não são parte integrante do acto jurídico e não prejudicam, por esse motivo, a sua interpretação através do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias».
26 Consequentemente, compete ao Tribunal de Justiça averiguar se o artigo 2.° da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca.
27 A este respeito, há que realçar que não se pode presumir que uma cor por si só constitua um sinal. Normalmente, a cor constitui uma mera característica das coisas. Contudo, pode constituir um sinal. Isso depende do contexto em que a cor for utilizada. Uma cor por si só, relacionada com um produto ou um serviço, pode sempre constituir um sinal.
28 Por outro lado, como o Tribunal de Justiça já declarou, uma representação gráfica, na acepção do artigo 2.° da directiva, deve permitir ao sinal ser representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exactidão (acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, Colect., p. I-11737, n.° 46).
29 Para desempenhar a sua função, a representação gráfica, na acepção do artigo 2.° da directiva, deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva (acórdão Sieckmann, já referido, n. ° s 4 7 a 55).
30 No caso concreto, a pergunta dirigida ao Tribunal de Justiça refere-se ao pedido de registo de uma cor por si só, cuja representação consiste numa amostra da cor sobre uma superfície plana, na descrição verbal da cor e/ou num código de identificação da cor internacionalmente reconhecido.
31 Ora, uma simples amostra de uma cor não obedece aos requisitos referidos nos n.°s 28 e 29 do presente acórdão.
32 Em especial, uma amostra de uma cor pode alterar-se com o tempo. Não pode ser excluído que determinados suportes permitem registar uma cor de modo inalterável. Contudo, outros suportes, designadamente o papel, não permitem preservar o tom da cor com a passagem do tempo. Neste caso, o depósito de uma amostra de uma cor não apresenta o caracter duradouro exigido no artigo 2.° da directiva (v. acórdão Sieckmann, já referido, n.° 53).
33 Daqui resulta que a apresentação de uma amostra de uma cor não constitui por si só uma representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva.
34 Em contrapartida, a descrição verbal de uma cor, na medida em que é formada por palavras compostas em si mesmas por caracteres, constitui uma representação gráfica da cor (v., neste sentido, acórdão Sieckmann, já referido, nº70).
35 Uma descrição verbal da cor não preenche necessariamente em todos os casos as condições referidas nos n. ° s 28 e 29 do presente acórdão. Esta questão deve ser apreciada tendo em conta as circunstâncias de cada caso concreto.
36 A associação de uma amostra de uma cor e da descrição verbal da mesma pode, consequentemente, constituir uma representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva, desde que a descrição seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.
37 Pelas mesmas razões que as referidas no n.° 34 do presente acórdão, a designação de uma cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido pode considerar-se que constitui uma representação gráfica. Estes códigos são considerados precisos e estáveis.
38 Se uma amostra de uma cor, acompanhada de uma descrição verbal, não preencher as condições exigidas no artigo 2.° da directiva para constituir uma representação gráfica, designadamente por ausência de precisão ou de caracter duradouro, esta falha pode, eventualmente, ser suprida pelo acréscimo de uma designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido.
39 Quanto à questão de saber se uma cor por si só é adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, na acepção do artigo 2.° da directiva, há que apreciar se as cores por si sós são aptas ou não a transmitir informações precisas, designadamente quanto à origem de uma mercadoria ou de um serviço.
40 A este respeito, deve recordar-se que, embora as cores sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas para comunicar informações precisas. São-no tanto menos quanto é certo que são habitual e amplamente utilizadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços pelo seu poder de atracção, independentemente de toda e qualquer mensagem precisa.
41 Contudo, não é legítimo deduzir desta conclusão de ordem factual uma proibição de princípio de considerar as cores por si sós como adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Efectivamente, não é de excluir que existam situações em que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa. Deve, assim, admitir-se que as cores por si sós podem ser adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas na acepção do artigo 2.° da directiva.
42 Resulta do que antecede que uma cor por si só é susceptível de constituir, nas condições acima referidas, uma marca na acepção do artigo 2.° da directiva.
(….)
45 Segundo algumas das observações apresentadas ao Tribunal de Justiça, com os meios técnicos actuais é possível distinguir um grande número de tons de cores. Esta afirmação pode ser verdadeira, mas é irrelevante para a presente questão. Para efeitos de determinar se uma cor por si só é susceptível de ser registada como marca, deve o Tribunal colocar-se na óptica do público relevante.
46 Na ausência de qualquer indicação em contrário no despacho de reenvio, há que considerar que o processo principal respeita a produtos e serviços destinados à totalidade dos consumidores. Consequentemente, deve considerar-se que, no caso presente, o público relevante é constituído pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v. acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 26).
47 O número de cores que o referido público está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo raramente ter a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores. Daqui resulta que o número de cores diferentes efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido.
48 Segundo jurisprudencia assente, o direito de marca constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter (v. acordaos de 17 de Outubro de 1990, HAG II, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 13, e de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect., p. I-905, n.° 62). Os direitos e as faculdades que a marca confere ao seu titular devem ser analisados em função deste objectivo.
49 Além disso, nos termos do artigo 5°, n.° 1, da directiva, a marca registada confere ao seu titular, em relação a produtos ou serviços determinados, um direito exclusivo que lhe permite monopolizar o sinal registado como marca sem limitações no tempo.
50 A possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrições com base no interesse público.
51 Assim, devem interpretar-se os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 3.° da directiva à luz do interesse geral subjacente a cada um deles (v. acórdão de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.° 77).
52 No que respeita ao artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, o Tribunal de Justiça reconheceu que esta disposição prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos (acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 25, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.° 73).
53 Do mesmo modo, no que respeita ao artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva, o Tribunal de Justiça já declarou que esta disposição prossegue um objectivo de interesse geral que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos (acórdãos já referidos Philips, n.° 80, e Linde e o., n.° 72).
54 No que respeita ao registo como marca de cores por si sós, sem delimitação no espaço, o número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador econômico. Também não seria adequado ao desenvolvimento econòmico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efectivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores.
55 Deve, por isso, reconhecer-se, no campo do direito comunitário das marcas, um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido.
56 Quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser susceptível de apresentar um caracter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
(….)
59 Esta abordagem é incompatível com o sistema da directiva, que assenta num controlo prévio ao registo e não num controlo a posteriori. Nada, na directiva, permite extrair uma conclusão semelhante do seu artigo 6.° Pelo contrário, o número e o caracter detalhado dos obstáculos ao registo especificados nos artigos 2.° e 3.° da directiva, bem como o amplo leque de recursos possibilitados em caso de recusa, indicam que a análise efectuada quando do pedido de registo não deve ser minimalista. Esta análise deve ser rigorosa e completa a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente. Como o Tribunal de Justiça decidiu, por razões de segurança jurídica e de boa administração, há que garantir que as marcas cuja utilização poderia ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas (acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 21).
60 Consequentemente, deve responder-se à terceira questão prejudicial que, para apreciar o caracter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
61 Com a sua primeira questão e a segunda questão, alínea a), o órgão jurisdicional de reenvio pretende, no essencial, saber se e, eventualmente, em que condições uma cor pode por si só ser reconhecida como tendo carácter distintivo na acepção do artigo 3.°, n. os 1, alínea b), e 3, da directiva).
62 Segundo jurisprudencia assente, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que tenham proveniencia diversa (v., designadamente, acórdãos Canon, já referido, n.° 28, e de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.° 22). Uma marca deve distinguir os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada. A esse respeito, há que ter em conta simultaneamente a utilização habitual das marcas como indicação de origem nos sectores em questão e a percepção do público relevante.
63 O público relevante, conforme definido no n.° 46 do presente acórdão, é constituído pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
64 Há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória (v., em contextos diferentes, acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26, e de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Colect., p. I-2799, n.° 52).
65 A percepção do público relevante não é necessariamente a mesma no caso de um sinal que é constituído por uma cor só por si do que no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, embora o público tenha o hábito de perceber, imediatamente, as marcas nominativas ou figurativas como sinais identificadores da origem do produto, assim não sucede necessariamente quando um sinal se confunde com o aspecto do produto para o qual é pedido o registo do sinal como marca. Os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respectiva cor ou na da sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, uma vez que uma cor por si só, nos usos comerciais actuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação. A propriedade inerente de distinguir os produtos de uma determinada empresa não existe normalmente numa cor em si mesma.
66 No caso de uma cor só por si, a existência de um carácter distintivo antes de qualquer utilização só é de conceber em circunstâncias excepcionais e, designadamente, quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico.
67 Contudo, mesmo não tendo uma cor por si só ab initio caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva, pode adquiri-lo, relativamente aos produtos ou serviços reivindicados, na sequência do seu uso em conformidade com o n.° 3 do mesmo artigo. Este carácter distintivo pode ser adquirido, designadamente, após um processo normal de familiarização do público em causa. Nesse caso, a autoridade competente tem de apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 49).
68 Deve, por isso, responder-se à primeira questão prejudicial que uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é susceptível de apresentar, para determinados produtos e serviços, caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da directiva, na condição, designadamente, de poder ser objecto de uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Esta condição não pode ser preenchida pela mera reprodução no papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.
69 Deve responder-se à segunda questão prejudicial, alínea a), que uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da directiva, na condição de que, em relação à percepção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço dos das outras empresas.
70 Com a segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou serviços, ou de o ser para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante para apreciar se a referida cor tem caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva.
71 Tendo em conta as considerações expostas nos n.os 56, 66 e 67 do presente acórdão, deve responder-se à segunda questão prejudicial, alínea b), que o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, juntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o caracter distintivo da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o respectivo registo é contrário ao interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
72 Com a quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende, no essencial, saber se, para apreciar se uma marca possui carácter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da directiva, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise abstracta ou concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso concreto, e designadamente o uso que foi feito da marca.
(…)
74 Ora, o artigo 6° quinquies, C, n.° 1, da convenção de Paris esclarece que, «[p]ara apreciar se a marca é susceptível de protecção, deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, nomeadamente a duração do uso de marca».
75 Em segundo lugar, o registo de um sinal como marca é sempre requerido relativamente a produtos ou serviços mencionados no pedido de registo. Assim, o caracter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo e, por outro, em relação à percepção que do mesmo tem o público relevante.
76 Dado que a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve assegurar-se que o sinal não é desprovido de caracter distintivo em relação aos produtos ou aos serviços da empresa que solicita o respectivo registo como marca, não pode proceder a uma análise in abstracto, devendo essa análise ser necessariamente efectuada in concreto. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido.
77 Deve, por isso, responder-se à quarta questão prejudicial que, para apreciar se uma marca possui caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da directiva, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso em apreço e, designadamente, o uso que foi feito da marca.
(….)
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por despacho de 23 de Fevereiro de 2001, declara:
1) Uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é susceptível de apresentar, para determinados produtos e serviços, caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na condição, designadamente, de poder ser objecto de uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Esta última condição não pode ser preenchida pela mera reprodução no papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.
2) Para apreciar o caracter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
3) Uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.°s 1, alínea b), e 3, da Directiva 89/104, na condição de que, em relação à percepção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço dos das outras empresas.
4) O facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, conjuntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o caracter distintivo da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o respectivo registo é contrário ao interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
5) Para apreciar se uma marca possui caracter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.os 1, alínea b), e 3, da Directiva 89/104, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso em apreço e, designadamente, o uso que foi feito da marca. “, (eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0104).
Revertendo ao caso em apreço, na marca pretendida registar pela Recorrente o seu único elemento é notoriamente a cor de laranja.
Como é óbvio, tal cor em singelo é desprovida de qualquer carácter distintivo, pois, para além da mesma ser comum a muitas outras marcas de inúmeras empresas, mormente às marcas mistas da União Europeia nºs 14424949 e 14427157 da Recorrida descritas no facto provado 2, não permite por si só a um consumidor médio individualizar a empresa aqui Recorrente nem os produtos por si comercializados, muito menos os produtos da classe 9 que se destinava assinalar.
Por outro lado, a singela cor de laranja, a que no fundo se resume a marca pretendida registar,
sem qualquer outra particularidade ou sinal distintivo, é insusceptível de apropriação por parte de um sujeito económico, sendo o seu uso lícito a todos os que desempenham as actividades por ela designadas.
Com efeito, as cores isoladamente considerados constituem sinais carecidos de eficácia distintiva.
Voltando-se à lição de Luís Couto Gonçalves, (Manual, cit., pg. 243, e Função, cit., pg. 82) «sinal fraco é o sinal, em si mesmo, de uma tal simplicidade e vulgaridade que, normalmente, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços».
Sendo certo que no mercado português não ocorre qualquer situação de secondary meaning com a aludida marca pretendida registar
por não se tratar de um sinal reconhecido como sinal distintivo de produtos da classe 9, antenas terrestres de rádio; antenas terrestres de televisão, como tal, no tráfico económico do nosso País, por consequência do uso, não se tendo convertido aos olhos dos consumidores residentes no nosso País em identificador dos aludidos produtos ou serviços da Recorrente.
Qualquer consumidor médio residente no nosso País olhando para tal marca não identifica nem a relaciona com produtos da classe 9, antenas terrestres de rádio; antenas terrestres de televisão, nem com a empresa aqui Recorrente.
O que implica concluir que o aspecto gráfico cromático da marca cujo registo foi negado não é minimamente distintivo e permite a ideia de imitação das referidas marcas obstativas da Recorrida.
Sublinha-se que o CPI embora não exclua a possibilidade de uma cor ser sinal distintivo, exige para tanto que a mesma seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, (cfr. artigo 208º do CPI), o que é uma hipótese teórica de dificílima concretização, pois conforme bem se sublinhou na sentença recorrida citando o Tribunal de Justiça no caso LIBERTEL: “o número reduzido de cores efetivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. Também não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores.
Por isso, quando se admite que uma certa tonalidade de cor seja registada como marca, exige-se a sua representação gráfica seja “clara, precisa, completa por si”.
O que não é o caso dos autos.
Por isso no artigo 208º do CPI parece privilegiar-se que a marca seja constituída por um conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
Para além da hipótese de a cor ser inserida numa forma individualizada ou distintiva dos produtos a assinalar pela marca (por exemplo, sob a forma de uma antena, de uma televisão, ou mesmo de uma laranja, de um cavalo ou de um computador), também o caráter distintivo de uma marca pode-lhe ser dada por combinação de cores entre si e com gráficos, de forma peculiar e distintiva por forma a que no seu conjunto a marca a registar possa produzir, e produza, um impacto visual distinto no confronto com outras marcas já registadas e permita ao consumidor médio individualizar o produto a comercializar dos demais disponibilizados no mercado, sem cair em qualquer confusão com os produtos afins das empresas concorrentes no mercado.
Sendo certo que o consumidor a que se apela não é um consumidor concreto, mas um consumidor abstracto, o consumidor médio a que, normalmente, se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia).
Assumindo no presente caso a marca pretendida registar pela Recorrente um mero aspecto monocromático de cor de laranja, é manifesta, para qualquer consumidor médio, a falta do seu caráter distintivo, o que configura um motivo absoluto de recusa de registo nos termos do disposto no artigo 231º, nº1, al.b) do CPI, resultando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas na recusa do registo da marca pelo INPI, mormente as da confundibilidade e da concorrência desleal.
Assim sendo, por a marca registanda ser constituída, exclusivamente, por sinais desprovidos de caráter distintivo, deve ser recusado o registo da marca nacional n.º sob o n.º 656344, correspondente à seguinte cor e tonalidade:
, improcedendo totalmente o recurso de apelação e mantendo-se a douta decisão recorrida do Tribunal a quo.
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IV – Decisão
Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação em :
I- indeferir a junção do documento apresentado pela Apelada com a sua contra-alegação e em consequência determinar o seu desentranhamento e devolução à parte apresentante;
II-negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas do incidente anómalo pela Apelada, fixando-se a taxa de justiça no mínimo legal (artigo 7º, nºs 4 e 8, do RCP, com referência à sua Tabela II)
Custas do recurso pela Apelante, (artigo 527.º do CPC).
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Lisboa, 01 de outubro de 2025
Rui António N. Ferreira Martins da Rocha
Armando Manuel da Luz Cordeiro
Alexandre Au-Yong Oliveira |
