Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa

Acórdãos TRL
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa

Processo:

419/21.3YHLSB.L1-PICRS

Relator: PAULA POTT

Descritores: MARCA
USO SÉRIO
CADUCIDADE

Nº do Documento: RL

Data do Acordão: 02/20/2023

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Texto Parcial: N

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: REVOGADA A SENTENÇA

Sumário: Reclamação para a conferência da decisão sumária – Extinção da marca por caducidade - Falta de uso sério – Requisitos do uso sério da marca – Ónus da prova desses requisitos – Uso comercial – Uso típico – Artigos 255.º e 267.º a 269.º do Código da Propriedade Industrial – Artigos 16.º e 19.º da Directiva 2015/2436

Decisão Texto Parcial:

Decisão Texto Integral: Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa

Reclamação para a conferência
1. Por decisão sumária proferida em 19.1.2023, com a referência citius 18893966, a relatora apreciou o mérito do presente recurso tendo decidido revogar a sentença recorrida e substitui-la por outra que julgou improcedente o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 384650.
2. Tal como nela indicado, essa decisão foi proferida ao abrigo do disposto nos artigos 652.º n.º 1 – c) e 656.º do Código de Processo Civil (CPC), por ter a relatora julgado que a questão a decidir, sobre os requisitos do uso sério da marca, é simples, designadamente por já ter sido apreciada de modo uniforme e reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) mencionada nessa decisão e, por acórdão deste Tribunal, no Processo 148/20.5YHLSB.L2.
3. Da decisão sumária referida no parágrafo 1 veio a apelante reclamar para conferência, por requerimento de 19.1.2023 (referência citius 615626) defendendo, em síntese que:
§ A jurisprudência indicada na decisão da relatora para fundamentar o recurso ao mecanismo excepcional da decisão sumária não deve ser tomada por representativa do conceito de apreciação de modo uniforme e reiterado;
§ A pluralidade e complexidade das questões a decidir não se enquadra na previsão do disposto no artigo 656.º do Código de Processo Civil (CPC);
§ Existe erro de julgamento na medida em que, o uso do mero elemento verbal, ainda que com o vocaìbulo Next estilizado, como no sinal misto em crise, não pode ser considerado uso do sinal inalterado;
§ As modificações apuradas não estão cobertas pelas excepções previstas no artigo 255.º n.º 2 do Código da Propriedade Industrial (CPI).
4. A apelada/reclamante, conclui formulando o seguinte pedido:
“A Apelada, ora Reclamante, entende, pede e espera que o seu Recurso seja objecto de normal Decisão Colectiva, mediante Acórdão, que pondere os fundamentos e a bondade do Recurso, decidindo-se o seu não provimento e consequente confirmação da Sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (...)”.
5. Notificada para se pronunciar sobre a reclamação, a apelante nada veio dizer.
6. À luz do disposto no artigo 652.º n.º 3 do CPC, a presente reclamação para conferência é admissível, ficando, por isso, prejudicada a apreciação da alegada inobservância dos requisitos previstos no artigo 656.º do CPC, uma vez que, corridos os vistos, cabe agora à conferência apreciar o mérito do recurso.

Sentença recorrida
7. A apelada, requereu a declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 384650, aqui em crise, de que é cotitular a apelante, ao abrigo do disposto no artigo 269.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), tendo esse pedido de declaração caducidade sido indeferido por despacho de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI), de 16.9.2021 (cf. documento junto à impugnação judicial de 22.11.2021/referência citius 94066, como Despacho [Doc.5]).
8. Do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, a apelada interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira instância), nos termos previstos no artigo 38.º - b) do CPI, pedindo a sua revogação e a consequente declaração de caducidade da marca nacional n.º 384650.
9. Citadas as cotitulares do registo da marca nacional n.º 384650 – Sumo Publicidade Lda. e Next Models Lisbon – Agência de Modelos Lda. – ao abrigo do disposto no artigo 43.º do CPI, as mesmas responderam, pugnando pela improcedência do recurso de impugnação judicial e pela manutenção do despacho do INPI que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da marca.
10. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 4.4.2022 (referência citius 479986), julgou procedente o recurso de impugnação judicial e, tendo revogado a decisão do INPI, declarou a caducidade da marca nacional n.º 384650.

Alegações da apelante
11. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por acórdão que mantenha a decisão do INPI, de 16.09.2021, publicada no Boletim da Propriedade Industrial de 21.09.2021, que indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 384650.
12. A apelante invocou, em síntese, que:
§ O Tribunal a quo fez uma interpretação incorrecta dos artigos 255.º n.ºs 1 e 2 e 267.º n.º 1 do CPI;
§ O Tribunal recorrido julgou erroneamente que a apelante não demonstrou o uso da marca, nos cinco anos consecutivos anteriores à apresentação do pedido de declaração de caducidade – ou seja, entre 10.3.2015 e 10.3.2020 – por considerar que os sinais usados diferem significativamente do sinal registado; no entanto, a recorrente fez prova do uso do sinal, nomeadamente do elemento “Next”;
§ Tratando-se de uma marca mista, destinada a assinalar serviços de publicidade, gestão de negócios e administração comercial, na classe 35 da Classificação de Nice, resulta da prova produzida, globalmente considerada, o seu uso efectivo, atenta a actividade comercial da apelante por mais de quinze anos;
§ O Tribunal a quo devia ter levado em conta que as modificações efectuadas na marca nacional mista “Next”, com o n.º 384650, de que é cotitular a apelante, não afectaram substancialmente a sua capacidade distintiva, nem alteraram a “commercial impression” da marca no consumidor;
§ Cabia à apelada, nos termos do artigo 342.º n.º 1 do Código Civil (CC), o ónus de provar que o consumidor, perante as modificações efectuadas na marca, pensaria que não se tratava da mesma marca, prova essa que a apelada não fez.

Contra-alegações da apelada
13. A apelada contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso, defendendo, em síntese que:
§ A apelada é titular de duas marcas da União Europeia, a marca mista “Next” com o n.º 1235423 e a marca nominativa “Next Management” com o n.º 1252436, cujo registo é prioritário em relação ao registo da marca nacional aqui em crise;
§ A apelante e a outra co-titular da marca nacional mista “Next”, com o n.º 384650, não fizeram prova do uso sério dessa marca nos últimos cinco anos que antecederem o pedido de declaração de caducidade e tanto assim é que a outra cotitular chegou a pedir a caducidade da marca em crise antes de adquirir a cotitularidade da mesma;
§ A marca usada pela apelante apresenta várias versões com alterações gráficas e visuais substanciais, aos seus elementos distintivos.

Delimitação do âmbito do recurso
14. Tem relevância para a decisão do mérito do recurso a seguinte questão:
A. Requisitos do uso sério da marca: uso comercial e uso típico.

Factos provados
15. Nota preliminar:
§ Para facilitar a leitura e remissões será a seguir mantida, entre parêntesis, a numeração dos factos constante da sentença recorrida;
§ Uma vez que a recorrente em segunda instância foi recorrida em primeira instância, o Tribunal indicará entre chavetas se se trata da apelante ou da apelada no presente recurso, sempre que isso se mostre necessário para melhor identificar as partes.
16. (1) A recorrente [aqui apelada] é titular dos seguintes registo[s] de marca, cfr. docs. 1 e 2 da petição de recurso juntos a fls. 13-14v dos autos que se dão por reproduzidos:
§ marca da União Europeia (UE) nº 1235423 NEXT, solicitado em 9.07.1999 e concedido em 9.05.2003 para assinalar ‘Serviços de agência de modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice;
§ marca da UE nº 1252436 NEXT MANAGEMENT, solicitado em 15.09.1999 e concedido em 5.05.2003 para assinalar ‘Publicidade; trabalhos de escritório; todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice.
17. (2) A recorrida Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda. é titular do registo de marca nacional nº 384650

solicitado em 21.09.2004 pela recorrida Sumo Publicidade, Lda. [aqui apelante] e concedido em 29.11.2005 para assinalar ‘Publicidade; trabalhos de escritório; todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos’ na classe 35 da Classificação de Nice, cfr. doc. 3 da petição de recurso junto a fls. 15-19v dos autos, que se dá por reproduzido.
18. (3) Em 14.11.2019, a recorrida Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda. requereu junto do INPI a caducidade por falta de uso sério do aludido registo de marca nº 384650

cfr. doc. constante do processo administrativo junto a fls. 79-86 dos autos, que se dá por reproduzido.
19. (4) Em 4.03.2020, a recorrida Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda. adquiriu a co-titularidade do aludido registo de marca nº 384650

cfr. doc. constante do processo administrativo junto a fls. 103-108 dos autos, que se dá por reproduzido.
20. (5) Em 10.03.2020, a recorrente [aqui apelada] requereu junto do INPI a declaração de caducidade da mencionada marca nacional nº 384650

das recorridas (ponto 2 do presente enunciado de factos), alegando falta de uso sério da mesma nos últimos cinco anos, cfr. doc. constante do processo administrativo junto a fls. 109-113 dos autos, que se dá por reproduzido.
21. (6) Em 16.06.2020, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. respondeu ao aludido pedido de declaração de caducidade do registo de marca nº 384650 invocando ter sido feito uso sério da dita marca no período em causa, nos termos constantes de fls. 128-159 dos autos, que se dão por reproduzidos.
22. (7) Em 20.07.2020, a recorrida Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda. desistiu do pedido de declaração de caducidade por falta de uso sério da marca nº 384650

que apresentara em 14.11.2019 (ponto 3 do presente enunciado de factos), vindo o INPI a declarar extinto o respectivo procedimento por decisão de 26.11.2020, cfr. doc. do processo administrativo junto a fls. 203-206 e 220-226 dos autos, que se dá por reproduzido.
23. (8) Em 20.08.2020, a recorrente [aqui apelada] apresentou junto do INPI exposição suplementar para contrariar os argumentos expostos na resposta da recorrida [aqui apelante] ao seu aludido pedido de declaração de caducidade do registo de marca nº 384650

(ponto 5 do presente enunciado de factos), nos termos constantes de fls. 207-217 dos autos, que se dão por reproduzidos.
24. (9) Em 13.01.2021, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. requereu junto do INPI a junção de novos documentos para prova do uso sério da marca nº 384650

cfr. doc. constante do processo administrativo a fls. 249-276 dos autos, que se dá por reproduzido.
25. (10) Em 4.03.2021, a recorrente [aqui apelada] apresentou junto do INPI exposição relativamente aos ditos documentos apresentados pela recorrida Sumo Publicidade, Lda. (ponto 9 do presente enunciado de factos), cfr. doc. constante do processo administrativo junto a fls. 278-290 dos autos, que se dá por reproduzido.
26. (11) Por decisão de 16.09.2021, publicado no BPI de 21.09.2021, o INPI indeferiu o mencionado pedido de declaração de caducidade (ponto 5 do presente enunciado de factos) por, designadamente, considerar que ‘da análise das provas apresentadas pelos titulares, foi feita prova de que a marca nacional nº 384650

foi objecto de uma utilização séria no mercado em relação aos serviços para os quais foi registada, durante o período relevante’, nos termos constantes do doc. do processo administrativo junto a fls. 302-332 dos autos, que se dá por reproduzido.
27. (10) A recorrida Sumo Publicidade, Lda. é uma sociedade por quotas constituída em 14.02.1997, com o objecto social ‘[c]riação e produção de publicidade, comunicação e promoção. Criação e realização de vídeos, filmes publicitários e programas televisivos; importação e exportação; representações e agência comercial; compra e venda de espaço publicitário’, cfr. certidão junta como doc. 2 a fls. 358-364 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente, que se dá por reproduzida.
28. (11) Em publicação na rede social Facebook datada de 10.05.2018 é noticiado o lançamento de um livro comemorativo dos 20 anos da recorrida SUMO Publicidade, Lda., intitulado FRESH Uma História 100% Natural, em cuja página 59 se refere designadamente que “A SUMO DEVIA CRIAR UMA MARCA PARA O SEGMENTO JOVEM” e que “ENTRE 2004 E A NEXT FOI A CONCRETIZAÇÃO DESTA IDEIA”, cfr. docs. 3 e 4 juntos a fls. 365-366 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
29. (12) Em fotografia de um expositor no interior do centro comercial Amoreiras, publicada a 25.11.2015 na correspondente página da rede social Facebook, figuram referências ao projecto ‘i play my city’ e à publicação ‘EXPLORAR LISBOA – DESCOBRE OS BAIRROS E OS JARDINS DA CIDADE’, aí anunciada ao preço de ‘14,90’, cfr. consta do doc. 5 junto a fls. 367 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
30. (13) Em artigo publicado na versão online da Dinheiro Vivo datado 13.06.2015, vem referido o projecto ‘I Play My City’ como o ‘mais recente projecto do fundador da agência de publicidade Sumo’, aí se indicando designadamente tratar-se de ‘Um misto de livro e peddy paper pelos jardins e bairros históricos de uma cidade. O primeiro, Explorar Lisboa, começou a ser vendido na Feira do Livro’, cfr. doc. 6 junto a fls. 368-369 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
31. (14) Na página da FNAC na rede social Facebook aparece referência à publicação ‘EXPLORAR LISBOA – DESCOBRE OS BAIRROS E OS JARDINS DA CIDADE’, indicando-se como data de publicação ‘08/2015’ e informando encontrar-se ‘Indisponível online’ e ‘Ver stock em loja’, cfr. doc. 7 junto a fls. 370 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente, que se dá por reproduzido.
32. (15) Em publicação sem data na página web www.ecopilhas.pt da empresa Ecopilhas Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda., intitulada ‘Campanha Pilhão vai à Escola – 4ª Edição’, refere-se designadamente que ‘A acção “Pilhão vai à Escola” é um desafio lançado pela Ecopilhas, com o objectivo de sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de recolher selectivamente pilhas e baterias usadas, incentivando as escolas a adoptar as melhores práticas ambientais’, cfr. doc. 8 junto a fls. 371 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
33. (16) Com data de ‘1 de Fevereiro de 2018’ foi publicado por ‘Sumo Portugal’ na rede social Facebook um anúncio relativo à ‘nova campanha institucional da Moche CST’ da operadora de telecomunicações de São Tomé para o segmento jovem, indicando-se designadamente que ‘A campanha já está on air em formato TV, outdoor e empena’, cfr. doc. 9 junto a fls. 372 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
34. (17) Com data de 30.06.2015, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. facturou a ‘I Play My City – Edições e Activ. Didáticas, Lda’ o montante de €7.380,00 relativo a ‘Produção gráfica de 5.000 packs Explorar Lisboa’ e €2.974,19 relativo a ‘Decorações, adereços, despesas e produção, montagem e desmontagem de Stand I Play My City na Feira do Livro de Lisboa’, cfr. docs. 10 e 11 juntos a fls. 373-374 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dão por reproduzidos.
35. (18) Com datas de 19.07.2016 e 21.07.2016, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. facturou a ‘MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.’ o montante de € 11.455,99 relativo a ‘Acção Moche Campismo/ Canal – MSW 2016’ e € 2.476,61 relativo a ‘Transporte e Logística Moche no MSW’, cfr. docs. 12 e 13 juntos a fls. 375-376 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dão por reproduzidos.
36. (19) Com data de 16.11.2016, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. facturou a ‘Ecopilhas, Soc. Gestora de Pilhas Acumuladores, Lda’ o montante de € 15.895,29 relativo a ‘Fee Criativo da Campanha 8º Peditório Nacional de Pilhas e Baterias’, ‘Fee de concretização de parceria com MultiOpticas e Meu Super Artes Finais’, ‘Ecopilhas: -Cartaz – PLV’, ‘Multiopticas – cartaz - Eletrostático – PLV’, ‘Meu Super – Cartaz – PLV – Banner’ e ‘Destaque Folheto’, cfr. doc. 14 junto a fls. 377-378 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
37. (20) Com datas de 28.02.2018 e 3.09.2018, a recorrida Sumo Publicidade, Lda. facturou a ‘CST – Companhia Santomense de Telecomunicações’ os montantes de € 25.000,00 (factura ‘FA 2018/5872’) e € 25.000,00 (factura ‘FA 2018/6040’) relativos a ‘Fee de Agência para o Cliente CST pelo período de 6 meses’’, cfr. doc. 16 junto a fls. 379-380 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
38. (21) Em fotografias sem data de blocos de notas e capas para documentos aparecem expressões como ‘RECORD YOUR FRESH IDEAS’, ‘NOTEBOOK by NEXT*’, ‘FRESH PRINTED BY NEXT*’, ‘NEXT@NEXT-PORTUGAL.COM’, ‘WWW.NEXT-PORTUGAL.COM’, ‘THE NEXT BOOK FRESH CONTENTS INSIDE’, ‘WHAT’S NEXT?’, ‘WHAT’S NEXT? NOTES’,

e

cfr. docs. 17, 18 e 19 juntos a fls. 383-387 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente, que se dão por reproduzidos.
39. (22) Por escrito intitulado ‘DECLARAÇÃO’ e datado de 21.12.2020, E…, que aí se identifica como ‘Director Geral da empresa Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.’, declara que ‘a Ecopilhas contratou à SUMO Publicidade, Lda, os serviços de publicidade e marketing, no âmbito da campanha “Peditório Nacional de Pilhas e Baterias”, no ano de 2016, tendo a SUMO Publicidade, Lda., prestado parte desses serviços através da Next, Fresh Concepts for Fresh People, marca nacional registada com o nº 384650’, cfr. doc. junto a fls. 404 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
40. (23) Por escrito sem data, S… declara que na sua ‘função profissional de Marketing and Strategy Manager da marca Moche ao serviço da Portugal Telecom e ALTICE Portugal entre 2010 e 2018’, foi ‘responsável pela contratação de serviços de publicidade e eventos à Agência Sumo Publicidade, Lda, para o segmento jovem sub-25 anos, no caso específico adjudicado o projecto MEO Sudoeste 2016 através da sua marca NEXT- FRESH CONCEPTS FOR FRESH PEOPLE (marca nacional nº 384650)’, cfr. doc. junto a fls. 405 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente, que se dá por reproduzido.
41. (24) Por escrito datado de 18.12.2020, J…, que aí se identifica como ‘Administrador Delegado da Companhia Santomense de Telecomunicações – CST’, declara que ‘a CST contratou à SUMO Publicidade, Lda, a qual prestou sob a marca nacional nº 384650. NEXT. FRESH CONCEPTS FOR FRESH PEOPLE, da qual é titular, os serviços de publicidade em 2018/2019 para o projecto “Moche” relativa à campanha da operadora de telecomunicações, CST, de São Tomé e Príncipe, para o segmento jovem’, cfr. doc. junto a fls. 406 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
42. (25) Por escrito sem data, M… declara que na sua ‘função sócia gerente da empresa I Play My city, lda’, contratou a Agência Sumo Publicidade, lda., através da sua marca NEXT (marca nacional n. 384650 NEXT – FRESH CONCEPTS FOR DRESH PEOPLE, para lançamento do jogo Explorar Lisboa, em 2015’,cfr. doc. junto a fls. 411 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
43. (26) Por escrito datado de 12.01.2021, P…, que aí se identifica como ‘diretor de marketing e patrocínios da empresa KIDZANIA Portugal, NIPC 514637820’’, declara que ‘a Agência Sumo Publicidade, Lda., NIPC 503813494 apresentou, no ano de 2019, a Proposta Comercial, intitulada “estratégia 2020”, direccionada à actividade do nosso parque temático dirigido a famílias, com crianças até aos 15 anos’, cfr. doc. 4(A) junto a fls. 419-442 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
44. (27) Nos slides inicial e final para apresentação do referido ‘jogo Explorar Lisboa’ da ‘I Play My City, Lda.’ (ponto 23 do presente enunciado de factos) figura o sinal

cfr. doc. 6 (A) junto a fls. 452-462 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
45. (28) Nos slides inicial e final para apresentação do referido ‘Peditório Nacional de Pilhas e Baterias’ da ‘Ecopilhas’ (ponto 22 do presente enunciado de factos) figura o sinal

cfr. doc.7(A) junto a fls. 463-465 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.
46. (29) Em alguns dos slides para apresentação do ‘projecto “Moche” relativo à campanha da operadora de telecomunicações, CST, de São Tomé e Príncipe’ (ponto 24 do presente enunciado de factos) figura o sinal

cfr. doc. 8(A) junto a fls. 468-494 em resposta ao pedido de caducidade do registo de marca nº 384650 apresentado pela recorrente [aqui apelada], que se dá por reproduzido.

Quadro legal relevante
47. Têm relevo para a decisão do recurso os seguintes textos legais:
Directiva (EU) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas
Considerando (31)
As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas.

Artigo 16º
Uso da marca
1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e às sanções previstos nos artigos 17.º, 19.º, n. º1, 44.º, n.º 1 e 2, e 46.o, n.ºs 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso.
2. Se em algum Estado-Membro for possível iniciar processos de oposição após o registo da marca, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposição ou, se já tiver sido apresentada uma oposição, a partir da data em que a decisão que encerra o processo de oposição transitar em julgado ou a oposição for retirada.
3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos num Estado-Membro, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposição. Se uma oposição tiver sido apresentada, ou se uma objeção tiver sido notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição ou se pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposição for retirada.
4. A data de início do prazo de cinco anos referido nos n.ºs 1 e 2 deve ser inscrita no registo.
5. São igualmente consideradas como utilização para efeitos do n.º 1:
a) o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular;
b) a aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.
6. O uso da marca com o consentimento do titular é considerado feito pelo titular.

Artigo 19.º
Ausência de uso sério como motivo de extinção
1. O titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uso sério no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos que justifiquem a falta de uso.
2. Ninguém poderá requerer a extinção do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de extinção, tiver sido iniciada ou reatada um uso sério dessa marca.
3. O início ou o reatamento do uso nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de extinção, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de falta de uso, não são tomados em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de extinção.

Código da Propriedade Industrial ou CPI
Artigo 255.º
Inalterabilidade da marca
1 - A marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo.
2 - Do disposto no número anterior excetuam-se as simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afetem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e a tinta ou a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca.
3 - Também não prejudica a identidade da marca a inclusão ou supressão da indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina e do ano de produção nem a alteração relativa ao domicílio ou lugar em que o titular está estabelecido.
4 - A marca nominativa só está sujeita às regras da inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspeto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros.

Artigo 267.º
Uso da marca
1 - Considera-se uso sério da marca:
a) O uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu caráter distintivo, de harmonia com o disposto no artigo 255.º, feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada, independentemente de a marca, sob a forma usada, estar também registada em nome do titular;
b) O uso da marca, tal como definido na alínea anterior, para produtos ou serviços para os quais foi registada, ou nas respetivas embalagens, destinados apenas a exportação;
c) O uso da marca por um terceiro, desde que o seja com o consentimento do titular e para efeitos da manutenção do registo.
2 - Considera-se uso da marca coletiva o que é feito com o consentimento do titular.
3 - Considera-se uso da marca de certificação ou de garantia o que é feito por pessoa habilitada.
4 - O início ou o reatamento do uso sério nos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade.

Artigo 268.º
Caducidade
1 - Para além do que se dispõe no artigo 36.º, a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo anterior.
2 - Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:
a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular;
b) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada.
3 - A caducidade do registo da marca coletiva deve ser declarada:
a) Se deixar de existir a pessoa coletiva a favor da qual foi registada;
b) Se essa pessoa coletiva consentir que a marca seja usada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.
4 - O registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.º 4 do artigo anterior.
5 - O prazo referido no n.º 1 inicia-se com o registo da marca.
6 - No caso das marcas internacionais, o prazo referido no n.º 1 inicia-se na data em que a marca deixar de poder ser objeto de recusa ou de oposição.
7 - Para os efeitos previstos no número anterior, caso tenha sido apresentada oposição ou notificada uma recusa, o prazo é calculado a contar da data em que é proferida decisão final ou retirada a oposição.
8 - Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

Artigo 269.º
Pedidos de declaração de caducidade
1 - Os pedidos de declaração de caducidade são apresentados no INPI, I. P.
2 - Os pedidos referidos no número anterior podem fundamentar-se em qualquer dos motivos estabelecidos nos n.ºs 1 a 3 do artigo anterior.
3 - O titular do registo é sempre notificado do pedido de declaração de caducidade para responder, querendo, no prazo de um mês.
4 - A requerimento do interessado, apresentado em devido tempo, o prazo a que se refere o número anterior pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês.
5 - Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada.
6 - Decorrido o prazo de resposta, o INPI, I. P., decide, no prazo de um mês, sobre a declaração de caducidade do registo.
7 - O processo de caducidade extingue-se se, antes da decisão, ocorrer a desistência do respetivo pedido.
8 - A caducidade é declarada em processo que corre os seus termos no INPI, I. P., e produz efeitos a contar da data do pedido de declaração de caducidade, salvo se, a pedido de uma das partes, seja fixada na declaração de caducidade qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos de caducidade.
9 - A caducidade é averbada e dela se publicará aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

Apreciação da questão suscitada pelo recurso
A. Requisitos do uso sério da marca: uso comercial e uso típico
48. A questão suscitada no presente recurso é a de saber se deve ser declarada a caducidade do registo da marca nacional de que é titular a apelante por falta de uso sério, nos termos do artigo 269.º do CPI, em particular, saber se existiu uso comercial e típico da marca em crise ou se, a omissão/modificação de certos elementos que constam da marca registada, alterou o seu carácter distintivo.
49.Na reclamação para a conferência, a apelada defende que a decisão sumária da relatora enferma de erro de julgamento sobre esta questão porque as omissões/modificações do sinal em crise não estão cobertas pelo disposto no artigo 255.º n.º 2 do CPI.
50. Para decidir a controvérsia entre as partes, o Tribunal começa por sublinhar que, nos termos do artigo 268.º do CPI, deve ser declarada a caducidade do registo da marca se a mesma não for objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo se existir justo motivo.
51. O conceito de uso sério da marca, encontra-se instituído no direito nacional e no direito da União Europeia, como a seguir será explicado e constitui um conceito autónomo que deve ser interpretado de modo uniforme pelos Tribunais nacionais e de modo conforme à Directiva 2015/2436.
52. Dai que, contrariamente ao que parece defender a apelada na sua reclamação para a conferência, este Tribunal julgue que tem relevo para a decisão do presente recurso, não obstante o mesmo incidir sobre uma marca nacional, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TFUE) sobre o conceito autónomo do uso sério da marca, que a seguir será mencionada.
53. Assim, no plano nacional, o conceito de uso sério encontra-se densificado no artigo 267.º do CPI e consiste no uso da marca tal como está registada ou no uso que não seja diferente da marca registada senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo. Sendo também relevante, para este efeito, o uso por parte de um terceiro com o consentimento do titular do registo.
54. Os artigos 267.º e 268.º do CPI devem ser interpretados em conformidade com a Directiva 2015/2436, em particular com o artigo 19.º dessa directiva, transposto para o artigo 268.º do CPI, que prevê que, a ausência de uso sério da marca para assinalar os produtos ou serviços para que foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos, sem que existam motivos que justifiquem a falta de uso, é motivo de extinção da marca.
55. Com efeito, o considerando (31) da Directiva 2015/2436 estabelece que, as marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado e, por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas.
56. A marca que não é usada constitui um obstáculo à concorrência porque limita a variedade de sinais que podem ser registados e usados como marca, por outros concorrentes que queiram introduzir produtos idênticos ou semelhantes no mercado – cf. acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) nos processos C-149/11 e C-714/18.
57. Em particular, no caso em análise, a apreciação do uso sério da marca tem, por pano de fundo, dois interesses em conflito: por um lado, o interesse da apelada, enquanto concorrente, em manter, adquirir ou alargar na União Europeia, a sua quota no mercado de serviços idênticos ou afins, assinalados, respectivamente, pelas marcas prioritárias da União Europeia, Next e Next Models de cujo registo é titular a apelada (cf. factos provados mencionados no parágrafo 10); por outro lado, o interesse da apelante, na manutenção do registo da marca nacional mista aqui em crise, de que são cotitulares a apelante, Sumo Publicidade, Lda, e a empresa Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda, já que, a caducidade da marca aqui em crise diminuirá o aviamento (capacidade lucrativa) da apelante (cf. factos provados mencionados nos parágrafos 11 a 13 e 21).
58. Neste contexto, sendo o uso sério da marca um conceito uniforme como já foi acima referido, o mesmo pressupõe a verificação de dois requisitos:
1) O uso comercial da marca, que consiste na sua utilização efectiva de modo quantitativamente suficiente;
2) E o uso típico da marca, que consiste em usar a marca de acordo com a sua capacidade distintiva para identificar a origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada.
59. Importa ainda referir que, à luz da interpretação que o TJUE fez do artigo 19.º da Directiva 2015/2436, no acórdão C-183/21, o ónus da prova do uso sério da marca recai sobre o respectivo titular, solução adoptada no plano nacional pelo artigo 269.º n.º 5 do CPI. Pelo que, cabe à apelante provar os requisitos do uso sério da sua marca.
60. Enfim, para esse efeito, convém recordar que os serviços para os quais foi registada a marca da apelante são: publicidade; trabalhos de escritório; todos os serviços atrás referidos relacionados com serviços de agências de modelos; gestão e administração empresariais para prestadores de serviços em regime de freelance, especificamente modelos (cf. facto provado constante do parágrafo 11).
61. Dito isto, o Tribunal analisará, nas duas subquestões que se seguem, se se verificam os dois requisitos do uso sério da marca indicados no parágrafo 58, a saber o uso comercial e o uso típico da marca.

Uso comercial da marca
62. Assim, este Tribunal começa por apreciar se existiu uso comercial da marca, socorrendo-se dos critérios interpretativos que resultam de uma jurisprudência constante do TJUE sobre a noção de uso sério – cf. processos C-40/01; C-174/01; C- 149/11; C-252/15; C- 689/15; C-194/17 e C- 772/18. Nos termos desta jurisprudência, para saber se existe uso sério da marca da apelante devem ser levados em conta os seguintes parâmetros:
§ O uso da marca deve ter por fim criar ou conservar um mercado para os produtos e serviços que visa assinalar;
§ São de excluir da noção de uso sério os usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca;
§ A apreciação do carácter sério do uso deve levar em conta a totalidade dos factos e circunstâncias disponíveis nos autos, adequados a provar a exploração comercial da marca, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou serviços assinalados, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a sua frequência e regularidade;
§ A utilização da marca, ainda que mínima, que corresponda a uma justificação comercial efectiva, pode ser suficiente para comprovar o carácter sério desse uso.
63. Com base nestes parâmetros, para verificar se houve uso comercial da marca da apelante, o Tribunal leva em conta os elementos relevantes disponíveis nos autos, que resultam dos factos provados (cf. factos 11 a 25 e 27 a 29 da decisão recorrida, transcritos supra):
§ A apelante usou os elementos nominativos Next Fresh Concepts for Fresh People que fazem parte da sua marca mista, nos serviços que prestou nas campanhas publicitárias – Peditório nacional de pilhas e baterias; Altice – Meo Sudoeste; Moche; e Explorar Lisboa – mencionadas nos factos provados 22 a 25 da decisão recorrida (cf. documentos aí referidos juntos também ao processo electrónico com a referência citius 95455 de 11.1.2022, Doc 40);
§ Adicionalmente, em três dessas campanhas (Peditório nacional de pilhas e baterias, Explorar Lisboa e Moche), a apelante usou parte do elemento figurativo da sua marca, composto pela palavra “Next” escrita numa letra que tem uma configuração que a distingue e com uma pequena estrela na ponta da letra “N”, tal como consta da marca registada, mas usando cor branca nas letras em vez da cor preta que consta do registo e, tendo a palavra “Next” escrito por baixo, em letras mais pequenas “Fresh Concepts for Fresh People”, elementos que também fazem parte da sua marca registada, embora em letras brancas ou rosa, sobre um fundo rectangular, respectivamente, de cor lilás ou cinza, elementos e cores estes que diferem parcialmente da marca registada, na medida em que essa tem um fundo em forma de elipse branco com contornos pretos e as letras são pretas sobre o fundo branco da parte interior da elipse (cf. factos provados 22 a 25 e 27 a 29 da decisão recorrida);
§ A marca aqui em crise, com as alterações acima descritas, foi usada para serviços prestados pela apelante em campanhas publicitárias que incluíram a produção gráfica, a montagem e decoração de um stand de vendas, campanhas de reciclagem de pilhas, organização de eventos, campanhas publicitárias no sector das telecomunicações;
§ Esses serviços foram prestados a outras empresas/profissionais, por sua vez prestadores de serviços ou fornecedores de bens ao público;
§ O mercado em causa é composto por profissionais da área das telecomunicações, edição de livros, reciclagem, organização de eventos, que recorreram aos serviços da apelante e, por sua vez, prestaram o serviço ou forneceram o produto finais a consumidores, sendo tais campanhas destinadas a jovens, incluindo estudantes;
§ O âmbito territorial do mercado é não só nacional, mas inclui também a exportação de serviços para São Tomé e Príncipe, país de língua oficial portuguesa;
§ A utilização, pela apelante, dos sinais acima mencionados teve lugar com a frequência que se segue – em 25.11.2015 (cf. facto provado 12 da decisão recorrida); em 13.6.2015 (cf. facto provado 13 da decisão recorrida); em 1.2.2018 (cf. facto provado 16 da decisão recorrida); em 2016 (cf. facto provado 22 da decisão recorrida); em 2016 (cf. facto provado 23 da decisão recorrida); em 2018 e em 2019 (cf. facto provado 24 da decisão recorrida); em 2015 (cf. facto provado 25 da decisão recorrida);
§ O volume de vendas/serviços facturados pela apelante, no período temporal acima mencionado, ascendeu a um total de € 90 182,05, pago pelos diversos clientes (cf. factos provados 17 a 20 da decisão recorrida).
64. À luz da jurisprudência do TJUE mencionada supra no parágrafo 62, aplicada aos factores mencionados no parágrafo 63, afigura-se que a quantidade e a frequência da utilização dos sinais acima referidos, ainda que com algumas diferenças em relação à marca tal como está registada, levam a concluir que existe justificação comercial para o seu uso uma vez que se provou existirem prestações de serviços, mediante o pagamento do respectivo preço, no período de tempo que vai de 2015 a 2019. De onde se extrai que o uso desses sinais teve uma justificação comercial objectiva e teve por fim conservar um mercado.
65. A este propósito, convém sublinhar que a caducidade da marca, tal como está prevista no artigo 268.º do CPI, não é automática, não opera ex lege no termo do período de não uso por cinco anos; tem de ser pedida e declarada como prevê o artigo 269.º do CPI; é sanável se o titular reiniciar o seu uso; e, ainda que a marca tenha deixado de ser usada por muito tempo, não é possível declarar a sua caducidade se, no momento em que é intentada a ação de caducidade, a marca estiver a ser usada seriamente (cf. Elena de la Fuente Garcia, Signos distintivos, in Propriedad Industrial: Teoria y Práctica, vários autores, páginas 200 a 227).
66. Com base nos princípios enunciados no parágrafo anterior, há que analisar a situação da marca em crise em 10.3.2020, momento em que foi intentado o pedido de declaração de caducidade (cf. facto provado 5 da decisão recorrida). Ora nessa data, é possível constatar que a apelante fez um uso comercial da marca com as alterações acima descritas no parágrafo 63, pelo menos nos anos de 2015, 2016, 2018 e 2019, com intenção de conservar o respectivo mercado, como resulta dos factos provados 11 a 25 e 27 a 29, da decisão recorrida.
67. Assim, entre 2019 (momento até ao qual se apurou o uso comercial da marca em crise com as diferenças enunciadas no parágrafo 63) e 10.3.2020 (data em que a apelada intentou o pedido de caducidade), não decorreram cinco anos, pelo que, não se verifica o requisito temporal de falta de uso pelo período de cinco anos consecutivos, exigido pelo artigo 268.º n.º 1 do CPI para que seja declarada a caducidade.
68. Em consequência, contrariamente ao que parece ter concluído o Tribunal recorrido, afigura-se que a apelante logrou provar o primeiro requisito do uso sério da marca, no que diz respeito ao seu uso comercial, ainda que de forma diferente daquela como foi registada, mas com o âmbito territorial e temporal exigido para impedir a caducidade.
69. Importa agora saber se esse uso foi típico, ou seja, se o uso da marca em crise sob uma forma que difere da marca registada, tal como foi mencionado no parágrafo 63, alterou o seu carácter distintivo, ou se, eventualmente se destinou a assinalar serviços diferentes daqueles para os quais foi registada. É essa a sub questão que será apreciada a seguir.
Uso típico da marca
70. Para saber se se verifica o segundo requisito do uso sério da marca, a saber, o seu uso típico, importa levar em conta que, à luz do artigo 16.º n.º 5 – a) da Directiva 2015/ 2436, a noção de uso sério da marca inclui “o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular”.
71. Adicionalmente, resulta da jurisprudência do TJUE mencionada no parágrafo 62 que a marca deve ser utilizada em conformidade com a sua função distintiva dos produtos e serviços para os quais foi registada, garantindo a identidade e a origem dos mesmos.
72. No plano nacional, o princípio da inalterabilidade da marca está consagrado no artigo 255.º n.º 1 do CPI. No entanto, este princípio comporta várias excepções, previstas nos números 2 a 4 do artigo 255.º e no artigo 267.º - a) do CPI.
73. No que diz respeito às excepções ao princípio da inalterabilidade previstas no artigo 255.º do CPI, resulta dos factos provados que, não foram reivindicadas expressamente cores no registo da marca da apelante (cf. documento dado por reproduzido no facto 2 da sentença recorrida/referência citius 95455 de 11.1.2022, Doc.2). Pelo que, contrariamente ao que parece defender a apelada, as alterações das cores do sinal de preto e branco para cinza e branco num caso e lilás, rosa e branco, no outro, apuradas nos factos provados 27 a 29, da sentença recorrida, não estão cobertas pelo princípio da inalterabilidade, como se extrai do artigo 255.º n.º 2 do CPI.
74. Dito isto, importa então verificar se o uso da marca com as outras alterações apuradas, se integra, nomeadamente, na excepção prevista no artigo 267.º n.º 1 – a) do CPC que prevê que o titular do registo pode usar a marca com ligeiras alterações à respectiva composição originária, desde que essas alterações não sejam substanciais do ponto de vista da identidade e da capacidade distintiva da marca. O Tribunal a quo julgou que tais alterações foram substanciais e que, em nenhum dos sinais usados apareciam os elementos distintivos dominantes da marca em crise. As partes, no presente recurso, têm posições discordantes sobre esta questão.
75. Para resolver tal discórdia, este Tribunal levará em conta os seguintes factores:
§ Em primeiro lugar, o Tribunal começa por avaliar o sinal registado – que é a marca da apelante mencionada no facto provado 2 da sentença recorria – identificando os elementos distintivos e visuais dominantes;
§ Em seguida, o Tribunal verificará se os elementos distintivos dominantes do sinal registado estão presentes no sinal usado – com as características constantes dos factos provados 22 a 25 e 27 a 29 da sentença recorrida – ou se foram aí omitidos ou alterados;
§ Por último, no caso de haver omissões ou alterações de certos elementos, importa verificar se estas diminuem o carácter distintivo.
76. Como já foi referido, não foram expressamente reivindicadas cores pelo que o uso de cores diferentes não altera, neste caso, o caracter distintivo da marca registada, quer por força do disposto no artigo 255.º n.º 2 do CPI, quer em resultado da aplicação ao caso em análise dos parâmetros a seguir enunciados.
77. A marca registada aqui em crise é uma marca mista, composta pelos seguintes elementos:
§ Nominativos – palavras “Next” e “Fresh Concepts for Fresh People”
§ Figurativos – a palavra “Next” é desenhada com alguma originalidade gráfica que resulta do formato das letras “N” e “T” e da união das letras “E” e “X, combinando assim elementos gráficos e nominativos; por cima da ponta direita da letra “N” existe uma pequena estrela; os elementos nominativos estão escritos a preto sobre uma elipse branca, com contornos pretos, que lhes serve de fundo/enquadramento.
78. Quanto à marca usada, com as diferenças que resultam dos factos provados 22 a 23 e 27 a 29, da sentença recorrda, tal marca é composta:
§ Pelos elementos nominativos “Next” e “Fresh Concepts for Fresh people”, nuns casos (cf. factos provados 22 a 25, da sentença recorrida);
§ Pelos elementos nominativos e figurativos mencionados no parágrafo anterior, exceptuada a elipse – que foi substituída por um fundo em forma de rectângulo cinzento num caso e lilás no outro – e a cor das letras, que em vez de preta é branca ou branca e rosa (cf. factos provados 27 a 29, da sentença recorrida).
79. Do confronto entre o sinal registado e os sinais usados, acima descritos nos parágrafos 77 e 78, resulta que o sinal unitário misto inicialmente registado, passou a ser usado umas vezes mediante omissão dos elementos figurativos, sendo usados apenas os elementos nominativos e, outras vezes, mediante alteração de um dos elementos figurativos (o fundo em forma de elipse), que foi substituído por outro (o fundo rectangular); ao que acresceu a alteração das cores que, como já foi explicado, não releva para modificar a identidade da marca.
80. Feito este confronto, importa agora apreciar se os elementos omitidos ou adicionados em substituição dos omitidos, são distintivos e se isso altera a impressão causada no público ou se, ao invés, tais alterações incidiram sobre elementos não distintivos ou de fraco carácter distintivo que não alteram a percepção do público quanto à origem dos serviços.
81. Para isso, este Tribunal começa por levar em conta que o público alvo dos serviços prestados é um público profissional, composto por prestadores de serviços na área das telecomunicações, do espetáculo, da edição e publicação de livros, da promoção de campanhas de reciclagem, que recorreu aos serviços de publicidade prestados pela apelante (cf. factos provados 22 a 25 e 27 a 29, da sentença recorrida). Daqui resulta que, um público profissional é normalmente mais informado e mais cuidadoso na recolha da informação acerca da origem dos serviços que adquire. Devido a esse cuidado acrescido, as alterações feitas no sinal, têm menos probabilidade de gerar confusão quanto à origem dos serviços.
82. Em segundo lugar, na medida em que se verifiquem nos autos, o Tribunal leva em conta os seguintes parâmetros resultantes da prática judiciária comum nos Estados Membros da União, para avaliar se as alterações à marca registada da apelante alteram a sua identidade (cf. EUIPN – European Union Intellectual Property Network, Common Communication, Use of a Trade Mark In a Form Differing From the One Registered, October 2020):
§ A omissão e/ou adição de elementos pouco ou nada distintivos, em regra, não altera a impressão causada pela marca no público;
§ Se todos os elementos da marca registada tiverem fraca distintividade, a omissão ou adição de um ou mais elementos pode alterar o carácter distintivo da marca registada;
§ Se o carácter distintivo deriva essencialmente do elemento verbal da marca o seu uso, ainda que com letra de tamanho ou cor diferentes, não altera normalmente o carácter distintivo do sinal aos olhos do público;
§ Nas marcas mistas, as alterações nos elementos figurativos são mais propensas a alterar o carácter distintivo do sinal, a não ser que tais elementos não contribuam de forma essencial para o carácter distintivo da marca;
§ A combinação de elementos verbais e figurativos deve ser respeitada quando essa combinação contribuir para o carácter distintivo da marca já que, nesse caso, alterações nessa combinação, podem alterar o caracter distintivo do sinal;
§ Se houver omissão de elementos pouco visíveis devido à sua posição ou tamanho, a mesma pode não ser levada em conta pelo público;
§ Se um elemento figurativo omitido é pouco distintivo, apesar de ser visualmente dominante, a sua omissão não altera o carácter distintivo do sinal registado a não ser que o resultado final seja alterado devido à posição proeminente ou à interacção desse elemento com outros elementos;
§ Quando os elementos verbais são simultaneamente figurativos e isso contribui para o caracter distintivo do sinal, a alteração dessa combinação pode alterar o carácter distintivo do sinal;
83. À luz dos parâmetros acima mencionados afigura-se que a distintividade da marca registada aqui em crise deriva da palavra “Next”, pelo facto de estar escrita em letras de tamanho maior, por ser a primeira palavra de entre os elementos nominativos da marca e por ser esse o elemento com maior relevo nominal, fonético e figurativo. Com efeito, “Next” é o elemento proeminente da marca registada, o que produz a impressão mais forte, indicativa da origem do produto, no espírito do público. Esse elemento foi mantido, com idêntica proeminência nas marcas usadas, de modo a produzir o mesmo efeito distintivo e indicativo da origem do produto, quer por ser a palavra escrita em primeiro lugar quando o sinal foi usado com omissão dos elementos figurativos, mantendo ai a proeminência fonética que tinha no sinal registado; quer, nos restantes casos, em que o sinal misto foi usado com alterações aos elementos figurativos, por ter ficado inalterada a configuração desse elemento e a sua interacção com a estrela e com a frase escrita em letras pequenas, por baixo dele. Já os restantes elementos figurativos da marca registada – a elipse e a estrela – são em si mesmos pouco distintivos, sendo a estrela pouco visível, pelo que, contrariamente ao que defende a apelada/reclamante, a omissão de tais elementos no uso do sinal (em forma nominativa), não é susceptível de alterar a identidade da marca.
84. Tratando-se de um sinal misto, importa agora levar em conta posição e a interacção da figura da elipse com os restantes elementos do sinal registado. Na verdade, um dos motivos que levou o Tribunal recorrido a declarar a caducidade da marca prende-se com a omissão da elipse no sinal usado. A este propósito, é forçoso constatar que a figura da elipse é um elemento visualmente dominante porque tem um contorno de traços grossos, pretos e porque serve de fundo, enquadrando-os, aos restantes elementos da marca registada. Apesar disso, a elipse em si mesma é um elemento intrinsecamente pouco distintivo. É neste contexto que se coloca a questão de saber se a eliminação da elipse diminui o caracter distintivo da marca.
85. A resposta a esta questão, já dada na decisão sumária e que aqui se mantém, é negativa pelos seguintes motivos. O elemento “Next” é o elemento proeminente e tem relevo visual idêntico ao da elipse; foi mantido nos sinais usados na forma mista com a mesma combinação de elementos nominativos e figurativos constante da marca registada, à excepção da elipse; a eliminação da elipse foi acompanhada pela sua substituição por um rectângulo que desempenha a mesma função, de fundo sobre o qual se inscrevem os restantes elementos da marca; quer a elipse omitida quer o rectângulo que a substitui são elementos intrinsecamente pouco distintivos; o resultado global da interacção da elipse com os outros elementos era fornecer-lhes um fundo ou enquadramento, resultado esse que foi mantido. Pelo que, contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo, afigura-se que, no contexto acima descrito, a eliminação da elipse acompanhada da sua substituição por um rectângulo que produz um resultado final idêntico que é enquadrar os restantes elementos, não alterou a identidade da marca aos olhos do público relevante.
86. Nos casos em que a marca foi usada apenas com recurso aos seus elementos nominativos, afigura-se que a identidade da marca aos olhos do público relevante também não foi alterada, porque: atenta natureza profissional e, por isso, mais informada do público em questão, a proeminência fonética da palavra “Next”, que foi aí mantida em primeiro lugar e é o elemento com caracter distintivo mais forte, manteve inalterada a identidade da marca; de entre os elementos figurativos omitidos, a elipse e a estrela são intrinsecamente pouco distintivos.
87. Enfim, nos presentes autos, apurou-se que os serviços prestados pela apelante incluem todos eles a publicidade como componente da sua participação nas campanhas e projectos em causa, pelo que, tais serviços correspondem àqueles para os quais a marca da apelante foi registada (cf. factos 2 e 11 a 25, da sentença recorrida).
88. Em consequência, à luz do disposto nos artigos 255.º n.º 2 e 267.º n.º 1 – a) do CPI, interpretados em conformidade com o artigo 16.º n.º 5 – a) da Directiva 2015/ 2436, este Tribunal julga que, contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo e ao que defende a apelada/reclamante, o uso da marca com as omissões e alterações acima apuradas não prejudicam a sua identidade, por não alterarem o seu carácter distintivo que deriva essencialmente do elemento proeminente “Next” que se manteve e que, independentemente do registo dessas alterações, a apelante logrou provar o uso típico da marca, que é o segundo requisito da noção de uso sério da marca.
89. Por todo o exposto, deve ser revogada a decisão recorrida e substituída por outra que julga improcedente a declaração de caducidade do registo da marca da apelante – artigo 665.º n.º 1 do CPC.

Em síntese
90. Os artigos 267.º a 269.º do CPI devem ser interpretados em conformidade com a Directiva 2015/2436, em particular com o artigo 19.º dessa directiva que prevê que, a ausência de uso sério da marca para assinalar os produtos ou serviços para que foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos, sem que existam motivos que justifiquem a falta de uso, é motivo de extinção da marca.
91. Quando é intentado um pedido de declaração de caducidade de uma marca nacional registada, impende sobre o titular do registo, aqui a apelante, o ónus de provar o uso sério da marca, como prevê o artigo 269.º n.º 5 do CPI.
92.À luz da jurisprudência do TJUE acima mencionada, o uso sério da marca é um conceito uniforme que pressupõe a verificação de dois requisitos: o uso comercial da marca, que consiste na sua utilização efectiva de modo quantitativamente suficiente; e o uso típico da marca, que consiste em usar a marca de acordo com a sua capacidade distintiva para identificar a origem dos produtos para os quais foi registada.
93. A apelante logrou provar o uso comercial da marca com o âmbito territorial e temporal exigido para impedir a caducidade, embora com algumas diferenças em relação à marca registada.
94. À luz do disposto nos artigos 255.º n.º 2 e 267.º n.º 1 – a) do CPI, interpretados em conformidade com o artigo 16.º n.º 5 – a) da Directiva 2015/ 2436, este Tribunal julga que, contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo, as omissões/alterações nos elementos da marca registada que foram apurados não prejudicam a sua identidade, por não alterarem o seu carácter distintivo nem a função indicativa da origem dos serviços prestados junto do público relevante, independentemente do registo dessas alterações.
95. Pelo que, tendo a apelante provado os dois requisitos do uso sério da marca, acima mencionados, deve ser revogada a decisão recorrida e substituída por outra que julga improcedente o pedido de declaração de caducidade do registo da marca da apelante, aqui em crise – artigo 665.º n.º 1 do CPC.

Decisão
Acordam as juízes que compõem a presente secção em julgar improcedente a reclamação para a conferência e procedente o recurso e, em conformidade:

I. Revogar a sentença recorrida e substitui-la por outra que julga improcedente o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 384650.

II. Ordenar ao Tribunal de primeira instância que, após trânsito e baixa dos autos, cumpra o disposto no artigo 34.º n.º 5 aplicável por força do artigo 46.º, do CPI.

I. Condenar em custas a apelada/reclamante – artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2023
Paula Pott
Eleonora Viegas
Ana Mónica Pavão