Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:
1642/10.1 TBTVD.L1-6
Relator: AGUIAR PEREIRA
Descritores: MARCAS
FUNÇÃO DISTINTIVA DA MARCA
MARCA DE GRANDE PRESTÍGIO
Nº do Documento: RL
Data do Acordão: 03/21/2013
Votação: MAIORIA COM * DEC VOT E * VOT VENC
Texto Integral: S
Texto Parcial: N
Meio Processual: APELAÇÃO
Decisão: IMPROCEDENTE
Sumário: 1. A marca constitui um sinal que tem uma função essencialmente identificadora e distintiva dos produtos ou serviços que assinala em relação aos produtos ou serviços afins;
2. A marca tem também uma função de tutela da confiança dos consumidores não podendo ser susceptível de os induzir em erro acerca das características ou qualidades do produto ou serviço que assinala.
3. A marca “Telhadouro” destinada a assinalar vinhos que não são produzidos na região do Douro, é susceptível de gerar nos consumidores erro ou confusão acerca da proveniência do produto ou das suas qualidades no confronto com a marca “Douro” destinada aos vinhos oriundos dessa região.
(AP)
Decisão Texto Parcial:
Decisão Texto Integral: EM NOME DO POVO PORTUGUÊS, ACORDAM OS JUÍZES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA:

I – RELATÓRIO

1. O A(…), IP, com sede (…) no Peso da Régua instaurou a presente acção declarativa com processo ordinário, visando a anulação de registo de marca, contra Sociedade Vitivinícola (...), Ldª, com sede (…) em São Pedro da Cadeira – Torres Novas, formulado o pedido de declaração de invalidade do registo de marca nº 360.388 e, consequentemente, ser ordenado o respectivo cancelamento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.----

Alega, em síntese:-------------------------------------

A palavra “Douro” constitui uma denominação de origem reconhecida e de uso reservado a vinhos e produtos vínicos produzidos na Região Demarcada do Douro, estando a denominação de origem “Douro”, registada no INPI em nome do autor desde 14 de Março de 2003;----------------------------

A ré obteve registo a seu favor da marca nominativa “Telhadouro”, destinada a assinalar vinhos que comercializa.------

Invoca ainda que tal expressão implica uma imitação de sinal prioritário da marca que lhe pertence, susceptível de induzir em erro o consumidor acerca das qualidades, características e proveniência geográfica das bebidas alcoólicas que visa assinalar, sugerindo erradamente que provêm da região demarcada do Douro ou, pelo menos, que conterão vinho do Douro.----------

2. Contestou a ré, alegando, também em síntese, que a sua marca não constitui imitação da D. O. (designação de origem), não sendo suficiente para criar qualquer confusão sobre a proveniência da região do Douro a simples inclusão no nome do sufixo Douro. Alega ainda que a sua marca tem origem no nome da propriedade “Casal Telhadouro” de onde proveem as uvas com que o vinho comercializado com esse nome é produzido.---------------------

3. Foi proferida douta sentença que julgou a acção procedente e, consequentemente, determinou a anulação do registo de marca nº 360.388 e o seu cancelamento.------------------------------

4. Inconformada com tal decisão dela interpôs a ré recurso admitido como de apelação e com efeito devolutivo.--------------

Tendo apresentado alegações são do seguinte teor as respectivas conclusões:-----

“1 – O pedido de registo da marca da Apelante, em 27 de Novembro de 2001, determina a prioridade registral do seu direito, uma vez que é anterior à data do pedido da DOC do Apelado, que foi solicitado em 11 de Janeiro de 2002.----------------------------------------------------

2 - Em discordância objectiva com o vertido na sentença, que contraria a lei – artigo 11 ° n° 1 do CPI -, a marca da Apelante é prioritária relativamente ao pedido de registo da Denominação de Origem do Apelado, facto que opera "ope legis", sem necessidade de alegação.-----------------------------------------------------------

3 – Assim, na sentença, a matéria dos "Factos Provados" está incompleta nos seus pontos 2) e 4), na medida em que não consagra a data do pedido de cada um dos sinais, data que, nos termos da lei, determina a prioridade dos registos.----------------------------------------------------------------------------

4 - Ao contrário do que se afirma na sentença ora recorrida, a marca da Apelante respeita o princípio da novidade e é distintiva.-------------------------------------------------------------------------

5 – Os factos, bem como os documentos que integram os autos e que não foram impugnados, demonstram que a Apelante se identifica com a sua (por via do sócio Nuno) propriedade ancestral "Casal do Telhadouro", uma vez que o vinho que produz e comercializa provém dessa propriedade.--------------

6 – Os sinais em confronto não coincidem no plano conceptual, gráfico e/ou fonético.

7 – A descontrução elaborada pelo Mmº Juiz contraria, com o devido respeito, as regras de análise comparativa dos sinais, pois nada na marca anulanda – constituída por uma única expressão – sugere que os vinhos possam ter origem no Douro.----------------------------------------------------------------------------

8 – Mais, a ideia que sugere a marca da Apelante, é a ideia que está relacionada com o verbo dourar: telhadouro, telha dourada, telha de ouro.-----------------------------------------------------------

9 – A marca "Telhadouro" é uma marca de fantasia, apesar de compreender palavras do léxico comum, é um sinal com fortes características distintivas, facilmente memorizável.------------

10 – A marca da Apelante respeita o princípio da novidade e é distintiva.--------------------

11 – O despacho do INPI que concedeu a marca nacional 360.388 "TELHADOURO" respeitou todos os requisitos formais e materiais que estiveram subjacentes à concessão do registo da Apelante.---

12. Acresce que a sentença recorrida não se pronunciou sobre o facto relevante, alegado em 1ª Instância, de um dos sócios da Apelante ser proprietário de uma propriedade inscrita no registo predial como "Casal do Telhadouro", pelo menos desde o Séc. XIX, facto concretizado no respectivo Título de Registo, que se juntou em 1ª Instância como Documento n° 8.---------------------

13. Ora o título de registo da propriedade sob a denominação "Casal do Telhadouro", constitui facto relevante na apreciação e ponderação dos direitos da Apelante.---------------------------

14. Assim, pela ausência de pronúncia, está ferida de nulidade a sentença recorrida, pois impossibilitou, em nosso modesto entendimento, uma correcta interpretação e aplicação da lei e da justiça equitativa.            

15 - Em síntese, não deveria, por todos os fundamentos alegados, ter a douta sentença determinado a anulação do registo da marca nacional n° 360.388 TELHADOURO, manutenção do respectivo registo que, em conformidade, se requer por via da presente Apelação.”-----------------------------

Invoca a apelante a violação dos artigos 11 ° n° 1, 239°, 245 n° 1, 265°, 266° e  312°, todos do Código da Propriedade Intelectual e do artigo 668 n° 1 d) do Código de Processo Civil.----------

5. A apelada apresentou contra alegações em que pugna pela confirmação da douta decisão recorrida e que conclui pela forma seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------

“A. Não constitui omissão de pronúncia a desconsideração, pelo julgador, de factos e/ou argumentos que este tenha por irrelevantes para a boa decisão da causa.---------------------

B. O facto de um dos sócios da Apelante ser dono de uma propriedade rústica denominada "Casal do Telhadouro", não confere à Apelante legitimidade para registar uma marca contendo a palavra "DOURO", para assinalar vinhos da região de Torres Vedras.------------------

C. De resto, tendo as sociedades comerciais personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, a (inexistente) legitimidade do referido sócio nunca se transmitiria automaticamente, "por contágio", à sociedade Apelante.------------------------------

D. A circunstância de a Apelante estar inscrita na Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, longe de justificar o uso e registo da marca "Telhadouro", demonstra que esse uso é inaceitável, pois a região de Lisboa fica a centenas de quilómetros da Região Demarcada do Douro.-----------------

E. Não é pelo facto de o registo da marca da Apelante ter sido pedido anteriormente ao pedido de registo da DO da Apelada que esta denominação deixa de ter prioridade relativamente àquela marca, visto que a palavra "Douro" constitui uma denominação de origem legalmente reconhecida desde 1907.-

F. A reprodução integral da denominação DOURO, pela marca TELHADOURO, sugere claramente que o produto assinalado provém da Região Demarcada do Douro, tanto mais que essa marca pretende assinalar vinhos, produto típico e reputado desta zona geográfica.---------------------------------------------------

G. A semelhança existente entre estes dois sinais é susceptível de induzir o consumidor em erro acerca das qualidades, características e proveniência geográfica das bebidas alcoólicas que visa assinalar,          

H. sendo esse risco ampliado pelo renome e projecção nacional e internacional da denominação de origem "Douro", o que impõe uma maior exigência na apreciação da confundibilidade”.-------

6. Colhidos que foram os vistos legais dos Exmºs Juízes Desembargadores adjuntos, cumpre agora apreciar e decidir, ao que nada obsta.--------------------------------------------

II – FUNDAMENTAÇÃO

A) OS FACTOS-------------------------------------------

São os seguintes os factos considerados provados, tal como descritos na douta sentença recorrida, não vindo impugnada a decisão sobre a matéria de facto:---------------------------

1) A palavra “Douro” constitui uma denominação de origem reconhecida desde 1907, sendo actualmente disciplinada pelo Decreto-lei nº 173/2009, de 3 de Agosto, que aprovou o “Estatuto das denominações de Origem e Indicação Geográfica da Região Demarcada do Douro”, o qual reserva o uso daquela palavra aos vinhos e produtos vínicos produzidos na Região Demarcada do Douro (RDD) que a tradição firmou com esse nome e que satisfaçam o disposto nesse estatuto e demais legislação aplicável.         

2) A denominação de origem “Douro” está registada no INPI sob o nº 125, em nome do Autor, desde 14/03/2003.------------------

3) Ao autor incumbe, nos termos da respectiva Lei Orgânica (aprovada pelo Decreto-Lei nº 47/2007, de 27.02), a protecção e a defesa das denominações de origem “DOURO “ e “PORTO” (artigo 3º/1), sendo certo que, nos termos do nº 2 do artigo 224º do Código de Propriedade Industrial, o Estado beneficia da propriedade e do exclusivo das marcas que usa desde que satisfaça as disposições legais.             

4) A ré é titular de um registo no INPI de uma marca nominativa, “TELHADOURO”, sob o nº 360.388, destinada a assinalar produtos da classe 33ª (da Classificação Internacional de Nice de Produtos e Serviços) - Vinhos, registo este datado de 15/09/2003.-----------

5) Atendendo a que foram juntos aos autos documentos que podem relevar para a decisão da causa, ao abrigo do disposto no art. 659º, nº 3, aplicável ex vi artigo 713º, nº 2 do Código de Processo Civil, aditam-se nesta instância os seguintes factos:------------------------------------------------------------------------------

a) O “Casal do Telhadouro” é um prédio rústico sito na freguesia da Ponte do Rol do concelho de Torres Vedras que pertence a um dos sócios da ré (documento nº 8 cuja junção se protestou fazer na contestação e se mostra a fls 73 e 74).----------------------------

b) A ré/apelante é associada da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, à qual compete controlar a origem e garantir a genuinidade dos vinhos produzidos na Região Vitivinícola de Lisboa – (documento nº 5, junto com a contestação).--------------

c) O pedido de registo da denominação de origem referido em 2 data de 11 de Janeiro de 2002 (documento nº 1 junto com a petição inicial).----------------------------------------------

d) O pedido de registo da marca nacional 360.388 “Telhadouro” data de 27 de Novembro de 2001 (documento nº 2 junto com a petição inicial).-------------------------------

B) O DIREITO--------------------------------------------

Importa agora apreciar o mérito da presente apelação, tendo em conta que são as conclusões das alegações que delimitam o objecto do recurso e o âmbito do conhecimento do tribunal de recurso, como resulta do disposto no artigo 684º, nº 3 e 690º, nº 1 do Código de Processo Civil.--------------------

Para além da nulidade da sentença por alegada omissão de pronúncia de que se tomará conhecimento em primeiro lugar, a questão central a decidir é se, ante os factos apurados, a marca nacional nº 360.388 – “Telhadouro”, registada a favor da ré/apelante possui todos os requisitos para se manter validamente inscrita sem que a sua utilização gere no consumidor erro ou confusão com a marca “Douro”, registada a favor da apelada e identificativa da denominação de origem de produtos da mesma classe da Classificaçao Internacional de Nice de produtos e serviços – vinhos.----------------------------------------------

1. Nas suas alegações a ré/apelante invoca a nulidade da sentença motivada pela não pronúncia acerca de um facto por si alegado e que considera relevante e consiste na circunstância de um dos sócios da apelante ser proprietário de uma propriedade inscrita no registo predial como “Casal do Telhadouro” pelo menos desde o século XIX.----------------------------------------------------

A nulidade por omissão de pronúncia está prevista no artigo 668º nº 1 alínea d) do Código de Processo Civil e está relacionada com a previsão do artigo 660º nº 2 do mesmo diploma e com a obrigação de apreciação de todas as questões que são efectivamente submetidas à apreciação do Tribunal.              

Não constitui nulidade da sentença por omissão de pronúncia não se pronunciar a sentença sobre todos os argumentos aduzidos pelas partes em defesa dos seus pontos de vista.-----------------

Por outro lado a selecção da matéria de facto alegada por cada uma das partes depende da relevância que ela tenha de acordo com as soluções plausíveis da questão de direito colocada ao tribunal. Porém, a não selecção de factos que se venham a mostrar essenciais à apreciação do pedido não integra nulidade da sentença por omissão de pronúncia, antes constitui erro de julgamento que conduz á sua revogação. 

No caso presente a questão colocada ao tribunal pelo autor é a da invalidade da marca “Telhadouro” por violação dos princípios que norteiam o registo de marcas de serviços ou produtos, em especial, por ser passível de confusão com a denominação de origem “Douro”.---------------------------------

Na sua contestação a ré/apelante vem apresentar uma justificação para a escolha do nome da sua marca, aludindo a uma propriedade onde o vinho seria produzido.--------------------------------------

A não consideração dessa alegação, mesmo que fosse – que não é, como se verá – relevante para a decisão da questão colocada ao tribunal, não sendo ela mesma uma “questão”, nunca representaria omissão de pronúncia susceptível de provocar nulidade da sentença, nos termos e para efeito do disposto no artigo 668º nº 1 alínea d) do Código de Processo Civil.--------

Termos em que se indefere a arguição da arguida nulidade.--------------------------------------

2. Vejamos então a questão central deste recurso: a da validade do registo da marca nacional 360.388 “Telhadouro”.------------

Em causa está a anulação do registo, da marca nacional n° 360.388 “TELHADOURO”, concedido pelo INPI e de que é titular a ré/apelante “Sociedade Vitivinicola (…), Ldª”, destinada a assinalar produtos da classe 33ª, vinhos, registo este datado de 15/09/2003.-------------------------------------------------------------------

A douta sentença recorrida deu razão ao autor, ora apelado, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP e que tem registada a seu favor a denominação de origem “DOURO” considerando que a marca nominativa “Telhadouro”, destinada a assinalar vinhos que a ré apelante comercializa, com registo datado de 14/03/2003, é susceptível de induzir em erro o consumidor.-------------------

Na douta sentença impugnada ficou exarado o seguinte, em jeito de conclusão: “Conclui-se pois, por entender que um homem ou mulher médios, consumidores normais e que não utilizem uma qualquer forma de especial atenção na compra do tipo de produtos em causa, ao adquirir (em) um produto da marca “Telhadouro” podem julgar estar a adquirir um produto vinícola da marca “Douro”, pelo que a característica de novidade daquela ficou colocada em causa, ficando afectada a sua função identificadora, e induzindo em erro ou confusão o consumidor”.------------

3. Como resulta do disposto no artigo 222º do Código da Propriedade Industrial, a principal característica da marca é a sua adequação à função de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos idênticos serviços ou produtos de outra empresa perante os consumidores.--------------------------

 “Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice da qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeita com eles, ou por ter a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada" ([1]).-----------------

Ao sinal ou conjunto de sinais que constituem a marca têm sido atribuídas pela doutrina diversas funções que, em termos práticos, se podem reunir em três: a da distinção que proporciona em relação aos produtos ou serviço congéneres; a da sugestão aos consumidores e potenciais clientes apelando à sua utilização ou consumo; e a da garantia associada aos produtos que representa ([2]).----------

Para o caso presente relevam em particular o primeiro e o último aspecto por neles se manifestarem dois tipos de interesses: "o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores ; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida" ([3]).            

È nisso consiste, em síntese, o basilar princípio da novidade e da especialidade da marca.              

A principal aplicação de tal princípio reporta-se à necessidade de garantir a eficácia da marca como sinal distintivo. E para que a marca cumpra eficazmente a sua eficácia distintiva no comércio e simultaneamente a sua função de garantia do consumidor, é forçoso assegurar a inexistência de outra marca igual ou que com ela se confunda e garantir ao consumidor a suficiente segurança na decisão de adquirir determinado produto ou serviço e impedindo as imitações ou usurpações que favoreçam ou proporcionem a confusão.-----------------------------------------------------------------

4. Para que se possa concluir que uma determinada marca constitui imitação ou usurpação, total ou parcial, de outra marca registada é necessário que cumulativamente se verifique que:------

a) a marca imitada ou usurpada beneficia de prioridade de registo, pois que sendo através da inscrição no registo que se obtêm a tutela que a lei confere à marca, a ordem de inscrição determina a primazia da tutela em caso de conflito;---------------------------

b) ambas as marcas em confronto se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, sendo, por isso, de primordial importância a Classificação Internacional de Nice de produtos e serviços para efeito de registo de marca;----------------

c) ambas as marcas apresentem suficiente semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza o consumidor em erro ou confusão, ou que entre ambas se possa estabelecer alguma associação de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto entre elas.--------------------------------------------------------------------

Do que vem de ser dito logo se intui que o fim visado pela proibição de imitação ou usurpação de marcas se centra no último dos aspectos acima mencionados, ou seja, na necessidade de prevenção de utilização no comércio de marcas que pela sua semelhança, se possam confundir entre si e criar no consumidor erro acerca dos produtos ou serviços que lhe são oferecidos e que as marcas assinalam.            

Estão, pois, em causa critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos), e de natureza subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).        

5. A eficácia da marca como sinal distintivo implica, como já se disse, que não exista outra igual, pelo que importa impedir as suas imitações ou usurpações.-----------------------------------------------------

Estatui o artigo 258º do Código da Propriedade Industrial que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.----------

Por outro lado o artigo 4º nº 4 do mesmo Código estabelece que “os registos de marcas, de logótipos e de denominação de origem e de indicações geográficas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo”.-----------------------------

Acresce que, por força do disposto no artigo 238.º nº 4 alínea d) do Código da Propriedade Industrial, é também recusado o registo de uma marca quando ela contenha em todos ou alguns dos seus elementos “sinais que sejam susceptíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina”.            

E o artigo 239º nº 1 alínea a) do Código da Propriedade Industrial também prevê a recusa da marca que constitua “a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.------------------------

No caso dos autos e dados os fins estatutários prosseguidos pelo autor importa ainda trazer à discussão o disposto no artigo 305º do Código da Propriedade Industrial, preceito que contem a definição das denominações de origem e prevê as condições em que podem ser utilizadas.--------

De acordo com tal normativo a denominação de origem de uma determinada região geográfica serve para designar produtos originários dessa região ou local cujas qualidades, ou características, se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem nessa área geográfica.------------------------------------

Trata-se, mais uma vez se salienta, de um conjunto articulado de regras tendo em vista garantir aos detentores das marcas a respectiva exploração exclusiva e aos consumidores em geral a confiança quando adquirem produtos ou serviços que elas assinalam.---------------------------------------------------

Feita esta breve análise dos preceitos abstractamente aplicáveis vejamos então quais os contornos do caso presente e a aplicabilidade, em concreto, das normas e princípios acabados de enunciar.

6. A primeira questão colocada é a da prioridade do registo da marca da ré/apelante.        

A ré/apelante vem sustentar que o pedido de registo da sua marca é anterior ao pedido de registo da Denominação de Origem do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto - o pedido de registo da ré/apelante foi efectuado em 27 de Novembro de 2001, portanto em data anterior ao pedido de registo da Denominação de origem do autor/apelado, que foi solicitado em 11 de Janeiro de 2002.---------------

De acordo com o artigo 11º, n° 1 do Código da Propriedade Industrial, é a data do pedido que determina a prioridade. E assim sendo, à primeira vista poderia pensar-se que a Recorrente tem razão.            

Contudo, como vem provado, “Douro” constitui uma denominação de origem reconhecida desde 1907. Tal como, aliás, a denominação de origem "Porto", inscrita no INPI, destinada a "produtos vinícolas definidos pelo art. 1° do Decreto-Lei 7934 de 10 de Dezembro de 1921.--------------------------------------

Na verdade, os Decretos de 10 de Maio de 1907 e de 27 de Novembro de 1908, vêm reconhecer legalmente as denominações de origem Porto, Douro e outras. Posteriormente, este reconhecimento foi confirmado pela Portaria n.º 1080/82, de 17 de Novembro e ainda pelo Decreto-Lei nº 254/98, de 11 de Agosto e pelo Decreto-Lei nº 190/2001, de 25 de Junho.---------------------

Em suma, a denominação de origem “Douro” está reconhecida e protegida por legislação anterior ao registo da marca da ré/apelante, destina-se a produtos vinícolas e pertence ao autor/recorrido a quem cabe a protecção e defesa da denominação de origem “Douro” e “Porto”.----------------------

O pedido de registo da sua marca feito pela ré/apelante junto do INPI é, de facto, anterior ao pedido do registo do autor/apelado.------

Contudo, independentemente da anterioridade do pedido feito pela ré/apelante junto do INPI, o certo é que a denominação de origem “Douro” merece a tutela legal que lhe foi conferida desde 1907.           

7. Já atrás se salientou que a função da marca é essencialmente distintiva e se afirma na sua capacidade para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos serviços dos de outra empresa.      

Como refere Carlos Olavo, para “que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos e serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços” ([4]).              

A ré/apelante obteve o registo da marca nacional n° 360.388 "Telhadouro", destinada a assinalar vinhos na classe 33ª da Classificação Internacional de Nice, registo esse que legitimou a ré/apelante a comercializar os seus vinhos desde então com essa marca.--------------------------------------------------------------------

O autor invoca como fundamento do seu pedido de anulação do registo dessa marca o facto de ela constituir uma imitação de um sinal ou marca prioritário – “Douro” – susceptível de induzir o consumidor em erro acerca das características e proveniência geográfica dos vinhos que assinala, sugerindo falsamente que o mesmo provêm da Região Demarcada do Douro ou, pelo menos, que contêm vinho dessa região, para além de constituir imitação da denominação de origem “Douro” a que não tem direito.   

Na douta sentença impugnada considerou-se que face às semelhanças gráficas e fonéticas de ambas as marcas, à coincidência dos produtos que ambas assinalam e ao facto de a marca “Douro” ser uma marca “forte”, no sentido de que possui inegável projecção nacional e internacional – ao contrário da marca “Telhadouro” – se verificava, em concreto, um sério risco de confusão entre ambas por parte de um consumidor “normal” desse tipo de produtos, já que a visão do conjunto da marca anulanda contem elementos muito relevantes que a aproximam da marca prioritária.------------------------

8. O juízo de confundibilidade entre a marca nacional “Telhadouro” e a marca “Douro” indicativa da proveniência geográfica de produtos que aquela marca assinala (vinhos) só pode ser formulado após análise, em concreto, dos elementos e características que integram cada uma das marcas e dos produtos que eles se destinam a assinalar ([5]). ------------------------

Porque está em confronto uma marca de um produto, no caso vinhos, e uma marca que assinala uma denominação de origem, o que é verdadeiramente relevante é aferir da possibilidade de a marca de vinhos com o nome “Telhadouro” ser considerada pelo público consumidor como oriunda da região do Douro ou da Região Demarcada do Douro com as características e qualidades reconhecidas aos produtos vinícolas dela provenientes.-------------

Apesar da existência de nomes em cuja composição entra a palavra “douro” ser relativamente comum na língua portuguesa – como o são também os nomes, inclusive de marcas e/ou serviços, contendo as expressões “de ouro” ou “d’ouro” – a palavra "Telhadouro" não consta do léxico português. A própria ré o admite na sua contestação.-------------------------------------------------------

Tanto quanto se alcança o nome da marca terá sido criado a partir da aglutinação das palavras “Telha” e “douro” ou “de ouro” e o seu significado, admite-se, poderá ser o de uma cobertura ou um telhado dourado. O nome em causa terá sido escolhido em função da alegada proveniência das uvas a partir da qual o vinho é produzido: uma propriedade sita no local denominado “Casal do Telhadouro”.

Nada disso, porém, altera os termos da questão que se coloca a este tribunal e que é a de saber se a marca é ou não susceptível de causar confusão no público consumidor acerca da origem ou proveniência do vinho comercializada com aquela marca, assente que está que o vinho de marca “Telhadouro” não tem origem nem é produzido na Região Demarcada do Douro ou sequer na região do Douro mas sim na região de Torres Vedras.-------------------

9. O registo da marca 360.338 “Telhadouro” compreende apenas o nome e a especificação de que se trata de produtos da classe 33ª da Calssificação Internacional de Nice – vinhos.--------------

Ora a marca “Telhadouro”, tal como está registada, reproduz integralmente a denominação de origem “Douro”, integrando nela a grafia e a fonética desta. ------------------------------------------------

Por outro lado, a marca “Telhadouro” assinala produtos da classe 33ª – vinhos, sendo sua titular a Sociedade Vitivinicola do Formigal, Ldª, que se situa na Região de Torres Vedras, onde o vinho da sua marca é produzido.------------------------------------

Nenhuma ligação se indicia portanto com o Douro ou a sua região.------------------------

Os vinhos são, como é publico e notório, um dos produtos de excelência provenientes da região do Douro, em especial da Região Demarcada do Douro desde, pelo menos, meados do Século XVIII.

A reprodução integral da palavra, também registada como denominação de origem, “Douro”, mesmo que inserida na parte final da marca da ré/apelante, pela sua forte capacidade distintiva não deixa de poder induzir os consumidores em erro acerca da proveniência do vinho daquela marca, fazendo-lhes crer que provêm da região do Douro e/ou que possui características e qualidades inerentes aos vinhos daquele região.-------------------

Ou, no mínimo, como se escreve na douta sentença impugnada “um consumidor normal e médio deste tipo de produtos (…) terá dificuldade em não a confundir (a marca “Telhadouro”) com vinhos provenientes da região do Douro (…) em termos de julgar que não está a adquirir produtos vinícolas do Douro”               

Daí que houvesse fundamento para a recusa do registo da marca “Telhadouro”, tal como prevê o artigo 238º nº 4 alínea d) do Código da Propriedade Industrial, ou o artigo 239 nº 1 alínea a) do mesmo diploma.---------------------------------------------------------------

10. A douta sentença impugnada invocou ainda, e a nosso ver bem, uma outra ordem de razões ao considerar o prestígio da denominação “Douro” e o sinal constituído por esse vocábulo como merecedor de protecção adicional.----------------------------------

De facto as marcas não são tratadas todas de igual forma, porque nem todas têm as mesmas características ou possuem as mesmas capacidades de individualização dos produtos ou serviços que assinalam.          

A protecção concedida às marcas de grande prestígio constituindo uma excepção ao princípio da especialidade, não visa tanto a tutela da função distintiva das marcas, mas sim a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) dessas marcas.          

E daí que no artigo 242º do Código da Propriedade Industrial se protejam especialmente essas marcas ao estabelecer uma protecção adicional prevendo que o pedido de registo seja igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-lo.------------------------------------

Se tivermos presente que a denominação de origem “Douro” tem um elevado valor simbólico e é reconhecida pela generalidade do público e que, como já se esclareceu, da apreciação global das marcas em presença e dos elementos que as compõe, bem como da respectiva grafia e fonética, se extrai que entre as duas marcas existe a possibilidade de confusão no que toca à proveniência dos vinhos da marca “Telhadouro”, logo concluiremos que também por esse motivo deveria ter sido recusada a marca da ré/apelante.------------------------------------------------------------

11. Em conclusão bem andou, a nosso ver, a douta sentença impugnada ao considerar que a marca “Telhadouro” não possuía características de novidade que permitissem assegurar o cumprimento da sua função identificadora, sendo susceptível de criar erro ou confusão no consumidor acerca da proveniência dos vinhos que só a denominação de origem “Douro” assegura.---------

Deve, por isso, confirmar-se a douta sentença impugnada e manter a anulação do registo da marca 360.388 “Telhadouro” e o seu cancelamento, como nela se decidiu.----------------------

Assim sendo, em conclusão:------------------------------------------

1. A marca constitui um sinal que tem uma função essencialmente identificadora e distintiva dos produtos ou serviços que assinala em relação aos produtos ou serviços afins;-----------------------

2. A marca tem também uma função de tutela da confiança dos consumidores não podendo ser susceptível de os induzir em erro acerca das características ou qualidades do produto ou serviço que assinala.        

3. A marca “Telhadouro” destinada a assinalar vinhos que não são produzidos na região do Douro, é susceptível de gerar nos consumidores erro ou confusão acerca da proveniência do produto ou das suas qualidades no confronto com a marca “Douro” destinada aos vinhos oriundos dessa região.       

III – DECISÃO

Por tudo quanto vem de ser exposto, acordam em julgar improcedente a apelação e em confirmar a douta sentença impugnada, mantendo a anulação do registo da marca nacional nº 360.388 “Telhadouro” e o seu cancelamento.------------------

Custas em ambas as instâncias pela ré apelante.----------------------

Lisboa, 21 de Março de 2013

Manuel José Aguiar Pereira (relator, por vencimento)

Maria de Fátima Pinto Galante (vencida conforme declaração de voto junta)

Gilberto Martinho dos Santos Jorge

Votei vencida, pelas razões e fundamentos que se seguem:

1. Em causa está a anulação do registo, da marca nacional n° 360388 “TELHADOURO”, concedido pelo INPI de que é titular a Recorrente, destinada a assinalar produtos da classe 33ª, VINHOS, registo este datado de 15/09/2003.

Pode dizer-se que a Apelante obteve, com efeitos desde 27 de Novembro de 2001, o registo de uma verdadeira “marca de empresa”, a marca nacional n° 360388 "TELHADOURO", destinada a assinalar vinhos na classe 33, que legitimou a Apelante a comercializar os seus vinhos desde então.

O juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto ([6]). Para que se conclua se dois sinais distintivos são susceptíveis de se confundir com facilidade, e, assim, induzir em erro o consumidor, tem de se proceder à sua comparação gráfica e fonética.

Passemos então à apreciação da matéria que respeita à eventual imitação da marca TELHADOURO com registo anterior “DOURO”, para assinalar a denominação de origem e de que é titular a Recorrida.

2. Quanto à avaliação comparativa dos sinais em confronto e partindo do princípio que, no conjunto, a semelhança tem que ser apta a estabelecer confusão, estão em confronto a marca TELHADOURO e a Denominação de Origem “DOURO”.

Assim, a marca da Apelante pode ser entendida como a junção de três palavras “telha+de+ouro”, que se aglutinam numa única expressão, “telhadouro”.

Quanto à vertente conceptual, da averiguação feita pode dizer-se que a palavra "TELHADOURO" não existe, ou pelo menos, não consta do tradicional léxico português. Foram encontradas palavras como “telhadela”, “telhadinho”, “telhado”, “telhal”, “telheiro”, “telhadura”, mas não, “telhadouro”.

Pelo posicionamento, o elemento "douro", face ao substantivo "telha", é um sufixo, facto comum na língua portuguesa. Numa interpretação da marca registada, no seu conjunto, não pode deixar de se levar em conta que o vocábulo “douro”, como sufixo, para além de invocar a cidade ou região do mesmo nome, entra na composição de inúmeras palavras, como embarcadouro, bebedouro, lavadouro, miradouro, duradouro.

Ainda pelo posicionamento que o elemento "douro" ocupa enquanto sufixo da palavra singular e de fantasia que representa a marca registada "TELHADOURO", também se afigura que nada sugere em relação aos vinhos, afastando da memória residual do consumidor, espontaneamente, qualquer tipo de associação ao DOURO. O que vem à ideia quando se lê a palavra de fantasia “telhadouro” a ideia de telha ou telhado de ouro, dourado.

Assim, do ponto de vista gráfico, torna-se evidente a diferenciação entre as duas marcas. Basta o simples cotejo entre os elementos nominativos que são diferentes.

Quanto ao aspecto fonético, sendo certo que um dos vocábulos que compõe a marca da Recorrente faz parte da marca da Recorrida, também se afigura que os elementos fonéticos não são idóneos para perdurar na memória do público e levar à eventual semelhança ou imitação. Ora, se se tem como ponto de partida a percepção do consumidor, quer dizer que a operação que importa realizar consiste numa comparação entre "um sinal e a memória que se possa ter doutro" [7] e isto porque raramente o consumidor quando compra um produto determinado, com marca semelhante a outro que já conhecia, tem à vista as duas marcas, para fazer um exame comparativo: compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.

A palavra “DOURO”, não é só por si suficiente para caracterizar a marca da Recorrente, pois forma um conjunto homogéneo com a palavra que a antecede e que aqui funciona como prefixo “TELHA”, que aqui surge como elemento dominante da marca. O mesmo se diga quanto ao registo fonético, pois o seu conjunto “TELHADOURO” tem uma sonoridade global distintiva.

Afigura-se, assim, inexistir uma qualificada semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os registos em confronto, pelo que, ao invés do decidido em 1ª instancia, se entende que não se verifica do ponto de vista do consumidor médio a possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos e serviços, não se justificando, em princípio, a revogação do despacho administrativo que em 2003 deferiu o pedido de registo da Apelante.

Em conclusão é, portanto, a impressão de conjunto que se torna decisiva na valoração de quando pode confundir-se o consumidor médio do círculo interessado e que, no caso, não se verifica.

3. Por último, afigura-se relevante ter em conta que o vinho que se comercializa através desta marca é produzido numa propriedade "Casal Telhadouro". Com efeito e como está provado, um dos seus sócios da Apelante tem registado em seu nome o prédio rústico registado na respectiva Conservatória com a denominação "Casal do Telhadouro”, além de que a Apelante é associada da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, à qual compete controlar a origem, garantir a genuinidade dos vinhos produzidos na Região Vitivinícola de Lisboa.

Não pode também escamutear-se a circunstância de que, no caso, não estamos perante um caso de concessão de marca mas, sim, perante uma situação de revogação de marca que licitamente está no mercado há cerca de uma década. No entanto, não foram alegados factos que sustentem a alegada confusão e o prejuízo que a Apelada invoca com vista à revogação da marca. Não há notícia de existência de confusão ou erro do consumidor no mercado.

4. A sentença recorrida considerou, ainda o prestígio da denominação Douro e ser de «grande prestígio» o sinal constituído por esse vocábulo, gozando, assim, de protecção adicional.

A protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, representando uma solução anómala numa ordem económica de livre concorrência assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços, constitui uma excepção ao princípio da especialidade atrás referido, na medida em que não está tanto em causa a tutela da função distintiva das marcas, mas antes a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) das marcas de grande prestígio.

As marcas de grande prestígio gozam efectivamente de protecção adicional, nos termos do artigo 242º do CPI, segundo o qual, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-lo.

De facto, ainda que estejamos perante uma denominação de origem “DOURO” e não perante uma marca, é certo que tem um elevado valor simbólico e é reconhecida pela generalidade do público. Mas ainda que a denominação de origem em causa da Apelado, possa beneficiar de protecção adicional ao nível sobredito, necessário seria dar como assentes factos donde derivasse a possibilidade de confusão no consumidor, levado a atribuir a origem dos produtos ou serviços a um denominador comum pensando tratar-se da mesma organização[8].

Atendendo, porém a tudo quanto exposto fica, não se afigura legítimo afirmar que o uso da marca da Recorrente possa levar à prática de actos da concorrência desleal, ainda que não intencional, não sendo verosímil que o consumidor médio deste tipo de produtos e serviços caia no erro grosseiro de as associar.
Fazendo uma apreciação global das marcas em presença e dos elementos que as compõe, considerando o mais impressivo ou o que mais perdura na memória, na conjugação do aspecto gráfico com o fonético, como supra se referiu, entende-se que entre as duas marcas não existe a possibilidade de confusão e de concorrência no mercado, para os produtos assinalados.
Tudo isto para concluir que não é confundível a marca “TELHADOURO” com a denominação de origem DOURO, pelo que julgaria procedente a apelação revogando a decisão recorrida que determinou a anulação do registo de marca nº 360.388 e o seu cancelamento.

Lisboa, 21 de Março de 2013

(Fátima Galante)



[1] Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 4ª edição, revista e aumentada, Universidade Lusíada, Lisboa, 1996, pag. 243.
[2] Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pags. 141-142.

[3] Pedro Portellano Diez, La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, pag. 264.
[4] Carlos Olavo, Protecção jurídica do titular da marca, Revista do CEJ, n.º 4, p. 209.

[5] Nogueira Serens, A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso Direito futuro), Coimbra, 1995, pag. 09.

[6] Nogueira Serens, A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso Direito futuro), Coimbra, 1995, pag. 09.
[7] Carlos Olavo, ob. cit., pag. 51.

[8] Américo da Silva Carvalho, Marca Comunitária, Cª Editora, pags. 82 e segs, citado na sentença recorrida.