Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:
123/14-9YHLSB.L1-2
Relator: JORGE VILAÇA
Descritores: MARCAS
REGISTO DE MARCA
Nº do Documento: RL
Data do Acordão: 04/21/2016
Votação: UNANIMIDADE
Texto Integral: S
Meio Processual: APELAÇÃO
Decisão: IMPROCEDENTE
Sumário:
I - Não preenche o requisito previsto da alínea b) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, a marca destinada a assinalar serviços de aluguer de alojamento temporário, casas de turismo, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice em confronto com marcas destinadas a assinalar vinhos da região do Dão na classe 33 da referida Classificação, por nos produtos de uma e outras não serem idênticos e também não existir afinidade entre aquela actividade e a produção e comercialização de vinhos de modo a criar confusão no consumidor.
II - Não releva para efeitos dos artºs 239º e 245º do CPI o facto de o titular primeira marca referida no ponto anterior se dedicar à actividade de vitivinicultura e produção de vinhos e que não está abrangida pela marca em causa.
Decisão Texto Parcial:
Decisão Texto Integral: Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
I

Relatório


S VINHOS, S.A.
Recorreu do despacho do Directora de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 514126 (sinal verbal) “QUINTA DO CARVALHAL”.
Alegando, em síntese, o seguinte:
· O recorrido A requereu o registo da referida marca nacional para assinalar “azeite”, na classe 29 da Classificação Internacional de Nice, “vinhos”, na classe 33, e serviços de “aluguer de alojamento temporário; casa de turismo”, na classe 43, sendo que posteriormente alterou a referida lista de produtos, removendo o produto “azeite”, na classe 29.
· A recorrente apresentou reclamação em que invocava imitação das suas marcas prioritárias “QUINTA DOS CARVALHAIS”, destinada a assinalar “vinhos”, também na mencionada classe 33, tendo o INPI deferido o peticionado registo da marca n.º 514126, para assinalar os serviços requeridos na classe 43, indeferindo a pretensão registral quanto a “vinhos”, na classe 33.
· O registo da referida marca n.º 514126 deve também ser rejeitado quanto aos serviços de “aluguer de alojamento temporário; casas de turismo”, na classe 43, uma vez que existe uma relação de complementaridade entre estes e os produtos assinalados pelas suas marcas comunitárias prioritárias, a saber a marca n.º 3424637 “QUINTA DOS CARVALHAIS” e a marca n.º 3974219, ambas registadas para identificar “vinhos da região do Dão”, na classe 33, verificando-se assim afinidade entre os referidos serviços e estes produtos e uma forte semelhança gráfica e fonética entre os sinais, a que acresce a possibilidade de o recorrido vir a praticar actos de concorrência desleal, independentemente da sua intenção.
· Conclui no sentido da revogação do despacho recorrido e sua substituição por outro que determine a recusa total do registo da marca nacional n.º 514126.

Regularmente citada, a parte contrária apresentou resposta.

No despacho saneador foi afirmada a validade e regularidade da instância e foi proferida sentença que, negando provimento a recurso, decidiu manter o despacho recorrido.

Não se conformando com aquela sentença, dela interpôs recurso a S. VINHOS, S.A., que nas suas alegações formulou as seguintes “CONCLUSÕES”:
– Na sentença de 30 de Abril de 2015, proferida nos autos, considerou-se – e bem – que no presente confronto da marca nacional n.º 514126 (sinal verbal) “QUINTA DO CARVALHAL”, do Recorrido, com as marcas comunitárias n.º 3424637 (sinal verbal) “QUINTA DOS CARVALHAIS” e n.º 3974219 (sinal misto) , da Recorrente, está preenchido o requisito de imitação da prioridade da marca registada (al. a) supra), mas que não se verifica o requisito da identidade ou afinidade entre produtos e serviços (al. b) supra).
- O Tribunal a quo não se pronunciou sobre o requisito da al. c) do n.º 1 do art.º 245.º do CPI, por tal se tornar desnecessário, em face da conclusão (com a qual a Recorrente não concorda), de que não se verifica o requisito, cumulativo, de imitação da al. b) da mesma norma.
- A Recorrente discorda do entendimento que ditou a sentença recorrida, de que não existe afinidade entre vinhos da região do Dão (classe 33.ª) e serviços de alojamento, hoteleiros ou de restauração (classe 43.ª).
- A doutrina perfilhada na sentença recorrida sobre a expectativa do consumidor de serviços de alojamento turístico de os poder associar à produção de vinhos, é oposta à doutrina que tem sido seguida em várias decisões judiciais, em que se tem considerado existir uma relação de complementaridade ou acessoriedade entre aqueles serviços e produtos.
- Para uma correcta resposta à questão da afinidade entre os produtos e os serviços a que se destinam as marcas em confronto, importa não perder de vista o caso concreto, a começar pela documentação junta à resposta ao recurso que foi deduzida pelo Recorrido – cf. requerimento Ref.ª 17362072, de 11/07/2014.
- Nos documentos n.ºs 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12 juntos pelo Recorrido aos autos, sobressai que as actividades a que se dedica na “QUINTA DO CARVALHAL” são a “VITICULTURA”, a «PRODUÇÃO DE VINHOS COMUNS E LICOROSOS» e de exploração de «Estabelecimentos de bebidas com espectáculo».
- Mais do que expectável, é seguro que os “serviços de alojamento, hoteleiros ou de restauração” que o Recorrido assinalasse com a marca “QUINTA DO CARVALHAL” viessem a estar associados e em complementaridade com o fabrico e comercialização de vinhos, incluindo «Estabelecimentos de bebidas com espectáculo».
- Na sentença recorrida também não se atribui nenhuma relevância ao facto de o pedido de registo da marca “QUINTA DO CARVALHAL”, se destinar a assinalar “vinhos” (tendo sido recusado para estes produtos), facto que não permite duvidar de que o Recorrido tem interesse em assinalar tais produtos e de os vender no seu estabelecimento de alojamento e turismo – e, recorde-se que no documento n.º 5 o Recorrido descreve a sua actividade como sendo de «Estabelecimentos de bebidas com espectáculo».
- Existe a possibilidade, perfeitamente razoável e antecipável, de os consumidores virem a relacionar os serviços “QUINTA DO CARVALHAL” com os vinhos “QUINTA DOS CARVALHAIS”, supondo terem uns e outros a mesma origem empresarial.
10ª - Contrariamente ao que se considera na sentença recorrida, existe uma relação de complementaridade e de associação entre os serviços da classe 43.ª a que se destina a marca registanda, com os produtos da classe 33.ª protegidos pelas marcas da Recorrente.
11ª - Na sentença recorrida fez-se uma incorrecta interpretação e aplicação ao caso do art.º 245.º, n.º 1, al. b) do CPI, o qual se verifica in casu.
12ª - No presente confronto de marcas também concorre o requisito de imitação previsto na al. c) do n.º 1 do art.º do CPI, como aliás o INPI decidiu, ao recusar o registo da marca para os produtos da classe 33.ª.
13ª - Com feito, é pacífico existir a possibilidade de confusão entre palavras com o mesmo radical, bem como entre as palavras derivadas (CARVALHAL, CARVALHAIS, etc.) com o seu próprio radical (CARVALHO).
14ª - É que, nesses casos, para além das semelhanças gráficas e fonéticas que tais sinais têm entre si, existe uma “radical” semelhança ideológica que o consumidor inevitavelmente conserva na sua memória.
15ª - Os sinais distintivos da Recorrente são caracterizados pela palavra “CARVALHAIS”, tendo esta o significado de conjunto de matas de carvalho, enquanto a marca registada é caracterizada pelo singular daquela: “CARVALHAL”.
16ª - A sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação ao caso do disposto no art.º 245.º, n.º 1, al. b) do CPI, e, estando também preenchidos os restantes requisitos do conceito legal de imitação de marca, violou o artigo 239.º, n.º 1, al. a) do CPI, que determina a recusa do registo de uma marca com fundamento em imitação de marca anteriormente registada.
17ª - Acresce que, tal como o INPI decidiu – e bem – no despacho recorrido nos autos, sobre os produtos da classe 33.ª, também no que concerne aos serviços da classe 43.ª, o uso da marca “QUINTA DO CARVALHAL” possibilitará ao Recorrido, mesmo que independentemente da sua intenção, vir a praticar actos de confusão com os produtos “QUINTA DOS CARVALHAIS”, da Recorrente, pois bem poderão uns e outros ser atribuídos à mesma origem empresarial, o que constitui concorrência desleal.
18ª - Como tal, a sentença recorrida violou, também, o art.º 239.º, n.º 1, al. e) do CPI.

Não foram apresentadas contra-alegações.

II

- FACTOS
Na sentença recorrida foram considerados assentes os seguintes factos:
1) Em 19-05-2013, o recorrido apresentou o pedido de registo da marca nacional n.º 514126 (sinal verbal) “QUINTA DO CARVALHAL”.
2) Em 12-07-2014, o INPI deferiu parcialmente o pedido de registo da referida marca nacional n.º 514126, admitindo-o para assinalar serviços de “aluguer de alojamento temporário; casas de turismo”, na classe 43 da Classificação Internacional de Nice.
3) A recorrente é titular do registo das seguintes marcas comunitárias:
a) marca comunitária n.º 3424637 (sinal verbal) “QUINTA DOS CARVALHAIS” , com registo pedido em 29-10-2003 e concedido em 25-04-2006, destinada a assinalar “vinhos da região do Dão”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice, e
b) marca comunitária n.º 3974219 (sinal misto) , com registo pedido em 12-08-2004 e concedido em 05-01-2006, destinada a assinalar “vinhos da região do Dão”, na classe 33 da Classificação Internacional de Nice.

III

- FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre apreciar e decidir:

O objecto do recurso é limitado e definido pelas conclusões da alegação dos recorrentes, pelo que as questões a conhecer no âmbito do presente recurso são as seguintes:
1. Verificação dos requisitos de imitação ou usurpação previstos nas alíneas b) e c) do art.º 245º do CPI;
2. Existência de afinidade entre os produtos e serviços a que se destinam as marcas em confronto e sua importância;
3. Relevância de as actividades a que se dedica o recorrido abrangerem a "vitivinicultura" e a "produção de vinhos comuns e licorosos".

Começamos por transcrever as normas do Código da Propriedade Industrial que a apelante considerada violadas e de outras relevantes, para melhor compreensão da análise que em seguida prossegue.
Artigo 224.º
Propriedade e exclusivo
1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
2 - ….

Artigo 239.º
Outros fundamentos de recusa
1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
c) A infracção de outros direitos de propriedade industrial;
d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;
e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.
2 - …;
3 - ….
Artigo 245.º
Conceito de imitação ou de usurpação
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.



Destinando-se a marca a distinguir produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (art.º 222º, nº 1, do CPI), não sendo admissíveis marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo (art.º 223º, nº 1, alínea a), CPI), tem-se afirmado que a principal função da marca é a função distintiva, ainda que possa complementarmente desempenhar uma função de garantia da qualidade dos produtos e serviços (função derivada) e uma função de publicidade (função complementar), no entendimento perfilhado por Luís Couto Gonçalves (cfr. Manual de Direito Industrial, Almedina, 2ª edição, págs. 183/198, e Função Distintiva da Marca, Almedina, págs. 224/225).
Segundo o mesmo autor, “A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso.
O ónus consubstancia-se no facto de o titular da marca, sob a cominação da perda do seu direito, ter necessidade de garantir o seu uso não enganoso. Isto significa que qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, susceptível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido disso, prévia ou imediatamente, informados, pode implicar a caducidade do registo da marca.” (pág. 190).

Há que ter em conta que pelo registo o titular adquire o direito de propriedade e o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina (artigo 224º, nº 1, CPI), conferindo-lhe o registo o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício das actividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou de associação, no espírito do consumidor (artigo 258º CPI – cfr. Acórdão desta Relação de 26-11-2009, proferido no processo n.º 33/06.3TYLSB, em que foi relatora a Desembargadora Márcia Portela).
Este acórdão prossegue referindo:
“Em consonância, a alínea m) do artigo 239º CPI, prevê como fundamento de recusa do registo a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
Trata-se de corolários do princípio da novidade ou especialidade da marca, segundo o qual, nas palavras de Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, 1973, pg. 327-8,
«a marca há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante. Aliás, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em elemento de confusão».
Na síntese de Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Noções Fundamentais, Colectânea de Jurisprudência, 87, II, 25, «O princípio da novidade da marca traduz-se, portanto, do facto de a marca não poder contrafazer ou imitar outra anteriormente registada para o mesmo produto ou produtos semelhantes».
O legislador assumiu a definição do conceito de imitação ou usurpação no artigo 245º, nº 1, CPI: …

Os requisitos da imitação ou usurpação têm-se mantido estáveis, não obstante as alterações legislativas em matéria de propriedade industrial.
Este preceito é idêntico, no essencial, ao artigo 193º do Código de 1995 e ao artigo 94º do Código de 1940.
Por essa razão, mantêm-se actuais a doutrina e jurisprudência desenvolvida à volta desses normativos.
É assim consensual que, nas palavras de José Gabriel Pinto Coelho, apud acórdão do STJ, de 1981.11.03, BMJ 311º/401, é por intuição sintéctica e não dissecação analítica, que se há-de formular o juízo de confundibilidade entre as marcas em confronto.
Segundo Ferrer Correia, op. cit., pg. 329-30,
«(…) a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas, existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tem conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compara determinado produto marcado com sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.
No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão».
Na síntese do acórdão do STJ, de 2004.04.22, Abílio Vasconcelos Carvalho, www.dgsi.pt.jstj, proc. 04B541,
«(…) o risco de confusão de marcas há-de ser aferido em função do registo de memoriação do consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes da marca em questão».
Tratando-se de marcas mistas, sublinha Ferrer Correia, op. cit., pg. 331-2,
«(…) as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais antiga.»
Na mesma linha de raciocínio, Luís Couto Gonçalves, Manual, cit., pg. 278-9, discorre acerca dos critérios que devem presidir à comparação das marcas:
«O primeiro é de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g., no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro. A razão de ser do critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibilza mais o consumidor não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.
O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante (…).»

Perfilhando todos estes princípios enunciados no citado acórdão e à luz das referências doutrinárias nele citadas, consideramos não haver qualquer confusão entre os sinais identificadores das marcas da apelante e o sinal identificador da marca do apelado.
A marca do recorrido não contém elemento figurativo, mas apenas verbal que pode, nesta parte, pode produzir alguma confusão por parte do cidadão consumidor.
No entanto, para haver confusão entre marcas refere a alínea b) do art.º 245º do CPI que ambas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.
Os requisitos do art.º 245º são cumulativos, pelo que basta a falta de verificação de um deles para que não seja preenchido o conceito de imitação ou de usurpação, enquanto fundamento de recusa do registo de marca nos termos do artr.º 239º do mesmo código.
Contrariamente ao defendido pela apelante, as suas marcas destinam-se a assinalar produtos ou serviços diferentes dos da marca do recorrido.
Com efeito, as suas marcas destinam-se a assinalar produtos da classe 33 da Classificação Internacional de Nice. e a marca do recorrido destina-se assinalar produtos da classe 43 da mesma Classificação.
Não existindo afinidade entre as marcas em confronto deixa de haver fundamento para recusa do registo, tal como foi considerado pelo INPI e pela sentença recorrida proferida na 1ª instância.

No que respeita à relevância das actividades a que se dedica o recorrido para efeitos de preenchimento dos requisitos do art.º 245º do CPI, pelo facto de abrangerem a vitivinicultura e a produção de vinhos comuns e licorosos, não podíamos estar mais em desacordo com toda a argumentação expendida pela apelante.
Não está aqui em causa a actividade desenvolvida pelo recorrido, mas os produtos e serviços a que se destina a marca cuja registo foi aceite pelo INPI e pela sentença recorrida.
O facto de o recorrido se dedicar à vitivinicultura e à produção de vinhos essa circunstância não lhe permite só por si a produção e comercialização de vinhos, de forma protegida, com a designação da marca que agora quer registar, tanto mais o registo solicitado pelo recorrido só em parte foi aceite.
Caso o recorrido venha a querer produzir e a produzir efectivamente vinhos terá de registar uma marca própria para esse efeito e cujos sinais distintivos se não confundam com os de qualquer outra marca já registada para os mesmos produtos e serviços.
Em suma, não se verifica qualquer complementaridade entre a actividade protegida pela marca do recorrido e as marcas da recorrente.
A tese da apelante nessa matéria é um completo exagero.
Acrescentamos, por fim, que a marca da apelante não resulta de uma elevada elaboração intelectual e criativa que possa ter sido considerada uma imitação a criação da marca Quinta do Carvalhal por parte do apelado.

Assim, consideramos que a apelação terá de improceder.

IV

Decisão

Em face de todo o exposto, acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela apelante.

Lisboa, 21 de Abril de 2016

Jorge Vilaça
Vaz Gomes
Jorge Leitão Leal