Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa os juízes abaixo assinados:
Por despacho de 23/02/2017 do Director de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial foi concedido, a requerimento de J de 01/07/2015, para produtos da classe 33 da Classificação Internacional de Nice, vinhos, o registo da marca nacional n.º 549930
Esse pedido teve a oposição de DdS-SPA, titular da, entre outras, marca registada CORVO.
O requerente, em defesa do registo, dizia, em síntese feita por este TRL, que:
(i) a identidade dos produtos em confronto é apenas aparente, na medida em que a marca registanda se destina a proteger vinho da região de Lisboa, mais concretamente de C, enquanto as marcas da DdS se destinam a assinalar vinhos italianos, mais concretamente da região da S. Ora o consumidor de vinhos é um consumidor com um perfil muito específico, que não se limita a avaliar o produto pela marca que lhe é apresentada, mas tanto, ou ainda mais, pela região da qual o vinho é proveniente;
(ii) a marca registanda é uma marca mista, isto é, uma marca composta não só por elementos nominativos, como as da DdS, como também por elementos figurativos; e o elemento nominativo não é CORVO, mas sim CORVUS; tudo isto é suficiente para afastar a confusão ou associação entre esta e as marcas anteriores da DdS;
(iii) a DdS não é titular de um direito de exclusividade sobre o vocábulo CORVO para proteger produtos da classe 33, pois que existem muitos outros registos de marcas nacionais para essa classe vigentes em Portugal que incluem na sua composição a palavra CORVO, tais como: 325886 - CASA DO CORVO; 503099 - CORVO AZUL; 537884 - FRAGA DO CORVO; 551499 - PENEDO DO CORVO; 178703 – CUERVO; 121136 – CORVAL; 462180 - CORVOS DE LISBOA; 523473 - CABEÇO DOS CORVOS;
(iv) não se verificando qualquer possibilidade de confusão entre as marcas em confronto, também não há possibilidade de se verificarem situações de concorrência desleal, pelo que é inaplicável o disposto no art. 239/1-e do CPI.
A análise feito pelo Técnico do INPI foi a seguinte, na parte que importa e com alguma síntese feita agora:
(i) Os sinais da DdS são CORVO, CORVO SCIARANÈRA e CORVO ONIRIS.
(ii) Estas as marcas reclamantes gozam de prioridade relativamente ao pedido de registo [do requerente].
(iii) Entre os produtos especificamente requeridos – vinhos e os produtos concretamente protegidos na mesma classe pelas marcas registadas, independentemente das características especiais que os produtos em cotejo possam apresentar no comércio, estabelece-se total identidade.
(iv) Do confronto entre a marca requerida e as marcas prioritariamente registadas não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas ou outras susceptíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação, ou mesmo, de favorecer situações de concorrência desleal contra a reclamante; com efeito, o conjunto misto registando “CORVUS III” combina elementos verbais e figurativos cuja composição original projecta uma impressão global suficientemente distinta daquela que é transmitida pelas marcas anteriores, afastando, por isso, qualquer risco de confusão entre os sinais litigantes.
(v) Mais a mais, como o contestante bem frisou, no território nacional encontram-se vigentes outros registos de marcas caracterizados pela palavra “Corvo(s)”, em nome de terceiros, para assinalar produtos na mesma classe, tais como [para além de cinco dos referidos pelo contestante]: 520273 - BAJANCAS VINHA DO CORVO, 326085 - MORGADO DO CORVO [alguns deles posteriores à marca registanda).
(vi) Ora, perante a coexistência dos registos anteriormente mencionados, não parece razoável, a DdS exigir agora uma distância maior entre as marcas litigantes relativamente à que foi observada aquando a constituição daqueles direitos.
A DdS recorreu, ao abrigo do disposto no artigo 39 e seguintes do Código da Propriedade Industrial (= CPI), deste despacho para o Tribunal da Propriedade Intelectual, pedindo que fosse revogado e recusada a concessão do registo de marca referido.
Aquele tribunal julgou logo o recurso improcedente e agora a DdS recorre dessa sentença para este tribunal, com o mesmo fim.
O requerente não contra-alegou.
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A questão a decidir é a de saber se a marca devia ter sido recusada.
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Para além dos que resultam do § inicial do relatório deste acórdão, foram dados como provados os seguintes factos que interessam à decisão da questão:
1. A DdS é titular da marca da União Europeia nº 1307446 CORVO [marca nominativa], para assinalar produtos da classe 33ª da Classificação Internacional de Nice – vinhos, pedida em 07/09/1999 e concedida em 18/10/2000.
2. E ainda da marca nº 3670874 CORVO ONIRIS [marca nominativa], para assinalar produtos da classe 33ª – vinhos, bebidas alcoólicas de forte graduação e licores, pedida em 27/02/2004 e concedida em 08/07/2005.
3. Bem como da marca da União Europeia nº 4200176 CORVO SCIARANÈRA [marca nominativa], para assinalar produtos da classe 33ª - bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), pedida em 26/01/2005 e concedida em 27/03/2006.
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As normas que de imediato interessam à decisão da questão são as seguintes:
Artigo 222 - Constituição da marca
1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
[…]
Artigo 223 – Excepções
1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:
a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;
[…]
c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
[…]
2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.
[…]
Artigo 224 do CPI - Propriedade e exclusivo
1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.
[…]
Artigo 238 do CPI – Fundamentos de recusa do registo
1 - Para além do que se dispõe no artigo 24.º, o registo de uma marca é recusado quando esta:
a) Seja constituída por sinais insusceptíveis de representação gráfica;
b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo;
c) Seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 223.º;
[…]
3 - Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo.
Art. 239 do CPI:
1. Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
[…]
e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.
Art. 245 do CPI:
1. A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Artigo 258 do CPI - Direitos conferidos pelo registo
O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.
Art. 317 do CPI
1. Concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente:
a) os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.
[…]
Art. 16/1 do Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho, sobre a Marca da União Europeia (= RMUE):
“1. Salvo disposição em contrário dos artigos 17 a 24, a marca [da UE] enquanto objecto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da [União] como uma marca nacional registada no Estado‑Membro […]”
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A fundamentação da improcedência do pedido foi a seguinte (transcreve-se todo o conteúdo útil da sentença, com excepção das normas já transcritas acima e faz-se alguma simplificação; a numeração foi colocada agora):
1. A questão é a de saber se a nova marca é imitação das marcas da DdS, susceptível de gerar confusão no consumidor.
2. “Marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes” (ac. do STJ de 11/01/2011, proc. 627/06.7TBAMT.P1, e Ferrer Correia - Lições de Direito Comercial, vol. I, p. 253).
3. A função essencial da marca é a distintiva. Com efeito, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cumprindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala (cf. Luís Couto Gonçalves - Direito de Marcas, pp. 17-30).
4. Dos artigos 238 e 239 do CPI resultam os fundamentos de recusa de registo que consubstanciam proibições ao registo de marca e restringem a sua composição, que é em princípio livre.
5. No caso dos autos, não restam dúvidas da prioridade do registo das marcas da titularidade da DdS nem da identidade ou afinidade entre os seus serviços ou os produtos do requerente.
6. O que falta apenas saber se há ou não imitação das marcas em causa, ou seja, se existe imitação ou confundibilidade relevante entre a nova marca e as marcas da DdS que implique o risco de diluição da capacidade distintiva destes, ou que as pudesse prejudicar.
7. “O consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.” “No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão. Se, por exemplo, se trata de um produto consumido em regra por pessoas de certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será tão fácil como nos casos em que determinado produto se destine de preferência a camadas sociais de cultura rudimental (Ferrer Correia - Lições de Direito Comercial, 1994, p. 188).
8. No caso em apreço, verifica-se que, dos sinais em confronto, as marcas da DdS são meramente nominativos ou verbais, isto é, compostas por vocábulos e a nova marca é mista, já que é composta por um sinal verbal e um desenhistico.
9. O único ponto de encontro entre os sinais em confronto consiste nas letras CORV. Ora, relativamente à reprodução fonética existe alguma (não total) similitude quanto à pronunciação verbal da expressão CORV, mas a terminação do vocábulo é totalmente diversa. Se a nova marca fosse CORVINA, também a 1ª silaba seria idêntica à dos sinais da DdS, mas a divergência fonética da restante sílaba seria, tal como a ora em análise, totalmente diversa.
10. Mas mais, o sinal tem que ser apreciado no seu conjunto, e não parcialmente, pelos pontos eventualmente comuns, e, como se referiu, a reprodução fonética da totalidade do conjunto do novo sinal não coincide com a dos sinais da DdS e, para além disso o novo sinal é um sinal misto, composto por um desenho que o destrinça totalmente dos da DdS.
11. Esta “questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.” (Bédarride, apud., Pupo Correia - Direito Comercial, 6ª ed., 1999, p. 340). "Para aquilatar do carácter distintivo de uma marca, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas, fundamentalmente, numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor (ac. do TRL de 12/03/2009, proc. 4714/08-2). Nas palavras de síntese de Ferrer Correia, (op. e loc. cit.) "No exame comparativo das marcas, (...) deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão".
12. Daqui também decorre que a nova marca não contribuirá para a diluição ou vulgarização da marca da DdS, pois o seu sinal é suficientemente distinto.
13. Ora, apenas o uso de letras comuns numa marca, não pode servir de argumento para recusar a marca a outro concorrente, até porque nestes casos é muito comum a existência de várias outras marcas que contêm em si a forma desta, vejam-se os exemplos enunciados no despacho do INPI […]
14. “Na apreciação do conjunto, esse elemento, porque genérico, deve ser desvalorizado, isto é, apenas se lhe reconhece importância enquanto se considere globalmente a marca; o determinante para o juízo, para se conhecer o carácter (ou da sua ausência) distintivo da marca, será ou serão os elementos prevalentes e, pois, entre esse não se conta o genérico (sobre esta matéria, consulte-se Ferrer Correia in Lições de Direito Comercial I/343 e segs. e ac. do STJ, de 92/10/20, in BMJ. 420/600)" - ac. do STJ de 16/05/2000, CJ STJ2000, T. II, p. 72.
15. “As marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade. As componentes genéricas ou descritivas são irrelevantes no con-junto da apreciação das marcas" (…) No caso das marcas «fracas», por integrarem elementos com pouca capacidade distintiva, insusceptíveis de apropriação, pode bastar uma pequena variação para afastar o juízo de confundibilidade, enquanto nas marcas «fortes» o grau de exigência é maior, sendo necessária uma diferença tipo para afastar esse juízo" (ac. do TRL de 26/11/2009, proc. 33/06.3TYLSB.L1-6).
16. No caso, o novo sinal distintivo não é apenas o vocábulo CORVUS, é todo um conjunto sinalético - que o distingue bem dos vocábulos dos sinais da DdS.
17. A DdS defendeu ainda que o uso da nova marca potencia um acto de concorrência desleal. A concorrência existe quando o consumidor é levado a atribuir os produtos à mesma fonte produtiva (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empresas que produzem ou comercializam os produtos. Neste último caso o consumidor atribui a origem dos produtos ou serviços a um denominador comum pensando tratar-se da mesma organização, entendida esta em sentido lato, pelo que ainda assim se pode dizer que atribui os produtos à mesma origem (cf. Américo da Silva Carvalho - Marca Comunitária, pp. 82 e ss.).
18. Acto de concorrência é aquele acto susceptível de, no desenvolvimento de uma dada actividade económica, prejudicar um outro agente económico que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente (…) Quando tal se verificar em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, dá-se um acto de concorrência desleal, que é ilícita na medida em que constitui um abuso da liberdade de concorrência (cf. ac. do STJ de 26/09/2013, proc. 6742/1999.L1.S2).
19. Como já referimos a diferença entre os sinais em apreciação é facilmente apreensível não se configurando que o consumidor médio do tipo de produtos em causa ou mesmo qualquer outro caia no erro de os associar, confundir ou associá-los à mesma proveniência empresarial.
20. Por outro lado não ressaltam quaisquer factos ou indícios de qualquer uso desonesto por parte do requerente, pelo que também não se nos apresenta uma situação de concorrência desleal mesmo que não intencional.
A DdS contrapõe que (transcreve-se do corpo das alegações do recurso, evitando-se repetições com o que antecede, fazendo-se alguma síntese, uniformizando-se expressões e colocando-se nova numeração):
1. No presente caso, encontram-se claramente preenchidos todos os requisitos do conceito legal de imitação de marca acima referidos, incluindo o previsto no art. 245/1-c do CPI que o tribunal a quo entendeu não estar preenchido.
2. Como de imediato ressalta à evidência, do confronto dos sinais da DdS com o elemento caracterizador da nova marca, verifica-se que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável uma vez que as marcas apresentam um elemento distintivo comum, a palavra CORVO.
3. Ainda que na nova marca a palavra CORVO seja apresentada em latim, tal facto não afasta a forte semelhança fonética e nominativa existente com a palavra CORVO que caracteriza as marcas da DdS.
4. O consumidor médio português, mesmo não sendo conhecedor de latim, associará facilmente pela via fonética e verbal a palavra CORVO a CORVUS.
5. Pelo que, também em termos conceptuais, o elemento característico das marcas é idêntico, remetendo em qualquer caso para a ave CORVO.
6. É notório que a nova marca se refere à ave CORVO e não a outra qualquer palavra, havendo uma semelhança conceptual clara entre as marcas, que resulta e facilmente se comprova desde logo pelo próprio apelido do requerente, não se tratando assim, de uma mera coincidência aleatória de letras.
7. A decisão recorrida, ainda que de uma forma um pouco clara, parece dar a entender que a palavra CORVO tem carácter genérico, porque coexiste outras marcas registadas que a incluem no seu sinal, o que à partida a tornaria uma marca “fraca” e passível de ser replicada em outras marcas.
8. Define Couto Gonçalves que sinal genérico “é ou o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda o sinal figurativo que representa, unicamente, a forma comum ou ordinária do produto marcado” (Manual de Direito Industrial, pág. 232, 2ª ed., Almedina 2008).
9. O sinal que constitui a nova marca não é, aplicado ao produto em concreto, vinho, genérico porque o significado originário do designativo CORVO, ou CORVUS não designa o nome do género dos produtos assinalados (ver art. 223/1-a do CPI).
10. Não é descritivo, porque não descreve qualquer característica, que se possa aplicar aos produtos em causa (ver art. 223/1-c do CPI).
11. Nem é um sinal usualmente utilizado no comércio, ou sequer um sinal fraco.
12. Pelo que, mesmo que com diferentes elementos figurativos, ou com a aposição de outros elementos verbais, não pode ser utilizada por todos.
13. A aposição do sufixo US após a palavra CORVO, afigura-se assim manifestamente insuficiente para conferir distintividade à nova marca, pois é a palavra CORVO que ressalta do cômputo da marca aos olhos dos consumidores e aquela que perdurará na sua memória.
14. Nem é suficiente a introdução de um mero elemento figurativo. A este título cumpre salientar que: “Os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público de que os elementos gráficos ou figurativos” (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, vol. 1, Almedina 2005, pág. 102). “De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõe, em detrimento da respectiva grafia” (ac. do STJ de 16/07/1976 - Boletim do Ministério da Justiça, nº 259, página 239). Ver também por todos, o acórdão Matratzen Concord GmbH/EUIPO de 22/01/2002 [a DdS está a referir-se, ao que se crê, ao Judgment of 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, confirmed by order of 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233]
15. O argumento utilizado na sentença recorrida quanto à existência de outras marcas registadas que integram a palavra CORVO no seu sinal, também não pode relevar, desde logo porque nenhuma das marcas citadas é constituída exclusivamente pela palavra CORVO, sendo que no presente caso estamos, perante duas marcas constituídas por uma única palavra: CORVO/CORVUS.
16. Acresce que tais marcas ou a sua alegada semelhança com as marcas da DdS não estão em causa nos presentes autos, desconhecendo-se as circunstâncias da sua concessão.
17. Relativamente ao argumento da existência de decisões anteriores do INPI que concederam marcas que integravam a palavra CORVO, decorre da jurisprudência, designadamente da comunitária, que «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário».
18. Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMUE, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (15/09/2005, C-37/03 P, BioID AG, ECLI:EU:C:2005:547, §47, e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, §35).
19. É ainda de sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, ECLI:EU:T:2002:43, §67).
20. A DdS tem o registo de uma marca nominativa exclusivamente constituída pela CORVO e, por sua vez, a nova marca acrescenta muito pouco àquela, para que possa haver uma clara desassociação.
21. Estando-se perante produtos absolutamente idênticos, o risco de virem a surgir situações de erro ou confusão, é enorme.
22. Com a eventual coexistência no mercado, viriam os consumidores a ser facilmente induzidos em erro ou confusão e existiria um claro risco de associação da nova marca com as marcas da DdS e muito especialmente com a marca CORVO.
23. A nova marca concedida constitui, por consequência, manifesta imitação das marcas da DdS, de acordo com o disposto no art. 245, nºs 1 e 3, pelo que deverá ser recusado o registo de acordo com o disposto no art. 239/1-a, ambos do CPI.
24. O registo deve ser recusado igualmente por força do disposto no art. 239/1-e do CPI, segundo o qual constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”.
25. Acresce que o uso da nova marca, induzindo os consumidores em erro ou confusão, possibilitaria ainda ao titular da marca, independentemente da sua intenção, criar uma situação de concorrência desleal, nos termos definidos no art. 317-a do CPI.
26. Cumprirá reforçar que o INPI recusou anteriormente o registo das marcas 476631, SOLAR DOS CORVOS, e 503655, CORVIDAE, por entender constituírem estas uma imitação das marcas da DdS, entendendo, quanto ao primeiro que “as marcas em apreço evidenciam um elevadíssimo grau de semelhança gráfica no que concerne CORVO acrescentando a letra S que mais não é o plural de CORVO e a expressão SOLAR não lhe confere suficiente capacidade distintiva para distinguir as marcas em causa” (MNA 476631); e, quanto ao segundo, que “do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada CORVO ressalta uma forte semelhança conceptual, circunstância que dificilmente permitirá a sua destrinça. O termo CORVIDAE refere-se a uma família de aves, em que está incluída o CORVO. O público consumidor poderia pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial, o que não é o caso” (MNA 503655).
Decidindo
1. Os produtos a que as marcas CORVO e CORVUS dizem respeito são idênticos. O argumento em contrário invocado no início pelo requerente (§(i)) não convence minimamente e já foi afastado pelo INPI/§(iii)
2. As marcas da DdS são anteriores.
3. O requerente não pôs em causa a utilização das marcas da DdS.
4. As marcas não são iguais ou idênticas. Mesmo em relação a CORVO, bastaria o acrescendo do US ao elemento verbal para a marca não ser igual ou idêntica; mas ainda existem, na nova marca, um número e um desenho, que não existem na prioritária e que as torna distintas. Todos estes acrescentos não são insignificantes nem negligenciáveis.
5. Assim, só está em causa a possibilidade de confusão (incluindo associação) por semelhança, não por identidade.
6. O INPI (§4) e a sentença recorrida (§§9 a 16) entendem que embora haja alguma semelhança entre os sinais ela não é suficiente para criar o perigo de confusão, porque a nova marca “projecta uma impressão global suficientemente distinta” da anterior.
Veja-se então.
7. O território relevante para a comparação é o da União Europeia já que a marca anterior da DdS é uma marca da UE (passa a considerar-se, daqui para a frente e para já, apenas a marca CORVO).
8. O público relevante é o grande público ou o consumidor médio da União Europeia – não foi alegada nem feita prova de características especiais do público comprador dos produtos em questão (por exemplo, que seja, um público profissional ou especializado – o requerente, no §1 da contestação à oposição, ainda alegou algo quanto a isso, mas não apresentou contra-ale-gações no recurso para o TPI e por isso não pode ser tomado em conta o que aí diz). Apesar disso, far-se-ão à frente, duas observações quanto ao público comprador deste tipo de produtos, retiradas das guidelines referidas abaixo.
9. Também não foi alegado qualquer grau especial de atenção do consumidor em causa (especialmente atento ou não), sendo que o tipo de compras em causa não tem características específicas: não se trata de compras caras, pouco frequentes ou potencialmente perigosas, etc,.
10. Assim, o consumidor que será tomado em conta “é o consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado/advertido”, que “apreende normalmente um sinal como um todo/no seu conjunto e não procede a uma análise dos seus vários pormenores/das suas diferentes particularidades” e que “raramente te[m] a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória.” [aqui como de seguida, quando não se disser o contrário, as partes entre aspas referem-se às Trade mark guidelines, versão portuguesa. no essencial de 2014/2015, consultadas em https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-guidelines; onde constam os links necessários à obtenção das versões em inglês, francês e espanhol da versão actual entrada em vigor a 01/02/2017, também consultada].
11. A marca prioritária Corvo tem apenas um componente nominativo que tem carácter distintivo, já que não é genérico, nem descritivo (no sentido que resulta dos arts. 223/1-c, 238/1-c do CPI ou art. 7/1-1 do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017, sobre a marca da União Europeia, texto relevante para efeitos do EEE, que actualmente está em vigor, não o estando à data do pedido, mas que é, no essencial, idêntico ao anterior no que importa ao caso, e por isso se utiliza aqui), isto é, “marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes”; é este sentido que lhe dá, por exemplo, Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Coimbra Editora, Dez2011, pág. 154) nem é evocativo, alusivo, laudatório ou, de outra qualquer forma, fraco (a palavra Corvo, que para além de ser um nome de um animal é também um apelido, não é sequer um apelido muito comum na União Europeia, nem sequer em Itália (que é o país europeu com a maior incidência, 1433, isto é, 1 em cada 42.402, ou 0,00235%, ocupando o lugar 7560 numa lista de apelidos existentes) ou em Portugal (que é o 7.º país europeu no número de incidências, tendo apenas 259 incidências, ou seja 1 em cada 40.455, isto é, 0,002471%, ocupando o lugar 2394 numa lista de apelidos existentes; estes dados resultam da consulta, a 25/03/2018, de: http://forebears.io/pt/surnames/corvo).
12. A marca CORVUS [que não pode ser lida como CORVUS III, como o fez o INPI, por aquilo que se irá dizendo sobre ela] é uma marca dita, nos nossos termos (portugueses) mista, figurativa/nominativa, mas que também se poderia chamar (em termos comunitários) apenas figurativa porque o elemento nominativo é um elemento verbal estilizado, não escrito com caracteres tipográficos padrão [“De acordo com a jurisprudência [do TJUE], uma marca nominativa é uma marca constituída exclusivamente por letras, por palavras ou associações de palavras, escritas em caracteres de imprensa de tipo normal, sem um elemento gráfico específico (acórdão de 20/04/2005, T-211/03 «Faber», n.º 33, e acórdão de 13/02/2007, T-353/04, «Curon», n.º 74)”]. Ela contém três elementos ou componentes: o já referido elemento verbal estilizado, que é a palavra CORVUS, um elemento com um número com três algarismos e um terceiro elemento decorativo. Os dois últimos elementos estão em segundo plano e têm um aspecto esbatido. O elemento verbal tem caracter distintivo normal, como já se viu a propósito da marca anterior. O elemento III, número romano, tendo em conta o produto vinhos da classe 33, pode, para um consumidor mais experiente, ser tomado como um sinal descritivo do produto que indica que ele provem de três castas e, por isso, para esse público, não tem poder distintivo, não podendo contribuir para ser uma indicação da proveniência da empresa origem do produto em causa; mas, para o restante público, menos experiente, que é aquele que importa, não pode ser tomado como tal e por isso tem carácter distintivo. Já o terceiro elemento da nova marca é claramente um simples elemento decorativo e não um elemento que possa indicar a origem comercial do produto. De qualquer modo, o elemento claramente dominante no conjunto – por ocupar muito mais espaço e estar mais marcado -, é o elemento nominativo, a palavra CORVUS.
Posto isto,
13. A marca CORVUS é visualmente semelhante à marca CORVO pois que o elemento dominante que a compõe, que é o verbal, é quase a mesma palavra que compõe exclusivamente a prioritária (se o produto for comprado presencialmente, a imagem que o comprador terá é a do nome, CORVO/CORVUS, quase igual: Por isso, “o Tribunal Geral sustentou que, embora tenha por vezes sido atribuída uma importância preponderante à percepção fonética de marcas em matéria de bebidas [veja-se a seguir], as diferenças fonéticas das marcas não merecem particular importância quando as bebidas em causa são objecto de uma distribuição generalizada, não sendo vendidas apenas em lojas especializadas, onde são pedidas oralmente, mas também em grandes superfícies comerciais, onde são compradas visualmente (acórdão do Tribunal Geral de 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», n.º 106 remetendo para o n.º 40)). “[A]s pequenas diferenças no número de letras não são suficientes para excluir a constatação de semelhança visual, especialmente quando os sinais possuem uma estrutura comum.” O número romano, III, também estilizado é, junto com o desenho, apenas um pano de fundo esbatido, elementos secundários (sendo o desenho um simples elemento decorativo).
14. A marca CORVUS é, foneticamente, semelhante com CORVO, já que o elemento verbal tem o mesmo início de palavra, com o mesmo som e um som final parecido, e, no conjunto, é lida quase da mesma forma que o da marca prioritária (o que é relevante se o produto for encomendado por telefone ou num restaurante: “Por exemplo, o Tribunal Geral sustentou que no sector dos vinhos os consumidores desses produtos estão habituados a designá-los e a reconhecê-los pelo elemento nominativo que serve para os identificar, em especial nos bares e restaurantes, onde os vinhos são pedidos oralmente depois de lido o seu nome na lista de vinhos (acórdãos do Tribunal Geral de 23/11/2010, T-35/08, «Artesa Napa Valley», n.º 62, de 13/07/2005, T-40/03, «Julián Murúa Entrena», n.º 56, e de 12/03/2008, T-332/04, «Coto d’Arcis», n.º 38). Por esse motivo, nesses casos, pode ser conveniente conferir particular importância à semelhança fonética entre as marcas em causa.). Já o número da nova marca não será por regra lido, já que é apenas o pano de fundo da palavra.
15. E a marca CORVUS é, por fim, também conceptualmente semelhante com CORVO, pois que ambas as palavras significam corvo (e embora a primeira esteja em latim, tal significado é perfeitamente perceptível para o público português). No caso T-525/10 (EU) em que estavam em causa as marcas ‘Servus et al.’ e ‘SERVO SUO’ consideraram-se os sinais conceptualmente semelhantes desde a perspectiva do consumidor italiano médio na medida em que ambos fazem referência a ‘servente’. O Tribunal confirmou a decisão da Sala de Recurso que estabelecia que o público italiano provavelmente perceberia o significado da palavra latina ‘SERVUS»’, devido à sua proximidade com a palavra italiana ‘SERVO’ [continua-se a invocar as guidelines já referidas]. O elemento III embora, como se viu, possa ser tomado como distintivo para uma parte do público, não tem relevo porque é secundário. Para além disso, conceptualmente poderia ser ligado ao elemento dominante, o que daria a ideia de ‘três corvos’ ou ‘corvo n.º 3’, ou seja, o conceito ficaria o mesmo, Corvo, embora agora no plural ou numa sequência ordenada. O desenho, por fim, já se disse, é, no essencial, decorativo, banal, não distintivo.
16. Como se diz nas guidelines citadas: “Quando um sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos (ver acórdão do Tribunal Geral de 14/07/2005, T-312/03, «Selenium-Ace», n. 37, e decisões de 19/12/2011, R 0233/2011-4, «Best Tone», n. 24, e de 13/12/2011, R 0053/2011-5, «Jumbo», n. 59)”. É certo que isto nem sempre é assim, mas no caso é, porque, já se disse, a palavra CORVUS é, no caso, o elemento dominante e tem um maior impacto visual que os outros elementos.
17. Note-se que se palavra CORVO/CORVUS, no caso, fosse tomada como apelido, e não como nome de animal, as conclusões seriam idênticas ou até mais reforçadas: veja-se o caso sintetizado nas guidelines referidas, em relação às marcas MURÚA e Julián Murúa Entrema [esta tem por baixo do elemento verbal um desenho e o conjunto está metido num rótulo], decidido no processo T-40/03 (território Espanha, classe 33, vinhos): “No caso de dois sinais conterem o mesmo apelido, mas apenas um conter igualmente um nome próprio, por regra conclui-se pelo risco de confusão. O consumidor pode ser induzido em erro e atribuir aos produtos/serviços em causa uma origem comum. A presença de um nome próprio num dos sinais em conflito não é suficiente para garantir a distinção entre os sinais no espírito dos consumidores. Isoladamente, o apelido é apreendido como uma versão abreviada do nome completo, remetendo para a mesma origem. É incontestado que o público espanhol compreenderá o elemento nominativo que compõe a marca pedida como um nome (nome próprio e apelidos) e a marca anterior como um apelido. É muito possível que o público relevante veja na adjunção do nome «Julian» e do apelido «Entrema» na marca pedida apenas uma forma de distinguir uma gama de vinhos produzida pela empresa titular da marca anterior ou, pelo menos, por uma empresa economicamente ligada à interveniente (n.ºs 42 e 78) – risco de confusão.”
18. A marca prioritária CORVO é uma marca puramente nominativa e, não tendo um carácter distintivo elevado (nada foi alegado que permita uma conclusão nesse sentido), tem “um grau normal de carácter distintivo intrínseco”, já que nada a torna fraca, como já se referiu para o seu único componente.
19. A concessão anterior de marcas com a palavra CORVO, invocada pelo requerente (§iii), pelo INPI (§§ (v) e (vi)) e pela sentença recorrida (§13) como argumento para o menor grau de carácter distintivo da marca CORVO, é irrelevante só por si, pois, como se diz nas já referidas guidelines, “a existência de vários registos de marcas não é, por si só, particularmente conclusiva, uma vez que não reflecte, necessariamente, a situação no mercado. Por outras palavras, apenas com base nos dados do registo, não pode ser assumido que todas as marcas tenham sido utilizadas com eficácia. Daqui resulta que, a fim de provar que o elemento em questão tem um grau reduzido de carácter distintivo, a prova apresentada deve demonstrar que os consumidores foram expostos a uma utilização de marcas que inclui o elemento em questão e se acostumaram às mesmas.” Por outro lado, as marcas concedidas podem não ter sido objecto de oposição e por isso os motivos relativos de recusa aqui apreciados podem não ter sido considerados. E não se sabem as razões para a não oposição. No mesmo sentido, vão os argumentos da DdS nos §§ 15 a 19, com citação de jurisprudência adequada, tendo ainda razão especificamente no §15, quando diz, desde logo, que nenhuma das marcas citadas é constituída exclusivamente pela palavra CORVO, sendo que no presente caso estamos perante duas marcas constituídas por uma única palavra: CORVO/CORVUS. O que tudo afasta a possibilidade da aplicação, no caso, da “teoria da distância”, invocada pelo INPI/§§(v) e (vi) – sobre ela, veja-se Pedro Sousa e Silva, obra citada, págs. 177/178.
20. Assim, a apreciação/avaliação global das duas marcas, tendo em conta a impressão de conjunto produzida por elas (na memória imperfeita de um consumidor médio) é no sentido de haver uma forte semelhança entre elas (art. 239/1-a do CPI), pois que o elemento verbal, que é distintivo, e único numa delas e dominante na outra, é semelhante naqueles três níveis, não sendo o elemento distintivo III susceptível de neutralizar as semelhanças.
21. O que conduz à conclusão de que há um risco sério de confusão (art. 245/1-c do CPI), quer em sentido estrito quer porque existe a possibilidade de o público presumir que os produtos em causa, que são idênticos, provirem da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. (“Em princípio, conclui-se pelo risco de confusão quando os elementos nominativos são idênticos ou semelhantes e o elemento figurativo não possui significado semântico nem uma estilização invulgar. Nestas circunstâncias, considera-se que o elemento figurativo não tem uma influência significativa na percepção que o público relevante tem do sinal.” – ainda daqueles guidelines).
22. Pelo que o registo deve ser recusado devido à oposição da DdS (arts. 224/1, 239/1-a, 245/1-c e 258, todos do CPI).
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23. Face a este resultado, fica prejudicada a apreciação da semelhança com os outros sinais e possível imitação dos mesmos. Bem como a necessidade de apreciar o argumento da concorrência desleal.
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Assim sendo, julga-se procedente o recurso, revogando-se a sentença recorrida que se substitui por este acórdão que revoga o despacho do Presidente do INPI de 23/03/2017 e recusa o registo da marca n.º 549930 do requerente.
Custas de parte da DdS pelo requerente, nos dois recursos.
Oportunamente cumpra-se o art. 35/3 por força do art. 47, ambos do CPI.
Lisboa, 12/04/2018
Pedro Martins
Arlindo Crua
António Moreira
