Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo:
43/14.7YHLSB.L1-6
Relator: TERESA PARDAL
Descritores: MARCAS
CARÁCTER DISTINTIVO
Nº do Documento: RL
Data do Acordão: 07/06/2017
Votação: UNANIMIDADE COM * DEC VOT
Texto Integral: S
Meio Processual: APELAÇÃO
Decisão: IMPROCEDENTE
Sumário: - Não é nula a marca que, apesar de usar dois vocábulos da língua inglesa na sua composição gráfica, alusivos a um serviço relacionado com aquele que a ré pretende assinar, não carece de carácter distintivo, nem utiliza exclusivamente indicações sobre a espécie de serviço prestado, porque é constituída por uma palavra de fantasia, que não existe na língua portuguesa, nem na língua inglesa e porque o serviço assinalado não se reduz ao significado, em inglês, dos dois vocábulos que a compõem.
- Mesmo que assim não se entendesse, sempre teria de se concluir que os investimentos realizados pela titular da marca e o uso que esta lhe tem dado já lhe conferiu carácter distintivo.
(sumário elaborado pela relatora)
Decisão Texto Parcial:
Decisão Texto Integral:


Acordam na 6ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

RELATÓRIO.
A… intentou contra C…, SA acção de processo comum alegando, em síntese, que é uma empresa multinacional, líder em tintas e revestimentos, sendo a sua actividade comercial em Portugal prejudicada pela marca nacional nº267265, composta pelo sinal verbal “COLORMIX”, que a ré tem registada a seu favor para assinalar a classe 37 da classificação internacional de Nice, “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”, pois esta marca da ré não tem a indispensável distintividade para assinalar os serviços assinalados, constituindo uma expressão que junta duas palavras de língua inglesa que significam “cor” e “mistura”, cujo significado será entendido pelo consumidor médio que a associará a serviços de pintura e de mistura ou afinação de cores, sem que os distinga dos serviços de outras empresas, não cumprindo a função distintiva da marca e apropriando-se de vocábulos que designam serviços comuns a outros agentes económicos, violando o disposto no artigo 223º nº1 alíneas a) e c) do CPI, pelo que deve ser declarada nula nos termos dos artigos 33º nº2 e 265º nº1, ambos do mesmo código.
Concluiu pedindo a declaração de nulidade do registo de marca nacional nº267265 “COLORMIX”, com as legais consequências.
A ré contestou alegando, em síntese, que a expressão COLORMIX, apesar de juntar duas palavras inglesas, “color” e “mix”, é uma expressão de fantasia, que, embora dirigida apenas ao território português, não é portuguesa, tem um significado metafórico e não existe sequer na língua inglesa, não descrevendo o serviço prestado pela ré identificado pela marca em causa, o qual é um serviço de afinação instantânea de cor, de significado diferente de “mistura de cores”; mesmo que assim não se entendesse, sempre a marca em causa teria adquirido carácter distintivo pelo uso intenso e contínuo no mercado, desde 1989, associado aos serviços de afinação próprios da ré, diferenciado de outros serviços de afinação de cor existentes no mercado de empresas concorrentes, com os quais tem convivido pacificamente.
Concluiu pedindo a improcedência da acção e a absolvição do pedido.
Teve lugar audiência prévia com o saneamento dos autos e fixação do objecto do processo e dos temas de prova.
Procedeu-se a julgamento, findo o qual foi proferida sentença que julgou a acção improcedente e absolveu a ré do pedido.

Inconformada, a autora interpôs recurso e alegou, formulando conclusões, com as seguintes questões:
- A sentença recorrida é nula, nos termos do artigo 615º nº1 alíneas b) e c) do CPC, porque não especifica os fundamentos de facto e de direito que a justificam e porque a fundamentação está em oposição com a decisão proferida, tendo sido violados os artigos 154º do mesmo código e o artigo 205º da CRP.
- Devem ser aditados os seguintes factos à matéria de facto provada: (i) “O serviço COLORMIX prestado pela ré permite misturar cores” (ii) “o consumidor médio não terá qualquer dificuldade em entender o significado da expressão COLORMIX nem de a associar a serviços de mistura ou afinação de cores”.
- Devem ser considerados não provados os factos julgados provados nos pontos 10, 13, 15 e 17 da matéria de facto provada.
- O tribunal deveria ter concluído que a marca nº267265 COLORMIX é descritiva dos serviços de afinação instantânea de cor, não tendo o necessário carácter de distintividade e devendo ser declarada nula.
- COLORMIX é a mesma coisa do que COLOR MIX, pois o facto de não existir separação entre estas duas palavras não altera a percepção fonética, não alterando também visual ou graficamente essa percepção.
- O sinal em causa usa palavras vulgares em inglês, não podendo aceitar-se que o consumidor médio deste tipo de serviços não conheça o respectivo significado e não lhe atribua o sentido de equivalência entre misturar e afinar cores, tendo a própria ré mencionado, como público alvo, decoradores e arquitectos, que terão conhecimentos de inglês acima da média.
- O mesmo sucederia com a tradução da expressão em causa para português, pois “Mistura Cores” ou “Misturacores” seria sempre lido e entendido pelo consumidor pelo significado claro que tal sinal tem.
- Sendo a ideia de mistura de cores que perdura no pensamento do consumidor padrão, então este assumirá a marca COLORMIX como descrevendo uma característica do serviço prestado sob a sua égide, porquanto afinação instantânea de cores é misturar cores.
- Impõe o artigo 238º nº1 do CPC que o registo da marca seja recusado quando esta é constituída por sinais desprovidos de carácter distintivo (alínea b)) ou por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do nº1 do artigo 223º (alínea c)), pelo que, no presente caso, a marca nacional nº267265 COLORMIX, não preenchendo o requisito de distintividade para assinalar “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”, deve ser declarada nula.
- Foram violados os artigos 223º nº1, 265º nº1 a) e 238º, todos do CPI.

A recorrida contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
Foi proferido despacho que desatendeu a nulidade arguida e admitiu o recurso como apelação, com subida imediata, nos autos e com efeito devolutivo.
As questões a decidir são:
I) Nulidade da sentença.
II) Impugnação da matéria de facto.
III) (In)validade da marca impugnada.

FACTOS.
São os seguintes os factos considerados provados e não provados pela sentença recorrida:
Factos provados.
1. A A. é uma sociedade comercial que, entre o mais, é líder em tintas e revestimentos, tendo actividade comercial em Portugal.
2. A R. é titular do registo da marca nacional n.º 267265: “COLORMIX”, requerida em 7/09/1990 e concedida em 21/12/1992.
3. Esta marca destina-se a assinalar nas classes da classificação de Nice: “37 -serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor.”
4. A R. apresentou em 6/08/2013 o pedido de registo de marca nacional nº517334: “COLORMIX”, destinada a assinalar, nas classes de classificação de Nice: “2 - tintas, vernizes, esmaltes, lacas e sicativos; 40 - tratamento de materiais para terceiros; fabricação de tintas prontas a serem usadas a partir dos seus ingredientes de base; mistura de tintas; aconselhamento em mistura de tintas; aconselhamento em matéria de mistura de tintas e de preparação de tintas prontas a serem usadas”.
5. A A. apresentou reclamação a tal registo.
6. A expressão de língua inglesa “color” e “mix” são entendidas numa tradução livre como “cor” e “mistura”, respectivamente.
7. A afinação instantânea de cor, refere-se a um serviço prestado de afinação e elaboração da cor de forma instantânea a pedido do cliente, sendo elaborada uma cor final escolhida entre um vasto catálogo de cores possíveis.
8. Este processo consiste na aplicação de doses prefixadas de pigmentos e outros produtos químicos em produtos-base a que se segue um processo de agitação para a homogeneização dos vários componentes químicos do produto final.
9. A afinação de cor implica a utilização de um computador, uma máquina tintométrica e uma máquina agitadora, com marcas próprias.
10. A R, vem usando a marca “COLORMIX” desde 1990, com o intuito de a identificar com o serviço próprio de afinação de cor do seu titular.
11. A R. desenvolveu uma campanha de comunicação e promoção desta marca, recorrendo a spots televisivos e radiofónicos, com dizeres e melodias.
12. Esta campanha foi igualmente efectuada noutros meios de comunicação social, incluindo na imprensa local, referindo a instalação do sistema “COLORMIX” nas suas lojas, ou de seus revendedores, espalhadas por vários pontos do país.
13. Divulgou ainda a sua marca junto dos profissionais da pintura e relacionados com a construção civil.
14. A R. tem publicado catálogos de cores possíveis de afinar com o serviço “COLORMIX”, sempre com indicação desta marca.
15. Estes suportes têm sido comunicados aos agentes profissionais de construção civil.
16. Nas lojas onde tal serviço é efectuado a marca “COLORMIX” é identificada de forma clara e visível.
17. Estas divulgações têm implicado investimento financeiro significativo por parte da R..
18. A forma de prestação do serviço “COLORMIX” tem evoluído tecnicamente desde a sua criação.
19. São usadas no mercado outras marcas de serviços idênticos concorrentes da marca da R.: “SUPER COLORIZER”; DYRUMATIX”; “BIGMIX”; e “BARBOMIX”.
Factos não provados.
Com possível interesse para a decisão da causa não se provaram, os factos da pi.: 13, 21 e 38 (estes dois últimos, quanto à sua primeira parte, uma vez que o restante é conclusivo), 40, 41, 42 (primeira parte, idem) e 43. Os restantes factos alegados na pi., são meramente conclusivos ou de direito (que não meramente os referidos nos artigos 54 ss.). Não se provaram da contestação os factos (considerando apenas os que poderão configurar excepções da contestação, face às regras do ónus da prova): 63 (quanto à data concreta aí referida), 70 e 73.
Ao abrigo dos artigos 607º nº4 e 663º nº2 do CPC, adita-se aos factos provados o seguinte:
20. Em 1 de Fevereiro de 2017 foi proferida sentença, transitada em julgado, pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid, que se pronunciou sobre a resolução da Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, de indeferimento do recuso hierárquico interposto da resolução que recusou a inscrição da marca internacional nº1188769 COLORMIX, da C…, SA e declarou ambas as decisões nulas (documento junto na pendência do presente recurso ao abrigo do artigo 651º nº1 do CPC, sendo o facto atendível ao abrigo do artigo 611º do mesmo código apesar de posterior ao encerramento da discussão, por não ser um facto constitutivo do direito da autora).

ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
I) Nulidade da sentença.
A apelante argui a nulidade da sentença recorrida por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito e por contradição entre a fundamentação e a decisão (alíneas b) e c) do nº1 do artigo 615º do CPC).
Mas não lhe assiste razão.
A sentença especificou os factos provados e não provados e fundamentou a sua convicção, fundamentando também a decisão de direito, sendo ambas as fundamentações suficientes e não sendo exigível que o Tribunal se pronuncie sobre todos os argumentos invocados pelas partes, desde que o faça relativamente às questões essenciais de forma inteligível, como é o caso.
Do mesmo modo, não se descortina qualquer contradição entre a fundamentação e a decisão, não existindo qualquer vício de lógica gerador de nulidade.
As questões levantadas pela apelante reconduzem-se à sua discordância com a fundamentação e decisão, a apreciar em sede própria, não se verificando as apontadas nulidades.

II) Impugnação da matéria de facto.
A apelante reclama dois aditamentos à matéria de facto provada e pede ainda que sejam considerados não provados os pontos 10, 13, 15 e 17 julgados provados na sentença.
É a seguinte a matéria que se pretende ver aditada:
a) O serviço COLORMIX prestado pela ré permite misturar cores.
b) O consumidor médio não terá qualquer dificuldade em entender o significado da expressão COLORMIX nem de a associar a serviços de mistura ou afinação de cores.
Ora esta matéria é conclusiva, não podendo ser aditada aos factos e devendo ser analisada em sede própria, no enquadramento jurídico dos factos.
Com efeito, a matéria da alínea a) (que, aliás, não está alegada na petição inicial como facto, mas sim como argumento de que o serviço da ré está descrito no sinal que constitui a marca) não é mais do que a qualificação da natureza do serviço da ré descrito nos pontos 7, 8 e 9 e a conclusão de que esse serviço corresponde a uma mistura de cores.
Por seu lado, a matéria da alínea b) é uma manifesta conclusão, a retirar, ou não, em sede própria, das características da marca em análise.
Improcede, pois, nesta parte a impugnação da matéria de facto.
Quanto aos pontos de facto que a apelante entende não deverem ser provados, é a seguinte a respectiva redacção:
Ponto 10- A R, vem usando a marca “COLORMIX” desde 1990, com o intuito de a identificar com o serviço próprio de afinação de cor do seu titular.
Ponto 13- Divulgou ainda a sua marca junto dos profissionais da pintura e relacionados com a construção civil.
Ponto 15- Estes suportes têm sido comunicados aos agentes profissionais de construção civil.
Ponto 17- Estas divulgações têm implicado investimento financeiro significativo por parte da R..
Todos estes factos estão demonstrados à saciedade nos autos, desde logo pelo depoimento das testemunhas P… e J…, ambos funcionários da autora, que explicaram de forma consistente e convincente como funciona a afinação de cores praticada pela ré desde 1990 e a que foi atribuído o sinal COLORMIX e porque razão a mesma constituiu na altura uma inovação ao sistema tradicional de mistura de cores e como foi feita uma intensa campanha para dar a conhecer este método, durante cerca de dez anos, em que essa intensidade foi decrescendo para o final, por o serviço entretanto ter chegado ao conhecimento dos destinatários da campanha, destinatários estes que englobavam todo o potencial consumidor, entre eles pintores da construção civil (no depoimento da testemunha P… é expressamente mencionado quem eram os destinatários da publicidade), tendo ainda as referidas testemunhas confirmado que, embora sem lograrem contabilizá-lo, foi feito um investimento na campanha superior ao que normalmente costuma ser feito.
Estes dois depoimentos são complementados pelos documentos juntos pela ré apelada a fls 104 e seguintes, que, embora impugnados pela autora apelante, são apreciados livremente tribunal (artigo 607º nº5 do CPC) e demonstram os factos ora impugnados, indicando-se, a título de exemplo, os de fls 104 a 108 (publicidade na imprensa datada de 1990 sobre o lançamento do Colormix como sendo “um novo e revolucionário método de classificação instantânea de cores”), de fls 114 (orçamento de 1990, no valor de 463 500$00, para colocação de spots em várias estações de rádio), de fls 109 e de 115 (folhetos publicitários de 1990 destinados nomeadamente a comerciantes), de fls 116 e sgts (estratégia de 2002 para publicidade da colormix na televisão, de fls 137 (artigo na revista Exame de 1997 sobre a expansão da C…, mencionando a introdução de um sistema, o colormix, inovador e revolucionário no mercado das tintas), de fls 140 (carta de 2003 destinada a um comerciante, enviando posters de colormix), de fls 149 e sgts (guias de remessa datadas de 2009 com material designado pela marca colormix) e de fls 158 e sgts (cópias de descrição de tintas e esmaltes com a marca colormix, datadas entre 2009 a 2013).
Estão assim demonstrados estes factos por abundante prova, não afastada por qualquer outra, improcedendo as alegações da apelante também nesta parte.

III) (In)validade da marca em apreço.
Com a presente acção, a autora, ora apelante, pretende que seja declarada nula a marca nacional de que a ré é titular, nº267265, composta pelo sinal verbal COLORMIX, para assinalar serviços da classe nº37 da Classificação Internacional de Nice “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor” alegando que esta marca não tem a capacidade distintiva exigida por lei.
A constituição de marca vem prevista no artigo 222º do CPI (Código da Propriedade Industrial), que, no seu nº1, estabelece que a mesma “pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.
Sendo um dos meios previstos na propriedade industrial para garantir a lealdade da concorrência (artigo 1º do CPI, que resulta da transposição da Directiva 89/104/CEE, de 21/12/1988), a marca, para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, tem de obedecer a determinados requisitos para cumprir a sua função, contemplando o artigo 223º nº1 do CPI os sinais ou marcas cujas características não satisfazem as condições do artigo 222º e que são fundamento de recusa de registo nos termos do artigo 238º, o qual prevê como fundamento de recusa de registo o facto de a marca ser constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo, ou que seja constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do nº1 do artigo 223º.
Por seu lado, o artigo 265º nº1 do CPI comina com a nulidade o registo de marca que, na sua concessão, tenha infringido, entre outros, o nº1 do artigo 238º.
Vejamos então se a marca em apreço integra as excepções previstas nas alíneas a) e c) do nº1 do artigo 223º, como defende a apelante.
O artigo 223º nº1 estatui que não satisfazem as condições para a constituição de marca aquelas que são desprovidas de qualquer carácter distintivo (alínea a)) e os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir para designar, entre outras, a espécie ou a qualidade do produto ou da prestação do serviço (alínea c)).
Compreende-se que a lealdade da concorrência imponha estas limitações, pois se a marca não tiver carácter distintivo, ou se contiver exclusivamente indicações sobre a espécie de produto ou serviço que assinala, o consumidor não terá a informação que lhe possibilite associar a marca a uma determinada empresa e não a outra, para além de que não pode a marca ser constituída unicamente por sinais que assinalam o produto que outras empresas também comercializam.
No presente caso a marca, COLORMIX, é apenas gráfica, sem sinais figurativos e contem, na sua composição, dois vocábulos de língua inglesa, que significam “cor” (color) e “mistura” (mix), entendendo a apelante que a mesma corresponde literalmente ao serviço assinalado, de mistura de cores, indicando a sua espécie e sem ter carácter distintivo, levando o consumidor a associá-la directamente ao serviço prestado, que é igual e sem distinção do que também é prestado pelas empresas concorrentes.
Contudo, desde logo, ao contrário do que alega a apelante, apesar da generalização da língua inglesa, não é certo que todo o consumidor tenha o conhecimento do significado dos dois referidos vocábulos de língua inglesa.
Por outro lado, a palavra “colormix” é uma palavra nova, de fantasia, que não tem significado e não existe na língua portuguesa, nem na língua inglesa, apenas coincidindo com os dois referidos vocábulos foneticamente, mas não graficamente.
Trata-se de uma palavra que pretende sugerir o serviço prestado, relacionado com a mistura de cores, mas que não indica verdadeiramente a sua espécie, tendo em atenção que, embora relacionado com a mistura de cores, o serviço que a ré assinala com esta marca não se reduz à mistura de cores tradicional, mas sim a um serviço diverso, de afinação de cores, com um processo de produção específico, diferente da simples mistura entre as várias cores, que utiliza um computador e produtos químicos, obtendo a cor desejada no próprio momento, como descrito nos pontos 7 a 10 da matéria de facto.
Deste modo, não pode considerar-se que a palavra “colormix” não tem carácter distintivo, nem que é composta exclusivamente por indicações da espécie de serviço que assinala, não integrando as alíneas a) e c) do nº1 do artigo 223º.
Mas mesmo que assim não se entendesse, sempre se teria que concluir, dos pontos 10 a 19 dos factos, que, ao longo dos anos, desde 1990, com os investimentos de publicidade realizados pela ré e o uso que a marca tem tido, esta adquiriu um carácter distintivo, sendo ainda os vocábulos que a compõem utilizados na composição de marcas que assinalam serviços semelhantes nas empresas concorrentes, sem que haja notícia de confusão entre o serviço da ré e os serviços dessas empresas, o que leva a considerar que teria desaparecido o eventual fundamento de recusa de registo, como resulta das excepções ao fundamento de recusa previstos no artigo 238º nº3.
Improcedem, portanto, as alegações de recurso.

DECISÃO.
Pelo exposto, decide-se julgar improcedente a apelação e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela apelante.

2017-07-06

Maria Teresa Pardal

Carlos Marinho (com declaração de voto)

Concordo com a solução por entender que o penúltimo parágrafo da fundamentação soluciona adequadamente a questão proposta, apesar da falta de carácter distintivo da marca

Anabela Calafate