Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
| 258/15.0YHLSB.L1-7 |  |
CADUCIDADE
USO
(Sumário elaborado pelo Relator)
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa | |||
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| Relator: | LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA | ||
| Descritores: | MARCAS CADUCIDADE USO | ||
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| Nº do Documento: | RL | ||
| Data do Acordão: | 10/25/2016 | ||
| Votação: | UNANIMIDADE | ||
| Texto Integral: | S | ||
| Texto Parcial: | N | ||
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| Meio Processual: | APELAÇÃO | ||
| Decisão: | IMPROCEDENTE | ||
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| Sumário: | Feita a prova do uso sério da marca por parte do respectivo titular, não há lugar à caducidade da mesma. (Sumário elaborado pelo Relator) | ||
| Decisão Texto Parcial: | | ||
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| Decisão Texto Integral: | Acordam os Juízes, do Tribunal da Relação de Lisboa. I-RELATÓRIO: ... VALORES, Agência de Valores, S.A., sociedade comercial espanhola, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 39.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho da Senhora Diretora da Direção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por subdelegação de competências do Vogal do Conselho Diretivo do mesmo Instituto, que indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 418208 “...R”. Por sentença proferida em 14.4.2016 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despacho proferido em 28.4.2015 pela Diretora da Direção de Marcas e Patentes do INPI, que indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional nº 418208 “...R“. Não se conformando com a decisão, dela apelou a requerente, formulando, no final das suas alegações, as seguintes conclusões, que se reproduzem: «1-A douta sentença proferida pelo Tribunal a quo não deu provimento ao recurso interposto pela Apelante por entender que a ora Apelada fez prova de uso sério da sua marca nacional nº 418208 “...R”, para os produtos inseridos na classe 38, “Serviços de Telecomunicações, incluindo comunicações via Internet; Telecomunicações em Negócios Financeiros; Transmissão de mensagens e dados on line e via Internet; Transmissão de dados e mensagens para negócios financeiros; Fornecimento de acesso às bases de dados; correio eletrónico”, para os quais a marca está registada. 2-Para sustentar o uso sério da marca apelada, considerou a Mmª Juiz os factos e documentos constantes dos Factos 5 a 13 inseridos parte IV da Sentença (Fundamentação de Facto). 3-Consequentemente, foi julgado que a marca ...R era merecedora da tutela registral, por ter sido provado o uso sério da mesma. 4-Em discordância com o aresto, o objeto da presente Apelação, circunscreve-se, pois, à avaliação do uso sério sustentado apenas em documentos extraídos do website www..pt, sem quaisquer outros elementos que possam exprimir a dimensão do uso da marca comercial, tanto mais quanto, se trata de uma entidade bancária. 5-O pedido de marca nacional nº 530430 da Apelante “ ”, destinada a assinalar na classe 41 “organização de concursos e jogos eletrónicos através da internet; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; publicação eletrónica online de informação sobre uma ampla variedade de temas; educação, ensino e formação; formação prática (demonstração); publicação de livros eletrónicos e publicações periódicas na internet; organização e realização de conferências, convenções, exposições, cursos, dissertações, seminários e workshops de formação; disponibilização de serviços tutoriais online”, foi objeto de reclamação por parte da ora Apelada, com fundamento na existência de imitação da sua marca nacional nº 418208 “...R”, correndo, ainda, o respetivo processo administrativo, os seus termos. 6-Tem, pois, a Apelante, toda a legitimidade e interesse direto na remoção do obstáculo ao seu registo, tanto mais quanto, a marca obstativa não está, de facto e de direito, a ser objeto de uso sério, pelo menos nos cinco anos consecutivos, anteriores ao pedido de caducidade. 7-Com efeito, a Apelante que é titular, desde 2008, da firma que corresponde à sua denominação social ... VALORES, Agência de Valores, S.A., ao nome de domínio www.....com, à marca espanhola nº 2863413 e ao pedido de marca nacional nº 530430 ... (fig.), e que por força das circunstâncias é conhecedora do mercado de valores mobiliários, com base em indícios do não uso da marca ...R, requereu junto do INPI, a sua caducidade. 8-Notificada a ora Apelada, apresentou a sua defesa, fazendo prova do uso consecutivo por 5 anos, por meio de 9 (nove) documentos. 9-Acresce que, dois deles tão pouco estão datados. 10-Entendeu o douto Tribunal a quo confirmar a decisão do INPI, na medida em que julgou e decidiu serem aquelas, prova bastante do uso sério da marca, pelo que se manteve o despacho que indeferiu o pedido de caducidade apresentado pela Apelante. 11-Não deveria, no entanto, ter sido considerado e julgado como usada, uma vez que, em relação a estes, não foi feita a prova exigida por lei – do uso sério e não simbólico -, sendo certo que é ao titular da marca que cabe fazê-la. 12-Deveria, assim, ter sido julgado em conformidade, revogando o despacho do INPI e declarando-se a caducidade da marca, pois não foi produzida prova de uso por 5 anos consecutivos. 13-A prova produzida, para além de dever refletir um número expressivo da sua utilização, o que é fazível atendendo aos registos informáticos de acesso por parte dos utilizadores/clientes, deveria conter o volume anual de adesão ao serviço, publicidade, ou seja, elementos que permitissem aquilatar do uso sério da marca. 14-Ora as provas apresentadas, não sustentam o uso da marca nos últimos 5 anos consecutivos, tal como o determina a lei, pois dela resulta que apenas existe na página web uma mera menção à existência do serviço. Nada mais. 15-Na verdade, o uso sério não pode resumir-se a umas singelas referências à marca - trata-se de uma entidade bancária- e tão pouco serve refugiar-se no sigilo bancário, pois indicar o número de visualizações e de utilização, não viola, seguramente, o mesmo e nem se prestou a indicar, documentadamente, é claro, os meios utilizados (para além da referência na sua página web) nem o montante investido em publicidade, com a marca ...R. 16-Com o devido respeito, o douto Tribunal a quo, quanto mais não seja, atendendo à dimensão comercial da Apelada e ao mercado relevante, que é vastíssimo, não deveria ter considerado uso sério, o uso interno, por parte dos funcionários da entidade bancária e o uso dos que já são clientes aderentes ao serviço, nem desvalorizado o facto de, a maioria das vezes, a marca não ser usada tal como foi registada – ...R - mas antes como palavras separadas, indicando a atividade - ACTIVO TRADER-. 17-Por isso, com o devido respeito, consideramos que não fez uma avaliação correta das provas apresentadas pela Apelada, e contrariou a lei ao aceitá-las como provas de uso sério. 18-No caso em apreço, não foi feita a prova do uso sério da marca - que é comercial -, pelo que deveria o douto tribunal a quo ter revogado o despacho do INPI, nos precisos termos do artº 269 do CPI, uma vez que o titular da marca nacional nº 418208 “...R”, não fez, objetivamente, prova do seu uso, muito menos uso sério, 19-Acresce que, nos documentos juntos, ...R não aparece sempre tal como foi registada, pois umas vezes aparece escrita por justaposição e outras por palavras separadas ACTIVO TRADER, com figura, conforme documentos juntos aos autos, fundamento de caducidade da marca, conforme expressamente refere a lei. 20-Ainda, uma vez que a marca aparece associada a várias entidades/ marcas bancárias, como por exemplo, constata a Apelante que não existe qualquer averbamento de licença ou autorização de uso pela entidade bancária Millenium BCP., formalidade exigida pela lei, tendo em vista terceiros. 21-A licença/autorização não é, pois, eficaz relativamente a terceiros, neste caso em relação à Apelante, facto desvalorizado pelo Tribunal a quo. 22-Ora, como se vem demonstrando, não só a qualidade das provas é deficitária como se disse, algumas não estão sequer datadas, sendo que a Apelante tem conhecimento que em Agosto, Setembro e Outubro de 2014, não existiam na Página web da Apelada – mas também o número de provas apresentado é claramente insuficiente, não sendo, de todo, adequadas a sustentar o uso consecutivo da marca nos últimos 5 anos, tal como o determina a lei. 23-A sentença não deveria ter mantido o despacho do INPI, por ser contrário à lei. 24-Não sendo revogada a sentença recorrida, que indeferiu o pedido de revogação da decisão do INPI, e não sendo declarada a caducidade da marca nacional nº 418208 “...R” estaria criada, de facto, uma situação contrária à lei, tanto mais quanto, ficou sobejamente provado que esta marca não foi objeto de uso sério, nos termos legais. Preceitos violados: artº1º; art. 261, 268; 269 e 270, todos do CPI.» Contra-alegou a apelada propugnando pela improcedência da apelação. Mais requereu a apelada a ampliação do recurso, requerendo a reapreciação do facto provado sob 14, o qual deverá ser dado como não provado, bem como o aditamento de um facto como provado. QUESTÕES A DECIDIR. Nos termos dos Artigos 635º, nº4 e 639º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de atuação do tribunal ad quem, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial.[1] Esta limitação objetiva da atuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (cf. Artigo 5º, nº3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas.[2] Nestes termos, as questões a decidir são as seguintes: i.Admissibilidade da junção de documentos pela apelante; ii.Reapreciação da matéria de facto (facto provado sob 14) e aditamento de um facto; iii.Saber se está demonstrado um uso sério da marca por parte da apelada; iv.Saber se a marca foi usada com alterações de molde a constituir fundamento de caducidade. Corridos que se mostram os vistos, cumpre decidir. FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO. A sentença sob recurso considerou como provada a seguinte factualidade: «1.-O registo da marca nacional n.º 418208 (sinal verbal) ...R foi concedido à recorrida BANCO (PORTUGAL), S.A., em 03-10-2007, e destina-se a assinalar “serviços de telecomunicações, incluindo comunicações via internet; telecomunicações em negócios financeiros; transmissão de mensagens e dados on-line e via internet; transmissão de dados e mensagens para negócios financeiros; fornecimento de acesso às bases de dados; correio eletrónico”, na classe 38 da Classificação Internacional de Nice (fls.5 do processo administrativo do INPI apenso, relativo à marca nacional n.º 418208). 2.-Em 10-12-2014, a recorrente ... VALORES, Agência de Valores, S.A., apresentou pedido de declaração de caducidade do registo da referida marca nacional n.º 418208, com fundamento na falta de uso sério durante cinco anos consecutivos (fls.12 a 16 do processo administrativo apenso). 3.-Por despacho de 28-04-2015, a Senhora Diretora da Direção de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências do Vogal do Conselho Diretivo, indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da referida marca nacional n.º 418208 (fls.1 a 4 do processo administrativo apenso). 4.-A recorrida desenvolve a atividade bancária, no âmbito da qual disponibiliza os seus serviços online, acessíveis através do seu sítio na Internet <www..pt> (documentos de fls.124 a 125 dos presentes autos e de fls.56 a 57 do processo administrativo apenso). 5.-Em 2008, a recorrida fez a publicidade “Caderno do Investidor – 2008”, no qual consta o sinal 6.-Em 19-08-2010, o serviço identificado com o sinal “...r” encontrava-se disponibilizado pela recorrida e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 19-08-2010, como “Isento na fase de lançamento”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.31 a 32 do processo administrativo do INPI, relativo à marca nacional n.º 418208). 7.-A Newsletter “” da recorrida, datada de 24-08-2010 e remetida aos clientes, refere o serviço “...r”, descrevendo-o como “uma plataforma que agrupa informação atualizada sobre os principais mercados, sectores e empresas”, mais indicando que “Para ter acesso a este conjunto de informação de análise técnica terá que ter subscrito o serviço Activo Trader. Caso ainda não tenha subscrito o serviço, poderá fazê-lo ao selecionar em 7.pt a opção Activo Trader, e proceder à subscrição do serviço de forma gratuita”, indicando-se também nessa newsletter o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.33 a 42 do processo administrativo apenso). 8.-Em 05-04-2011, o serviço identificado com o sinal “...r” encontrava-se disponibilizado pela recorrida e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 05-04-2011, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.44 a 46 do processo administrativo apenso). 9.-Em 15-11-2012, o serviço identificado com o sinal “Activo Trader” encontrava-se disponibilizado pela recorrida e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 15-11-2012, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.47 do processo administrativo apenso). 10.-Em 06-12-2013, o serviço identificado com o sinal “Activo Trader” encontrava-se disponibilizado pela recorrida e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 06-12-2013, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.48 a 50 do processo administrativo apenso). 11.-Em 03-12-2014, o serviço identificado com o sinal “Activo Trader” encontrava-se disponibilizado pela recorrida e era indicado no “Preçário das Principais Operações de Títulos”, com última atualização de 03-12-2014, como “Gratuito”, indicando-se também nesse preçário o endereço do sítio <www..pt> (documento de fls.51 a 55 do processo administrativo apenso). 12.-O serviço “...r” da recorrida encontra-se disponibilizado no seu sítio na Internet <www..pt>, no qual os clientes podem realizar operações bancárias online, cuja página tem a seguinte apresentação: 13.-Na página referida em 12, anuncia-se que o “O disponibiliza um serviço completo de apoio aos investidores que negoceiam diariamente, o ...r. Este serviço é composto por várias funcionalidades onde se destacam o serviço de notícias da Dow Jones Newswire, o ActivoStreamer, os Consensos de Mercado, as ferramentas de análise técnica, os dados de análise fundamental bem como a app Activoinvest” (documento de fls.56 a 57 do processo administrativo apenso). 14.-Em 15-05-2014, a recorrente requereu o registo da marca nacional n.º 530430 (sinal misto) 15.-A recorrida apresentou reclamação no processo de registo referido em 14, encontrando-se em curso o estudo do pedido da recorrente (documento n.º 4, junto a fls.18 a 27). FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO. Admissibilidade da junção de documentos pela apelante. Com as suas alegações, a apelante juntou dois documentos, afirmando – quanto ao primeiro – que «fazendo uma busca na internet, não existe referência ao serviços ...r» e, quando ao segundo, «Tratando-se de prova de uso sério, é exigível que a Apelada tivesse indicado e documentado o alegado uso (interno) uma vez que, quando ao uso externo, não existe. (DOC 2)». Nos termos do Artigo 651º, nº1, do Código de Processo Civil, «As partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações excecionais a que se refere o artigo 425º ou no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância.» Por sua vez, o Artigo 425º do Código de Processo Civil dispõe que «Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento.» No que tange à impossibilidade de apresentação anterior, afirmam Lebre de Freitas et al, Código de Processo Civil Anotado, 2º Vol., Coimbra Editora, 2001, p. 426, que «Constituem exemplos de impossibilidade de apresentação o de o documento se encontrar em poder de terceiro, que só posteriormente o disponibiliza, de a certidão de documento arquivado em notário ou outra repartição pública, atempadamente requerida, só posteriormente ser emitida [superveniência objetiva] ou de a parte só posteriormente ter conhecimento da existência do documento [superveniência subjetiva]. Nos dois primeiros casos, será necessário que se tenham esgotado anteriormente os meios dos arts. 531 a 537 [atuais Artigos 432º a 437º do Código de Processo Civil].» Rui Pinto, Notas ao Código de Processo Civil, Coimbra Editora, 2014, p. 265, afirma que: «Os documentos apresentados referem-se a factos já trazidos ao processo, nos articulados normais ou nos articulados supervenientes (cf. artigos 588º e ss.). Portanto, a regra é a de que os documentos supervenientes não trazem ao processo factos supervenientes.» Quanto à necessidade da junção em virtude do julgamento da primeira instância (Artigo 651º, nº1), «a lei não abrange a hipótese de a parte se afirmar surpreendida com o desfecho da ação (ter perdido, quando esperava obter ganho de causa) e pretender, com tal fundamento, juntar à alegação documento que já poderia e deveria ter apresentado em primeira instância. O legislador quis manifestamente cingir-se aos casos em que, pela fundamentação da sentença ou pelo objeto da condenação, se tornou necessário provar factos com cuja relevância a parte não podia razoavelmente contar antes de a decisão ser proferida» - Antunes Varela et al, Manual de Processo Civil, 2ª Ed., pp. 533-534. Ainda na doutrina, Abrantes Geraldes, Recursos no Novo Código de Processo Civil, 2013, pp. 184-185, afirma que: «Podem ainda ser apresentados documentos quando a sua junção apenas se tenha revelado necessária por virtude do julgamento proferido, máxime quando este se revele de todo surpreendente relativamente ao que seria expectável em face dos elementos já constantes do processo. / A jurisprudência anterior sobre esta matéria não hesita em recusar a junção de documentos para provar factos que já antes da sentença a parte sabia estarem sujeitos a prova, não podendo servir de pretexto a mera surpresa quanto ao resultado.» rcia objetiva]alves Rocha, 174/08, que «(..»is ou nos articulados supervenientes ( cf. Refere-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26.9.2012, Gonçalves Rocha, 174/08, que «(…) a junção de documentos às alegações da apelação só poderá ter lugar se a decisão da 1ª instância criar pela 1ª vez a necessidade de junção de determinado documento, quer quando se baseie em meio probatório não oferecido pelas partes, quer quando se funde em regra de direito com cuja aplicação ou interpretação as partes não contavam.»[3] Visa-se abranger as situações que - pela fundamentação da sentença ou pelo objeto da condenação - tornaram necessário provar determinados factos, cuja relevância a parte não podia, razoavelmente, ter em consideração antes da decisão ter sido proferida.[4] O regime do Artigo 651º, nº1, não abrange a hipótese da parte pretender juntar à alegação documento que já poderia e deveria ter apresentado em 1ª instância.[5]Dito de outra forma, não é admissível a junção, com a alegação de recurso, de um documento potencialmente útil à causa ab initio e não apenas após a sentença,[6] ou seja, não é admissível a junção de documentos para provar factos que já antes da decisão a parte sabia estarem sujeitos a prova, não podendo servir de pretexto a mera surpresa quanto ao resultado.[7] Ora, os documentos ora juntos pela apelante – atento o thema decidendum deste processo – já eram eventualmente pertinentes ab initio, não sendo supervenientemente pertinentes. Por outro lado, a apelante não invoca qualquer facto alusivo à superveniência objetiva ou subjetiva dos documentos. Assim sendo, não se admite a junção dos documentos, devendo a apelante ser condenada em taxa de justiça pelo incidente suscitado – Artigo 7.4. do RCP Da reapreciação da matéria de facto. A apelada pretende que seja aditado um facto provado, qual seja o de que: «A ... Valores, Agência de Valores, SA, sociedade comercial espanhola, não está inscrita nem autorizada pela CMVM, como entidade com a atividade de sociedade corretora e ou de sociedade financeira de corretagem submetida, nos termos legais, à supervisão da CMVM.» No artigo 36º da sua resposta (cf. Artigo 44.1. do CPI), alegou a apelada que a apelante não opera em Portugal, pois da consulta do sítio eletrónico da CMVM não resulta que a apelante esteja inscrita e autorizada pela CMVM como entidade “Intermediário Financeiro” no mercado nacional, tendo a apelada junto para documentar tal alegação dos documentos nos. 3 e 4 a fls. 124-129. A apelante não se pronunciou sobre tais documentos, sendo certo que o recurso em causa não admite mais nenhum articulado – cf. Artigo 44.3. do CPI. Porém, no artigo 6º das suas alegações de recurso, a apelante afirmou que: «Em 27 de dezembro de 2011, nos termos da lei, a recorrente registou-se junto da CMVM como intermediária financeira autorizada» e juntou como prova do alegado o documento nº 3 a fls. 17. Tal documento consiste num print feito a partir do site da CMVM, nos termos do qual a apelante está inscrita junto da CMVM como intermediária financeira desde 27.12.2011. Nesta medida, improcede a pretensão da apelada sendo que, se houvesse algum facto a aditar, seria precisamente o inverso à pretensão deduzida pela apelante. Peticiona a apelada que o facto provado sob 14 seja dado como não provado. O facto em causa tem a seguinte redação: «Em 15-05-2014, a recorrente requereu o registo da marca nacional n.º 530430 (sinal misto) Fundamentando essa pretensão, alega a apelada que o pedido do registo da marca nacional nº 530430 não foi requerido pela apelante mas sim por uma pessoa singular “Luís P.R.A.G...”, em nada relacionada com a apelante, daqui resultando não assistir nem se reconhecer à apelante qualquer interesse na declaração de caducidade do registo da marca nacional ...r, da titularidade da apelada. Também aqui não assiste razão à apelada. No documento informático de fls. 18 do INPI surge “Luís P.R.A.G...” como titular do pedido da marca nacional nº 530430. A fls. 22 do mesmo documento, a morada indicada como correspondente ao mesmo é “Rambla Catalunya, nº 6, 4º”. Esta morada corresponde à sede da Apelante, conforme resulta do documento notarial junto a fls. 76. Conforme resulta do registo comercial espanhol de fls. 84-87, Luís P.R.A.G... é Presidente do Conselho de Administração da Apelante desde 29.9.2014 (fls. 85), o que também está publicitado online em http://www.cnmv.es/portal/Consultas/ESI/ESIS.aspx?nif=A-64911100&vista=4. Acresce que, no apenso do processo administrativo do INPI, a fls. 14 está junto o pedido de caducidade subscrito por Luís P.R.A.G... com um carimbo com a identificação social da apelante e sua CIF. Conforme é sabido, nos termos do Acórdão de fixação de jurisprudência nº 1/2002, de 6.12.2001, “A indicação da qualidade de gerente prescrita no nº4 do artigo 260º do Código das Sociedades Comerciais pode ser deduzida, nos termos do artigo 217º do Código Civil, de factos que, com toda a probabilidade, a revelem.”. Nesta medida, deste conjunto de factos infere-se que Luís P.R.A.G... não atuou em nome próprio e enquanto pessoa singular mas enquanto representante da apelante. Termos em que improcede a pretensão da apelada. O uso sério da marca pela apelada. A questão central deste processo consiste em aferir se ocorre o fundamento de caducidade previsto no Artigo 269.1. do CPI, nos termos do qual a caducidade do registo da marca deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no nº4 do artigo 268º. E, nos termos do nº6 do Artigo 270º, cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada. No que tange à análise e interpretação deste fundamento de caducidade, acolhemos as pertinentes considerações expendidas no Acórdão desta Relação de 24.2.2015, Maria do Rosário Morgado [8], 639/11, que se extratam: «(…) se o simples registo da marca fosse suficiente para beneficiar da proteção que a lei confere ao seu titular, poderia pedir-se proteção para marcas que não são utilizadas e/ou que não se tenciona utilizar, assim se privando os concorrentes da oportunidade de utilizar essa marca ou uma semelhante aquando da introdução no mercado de produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos pela marca. Compreende-se, por isso, que a proteção de que beneficia uma marca nacional ou comunitária deixa de se justificar se esta não for efetivamente utilizada. Como-salienta José Mota Maia, Propriedade Industrial, II vol., Almedina, 2005, pág. 487, “a obrigação do uso efetivo e sério da marca registada e a necessária consequência de sancionar o seu incumprimento pela caducidade do respectivo registo, fundamenta-se na própria essência da marca, enquanto instrumento no qual se apoia a atividade comercial e a competitividade. Essas funções específicas da marca não se compadecem com uma atitude monopolista dos sinais constitutivos da marca que não exerça, de forma efetiva e séria, essas funções concorrenciais no mercado.” Também Fernández-Nóvoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2001, pags.453-454, defende que o uso obrigatório da marca registada constitui um dos pilares do Direito de marcas, por contribuir para a consolidação da marca enquanto «bem imaterial» (a qual depende prima facie da associação entre a marca e o produto junto dos consumidores), mas também por facilitar a aproximação entre o sistema (formal) de registo de marcas e as que estão efetivamente a ser usadas. No Direito europeu de marcas - que muito tem contribuído para a harmonização das legislações nacionais - o princípio do uso obrigatório da marca foi imposto pela Diretiva 89/104/CEE, JO nº L 40/1, de 11/2/1989[6] (cf. arts. 10º, 11 e 12º) “a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efetivamente usadas sob pena de caducidade; que é necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados-membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafação se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade; que em todos estes casos cabe aos Estados-membros fixar as normas processuais aplicáveis”.[7] Também o Regulamento (CE) nº 40/94 sobre a marca comunitária impõe ao titular o ónus de usar a marca registada (cf. arts. 15º e 50º). Na mesma linha, o art. 19º, do Acordo Trips consagra a obrigatoriedade de uso da marca registada. Por sua vez, no domínio das marcas, o nosso ordenamento jurídico prevê três fundamentos específicos de caducidade intrinsecamente ligados à natureza, à função e ao regime próprio destes sinais – cf. art. 268º, do CPI. Além disso, nos termos do art. 269º, nº1 e nº5, do CPI [8] [9] a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de «uso sério» durante cinco anos consecutivos, a contar da data da concessão do registo, salvo justo motivo. Por seu turno, no art. 268º, nº4, do CPI preceitua-se que o início ou o reatamento do «uso sério» nos três meses imediatamente anteriores à data da apresentação do pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é tomado em consideração se ocorrer depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado aquele pedido.[10] O instituto da caducidade da marca coloca diversas questões, entre elas, a de saber o que deve entender-se por «uso sério». Trata-se de um conceito jurídico indeterminado utilizado frequentemente pelo legislador a fim de preservar a aplicação do direito de um dogmatismo e de um automatismo que não se compadecem com a complexidade do mundo real.[11] Cabe, portanto, à doutrina e à jurisprudência densificar o conceito, caracterizando os atos e as circunstâncias de utilização que, no período temporal pertinente, permitam considerar que se está perante um «uso sério». Aliás, constituindo o nº1, do art. 269º, do CPI uma transposição do art. 10º, nº1, da DHM, a sua interpretação e aplicação não podem deixar de ser feitas à luz das orientações decorrentes da jurisprudência comunitária. O Tribunal de Justiça da União Europeia já se debruçou em várias decisões sobre o que deve entender-se por «uso sério», fornecendo importantes contributos para a interpretação uniforme do conceito. Com efeito, no acórdão proferido em 11 de Março de 2003, processo C-40/01, Coletânea de Jurisprudência, I-2439 (caso ANSUL), sobre a interpretação do artigo 12º, nº1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, o Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de «uso sério», na aceção do artigo 12.°, n.º 1, da Diretiva, deve entender-se como um uso que não é feito a título meramente simbólico, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca. Deve tratar-se de um uso efetivo, em conformidade com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa. Como o Tribunal de Justiça precisou, resulta desse conceito de «uso sério» da marca que o seu titular a deve utilizar no mercado dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no âmbito da empresa interessada e que a proteção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas. Todos estes considerandos foram reiterados na decisão de 27 de Janeiro de 2004, processo C-259/02, Coletânea de Jurisprudência I-1159(caso LA MER) sobre a interpretação dos artigos 10.°, n.º 1, e 12.°, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, o Tribunal de Justiça decidiu que: os artigos 10.°, n.º 1, e 12.°, n.º 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho devem ser interpretados no sentido de que uma marca é objeto de "uso sério" quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos por essa marca; a apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma no mundo dos negócios, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da referida marca. (…) Quanto à questão de saber se se pode considerar que uma associação sem fins lucrativos faz um «uso sério» de uma marca, na aceção do acórdão ANSUL, acima citado, o Tribunal de Justiça no acórdão «Radetzky-Orden, proferido em 9/2/2008, processo C-442/2007, salientou que a circunstância de uma associação caritativa não prosseguir fins lucrativos não exclui que ela possa ter por objetivo criar e, posteriormente, conservar um mercado para os seus produtos ou serviços. Por isso, e na medida em que a associação em questão utilize as marcas de que é titular para identificar e promover os produtos ou serviços para os quais estas foram registadas e desde que faça um uso efetivo tal pode constituir um «uso sério» na aceção do artigo 12.°, nº1, da Diretiva. Em todo o caso, o TJ salienta que a utilização da marca por uma associação sem fins lucrativos durante manifestações puramente privadas, ou para as anunciar ou promover, constitui um uso interno da marca e não um «uso sério», na aceção do artigo 12.°, n.º 1, da Diretiva. Também entre nós, a jurisprudência tem reforçado o entendimento de que só se justifica a manutenção do direito quando o titular faça um uso efetivo, público, regular ou contínuo do sinal – cf., entre outros, os acórdãos do Tribunal a Relação de Lisboa de 24/6/2010, Jus Net 3929/201; de 30/11/2011, Jus Net 4168/2011 e de 23/9/2014, Jus Net 6023/2014. Na doutrina, Luís Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, Almedina 2012, pág. 315 e ss, sustenta que o «uso sério» pressupõe dois requisitos essenciais: uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado, a utilização efetiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. [12] Resumindo:para concluir pelo «uso sério» da marca registada exige-se a demonstração da introdução dos produtos diferenciados pela marca no mercado, de forma a que o consumidor possa estabelecer uma conexão entre os produtos e a marca e, para além disso, que esses atos tenham regularidade/continuidade e que, em função da dimensão da empresa, da natureza do artigo e dos seus potenciais consumidores, o volume das transações tenha uma determinada expressão numérica. O que é essencial é saber se a utilização é efetiva, contínua, estável, suficiente para manter ou criar uma quota de mercado para os produtos e serviços abrangidos pela marca e se essa utilização contribui para a presença comercialmente relevante dos produtos e serviços nesse mercado. Note-se que a conotação económica das marcas e do seu uso resulta, de resto, da Convenção de Paris[13], na qual as marcas são designadas pelo termo «marcas de fábrica ou de comércio». Nesta perspectiva, o uso estritamente simbólico, interno, privado, experimental, preparatório, meramente publicitário e esporádico não permitirá considerar verificado o «uso sério» da marca registada. [14] [6]Entretanto revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008, a qual, contudo, e neste âmbito, praticamente reproduz os termos da Primeira Diretiva. [7] Cf. oitavo considerando. [8]Este artigo reproduz o art. 216º, do CPI de 1995 que transpôs para o direito interno a Primeira Diretiva. [9]O artigo 269º, do CPI harmoniza-se com o disposto no art. 50º, do Regulamento (CE) nº 40/94, bem como no art. 5º, da Convenção de Paris e no art. 19º, do Acordo Trips. [10]No acórdão proferido em 27/1/2004, caso LA MER, Coletânea de jurisprudência I-1159, o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou-se no sentido de o art. 12º, da Primeira Diretiva (de teor idêntico ao dos arts. 268º, nº4 e 269º, do nosso CPI) não excluir que eventuais circunstâncias posteriores à apresentação do pedido de caducidade possam ser tidas em conta para ponderar as reais intenções do titular, mas apenas quando o uso tenha sido iniciado em data anterior ao do pedido. [11] Cf. Karl Engisch, Introdução ao Pensamento Jurídico, pág.77. [12]Cf. também Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Coimbra Editora, 2011, 236 e ss. e a doutrina nacional e estrangeira ali citada. [13]Como decorre do décimo segundo considerando da Diretiva, esta deve ser interpretada em conformidade com a referida Convenção. [14]Cf. a doutrina e jurisprudência citadas, a este respeito, por Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons,2001, págs.464-e-ss.» Na jurisprudência comunitária merece também destaque o Acórdão do TJUE de 11.5.2006, C-416704 (Sunrider), em que o TJUD declarou : «70-Em segundo lugar, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma marca é objeto de uma «utilização séria» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de caracter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados para estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial as utilizações consideradas justificadas num dado sector económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca [v., a propósito do artigo 10.°, n.° 1, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), disposição que é idêntica à do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, acórdão Ansul, já referido, n.° 43, e despacho La M Mer Technology, já referido, n.° 27] 71-A questão de saber se uma utilização é quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca depende, assim, de vários fatores e de uma apreciação caso a caso. As características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou serviços idênticos da empresa titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas relativas ao uso da marca que o titular tem de apresentar são alguns dos fatores que podem ser tomados em consideração (v., neste sentido, despacho La Mer Technology, já referido, n.° 22).» Ainda na doutrina nacional, Maria Miguel Carvalho, A Marca Enganosa, Almedina, 2010, pp. 299-300, afirma que: «(…) o uso sério é aquele que for real ou efetivo, isto é, aquele que não é destinando meramente a evitar a declaração de caducidade do registo, mas apto para possibilitar o cumprimento da função da marca relativamente aos produtos ou serviços para os quais está registada e, em princípio, de mesma forma sob a qual foi registada. / Isto significa, por uma parte, que o uso relevante é o que se traduz na venda de produtos (ou prestação de serviços) marcados ou na sua preparação séria – incluindo o uso na publicidade (a não ser que este não preceda a sua comercialização efetiva) e o uso na Internet – que se traduza em atos repetidos e no território nacional.» Na sentença impugnada, o tribunal de primeira instância sustentou que a apelada demonstrou um uso efeito da marca com base nas seguintes asserções: «Ora, no caso vertente, a factualidade apurada revela-se bastante para concluir que a recorrida usou e vem usando a marca “...R” e que tal uso deve ser qualificado como sério, face ao tipo de serviços em questão e à atividade em que os mesmos se inserem. Com efeito, a recorrida fez prova de que desenvolve a atividade bancária, no âmbito da qual disponibiliza os seus serviços online, acessíveis através do seu sítio na Internet <www..pt>, e que publicitou o sinal em questão em 2008 bem como que, em datas compreendidas entre 19-08-2010 e 03-13-2014, efetuou a disponibilização do serviço identificado com o referido sinal, que é descrito como um serviço completo de apoio aos investidores que negoceiam diariamente, “uma plataforma que agrupa informação atualizada sobre os principais mercados, sectores e empresas”, sendo “composto por várias funcionalidades onde se destacam o serviço de notícias da Dow Jones Newswire, o ActivoStreamer, os Consensos de Mercado, as ferramentas de análise técnica, os dados de análise fundamental bem como a app Activoinvest” (cf. factos 4 a 13). Pese embora tenha lançado mão da composição Por outro lado, da factualidade provada resulta também que o uso da referida marca é levado a cabo pela própria recorrida, no âmbito da atividade bancária que desenvolve, encontrando-se a sua empresa [BANCO (PORTUGAL), S.A.], o nome pelo qual atua no mercado (seja 7, by Millennium ou apenas , mostra-se claro que a entidade que presta serviços bancários é , que integra a firma da pessoa coletiva em questão) e o respetivo sítio na Internet (<www..pt>) devidamente identificados junto do público e clientes. Por fim, ainda que se possa argumentar que a apresentação do sítio da recorrida na Internet, tal como consta do facto 12, é posterior à data do pedido de declaração de caducidade ora em análise, sempre se dirá que o teor da mesma continua a relevar na medida em que corrobora o que já resultava dos elementos reportados a períodos anteriores a tal data, ou seja, que a recorrida presta serviços bancários, tem o sítio na Internet <www..pt>, disponibiliza e divulga o serviço identificado com o sinal “...R”, que caracteriza como um serviço completo de apoio aos investidores que negoceiam diariamente, “uma plataforma que agrupa informação atualizada sobre os principais mercados, sectores e empresas”, e inclui-o nos seus preçários, ainda que a título gratuito. É que, tal como se refere no Despacho do TJUE de 27-01-2004, já atrás citado, embora a qualificação de «uso sério» da marca esteja subordinada apenas à tomada em conta de circunstâncias que ocorreram durante o período pertinente e anteriores à apresentação do pedido de caducidade, o texto da Diretiva que regula esta matéria “não se opõe a que a apreciação do caracter sério do uso, se for caso disso, possa ter em conta, no período pertinente, eventuais circunstâncias posteriores a essa apresentação. Compete ao órgão jurisdicional nacional analisar se tais circunstâncias confirmam que o uso da marca no período pertinente apresentava carácter sério ou se, pelo contrário, traduzem uma vontade do titular de evitar a apresentação desse pedido”.» A análise e subsunção jurídica feitas pelo tribunal de primeira instância não nos merecem reparo. Com efeito, há que começar por notar que a marca (...r) da apelada Banco , SA, reporta-se a um serviço de apoio aos investidores que negoceiam diariamente, sendo tal serviço disponibilizado on line. Não se trata de uma marca de, v.g., produtos vinícolas ou de fraldas (cf. Acórdãos da Relação de Lisboa de 15.10.0009, 475/05 e de 24.2.2015, 639/11), ou seja, de produtos que circulem fisicamente no mercado e que sejam vendidos nas prateleiras de um comum supermercado com emissão de faturas. A natureza do produto a que se reporta a marca implica uma utilização em ambiente digital. Nesta medida, o consumo do produto a que se reporta a marca é específico, devendo atender-se a tal especificidade. Em razão de se tratar de um serviço bancário on line, não era exigível à apelada que juntasse contratos com clientes em que ocorresse adesão a tal serviço porquanto tal situação integraria violação do sigilo bancário nos termos do Artigo 78º do Regime Geral das Instituições de Crédito. A prova documental feita pela apelada (cf. factos 5 a 13) evidencia que a apelada faz um uso regular, efetivo e repetido da marca, designadamente em ambiente digital. Conforme destaca Maria Miguel Carvalho, na citação supra, esse uso é relevante porque se traduz também na preparação séria do acesso ao produto pelo consumidor, incluindo o uso na publicidade (factos 5 e 7) e o uso na Internet em atos repetidos (factos 6, 8 a 13) e no território nacional. A utilização evidenciada da marca, feita pela apelada no âmbito da sua atividade bancária on line, demonstra que a marca foi utilizada com a sua função essencial de garantir a identidade de origem do serviço da apelada, com o intuito de criar e conservar um mercado para o produto da apelada. Note-se que, conforme se refere no Acórdão do TJUE C-416/04, a marca ...r é utilizada apenas para disponibilizar um serviço da apelada e não todos os serviços, razão pela qual a demonstração quantitativa do uso da marca não tem de ser massiva. Não colhe a argumentação da apelante no sentido de que a apelada faz apenas um uso interno da marca. Conforme refere João Francisco Apolinário Pinto Pereira Mota, O Princípio do Esgotamento do Direito da Marca Pelo Seu Não Uso, UCP, 2014, pp. 20-23 «O uso privado da marca consiste no uso que não ultrapassa a esfera interna da empresa, sem uma finalidade de comercialização dos produtos, não sendo adequado para o cumprimento da função essencial da marca. O uso sério da marca não se verifica quando a empresa adota medidas preparatórias para uma futura, mas incerta, comercialização dos produtos. Dentro dessas medidas incluem-se, por exemplo, o desenho da marca e a confeção das embalagens onde será incorporada ulteriormente a marca. Assinale-se que não se ultrapassa a esfera interna da empresa quando os produtos marcados são enviados desde a fábrica que os produz para um armazém onde permaneçam armazenados. Ora, caso os produtos não sejam comercializados pouco tempo depois, não podemos deixar de enquadrar esta situação na ausência de uso sério da marca. Um exemplo, muito mencionado na doutrina, de venda que não ultrapassa a esfera privada respeita aos produtos ou serviços produzidos por uma cooperativa que tenham como destinatários os próprios cooperadores (ou seja, sempre que a sua aquisição esteja limitada aos detentores deste estatuto), caso em que esta circunstância não releva para que se considere existir uso sério. Contudo, as atividades realizadas pela cooperativa com terceiros podem constituir atos de uso sério da marca, uma vez que, na nossa opinião, já existe um uso da marca no mercado “externo” e não no âmbito privativo da Cooperativa. Por outro lado, também não constitui um ato de uso sério da marca as vendas de produtos realizadas em embaixadas, já que, também aqui, não existe uso público ou externo da marca. Porém, as vendas de produtos realizadas em lojas livres de impostos, como as duty free shops, já serão consideradas como uso sério da marca. As vendas realizadas nestas lojas, apesar de levadas a cabo em zonas de acesso restrito, fazem parte de um determinado circuito comercial de acesso ao público e, portanto, apesar de restrito, é possível qualificar estas vendas como atos de uso sério 69. Por último, outra circunstância que poderia antever um uso privado da marca e, portanto ser qualificado como não sério, consiste nas vendas de produtos efetuadas em economatos. (…) Destaca-se que deve ser dada especial atenção às vendas de produtos nestas condições, uma vez que, tratando-se de vendas que não permitem o acesso a todos os consumidores, é difícil afirmar que, pelo menos, em regra, estamos perante um uso externo e público da marca. A resposta a esta questão só poderá ser dada através de uma análise do caso concreto e dependerá, sempre, do carácter mais ou menos aberto de tais economatos.» Ora, o uso provado da marca pela apelante não se subsume a estas caraterísticas do uso interno ou privado, pelo contrário, o produto a que se reporta a marca está acessível a todos os consumidores em ambiente digital. Sustentou a apelante no recurso em primeira instância que a marca da apelada não é objeto de uma utilização consistente e uniformizada, ora aparecendo o conjunto ...r em justaposição, ora em separado ora com uma imagem de um cão. Essa argumentação é retomada neste recurso, sustentando a apelante que esse tipo de uso constitui também causa de caducidade. Nos termos do Artigo 261.1. do CPI, “A marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo.» O nº4 do mesmo artigo dispõe que «A marca nominativa só está sujeita às regras de inalterabilidade no que respeita às expressões que a constituem, podendo ser usada com qualquer aspeto figurativo desde que não ofenda direitos de terceiros.» E, nos termos do Artigo 268.1.a), considera-se uso sério da marca o uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu caráter distintivo, de harmonia com o disposto no Artigo 261º, feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada. O tribunal de primeira instância debruçou-se sobre esta questão nestes termos: «Pese embora tenha lançado mão da composição A este propósito refere João Mota, Op. Cit., pp. 26-27, que: «O princípio da inalterabilidade da marca está previsto no art.º 261º do CPI, constatando-se que, apesar de a lei permitir a alteração do sinal, esta modificação nunca poderá afetar substancialmente a identidade ou a capacidade distintiva da marca. Pelas razões supra mencionadas, o ordenamento jurídico configurou um mecanismo que permite ao titular usar, dentro de certos limites, a marca de uma forma diferente daquela que foi registada. Tendo ficado assente que a marca poderá sofrer algumas alterações que não alterem a sua capacidade distintiva, resulta da referida disposição legal que o titular pode efetuar essas alterações sem necessidade de as registar. Admitida essa possibilidade, torna-se necessário determinar os limites dentro dos quais a marca pode variar. A previsão de limites às alterações que podem introduzir numa marca pretende evitar que o titular seja sancionado com a declaração de caducidade por não uso. As alterações que podem ser realizadas deverão ser apreciadas tendo em conta cada tipo de marca. Por exemplo, se se tratar de uma marca mista será necessário avaliar todos os elementos que fazem parte da marca. Assim, torna-se essencial avaliar não só os elementos nominativos, mas também os elementos gráficos, como figuras ou desenhos, que integrem a marca. Relevam, assim, modificações que consistam na simples mudança das cores do desenho ou na forma das palavras que integram a marca tal como foi registada, assim como alterações que consistam na supressão de alguns elementos que fazem parte da marca, como um palavra ou desenho, passando a utilizar somente os restantes elementos que integram a marca. Estas alterações são exemplos que podem atentar contra a identidade da marca. Outra circunstância que deve ser tida em consideração para avaliar os limites de alteração de forma da marca consiste em determinar os prejuízos possíveis que se poderão verificar na sua capacidade distintiva. Para que uma marca possa ser alvo de uma declaração de caducidade por não uso será necessário que sejam realizadas alterações que desvirtuem o seu carácter distintivo. Assim, por exemplo, se uma marca for formada por elementos descritivos ou genéricos e por elementos que não sejam descritivos e genéricos, esta deve ser usada na sua totalidade, já que, caso sejam apenas usados os seus elementos descritivos ou genéricos, tal circunstância poderá provocar uma alteração no seu carácter distintivo, provocando, assim, a respetiva declaração de caducidade. (…) Na hipótese de estarmos perante uma marca nominativa composta só por palavras, poder-se-á, por exemplo, perder o carácter distintivo da mesma se se traduzir o sinal de um idioma para outro. Por último, é importante assinalar a relevância de um critério sempre tomado em consideração. Referimo-nos ao critério da “commercial impression” que foi criado pela doutrina norte-americana com o fim de determinar a relevância da alteração de forma da marca. A doutrina mencionada entende que, para avaliar as alterações significativas na forma da marca, será necessário ter em conta o impacto produzido no público, relativamente à nova forma da marca. Segundo MCCARTHY, se a nova versão da marca mantiver na mente dos consumidores um significado que corresponda ao da versão anterior, podemos entender que a alteração da forma não altera a identidade da marca. Ou seja, sendo a alteração da marca percebida na mente dos consumidores, o uso da nova versão constitui um uso da marca inicialmente registada. Assim, para aferir se as alterações da marca não alteram a respetiva identidade, será necessário diferenciar a classe de consumidores a que cada tipo se dirige.» Sendo a marca da apelada meramente nominativa (...r), a utilização da mesma por justaposição, ora em duas palavras, ora associada à imagem de um cão, não bule com a sua capacidade distintiva e subsume-se à permissão do Artigo 261.4. do CPI. Utilizando o critério enunciado da “comercial impression”, afigura-se-nos que o consumidor de tal serviço – mesmo confrontado com essas variações – manterá em mente que a marca tem um significado correspondente à versão anterior. De todo o modo, caberia à apelante fazer prova de que o consumidor – colocado perante tais situações – pensaria que não estava perante o uso da mesma marca, alegação e prova essa que a apelante não fez – cf. Artigo 342.1. do Código Civil. Termos em que também improcede esta questão suscitada na apelação. Finalmente, objeta a apelante que a marca ...r aparece associada a várias entidades/marcas bancárias, sendo certo que não existe qualquer averbamento de licença ou autorização de uso pela entidade bancária Millenium BCP, não sendo a licença eficaz relativamente a terceiros. Ora, se é certo que a concessão de licença deve ser objeto de registo (Artigos 30.1.b) e 31.1. do CPI), a omissão de tal registo não constitui de per si fundamento de caducidade da marca, consoante decorre dos Artigos 268º e 269º do CPI, sendo que o thema decidendum é precisamente o da (in) existência de fundamento de caducidade da marca. Nesta medida, é inócua a questão assim suscitada. DECISÃO. Pelo exposto: a)Não se admite a junção dos dois documentos pela apelante, mais se condenando a mesma em duas UCs pelo incidente suscitado; b)Acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida. Custas pela apelante. Lisboa, 25.10.2016 (Luís Filipe Pires de Sousa) (Carla Câmara) (Maria do Rosário Morgado) [1]Abrantes Geraldes, Recursos no Novo Código de Processo Civil, Almedina, 2013, pp. 84-85. [2]Abrantes Geraldes, Op. Cit., p. 87. [3]No mesmo sentido, cf. Acórdão da Relação de Guimarães de 24.4.2014, Manuel Bargado, 523/11, www.colectaneadejurisprudencia.com. [4]Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19.3.2013, Ana Resende, 371/09. [5]Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18.2.2003, Azevedo Ramos, 20/03, www.colectaneadejurisprudencia.com [6]Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21.10.93, Rodrigues Codeço, 6046, www.colectaneadejurisprudencia.com. [7]CF. Acórdão da Relação de Guimarães de 27.2.2014, Ana Cristina Duarte, 323/12, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17.3.2016, Tibério Silva, 2002/11, CJ 2016-I, p. 81-86. [8] Ora 2ª adjunta neste coletivo. |