Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
Processo:
267/2001.E2.S2
Nº Convencional: 7ª SECÇÃO
Relator: FERNANDA ISABEL PEREIRA
Descritores: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MARCAS
REGISTO
CADUCIDADE
CONFUSÃO
DECLARAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
Data do Acordão: 11/24/2016
Votação: UNANIMIDADE
Texto Integral: S
Privacidade: 1
Meio Processual: REVISTA
Decisão: NEGADA A REVISTA
Área Temática:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXTINÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - EXTINÇÃO DO REGISTO DA MARCA.
DIREITO CIVIL - RELAÇÕES JURÍDICAS / PROVAS.
Doutrina:
- Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra 1997, 59.
- Jorge Cruz, “Código da Propriedade Industrial”, Lisboa, 2003, 325, 657, 661, 710
- Luís Couto Gonçalves, citando Franceschelli, Direito de Marcas, Almedina, 2000, 175; Manual de Direito Industrial, 2.ª Edição, 2008, Almedina, 377
Legislação Nacional:
CÓDIGO CIVIL (CC): - ARTIGO 342.º, N.º 2.
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CPI) / 1995: - ARTIGOS 34.º, 36.º, N.ºS 1, ALS. A) E B), 2, 4, 189.º, N.º 1, AL. M), 193.º, N.º1, ALS. A) E C), 195.º, N.OS 1, 3 E 4, 205.º, 207.º, 216.º, N.ºS 1, AL. A), 5, 8, 268.º, 269.º, 270.º.
Jurisprudência Nacional:
ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

-DE 24-10-2002, PROCESSO N.º 02B2488, ACESSÍVEL EM WWW.DGSI.PT ;
-DE 28-09-2010, PROCESSO N.º 235/05.0TYLSB.L1.S1, ACESSÍVEL EM WWW.DGSI.PT :
-DE 24-04-2012, PROCESSO N.º 424/05.7TYVNG.P1.S1, ACESSÍVEL EM WWW.DGSI.PT .
Jurisprudência Internacional:
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA (TJUE):
-ACÓRDÃO DE 11 DE MARÇO DE 2003, PROFERIDO NO PROCESSO N.º C-40/01 (ANSUL BV V. AJAX BRANDBEVEILIGING BV), ACESSÍVEL EM WWW.EUR-LEX.EUROPA.EU
Sumário :
I - À caducidade dos direitos de propriedade industrial – suscitada numa acção proposta antes da entrada em vigor do DL n.º 36/2003, de 05-03, que aprovou o CPI de 2003 (actualmente vigente) –, é aplicável o regime jurídico decorrente do CPI de 1995 (arts. 36.º, 195.º, 205.º e 216.º).

II - Previam-se nesse regime jurídico como causas de caducidade dos aludidos direitos sobre marcas: (i) o fim do seu prazo de duração; (ii) a falta de pagamento de taxas; (iii) a falta de apresentação da “declaração de intenção de uso” (que devia ser apresentada de cinco em cinco anos a contar da data do registo); e (iv) a falta de “uso sério” durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo - arts. 36.º, 195.º e 216º, n.º 1, al. a), do CPI de 1995.

III - As referidas causas de caducidade – contrariamente ao que sucede no CPI de 2003 quanto às fundadas em prazos de duração e pagamentos de taxas – não operavam automaticamente, carecendo, ao invés, para produzir efeitos, de ser declaradas pelo INPI (a requerimento de qualquer interessado na obtenção dessa declaração; ou oficiosamente quando se verificasse prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos) – arts. 36.º, 195.º, n.os 1, 3 e 4, e 216.º, n.º 8, do CPI de 1995.

IV - O ónus da prova de ter sido requerida ou declarada a caducidade da marca pelo INPI, enquanto matéria de excepção, recai sobre quem a invoca, pelo que, na falta dessa prova, não se verifica a caducidade – art. 342.º, n.º 2, do CC.

V - A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade da marca, o que significa que a propriedade desta se adquire através do registo no INPI, conferindo ao seu titular o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina – art. 207.º do CPI de 1995.

VI - Há manifesta confundibilidade entre as marcas “Hydra” e “Hidra” já que, para além de serem graficamente semelhantes e foneticamente iguais, as mesmas se destinam a assinalar produtos com a mesma finalidade (no caso, a construção) e podem ter os mesmos circuitos comerciais, razão pela qual a sua coexistência no mercado é passível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio destinatário dos produtos por elas assinalados.

Decisão Texto Integral:
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:



1.  Relatório:


AA instaurou, em 18.05.2001, acção declarativa ordinária, contra Hidra - Indústria de …, S.A., pedindo que:

a) fosse anulada a firma ou denominação social da sociedade ré, nos termos e para os efeitos do art. 5°, nº 3 do CPI, e cancelado o respectivo registo na competente Conservatória do Registo Comercial, com todas as consequências legais;     

b) fosse declarada a ilicitude do uso da expressão “Hidra” por parte da sociedade ré;

c) fosse condenada a sociedade ré a abster-se de usar a expressão “Hidra” ou qualquer outra com esta confundível, sob toda e qualquer forma, na sua actividade comercial;

d) fosse anulado o registo das marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b), 189º, nº 1. al. m) e 193º, todos do Código da Propriedade Industrial;

e) e fosse anulado o registo da insígnia de estabelecimento nº 9492, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b) e 231º, nº 1, al. f), todos do Código da Propriedade Industrial.

Alegou, para tanto e em resumo, o seguinte:

A autora é uma empresa alemã que se dedica ao fabrico e comercialização de tubos de metal e de outros adequados à substituição de metal, sendo titular em Portugal do registo:

- da marca internacional nº2R 224 148 “HYDRA”, concedida por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 04.08.1960, destinada a assinalar produtos incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice, aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31/05, nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”;          

- da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 15.11.1969, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª e 17ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente “tubos e tubagens flexíveis”;

- da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 19/09/1973, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17ª e 19ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente, “tubos e tubagens flexíveis”.

Tais marcas caracterizam-se pelo sinal exclusivamente nominativo “HYDRA”, que distingue os respectivos produtos.

Em 21.05.1991, foi requerido o registo de constituição da sociedade ré, que adoptou a denominação social de “Hidra - Indústria de …, Lda”, tendo sido requerido, em 09.01.2001, registo da sua transformação em sociedade anónima, passando a sua denominação social a “HIDRA - Indústria de …, S.A.”

De acordo com o seu pacto social, esta sociedade tem por objecto social “a fabricação de acessórios de plástico para a construção”, tendo sede social em ..., concelho de Azambuja, e podendo a administração “criar estabelecimentos, sucursais, delegações ou quaisquer formas de representação social, bem como deslocar a sede social”.

A sociedade ré, em 04.03.1992, havia requerido a protecção da marca nacional nº 280.964 “HIDRA”, concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 17ª da Classificação Internacional de Nice: “ tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)” e da marca nacional nº 280.965 “HIDRA”, também concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 19ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes) ”.

A ré requereu ainda na mesma data o registo de insígnia n° 9492 “HIDRA”, concedido por despacho do INPI de 04.11.1993.

A designação da denominação social da ré e das marcas e sigla por esta registadas, violam gravemente os direitos da autora, decorrentes dos seus registos internacionais. A ré contestou por impugnação e por excepção, invocando a prescrição do direito da autora, a inexistência do direito de anulação do registo da marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, a caducidade derivada da falta de renovação da concessão dos registos, a caducidade do direito da autora, pelo decurso do prazo de 5 anos, a contar do conhecimento dos factos pela autora, nos termos do art. 215º do Código da Propriedade Industrial, a existência de consentimento da autora e, bem assim, o não uso da marca por parte da autora.

Replicou a autora, pugnando pela improcedência das excepções invocadas.

No despacho saneador relegou-se para a decisão final o conhecimento das excepções.

O Tribunal de 1ª instância proferiu sentença, julgando a acção procedente e, em consequência, decidiu:

a) - a anulação do registo da firma “Hidra - Indústria de …, S.A”, da ré, com o consequente cancelamento desse registo no Registo Nacional de Pessoas Colectivas e no Registo Comercial;

b) - a anulação dos registos das marcas nº 280.964 “Hidra” e nº 280.965 “'Hidra”, ambas da ré;

c) - a anulação do registo da insígnia n° 9492 “Hidra” da ré;

d) – e condenou a ré a abster-se de usar, sob toda e qualquer forma, no exercício da sua actividade, o sinal “Hidra”.


Inconformada, apelou a ré.

O Tribunal da Relação de Évora, por acórdão de 9 de Outubro de 2014, julgou a apelação procedente, revogou a sentença recorrida e, com base na invocada excepção peremptória da caducidade do direito da autora, que julgou verificada, absolveu a ré dos pedidos contra si deduzidos.

A autora recorreu de revista para este Supremo Tribunal. Foi proferido acórdão, em 15 de Abril de 2015, que, concedendo parcialmente a revista, revogou o acórdão recorrido na parte em que julgou verificada a excepção da caducidade do direito da autora e ordenou que o Tribunal da Relação conhecesse das demais questões cujo conhecimento se havia considerado prejudicado.

Proferiu, de novo, o Tribunal da Relação acórdão, em 10 de Março de 2016, julgando a apelação improcedente e confirmando a sentença da 1ª instância.

Recorre, agora, a ré de revista.

Na respectiva alegação aduziu a seguinte síntese conclusiva:

«A. O presente recurso é interposto do acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que julgou improcedente a apelação da ré recorrente e confirmou a sentença recorrida nos segmentos apreciados da caducidade das marcas da autora, resultante da falta de renovação e do não uso e da inexistência de confusão entre produtos e designações.

B. Não se resigna a recorrente quanto às questões ora decididas, que reputa violadoras da lei, por erro de interpretação e aplicação, para além de não terem acolhimento na factualidade definitivamente assente na 1ª Instância - Deste modo;

C. É sabido que o titular da marca tem não só o direito de a usar mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade de concorrência e por isso, o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto, previa, no n.° 3 do art.° 124.°, que o registo da marca caducava "se a marca não for usada durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificada.". O Dec.-Lei n.° 176/80, de 30.5 introduziu depois alterações ao nível da caducidade das marcas.

D. A razão de ser de tais alterações consta no preâmbulo do diploma, que se transcreve: "A efectivação da caducidade por falta de uso da marca é uma exigência de todas as legislações, incluindo a portuguesa, mas que tem sido entre nós inoperante e que manifestamente convém tornar eficaz. Assim, será possível considerar caducos muitos registos de marcas que nos chegam do estrangeiro, que não têm sido aplicados em Portugal e que, por isso mesmo, constituem, sem qualquer utilidade prática, um impedimento para novos registos."

E. A obrigatoriedade do uso da marca foi igualmente consagrada de forma expressa, ao nível comunitário, na Directiva do Conselho, de 21.12.1988 (89/104/CEE), que visou a harmonização das legislações do Estados-membros em matéria de marcas e assim, no artigo 10.° n.° 1 determinou-se que "se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo do registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.".

F. O Código de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, integrou no seu seio normas destinadas a cumprir a aludida Directiva (cfr. art.°216.°) e também o actual CPI tem em conta o aludido instrumento comunitário.

G. Veja-se o n.° 1 do art.° 269.° que estipula-se que "a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.° 4 e no artigo 268.°", enquanto que o n.° 4 do art.° 269.° estabelece que "o registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.° 4 do artigo anterior."

H. Nos termos do n.° 1 do art.° 256.° do CPI, "de cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deve ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma declaração de intenção de uso da marca.".

I. A falta da referida declaração terá como efeito que a marca não será oponível a terceiro, No CPI de 1995 a obrigação de declaração de intenção de uso foi prevista em termos idênticos aos que passaram para o actual Código (art.° 195.° do CPI de 1995), com a diferença de que no CPI de 1995 manteve-se a expressa menção, herdada do Dec.-Lei n.° 176/80, de que sem a falta de declaração de intenção de uso presumir-se-ia que esta não estava a ser usada, certo, sendo, ser precisamente este o diploma legal à luz do qual, deverá ser regido o caso vertente - Ora a grande verdade;

J. É que à data da instauração da acção, a autora não tinha, manifestamente, sequer renovado, por uma única vez as marcas 344.963 e 390.799 fo que só sucedeu em Novembro e Maio de 2002, respectivamente) enquanto, que a marca 224.148. o tinha feito, mas já em 28 de Julho de 1994, daí resultando, à saciedade a manifesta caducidade das mesmas.

K. Por seu turno, o titular do registo da marca deve fazer desta um "uso sério" e este uso sério é, conforme vem sendo ponderado pela jurisprudência comunitária, o uso efectivo da marca, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca.

L. A falta de uso sério da marca pelo período ininterrupto de cinco anos fundamenta a caducidade da marca, e é seu titular que tem de fazer a prova desse mesmo uso, ao contrário do entendimento consignado no acórdão recorrido.

M. Neste campo específico, a única coisa que resultou demonstrada cinge-se ao ponto 13 dos factos provados, ora transcrito "A autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas registadas referidas em 2), 3) e 4) entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, conforme as facturas juntas ais autos a fls. 212-216 e 252-283.";

N. E só isto, não demonstra o uso das marcas em apreço, muito menos um uso sério das mesmas, o que significa que as marcas da autora apelada em apreço estão, como estavam, manifestamente caducas, tendo o acórdão recorrido violado por erro de interpretação e aplicação o disposto no artigo 216° do CPI em vigor e aplicável à data da entrada da p.i. - Não concedendo;

O. A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua individualização, sendo que a possibilidade de indução em erro reporta-se aos sinais em si mesmo considerados e logo que se verifique, do ponto de vista do consumidor médio, uma situação desse género, estaremos em face de uma imitação de marca in C. J., Ano XI, Tomo 2º, pág. 24).

P. Por seu turno, é bastamente salientado pela doutrina que o agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico do sector, nem a pessoa especialmente atenta, donde, a confusão ou erro devem ser fáceis, não interessando para o efeito observadores perspicazes, capazes de fazerem ligações que escapam à maioria das pessoas (Oliveira Ascensão in Direito Comercial - Vol. 11-Direito Industrial - pág. 155).

Q. No caso sub judice, a questão que se coloca é a de saber se os produtos a que se referem são idênticos ou de afinidade manifesta e se há semelhança entre os sinais. A apelante, contrariamente à decisão recorrida, entende que são manifestas as diferenças entre os produtos e que não é fácil a confusão.

R. Efectivamente, de acordo com o princípio da especialidade, a marca há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

S. Ora, temos para nós como incontroverso, que as marcas da autora e da recorrente respeitam a produtos diferentes, destinam-se a mercados diferentes e a diferentes clientelas, não existindo perigo de confusão entre os consumidores de uma e outra marcas e mais a mais, a autora não tem sequer, uma delegação ou sucursal em território nacional e há muitos e bons anos (bem mais de 10) que nada comercializa em Portugal.

T. A autora não provou que os seus produtos são idênticos aos da ré, que se destinam a mercados idênticos e a idênticas clientelas. Isso, aliás, até seria de prova impossível, já que a autora se dedica à produção de componentes metálicos, especialmente, em aço inox, destinados, na sua larga maioria à indústria automóvel, enquanto que a recorrente se destina à indústria de plásticos, destinados a redes de águas e de saneamento básico.

U. O acórdão recorrido, é por isso, também ele violador do disposto no artigo 144° do CPI.

Nestes termos, nos melhores de direito aplicável e sempre com o mui douto Suprimento de V.Exas., deverá ser dado integral provimento ao presente recurso de apelação e em consonância, revogado o acórdão recorrido, julgando a acção totalmente improcedente».


Contra-alegou a recorrida, defendendo a manutenção do acórdão recorrido.

Colhidos os vistos novamente, cumpre apreciar e decidir.


2. Fundamentos:

De facto:

A facticidade julgada provada nos autos é a seguinte:

1) A autora é uma empresa registada na Alemanha, cujo objecto consiste, além do mais, no fabrico e comercialização de tubos de metal, tubos flexíveis e todo o tipo de produtos metálicos e produtos de materiais de todo o tipo adequados para a substituição de metal.

2) Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 04 de Agosto de 1960, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº 2R 224 148 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 28 de Setembro de 1959, registo esse sucessivamente renovado em 28 de Setembro de 1979 e em 28 de Setembro de 1999, a qual se destina a assinalar produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice (aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31 de Maio), nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”, conforme os documentos de fls. 32-35, 89-95 e 163-165.

3) Por despacho do INPI de 15 de Novembro de 1969, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 20 de Março de 1968, registo esse renovado em 20 de Março de 1988, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª e 17a da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “ tubos e tubagens flexíveis enganchados com garra, unidos por soldadura forte, soldados, colados, estirados sem soldadura e por extrusão, de parede simples e múltiplos em metais, incluindo ligas de metais, bem como tubos e tubagens flexíveis, onduladas, foles dos que se podem deformar e elásticos fabricados nesses materiais, particularmente para instrumentos de medição ou de regulação, para válvulas sem bucha e para outras armações para estancar, para compensação de dilatações de tubulações e para o amortecimento de vibrações, etc.; tubagens flexíveis, enroladas através de faixas profiladas em metais e incluindo ligas de metais igualmente para juntas; todos os produtos acima referidos igualmente com revestimentos de e/ou envolvidos em metais e ligas de metais, borracha e sucedâneos da borracha e em matérias plásticas para estancar e de tomadas de reacções, de resistência química e de ajustamento da condução do calor e das constantes eléctricas e magnéticas; platinas em arco ou deformadas sob a forma cónica achatada com ou sem abertura central, igualmente com ondulações concêntricas (membranas) para o fabrico de caixas aneróides com uma ou mais câmaras, respectivamente foles com membranas tendo os bordos soldados, unidos, colados, engastados e aparafusados; caixas aneróides com várias câmaras, fabricadas a partir de tubagens estiradas sem soldadura pela formação de ondulações profundas e circulares”.   

4) Por despacho do INPI de 19 de Setembro de 1973, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 07 de Julho de 1972, registo esse renovado em 07 de Julho de 1992, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17a e 19a da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, tubos de molde perdido, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima citados em metais. Tubos e cintas de ventilação em metais e/ou borracha, sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, moldes perdidos, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas”.

5) Em 21 de Maio de 1991 foi registada na Conservatória do Registo Comercial de Azambuja a constituição da sociedade ré, com a denominação social “HIDRA - Indústria de …, Lda.”

6) Em 09 de Janeiro de 2001, foi requerido e efectuado, na Conservatória do Registo Comercial de Azambuja, o registo da sua transformação em sociedade anónima, com a denominação social “HIDRA - Indústria de …, S.A.”.

7) A sede social da ré situa-se em …, Azambuja, podendo a administração criar estabelecimentos, sucursais, delegações ou quaisquer formas de representação social, bem como deslocar a sede social.

8) A ré tem como objecto social a fabricação de acessórios de plástico para a construção.

9) Em 04 de Março de 1992, a ré requereu a protecção das seguintes marcas nacionais:

a) marca nacional nº 280.964 “HIDRA”, a qual veio a ser concedida por despacho do INPI de 29 de Outubro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 29 de Abril de 1994, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 17ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)”;

b) marca nacional nº 280.965 “HIDRA”, a qual veio a ser concedida por despacho do INPI de 29 de Outubro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 29 de Abril de 1994, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 19ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes) ”.

10) Na mesma data, a ré requereu o registo da insígnia nº 9492 “HIDRA”, o qual foi concedido por despacho do INPI de 04 de Novembro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 31 de Maio de 1994.

11) Em 24 de Fevereiro de 2000, através do Agente Oficial da Propriedade Industrial, Engenheiro BB, a ré apresentou junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma reclamação contra a protecção em Portugal da marca internacional nº 715.212 “HYDRAGAS”, registada em nome da autora, invocando as suas marcas e insígnia registadas referidas em 9) e 10), conforme o documento de fls. 173-179, a qual foi notificada, por aquele Instituto, aos agentes da autora, “CC & DD”, através do ofício datado de 10 de Março de 2000 e junto a fls. 180.

12) A autora apresentou junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 28 de Julho de 1994, 14 de Novembro de 2002 e 10 de Maio de 2002, as declarações de intenção de uso das marcas internacionais nº 2R 224.148, nº R 344.963 e nº R 390.799, respectivamente.

13) A autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas registadas referidas em 2), 3) e 4), entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, conforme as facturas juntas aos autos a fls. 212-216 e 252-283.

14) A ré fabrica, comercializa e publicita em todo o país produtos com as marcas referidas em 9), desde a data do registo destas.

15) A autora apenas teve conhecimento do uso pela ré das marcas e insígnia referidas em 9) e 10) aquando da notificação referida em 11).

16) A presente acção foi instaurada no dia 18 de Maio de 2001, para os termos da qual a ré foi citada a 23 de Abril de 2002.


2.2. De direito:

Tendo presentes as conclusões da alegação, as quais delimitam o objecto do recurso, a menos que se verifique questão de conhecimento oficioso, e julgada, em definito, improcedente a excepção peremptória da caducidade do direito da autora, ora recorrida, as questões a decidir são as seguintes:

- caducidade das marcas da autora por falta de apresentação da declaração de intenção de uso, por falta de uso sério e por não renovação;

- inexistência de confundibilidade entre as marcas em confronto e os produtos por estas assinalados.


Da caducidade das marcas:

1. Na síntese da sua alegação recursiva, concretamente nas alíneas A) a N), a ré, aqui recorrente, sustenta que, ao contrário do decidido pelas instâncias, as marcas da autora se encontram caducadas, argumentando, essencialmente, que:

- o titular da marca tem o direito, mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade da concorrência;

- a lei previa e prevê a caducidade do registo da marca no caso da mesma não ser usada, tendo variado o prazo fixado, falando inclusivamente num uso sério da mesma, correspondente ao seu uso efectivo;

- na vigência do artigo 195.º do Código da Propriedade Industrial de 1995, exigia-se a apresentação de uma «declaração de intenção de uso» da marca, de cinco em cinco anos, sob pena de inoponibilidade da marca e do funcionamento da presunção de que a mesma não estaria a ser utilizada;

- no momento da instauração da acção a autora não havia renovado duas das suas marcas, o que só fez posteriormente, e quanto à restante já tinham decorrido cinco anos desde a última renovação.

- a falta de uso sério da marca pelo período de cinco anos fundamenta a sua caducidade nos termos do artigo 216.º do referido Código da Propriedade Industrial, competindo ao seu titular fazer prova do uso da mesma, o que a factualidade provada não demonstra.

A ré defende na sua contra-alegação tese inversa.

Relativamente a esta problemática, o acórdão recorrido considerou que não ocorreu a invocada caducidade por não ter sido requerida, por um lado, e por terem sido apresentadas declarações de intenção de uso ou renovadas as marcas, por outro, salientando que a caducidade sempre teria de ser declarada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP), o que não sucedeu no caso vertente. Considerou ainda recair sobre a ré o ónus da prova da inexistência de uso sério das marcas.

Começaremos por referir que, no caso, tem aplicação o regime jurídico instituído pelo Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1995, uma vez que a propositura da presente acção ocorreu durante sua vigência, ou seja, antes da entrada em vigor do DL nº 36/2003, que aprovou o Código da Propriedade Industrial de 2003, actualmente vigente, subsumindo-se o regime jurídico da caducidade dos direitos de propriedade industrial e, em particular, das marcas aos dispositivos insertos nos artigos 36.º, 195.º, 205.º e 216.º daquele primeiro código de 1995.

O artigo 36º nº 1 do referido CPI de 1995 contemplava duas causa de caducidade dos direitos de propriedade industrial. Esta podia verificar-se por ter expirado o seu prazo de duração (al. a)) e por falta de pagamento de taxas (al. b)).

Para além destas causas de caducidade, outras estavam previstas no mesmo código associadas ao não uso da marca registada pelo respectivo titular por forma a evitar, como refere Luís Couto Gonçalves, citando Franceschelli (Direito de Marcas, Almedina, 2000, pág. 175), que os registos de marcas sejam ocupados por «cimiteri e fantasmi di marchi»

Assim, a caducidade da marca podia operar por falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», nos termos do artigo 195º, e por falta de «uso sério da marca» durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo, de acordo com a al. a) do nº 1 do artigo 216º do CPI em causa.

Vejamos, em primeiro lugar, se ocorre a caducidade fundada em falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», como defende a ré, obrigatoriedade legal que se manteve no Código da Propriedade Industrial de 2003 (artigo 256º nº 1) e que veio a cessar, entretanto, com o DL nº 143/2008, de 25 de Julho, diploma que aprovou medidas de simplificação de acesso à propriedade industrial e, neste particular, eliminou a necessidade de apresentação periódica da aludida declaração, abreviadamente designada por DIU.

Dispunha o artigo 195.º, n.ºs 1, 3 e 4 do CPI de 1995:

1. De cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deverá ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma declaração de intenção de uso da marca, sem a qual esta se presumirá não usada”.

(…)

3. As marcas para as quais essa declaração não foi apresentada não serão oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registo a requerimento de qualquer interessado, ou quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos.

4. Se não tiver sido pedida nem declarada a caducidade do registo, este será novamente considerado em pleno vigor desde que o titular faça prova de uso da marca.

(…)”.

Não decorre deste preceito que a não apresentação da «declaração de intenção de uso» no referido prazo de cinco anos, a contar do registo, determine a caducidade imediata da respectiva marca. Ou seja, que a falta de apresentação da «declaração de intenção de uso» constitua uma causa “automática” de caducidade da marca, apenas se presumindo esta como não usada.

A própria letra do artigo 195.º do CPI de 1995 condiciona, expressamente, a caducidade do respectivo registo a prévio requerimento de qualquer interessado na obtenção de uma declaração nesse sentido ou a sua declaração oficiosa quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos, possibilitando, se não tiver sido pedida ou declarada a caducidade, que, ulteriormente, se considere o registo da marca em pleno vigor se vier a ser feita prova de uso da mesma pelo seu titular.

Este regime encontra-se, aliás, em sintonia com o estabelecido no artigo 36.º do mesmo código, preceito que, para além de dispor que os pedidos de caducidade deveriam ser apresentados no INPI, sendo a caducidade anotada e publicada, dizia expressamente que:

4. A caducidade só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

O entendimento de que a falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», também conhecida por “DIU”, não é, só por si, causa imediata de caducidade do registo da marca quer em face do Código da Propriedade Industrial de 1995, quer do de 2003, é defendido por Jorge Cruz, em anotação ao correspondente artigo 256.º do CPI, na versão de 2003 (Código da Propriedade Industrial, Lisboa, 2003).

Escreveu este autor que “a caducidade do registo por falta de uso da marca não é de actuação automática, quer dizer, é necessário apurar ou verificar se a marca está ou não a ser usada: e a DIU não passa de uma formalidade que permite essa verificação” (pág. 657).

Salienta o mesmo autor que as “DIU” nada têm a ver com a renovação do registo, nem constituem qualquer novo fundamento de caducidade do registo, visando apenas facilitar a declaração de caducidade dos registos de marcas não usadas (pág. 661), acrescentando ainda que tal em nada contraria os artigos 10.º e 12.º da Directiva 89/104/CE de 21-12-1988 (cfr. conclusão E das alegações de revista), uma vez que “É evidente que a não apresentação da DIU não constitui, de per se, um fundamento de caducidade do registo: o fundamento é a falta de uso da marca, conforme dispõe o artigo 12.º da Directiva” (págs. 657 e 661).

Na verdade, a «declaração de intenção de uso» constituía, unicamente, um instrumento para aferir do uso ou não uso pelo titular da marca registada, posto que só a marca usada merece protecção e, consequentemente, tutela jurídica.

Ao nível da jurisprudência é, a este propósito, citado o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 24-10-2002 (proferido na revista n.º 02B2488 e acessível em www.dgsi/jstj.pt), cuja doutrina, embora não directamente aplicável ao caso vertente, contém, igualmente, a ideia de que a falta de apresentação da «declaração de intenção de uso» não implica a caducidade automática do registo da marca, podendo o titular obstar à mesma, fazendo prova do seu uso, ainda que tal só seja admissível enquanto a caducidade não tiver sido pedida ou declarada.

É o seguinte o sumário do Acórdão em causa:

I - A presunção do não uso da marca por não ter sido apresentada a declaração de intenção do seu uso só pode ser ilidida se e enquanto não for pedida ou declarada a caducidade do respectivo registo.

II - O uso efectivo não é elemento necessariamente componente das marcas notórias nem das de grande prestígio pelo que as características de notoriedade e comprovado uso de nada valem se a caducidade do registo já tiver sido declarada, declaração que equivale a falta de registo.”

Debruçando-nos sobre o caso concreto, para o conhecimento da invocada caducidade do registo das marcas da titularidade da autora releva a seguinte facticidade:

2) Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 4 de Agosto de 1960, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº 2R 224 148 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 28 de Setembro de 1959, registo esse sucessivamente renovado em 28 de Setembro de 1979 e em 28 de Setembro de 1999, a qual se destina a assinalar produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice (aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31 de Maio), nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”, conforme os documentos de fls. 32-35, 89-95 e 163-165.

3) Por despacho do INPI de 15 de Novembro de 1969, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 20 de Março de 1968, registo esse renovado em 20 de Março de 1988, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª e 17ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “ tubos e tubagens flexíveis enganchados com garra, unidos por soldadura forte, soldados, colados, estirados sem soldadura e por extrusão, de parede simples e múltiplos em metais, incluindo ligas de metais, bem como tubos e tubagens flexíveis, onduladas, foles dos que se podem deformar e elásticos fabricados nesses materiais, particularmente para instrumentos de medição ou de regulação, para válvulas sem bucha e para outras armações para estancar, para compensação de dilatações de tubulações e para o amortecimento de vibrações, etc.; tubagens flexíveis, enroladas através de faixas profiladas em metais e incluindo ligas de metais igualmente para juntas; todos os produtos acima referidos igualmente com revestimentos de e/ou envolvidos em metais e ligas de metais, borracha e sucedâneos da borracha e em matérias plásticas para estancar e de tomadas de reacções, de resistência química e de ajustamento da condução do calor e das constantes eléctricas e magnéticas; platinas em arco ou deformadas sob a forma cónica achatada com ou sem abertura central, igualmente com ondulações concêntricas (membranas) para o fabrico de caixas aneróides com uma ou mais câmaras, respectivamente foles com membranas tendo os bordos soldados, unidos, colados, engastados e aparafusados; caixas aneróides com várias câmaras, fabricadas a partir de tubagens estiradas sem soldadura pela formação de ondulações profundas e circulares”.   

4) Por despacho do INPI de 19 de Setembro de 1973, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 07 de Julho de 1972, registo esse renovado em 07 de Julho de 1992, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17ª e 19ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, tubos de molde perdido, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima citados em metais. Tubos e cintas de ventilação em metais e/ou borracha, sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, moldes perdidos, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas”.

12) A autora apresentou junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 28 de Julho de 1994, 14 de Novembro de 2002 e 10 de Maio de 2002, as declarações de intenção de uso das marcas internacionais nº 2R 224.148, nº R 344.963 e nº R 390.799, respectivamente.

13) A autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas registadas referidas em 2), 3) e 4), entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, conforme as facturas juntas aos autos a fls. 212-216 e 252-283.

16) A presente acção foi instaurada no dia 18 de Maio de 2001, para os termos da qual a ré foi citada a 23 de Abril de 2002.

Desta facticidade extrai-se que a autora é titular das seguintes marcas internacionais (MI), sob a denominação “Hydra”, correspondentes aos seguintes registos, renovações e declarações de intenção de uso:

- MI 224.148, com registo em Portugal    em 04/08/1960, registo internacional em 28/09/1959, renovado em 28/09/1979 e em 28/09/1999, e declaração de intenção de uso de 28/07/1994;

-MI 344.963, com registo em Portugal    em 15/11/1969, registo internacional em 20/03/1968, renovado em 20/03/1988 e declaração de intenção de uso de 14/11/2002;

-MI 390.799, com registo em Portugal    em 19/09/1973, registo internacional em 7/07/1972, renovado em 7/07/1992, e declaração de intenção de uso de 10/05/2002.

Verifica-se, assim, que, em relação às marcas internacionais nº 344.963 e nº 390.799, a autora apresentou a correspondente «declaração de intenção de uso» em 14/11/2002 e 10/05/2002, respectivamente, isto é, depois de instaurada a presente acção. O que significa, como decorre da interpretação dos artigos 36.º n.º 4 e 195.º do CPI de 1995, sustentada pela doutrina e jurisprudência acima referidas, que, não tendo sido feita prova de ter sido requerida ou declarada a sua caducidade pelo INPI, prova que incumbia à ré por integrar matéria necessária à procedência da excepção por si deduzida, aquelas declarações foram operantes quanto às mesmas.

Ainda que assim não fosse, teria de ser novamente considerado em pleno vigor o registo das três aludidas marcas da autora, se feita a prova por esta, enquanto titular das marcas, do uso das mesmas, em conformidade com o estatuído no nº 4 do artigo 195º do CPI de 1995. E tal prova de uso mostra-se efectuada, dado ter resultado também provado que a autora comercializou em Portugal produtos com as referidas marcas registadas entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, ou seja, antes e após a propositura da acção, em 18 de Maio de 2001.

Não se verifica, por conseguinte, a invocada causa de caducidade do registo das marcas da autora fundada na falta declaração de intenção de uso.


2. Sustenta a ré, igualmente, a caducidade das marcas internacionais da autora por não terem sido objecto de «uso sério» durante cinco anos.

Sobre esta matéria dispunha o artigo 216.º n.ºs 1 e 5 do CPI de 1995:

1. Além dos casos previstos no artigo 36.º, o registo caduca:

a) Se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto nos n.ºs 5 a 9;

(…)

5. É considerado uso sério da marca:

a) A exportação de produtos ou serviços;

b) O uso de modo que só em elementos que não alterem o carácter distintivo difira da marca na forma sob a qual foi registada.”

Sem embargo das dificuldades inerentes à concretização do conceito de «uso sério», designado por “usage sérieux” na versão francesa e por “genuine use” na versão inglesa da Directiva de 1988, tal expressão deve ser entendida como uso efectivo ou genuíno da marca por contraposição ao uso simbólico ou simulado da mesma.

Neste sentido o TJUE, por acórdão de 11 de Março de 2003, proferido no Processo C-40/01 (Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV), acessível em www.eur-lex.europa.eu, densificando o conceito de «uso sério» afirmou tratar-se de “um uso que não é feito a título meramente simbólico, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca” e que “ o uso da marca deve (…) fazer-se sobre produtos ou serviços que já são comercializados ou cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, está iminente

Feita esta breve nota, não importa, contudo, aprofundar a concretização do aludido conceito, dado que também neste caso a caducidade não opera de forma automática, carecendo de ser declarada pelo INPI para produzir efeitos (artigos 216º nº 8 e 36.º n.º 4 do CPI de 1995).

Idêntica solução foi consagrada no CPI de 2003, o qual continua a prever o não «uso sério» da marca como causa de caducidade (artigos 268º e 269º) e a considerar que esta não é de verificação automática, estando dependente de pedido apresentado para o efeito junto do INPI, conforme resulta do seu artigo 270º.

Isto mesmo é afirmado pela doutrina.

Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, 2.ª Edição, 2008, Almedina, pág. 377) escreve, a propósito da falta de uso sério da marca, que “Este regime jurídico da caducidade do registo da marca previsto no CPI não corresponde, como é bom de ver, inteiramente ao conceito civilístico de caducidade, pois não actua automaticamente ou de pleno direito. O direito de marca não se extingue até que o registo seja declarado caducado, após um processo administrativo cujos termos correm, não oficiosamente, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 270º).”

Reforçando esta ideia, refere Jorge Cruz (ob. cit. pág. 710) em anotação ao artigo 270º do CPI de 2003 que nos pedidos de declaração de caducidade fundados na falta de uso da marca, em regra, pede-se ao requerente da declaração de caducidade do registo que produza indícios da falta de uso da marca (declarações de comerciantes ou industriais do ramo, etc.), sem embargo de recair sobre o titular do registo o ónus da prova de uso sério da marca junto do INPI.

Logo, também em relação à caducidade das marcas da autora com fundamento no seu não uso sério (artigos 36.º, n.º 2 e 4 e 216.º, n.º 1, al. a) e n.º 5, al. a) do CPI de 1995) valem as razões supra apontadas no sentido de não se tratar de uma caducidade automática, mas antes dependente de prévia declaração por parte da entidade competente, ou seja, o INPI.

Ora, no caso presente, não decorre sequer da facticidade provada que a ré ou qualquer outro interessado tivessem pedido o cancelamento das marcas da autora com tal fundamento, muito menos que tivesse sido declarada, sendo que sobre si recaía ónus de o demonstrar por se tratar de facto constitutivo da matéria de excepção que deduziu (artigo 342º nº 2 do Código Civil)

Não havendo prova de tal declaração, também não existem razões para considerar verificada a caducidade com este fundamento.

Sempre se dirá que a prova de que a autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas entre 1999 e 2003, período que, como já se referiu, é anterior e posterior à propositura desta acção (2001) é susceptível de configurar, nesse período, um uso efectivo das marcas em questão e, por conseguinte, um uso sério das mesmas.


3. Cumpre ainda averiguar se o registo das marcas da autora caducou com fundamento no decurso do prazo.

De harmonia com o artigo 205º do CPI de 1995, o registo vigorava por dez anos, contados da data da respectiva concessão, sendo indefinidamente renovável por períodos iguais. Ao titular da marca cabia o ónus de proceder à sua renovação e ao pagamento das correspondentes taxas, sob pena de caducidade, nos termos do disposto no já referido artigo 36.º n.º 1 do CPI de 1995.

Contudo, à luz do mesmo preceito, também aqui a caducidade carecia de ser declarada por iniciativa de um interessado, o qual deveria formular o respectivo pedido junto do INP (nº 2). O legislador, ao contrário do que hoje sucede, misturava as caducidades de actuação automática – prazos de duração e pagamentos de taxas – com os pedidos de declaração de caducidade (cfr. Jorge Cruz, ob. cit. pág. 325). 

Na verdade, no CPI de 2003, o legislador consagrou no preceito correspondente (artigo 37.º, n.º 1) que em tais casos a caducidade ocorre “independentemente da sua invocação”, o que significa que as assinaladas causas de caducidade, fundadas em prazos de duração e pagamentos de taxas, passaram a operar de forma automática, diferenciando-se o seu regime do das demais causas de caducidade reguladas no artigo 270.º do mesmo Código, dado que estas continuaram a depender da invocação de qualquer interessado junto do INP.

Por tal razão, também a caducidade fundada na falta de renovação das marcas não pode proceder, mesmo em relação à marca da autora n.º 344.963, apenas renovada em 1988, posto que a ré não logrou provar (nem sequer o alegou) que tivesse ocorrido pedido e subsequente declaração de caducidade.

Sintetizando, pode afirmar-se que à luz do artigo 36º do CPI de 1995 a extinção dos registos por caducidade não resulta de decisão judicial, ao contrário do que acontece com a declaração de nulidade e anulabilidade (artigos 34º do mesmo código), mas de decisão do INP proferida em processo administrativo desencadeado por iniciativa de um interessado, produzindo a caducidade efeitos apenas depois de declarada (nº 4 do artigo 36º citado).

Este regime mantém-se na actualidade (artigos 35º e 37º do CPI de 2003), salvo no tocante à caducidade fundada em prazos de duração e pagamentos de taxas, casos em que os direitos de propriedade industrial caducam independentemente da sua invocação, sendo, por conseguinte, de verificação automática.


Da confundibilidade das marcas em confronto:

Nas conclusões da sua alegação de recurso afirma ainda a ré que, ao contrário do decidido pelas instâncias, os produtos por si assinalados com a marca “Hidra” e os produtos da ré sinalizados com a marca “Hydra” não são confundíveis (conclusões N a U).

A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade de uma marca adquire-se através do registo no INPI, o qual confere ao seu titular o direito de propriedade e o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina (artigo 207º do CPI de 1995).

O direito à marca é, consequentemente, um direito que decorre do registo de um dado sinal distintivo, inexistindo direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

Uma vez registada, a marca desempenha, fundamentalmente, uma função distintiva, constituindo um sinal do comércio que serve para diferenciar produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (Acórdão do STJ, de 24-04-2012, Proc. n.º 424/05.7TYVNG.P1.S1).

O nosso ordenamento jurídico proscreve a marca que seja reprodução ou imitação de marca anteriormente registada, mas exige para lhe atribuir relevância jurídica que exista afinidade entre os produtos ou serviços assinalados. Assim, estabelece o artigo 207º do CPI de 1995 que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar, um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.

Por sua vez, dispõe o artigo 189º nº 1 al. m) do CPI de 1995, que “será recusado o registo das marcas (…) que, em todos ou algum dos aspectos, contenham… m) Reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor”, estabelecendo, por sua vez, o nº 1 do artigo 193º do mesmo diploma que “a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra, quando cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto”.

A propósito da confundibilidade da marca, escreve Carlos Olavo (Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra 1997, pàg. 59) que para se estar em face de reprodução ou imitação de marca, “é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins; é o chamado princípio da especialidade das marcas”. E, prossegue: A afinidade entre produtos ou serviços afere-se em face do próprio objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial. Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos. No juízo sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integra.

Na linha do Acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça, de 28-09-2010, a imitação entre marcas só existe quando a imitada e a imitante digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produtos ou serviços semelhantes ou afins, devendo efectuar-se a apreciação de uma eventual imitação, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os seus diversos pormenores, considerados, isolada e separadamente, do que pelas semelhanças do conjunto dos elementos que a constituem (Proc. n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1).

Volvendo ao caso em análise, consideram-se suficientemente elucidativas as razões apresentadas no acórdão recorrido no sentido da manifesta confundibilidade entre os produtos da autora e da ré designados pelas marcas “Hydra” e “Hidra”, respectivamente.

O sinal distintivo das marcas da titularidade da ré é graficamente semelhante e foneticamente igual ao das marcas da autora, as quais gozam de prioridade de registo, sendo que estamos em ambos os casos perante marcas nominativas.

Como se observou na sentença da 1ª instância, além de serem foneticamente idênticas, posto que se lêem exactamente da mesma forma, o aspecto gráfico é manifestamente semelhante apenas se diferenciando pela utilização de um “i” em lugar do “y”, este vulgarmente designado por “i” grego, letras que, só por si, não têm eficácia distintiva bastante e, por isso, relevante.

Defende a ré que inexiste qualquer afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas em confronto, pelo que se não verifica o risco de confusão quanto à titularidade das marcas registadas, mas sem razão.

Com relevo, mostra-se provado que:

- a autora tem por objecto o “fabrico e comercialização de tubos de metal, tubos flexíveis e todo o tipo de produtos metálicos e produtos de materiais de todo o tipo adequados para a substituição de metal”;

- a sua marca nº 2R 224 148 “HYDRA” destina-se a assinalar produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice (aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31 de Maio), nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”;

- a sua marca nº R 344 963 “HYDRA” destina-se a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª e 17ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “tubos e tubagens flexíveis enganchados com garra, unidos por soldadura forte, soldados, colados, estirados sem soldadura e por extrusão, de parede simples e múltiplos em metais, incluindo ligas de metais, bem como tubos e tubagens flexíveis, onduladas, foles dos que se podem deformar e elásticos fabricados nesses materiais…tubagens flexíveis, enroladas através de faixas profiladas em metais… borracha e sucedâneos da borracha e em matérias plásticas…;

- e a sua marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, destina-se a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora (…) nomeadamente (…) tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, moldes perdidos, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas”.

- a ré tem como objecto social a fabricação de acessórios de plástico para a construção.

- a sua marca nº 280.964 “HIDRA” destina-se a assinalar “tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)”;

- e a sua marca nº 280.965 “HIDRA” destina-se  a “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)”.

Esta facticidade evidencia existir identidade ou, pelo menos, complementaridade entre os produtos fabricados e comercializados quer pela autora, quer pela ré, porquanto tais produtos podem ter a mesma finalidade, os mesmos circuitos comerciais e destinar-se ao mesmo tipo de consumidor, visto que em ambos os casos os produtos se destinam à construção. Em face da facticidade apurada, o consumidor pode ainda atribuir os produtos sinalizados com as marcas da autora e da ré à mesma fonte ou empresa.

A coexistência no mercado das marcas aqui postas em confronto, sob a designação de “Hydra” ou “Hidra”, é, por conseguinte, passível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio destinatário dos produtos por elas assinalados.

Termos em que improcedem, na totalidade, as conclusões da alegação da ré, ora recorrente.


3. Decisão:

Nesta conformidade, acorda-se em negar a revista e confirmar o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente.


Lisboa, 24 de Novembro de 2016


Fernanda Isabel Pereira (Relator)

Olindo Geraldes

Nunes Ribeiro