| 1053/16.5YRLSB.S1.S1 |  |
PATENTE
TRIBUNAL ARBITRAL
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONALIDADE
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
AUTORIZAÇÃO PARA INTRODUÇÃO NO MERCADO
ARBITRAGEM NECESSÁRIA
EXCEPÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE
EXCEÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE
COMPETÊNCIA INCIDENTAL
DIREITO CIVIL – LEIS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO / VIGÊNCIA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS LEIS.
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – EXTINÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
-Dário Moura Vicente, O Regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, ROA, Ano 72, p. 981;
-Evaristo Mendes, Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas, Propriedades Intelectuais, 2015, n.º 3, p. 103;
-Evaristo Mendes, Manuel Oehen, Patentes de Medicamentos – Arbitragem necessária e interesse em agir, Crónicas de Jurisprudência, Propriedades Intelectuais, n.º 7, UCP, Junho 2017, p. 18 e ss.;
-Jorge Campinos e Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial, anotado, Almedina, 2010, p. 91;
-José Alberto Vieira, A Competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da Patente Registada, Revista de Direito Intelectual, n.º 2, 2015, p. 195;
-Manuel Oehen Mendes, Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos, Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, p. 927;
-Remédio Marques, A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, Revista de Direito Intelectual, n.º 2/2014, p. 215.
CÓDIGO CIVIL (CC): ARTIGO 9.º.
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CPI): ARTIGO 35.º, N.º 1.
REGIME DE COMPOSIÇÃO DOS LITÍGIOS EMERGENTES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, APROVADO PELA LEI N.º 62/2011, DE 12-12.
ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
- DE 14-12-2016, IN CADERNOS DE DIREITO PRIVADO, N.º 56, OUT-DEZ 2016, CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO, P. 40 E SS.;
- DE 14-12-2016, IN REVISTA DE DIREITO INTELECTUAL N.º 1 – 2017, PÁGS. 305 E SS.;
- DE 14-12-2016, PROCESSO N.º 1248/14.6YRLSB.S1, IN WWW.DGSI.PT.
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ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
-DE 24-05-2017, PROCESSO N.º 297/16;
-PROCESSO N.º 675/2017.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA (TJUE):
- DE 13-07-2006, PROCESSO N.º C-4/03.
I - A Lei n.º 62/2011, de 12-12, submeteu a composição dos litígios emergentes de direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos à arbitragem necessária.
II - Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, os tribunais estaduais da apreciação desses litígios.
III - Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.
IV - Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa, tendo a questão sido apreciada, pela primeira vez, pelo STJ, no Acórdão de 14-12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira tese uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade.
V - Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, entende-se, na linha do Acórdão referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes.
VI - Com efeito, mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.
VII - Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.
I. Relatório:
AA UK Limited e AA Unipessoal, Lda., intentaram, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º, nº 8. da Lei 62/2011, de 12 De Dezembro, e 18.º, n.º 9, 46.º, n.º 3 al.a, subalínea iii), e 59.º, n.º1al. f) da lei 63/2011, de 14 de Dezembro, a presente acção especial contra BB Farmacêutica, Lda., pedindo a anulação parcial de decisão arbitral interlocutória.
Alegaram, em resumo, as requerentes que:
- em acção arbitral intentada contra a ré que tinha por objecto a defesa dos direitos das requerentes emergentes de patente europeia (EP ‘637) e de certificado complementar de protecção (CCP 197) relativos a medicamentos genéricos, aquela defendeu-se por excepção, arguindo a invalidade dos direitos de propriedade industrial invocados;
- na sequência o Tribunal Arbitral emitiu decisão interlocutória em que se considerou competente para apreciar e conhecer da invalidade invocada pela requerida;
- todavia, a invalidade de uma patente só pode ser declarada pelo Tribunal da Propriedade Intelectual em acção intentada nos termos do artigo 35º do Código da Propriedade Industrial, sendo a acção de nulidade ou anulação, junto de um tribunal judicial, o único meio facultado para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial.
Citada a ré para, no prazo de 30 dias, se opor ao pedido e oferecer prova, nada disse.
Saneado o processo, o Tribunal da Relação de … proferiu acórdão, decidindo «julgar procedente a acção de anulação e, em consequência, anular a decisão do Tribunal Arbitral proferida em 30-05-2016, no sentido de aquele Tribunal ser competente para apreciar as questões suscitadas relativamente à validade da patente EP 817637 e do CPP 197, a título incidental».
Inconformada, interpôs a ré BB Farmacêutica, Lda., recurso de revista excepcional para este Supremo Tribunal de Justiça, tendo a Formação a que alude o nº 3 do artigo 672º do Código de Processo Civil determinado a distribuição dos autos como revista normal.
Na alegação oportunamente apresentada formulou, no que ao mérito do recurso respeita, as seguintes conclusões:
«M. O regime do artigo 35º do CPI apenas atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação da patente, com eficácia erga omnes, mas não impede a apreciação da nulidade incider tantum, ou a título de excepção.
N. A Recorrente limitou-se a contestar que a substância activa contida nos seus medicamentos violasse a patente mediante a alegação dos factos que demonstram que a patente em causa não preenche os requisitos de novidade e de passo inventivo, sendo por isso nula e, nessa medida inoponível à Recorrente.
O. A Lei n.5 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer qualquer limitação dos meios de defesa do Demandado, os quais, nessa medida, são os mesmos que poderiam ser invocados perante o tribunal judicial.
P. De acordo com a Proposta de Lei nº 13/XII, a intenção do legislador foi consagrar um mero sistema alternativo de arbitragem em relação aos tribunais de primeira instância, com recurso para o Tribunal da Relação.
Q. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um verdadeiro sistema alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao Demandado os mesmos meios de defesa de que o Réu dispõe junto do Tribunal do Estado.
R. Se o Tribunal da Relação sustenta a tese de que o artigo 359 do CPI não permite ao Tribunal Arbitral conhecer dessa defesa, o mesmo é dizer que a Recorrente fica sem defesa.
S. A interpretação do artigo 35º do CPI como constituindo um impedimento à dedução de defesa por excepção com fundamento na invalidade da patente no âmbito da arbitragem necessária ao abrigo da Lei n.º 62/2011 constitui uma violação grave e deliberada do princípio constitucional do processo justo e equitativo, em violação dos n.ºs 1 e 4 do art.º 202 da CRP.
T. A presunção prevista no artigo 4º, nº 2 do CPI (a que alude o despacho recorrido), relativa aos requisitos da concessão da patente, é uma mera presunção júris tantum, o que permite ao demandado fazer a prova do contrário, só assim se garantindo uma justa composição do litígio.
U. O acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva corresponde, a uma garantia basilar de protecção dos restantes direitos fundamentais, pela via judiciária, constituindo, por isso, um alicerce estruturante do Estado de Direito democrático.
V. Seria uma flagrante injustiça (e um desrespeito pelo principio da igualdade) o tribunal arbitral necessário condenar alguém por infracção de uma patente inválida, sendo certo que tal nunca aconteceria se o litígio fosse julgado pelo Tribunal do Estado.
W. A interpretação da Lei n.9 62/2011 de 12 de Dezembro no sentido de que "não se afigura, pois, ficar abrangida a discussão sobre a existência ou a validade da própria validade da patente (...) mesmo que a título incidental" é inconstitucional face aos princípios do processo justo e equitativo previsto no artigo 209, n.9 4 da Constituição da República Portuguesa.
X. O Tribunal da Relação faz igualmente uma incorrecta interpretação do artigo 1115 da LOSJ, porquanto não foi requerido ao Tribunal Arbitral que revogasse a patente ou que declarasse a nulidade dessa patente com eficácia erga omnes.
Y. O Tribunal da Relação omite qualquer menção ao disposto no n.º 1 do artigo 91º, do CPC, o qual determina que o tribunal competente para a acção é igualmente competente para as questões suscitadas como meio de defesa.
Z. No sistema bifurcado alemão, não há o risco do réu na acção de infracção da patente ser condenado quando existam e sejam considerados procedentes os fundamentos da invalidade da patente, pelo que os direitos de defesa do réu estão e a garantia de um processo justo e equitativo estão plenamente salvaguardados.
AA. A arbitrabilidade da questão relativa ao preenchimento dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção (novidade e/ou actividade inventiva) já se encontra prevista no ordenamento jurídico português, mais concretamente no artigo 48º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.
BB. E relativamente ao recurso judicial, o artigo 39º, al. a) do CPI estabelece que cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente, das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial (sublinhado nosso).
CC. A eficácia relativa de uma decisão no âmbito de processo judicial em que a invalidade do direito de propriedade industrial seja arguida pela Ré é entre nós pacificamente aceite, sem que resultem "patentes relativamente oponíveis".
DD. A realização da justiça material na acção tendente a exercer um direito seria colocada de forma intransponível em causa, caso se admitisse uma condenação de um Réu por uma alegada infracção de um direito, quando este direito não preenche os requisitos legais para a sua validade.
EE. O artigo 104º do CPI determina de forma expressa que os direitos decorrentes de uma patente podem ser inoponíveis.
FF. Os tribunais arbitrais têm admitido de forma unânime a apresentação de defesa com base na excepção peremptória de não infracção das patentes de processo ou utilização, com decisões manifestamente contraditórias, cabendo ao Tribunal da Relação de Lisboa a devida uniformização de jurisprudência sempre que tal se revele necessário.
GG. A posição assumida pelo Tribunal da Relação de … permitirá o monopólio de um titular de um direito mesmo que esse direito seja inválido e ilegal.
HH. A possibilidade de o alegado infractor da patente arguir por via de excepção ou pedir incidentalmente a declaração de nulidade de patente, como matéria de defesa, em processos arbitrais, é um dado adquirido na esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos de direito de patente, designadamente nos Estados Unidos da América, em França e em Itália.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, e consequentemente ser revogado o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa».
Contra-alegaram as autoras, defendendo a confirmação do acórdão recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos:
Delimitado o objecto do recurso pelas conclusões da alegação das demandantes, ora recorrentes, a questão que se coloca é a de saber se assiste competência ao tribunal arbitral necessário, previsto no artigo 2º da Lei nº 62/11, de 12 de Dezembro, para conhecer, a título meramente incidental - por via de excepção –, da questão da nulidade da patente de medicamento, anteriormente registada, com efeitos limitados às relações inter partes.
Antes de entrarmos na apreciação desta concreta questão, importa relembrar que, de harmonia com o disposto no artigo 101.º n.º 1 do Código da Propriedade Industrial (CPI), a patente de invenção confere ao respectivo titular um direito exclusivo de exploração de um invento durante 20 anos, a contar do respectivo pedido (art.º 99.º do CPI), atribuindo-lhe o direito de, no território nacional (art.º 101.º n.º 1 do CPI), “impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados” (n.º 2 do art.º 101.º do CPI).
Já o certificado complementar de protecção (CCP) consubstancia um mecanismo de prorrogação do prazo de duração da patente, admitido para os medicamentos e para os produtos fitofarmacêuticos, de harmonia com o que dispõem os artigos 115.º e 116.º do CPI e o Regulamento n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de maio de 2009, o qual codificou esta matéria, inicialmente regulada pelo Regulamento (CEE) n.º 1786/2, do Conselho, de 19 de Julho de 1992).
A patente provém de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público regulado pela lei, e faz presumir a validade do direito da propriedade industrial até decisão em contrário, a proferir pelo tribunal competente, que declare nulo ou anule o respectivo registo (Código da Propriedade Industrial anotado, Coordenado por Jorge Campinos e Luís Couto Gonçalves, Almedina, 2010, pág. 91). Com efeito, o titular de uma patente goza da presunção legal (iuris tantum) da verificação dos respectivos requisitos (artigo no º 4.º do CPI), presunção ilidível de acordo com o disposto no artigo 350.º do Código Civil.
Feito este breve enquadramento legal, entremos na apreciação da questão que constitui o cerne do presente recurso.
No caso vertente, o Tribunal Arbitral reconheceu ter competência para decidir da invalidade de patente incidentalmente colocada na contestação, pela via da defesa por excepção, fundamentando-se, entre o mais, no seguinte:
«(…), tem sido controvertida na doutrina e têm sido proferidas decisões contraditórias em processos arbitrais e do Tribunal da Relação de … sobre a admissibilidade de apreciação, a título incidental, das questões de invalidade de patentes.
A preocupação em assegurar a possibilidade de as Demandadas verem apreciada a questão da invalidade da patente acentua-se, em face do princípio constitucional da proibição da indefesa que decorre do princípio da tutela judicial efectiva, em situações como a do presente processo, em que é essa alegada invalidade o único fundamento de defesa invocado.
O Tribunal da Relação de …, alterando a jurisprudência inicialmente adoptada já decidiu várias vezes que os tribunais arbitrais previstos na lei 62/2011, de 12 de Dezembro, devem conhecer, a título incidental, das questões de invalidade de patente invocadas por via de excepção, quando por só dessa forma «é respeitado o princípio essencial e básico do contraditório, enquanto reconhecimento do direito à defesa, direito que que tem, aliás, assento no art. 20.° da nossa CRP e que, de outro modo seria violado» (1) pelo que é inquestionável, no mínimo, ter de se reconhecer que se está perante uma questão de solução duvidosa, em que se justificará, por isso, fazer aplicação do princípio pro actione que enforma o nosso direito processual (2), que conduz à conclusão de que se deverá concretizar tal conhecimento quando tal seja necessário para assegurar os princípios constitucionais da proibição da indefesa e do direito a um processo equitativo, que, assim, se sobreporão às razões de interesse público, subjacentes a todos direitos, que constituem o primacial fundamento para afastar a possibilidade de apreciação incidental da invalidade de direitos de propriedade industrial.
Mas, o que é certo é que esse conhecimento incidental da questão da invalidade não deixa de ter os inconvenientes apontados anteriormente pelo mesmo Tribunal da Relação de … (3), pelo que só poderá ser considerado como o menor de dois males.
Por isso, esse conhecimento incidental só se pode justificar quando não for viável nem razoável, numa ponderação conjugada dos interesses conflituantes das partes que se entrechocam nos processos arbitrais, a utilização da alternativa que é a suspensão da instância para conhecimento da questão da invalidade pelo TPI que elimina os inconvenientes que podem advir de eventual declaração de invalidade da patente a título incidental sem a concomitante eliminação jurídica do respectivo registo»
No referido acórdão de 11-03-2016, decidiu-se suspender a instância por estar pendente no Tribunal da Propriedade Intelectual uma acção em que era questionada a validade da patente 817637, mas esse processo está extinto.
Por força do referido princípio pro actione, em face [da] referida divergência jurisprudencial, é de adoptar a linha jurisprudencial do Tribunal da Relação de Lisboa no sentido da competência dos tribunais arbitrais para a apreciação incidental da invalidade de títulos de propriedade industrial, para cuja fundamentação se remete, pelo que se decide ser este Tribunal Arbitral competente para apreciar as questões suscitadas relativamente à validade da EP 817637 e do CPP 197, a título incidental».
O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu em sentido oposto e revogou o acórdão proferido pelo Tribunal Arbitral, nele se consignando, designadamente, o seguinte:
“Determina o art. 2 da lei 62/2011, de 12-12: «Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada».
Sucede que de acordo com o nº 1 do art. 35 do CPI a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial «só podem resultar de decisão judicial».
A propósito da inarbitrabilidade das questões relativas à validade dos direitos de propriedade industrial refere César Bessa Monteiro que «as matérias que envolvam a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial não podem ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisão arbitral poderia ser exequível erga omnes. Pode dizer-se que as matérias relativas à titularidade de um direito de propriedade industrial ou à sua validade não dizem respeito exclusivamente às partes interessadas, mas em muitos casos, estão também envolvidos terceiros e ainda interesses públicos, como é o caso, por exemplo, da protecção do consumidor. Além disso, o registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito e por isso mesmo qualquer decisão que implique a alteração do mesmo deveria, consequentemente, ser emitida somente por uma autoridade pública».
Também Pedro Silva e Sousa entende que a anulação ou declaração de invalidade «não pode ser conhecida a título meramente incidental ou por via de excepção processual, pois enquanto um DPI não se extinguir por efeito de uma decisão transitada em julgado, continuará a produzir plenamente os seus efeitos».
Escrevendo-se no «Código da Propriedade Industrial Anotado» relativamente à arbitragem necessária respeitante a medicamentos: «Um dos pontos mais controvertidos é o de saber se o tribunal arbitral tem competência para apreciar a validade da patente por excepção, com eficácia inter partes. O entendimento mais razoável é o de que tal não deve ser possível “de iure constituto”.
O artigo 35º, nº 1 do CPI estabelece que “a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial só podem resultar de decisão judicial”.
A invalidade das situações registadas não se “verifica” nem se “constata” incidentalmente, tendo sempre de ser declarada judicialmente para produzir os seus efeitos.
Pelo exposto, entre outras razões, é de rejeitar a possibilidade de invocação da invalidade da patente por via de excepção, com meros efeitos inter partes, quer em acções que corram termos nos tribunais estaduais quer em tribunais arbitrais (…)
A razão pela qual o CPI remete para a competência exclusiva dos Tribunais judiciais a decisão sobre a invalidade funda-se no reconhecimento de que os direitos de propriedade industrial (direitos fundamentais) não se encontram na disponibilidade absoluta dos respectivos titulares.
Se, por disposição legal (art. 35.º, nº 1 do CPI), os tribunais arbitrais não têm competência para apreciar a validade, em razão da matéria, logicamente que não poderão apreciar tal questão por via de excepção. A incompetência dos tribunais arbitrais reveste natureza substantiva e não meramente processual. Quando a lei veda aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das patentes, a norma deve ser considerada como uma norma de ordem pública, compreensível pelo princípio da tipicidade e das garantias legais destes direitos.
Não é aceitável a declaração por tribunais arbitrais da invalidade relativa da patente que é um direito absoluto registado (…)».
Todavia, este entendimento não é unânime, havendo posições divergentes – assim, por exemplo, Dário Moura Vicente, argumentando que «não seria aceitável que a competência dos tribunais arbitrais constituídos nos termos da lei n.º 62/2011 se cingisse à determinação da ocorrência da alegada violação de um direito de propriedade industrial e à eventual condenação dos demandados nas sanções a ela inerentes, excluindo-se a possibilidade de esses mesmos tribunais se pronunciarem sobre os meios de defesa aduzidos pelos demandados que contendam com a validade ou a vigência dos títulos de propriedade industrial em causa». E isto «pela flagrante injustiça que representaria a eventual condenação, por um tribunal arbitral necessário, do suposto infractor de um direito de propriedade industrial alheio cujo título fosse inválido»; pela incompatibilidade com o princípio do contraditório que constitui uma das traves mestras do processo justo ou equitativo que o art. 20.º, n.º 4, da Constituição garante; porque de outro modo «se teria introduzido na ordem jurídica portuguesa, pelo que respeita aos processos que correm perante os tribunais arbitrais necessários criados pela lei n.º 62/2011, uma injustificada derrogação ao princípio geral conforme o qual o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa».
Esta divergência de posições vem-se reflectindo a nível da jurisprudência.
(…)
A argumentação constante dos acórdãos desta Relação de 13-2-2014, 21-5-2015 e 4-2-2016, tal como a manifestada nas posições doutrinais acima transcritas e que vão no mesmo sentido, afiguram-se convincentes, sobrepondo-se às de sentido oposto – e que foi adoptada na decisão interlocutória cuja anulação é pretendida.
Concluímos, pois, que o Tribunal Arbitral não tem competência para apreciar a matéria de excepção invocada pela Demanada BB Farmacêutica, Lda., sobre a validade da EP 817637 e do CPP 197; fazendo-o pronunciar-se-á sobre questões que ultrapassam aquelas que a lei impõe e permite que por ele sejam decididas e sobre as quais não se deveria pronunciar”.
A Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, submeteu a composição dos litígios emergentes de direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos à arbitragem necessária (cfr. artigos 1.º e 2.º).
Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, os tribunais estaduais da apreciação desses litígios.
Simplesmente, tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.
Tal acontece quando, como sucedeu no caso presente, é suscitada em sede de contestação a invalidade da patente (v.g. por falta do requisito da actividade inventiva) por forma a obstar aos direitos que pretendem ser exercidos, ao abrigo do artigo 3.º da mencionada Lei, pelos titulares dos direitos de propriedade industrial já registada.
Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa.
Os argumentos no sentido de uma ou de outra posição – competência ou incompetência do tribunal arbitral necessário – encontram-se sobejamente discutidos tanto em decisões arbitrais, como nos diversos arestos da Relação que as têm apreciado em sede de recurso.
A questão foi apreciada, pela primeira vez, neste Supremo Tribunal no Acórdão de 14-12-2016 (Revista nº 1248/14.6YRLSB.S1, acessível em www.dgsi.pt/jstj), aí se resumindo tais posições nos seguintes termos:
«(…) a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material.
Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente Remédio Marques (A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, in Revista de Direito Intelectual, nº 2/2014, pag. 215), Dário Moura Vicente ( O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José Alberto Vieira ( A competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da Patente Registada, in Revista de Direito Intelectual, , nº2/2015, pag. 195).
Em sentido contrário, podem invocar-se nomeadamente Manuel Oehen Mendes (Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos, in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, pag. 927) e Evaristo Mendes (Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas, in Propriedades Intelectuais, 2015, nº 3, pag. 103)».
No que se refere à questão de mérito, entendeu este mesmo acórdão não ser de seguir a primeira tese, uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade, ao permitir que «sobre tal matéria seja proferida decisão jurisdicional pelo tribunal arbitral, cujos efeitos permanecem circunscritos ao processo, não se repercutindo no registo da patente: na verdade, tal orientação permite que subsista intocado o registo constitutivo da patente, apesar da prolação de decisão jurisdicional que, no âmbito de tal processo, considerou nula a patente registada – conduzindo a que a dita patente passe a funcionar intermitentemente na ordem jurídica, sendo o direito ao uso exclusivo que essencialmente a caracteriza invocável contra a generalidade dos sujeitos, mas já não contra aquele ou aqueles que tivessem obtido procedência quanto à matéria da excepção peremptória de nulidade, incidentalmente suscitada e decidida sem eficácia erga omnes…» (cfr. fls. 15 do acórdão)
Por outro lado, a «dissociação entre declaração (embora puramente incidental) de nulidade da patente e mera actividade de acertamento dos requisitos essenciais de patenteabilidade» – defendida pela referida tese – não parece que «possa ter lugar num sistema em que é constitutivo o ato administrativo de reconhecimento dos títulos de propriedade industrial – levando necessariamente a que a desconsideração, em qualquer processo e sob que forma for, da titularidade de uma patente devidamente reconhecida tenha de envolver um juízo acerca da própria validade desta.»
«Deste modo, passando necessariamente a desconsideração de certo título constitutivo do direito patenteado, impugnado pelo requerido no processo arbitral, por uma verificação judicial acerca da nulidade da patente, objecto de reconhecimento constitutivo pela competente entidade administrativa, não pode o tribunal arbitral onde pende o procedimento consequente ao pedido de AIM, pronunciar-se, ainda que a título puramente incidental, sobre tal matéria, já que a mesma pressupõe necessariamente o exercício da competência exclusiva que, no nosso sistema jurídico, está reservada ao TPI» (pág. 18 do acórdão).
Assim, e erigindo como primeiro argumento fundamental da tese ampliativa – que admite a competência do tribunal arbitral – a invocação, no plano infraconstitucional, da regra constante do artigo 91.º do Código de Processo Civil, segundo a qual o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa, sustenta o aresto do STJ que vimos acompanhando, que a dita regra não tem natureza absoluta, identificando diversas outras situações em que a mesma cede, tornando inviável ao réu suscitar e ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em regra, constituiria o substrato de certa excepção peremptória.
Nesse sentido, apontam-se três tipos de situações que, conforme a inviabilidade da suscitação da excepção, se prendem com: (i) a peculiar natureza da relação material controvertida; (ii) com razões atinentes à competência exclusiva do tribunal, e (iii) com expressa opção legislativa que impõe que determinado facto, ainda que dotado de eficácia extintiva da pretensão, apenas possa ser invocado sob a capa da figura processual da reconvenção (cfr. pág. 11 do acórdão).
Em todas essas situações justifica-se um regime de excepção à regra do citado artigo 91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, sendo, pois, a situação em causa nos autos apenas mais um desses casos, justificado pelas prementes razões que são apontadas pelos defensores da tese que nega a competência incidental dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a validade da patente e que aí se acompanharam.
Especialmente impressivo parece-nos o paralelismo apontado no referido Acórdão do STJ com os casos de direitos reais em que o registo assume excepcionalmente natureza constitutiva, como ocorre de forma paradigmática, com o registo da hipoteca.
Pergunta-se na fundamentação do mencionado aresto:
«(…) será admissível, por exemplo, que – na acção de cumprimento, pendente entre credor hipotecário e devedor, este possa limitar-se a invocar, com efeitos circunscritos a esse processo, a nulidade do negócio constitutivo da hipoteca, fazendo valer esse meio de defesa como pura excepção peremptória, não tendo a decisão judicial que julgue procedente a excepção qualquer eficácia fora do processo e subsistindo, assim, intocado o registo da hipoteca cujo acto constitutivo foi incidentalmente julgado nulo – podendo consequentemente a hipoteca (cujo registo constitutivo permaneceria intocado) ser feita valer, noutras acções de dívida, contra quaisquer outros credores comuns do mesmo devedor?»
Questionando-se se, nesses casos, será juridicamente congruente e, muito em particular, compatível com a norma constante actualmente do artigo 8º do Código do Registo Predial, segundo a qual (em claro reforço de um princípio de inquisitoriedade) - e abandonando a tradicional necessidade de formulação de um pedido, acessório e consequencial, visando projectar os efeitos da decisão judicial no registo – entender que a impugnação judicial de factos registados faz presumir o pedido de cancelamento do respectivo registo (cfr. págs. 16 e 17 do acórdão)
Assim, afigura-se-nos que também no campo dos direitos de propriedade industrial, em particular no que se refere à questão do conhecimento da validade do direito de propriedade industrial de patente, não se mostra juridicamente coerente nem acautela suficientemente o interesse público nem o interesse privado dos concorrentes e dos destinatários dos medicamentos de referência e genéricos, admitir que a declaração de invalidade da patente possa ser conhecida em termos meramente incidentais.
Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, consideramos, na linha do Acórdão que vimos citando e seguimos de perto, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei devem prevalecer (artigo 9.º do Código Civil), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes.
O mencionado Acórdão deste Supremo Tribunal, de 14-12-2016, foi, posteriormente, objecto de algumas anotações publicadas da autoria, designadamente, de Luís Couto Gonçalves[1], Remédio Marques[2] e Evaristo Mendes/Manuel Oehen Mendes[3], que importa aqui considerar.
O primeiro autor – Couto Gonçalves – começa por sublinhar que o acórdão do Supremo apoia a sua posição da rejeição a tese ampliativa, essencialmente, com três fundamentos, considerando: 1.º no plano infraconstitucional, que a regra constante do artigo 91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil não reveste natureza absoluta; 2.º num plano situado já na esfera do artigo 20.º da Constituição, que esta solução não ofende os princípios fundamentais do contraditório e da efectividade do direito de defesa do demandado; e 3.º que a inviabilidade da suscitação incidental da excepção não impede que a interessada/demandada possa, de modo não desproporcionado, recorrer à via “natural” de desencadear o pedido de nulidade da patente junto do tribunal judicial competente (TPI).
No plano infraconstitucional, afirma este mesmo autor que: “havendo uma competência exclusiva dos tribunais judiciais para se pronunciarem sobre a validade de uma patente, falta base legal para o tribunal arbitral se poder pronunciar sobre essa mesma validade, ainda que a título meramente incidental”, não podendo valer a extensão de competência contida no artigo 91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, dado que o artigo 35.º, n.º 1, do CPI estabelece uma competência exclusiva dos tribunais judiciais.
Nesse sentido, apela para a nova redacção do artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 e para a consagração da doutrina da decisão do TJUE no Acórdão de 13-07-2006 (proc. C-4/03) – amplamente citado no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça objecto do comentário – segundo a qual, tal como a nulidade de uma patente só pode ser apreciada, mesmo de forma incidental, no tribunal exclusivamente competente (em termos de competência internacional e territorial), também a competência (material) exclusiva dos tribunais estaduais estabelecida no artigo 35.º, n.º 1, do CPI impede a apreciação incidental da validade da patente fora desses tribunais.
Reconhecendo que as situações são distintas, em virtude de o artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 se referir à competência internacional e o artigo 35.º, n.º 1, do CPI à competência material, entende que essa diferença reforça o argumento e o paralelismo, valendo, por maioria de razão, para a competência material.
Em síntese, defende que: “os motivos que justificam a concentração que se procura obter através do art. 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 não seriam respeitados se, através de disposições do direito interno dos Estados-Membros, houvesse uma pluralidade de tribunais de diferentes Estados que pudessem apreciar a validade da patente, ainda que de forma incidental” e que “a atribuição de competência a outros tribunais que não os estaduais para se pronunciarem, ainda que de forma incidental, sobre a nulidade da patente poria em causa a unidade da decisão sobre a validade da patente” .
Já para Remédio Marques, a perspectiva decisória do Supremo assentou, nomeadamente, e, para além da “peculiar natureza da relação material controvertida”, no “carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e as razões de interesse público e de congruência do sistema leva[re]m a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao (…) TPI”.
Assim, questiona que o registo da patente seja verdadeiramente um registo constitutivo à semelhança do que sucede com a constituição do direito real de garantia, no caso, a hipoteca, sobre coisa corpórea, invocado como lugar paralelo.
Desde logo, por ser duvidosa tal qualificação em relação à hipoteca, uma vez que o artigo 4.º do Código de Registo Predial refere-se antes ao registo condicionante absoluto de eficácia (sendo, para muitos, mesmo antes do registo válido entre as partes); e, por outro lado, por o sistema de registo constitutivo do direito de patente vigente no quadro do CPI de 1940 ter sido substituído por um sistema mitigado de registo constitutivo: após o acto administrativo de concessão, o registo torna perfeito e completamente oponível o exclusivo industrial assim concedido, sendo, no entanto, merecedor, em fases anteriores, de protecção provisória, com diversos efeitos, nomeadamente, a nível da contagem de prazos de protecção.
No seguimento dos seus escritos anteriores, assume postura crítica relativamente à doutrina seguida no Acórdão em causa, reafirmando o mencionado autor que “em lado algum desta Lei n.º 62/2011 se descortina tal intenção de limitar a cognoscibilidade destes tribunais a uma parte do objecto processual amputada da outra na qual o demandado suscita factos impeditivos, a fim de ser absolvido do pedido condenatório”.
E considera que “seria desprovido de sentido remeter a resolução destes litígios para a arbitragem necessária e obrigar as empresas de medicamentos genéricos a ir discutir a validade da patente ou do CCP para o TPI. Isto porque a parte demandada – impossibilitada de se defender, no processo arbitral, com a excepção da invalidade da patente ou do CCP – corre o sério risco de perder a acção, quando o desfecho lhe poderia ser favorável; além de a obrigar à interposição de uma outra acção, agora no TPI, com o inerente desperdício de meios e de recursos, maxime, financeiros.”
Evaristo Mendes/Manuel Oehen Mendes realçam na anotação ao Acórdão em causa que “o primeiro argumento do Supremo no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais necessários, constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2001 para apreciarem se uma patente é válida ou inválida, ainda que com efeitos circunscritos ao caso concreto, tem a ver com a natureza da matéria controvertida. Trata-se, portanto, de uma incompetência ratione materiae: havendo uma competência exclusiva dos tribunais judiciais (art. 35.º, n.º 1, do CPI), rectius, do TPI, fica afastada, em absoluto, a dos tribunais arbitrais.
Tal competência exclusiva, assim entendida, funda-se, por sua vez: no carácter constitutivo do acto administrativo atributivo dos direitos de propriedade industrial, com a associada publicidade registral e inerente presunção de validade, em razões de interesse público e na congruência do sistema, um sistema de atribuição “pública” de direitos absolutos, no quadro de um sistema concorrencial não falseado, claro e transparente e, portanto, que deve evitar situações de injustificada desigualdade competitiva e a relativização judicial dos direitos”.
Concluem, por isso, e pelas razões que, em reforço de anteriores artigos apresentam, que, no caso português, toda a competência se encontra concentrada no TPI, pelo que a eventual invalidade do acto de concessão e do correspondente registo constitui matéria inarbitrável.
Sem prejuízo destes contributos da doutrina no seguimento do importante Acórdão do Supremo Tribunal, que, reafirma-se, pela primeira vez se pronunciou sobre esta problemática, afigura-se-nos que os mesmos apenas reforçam a natureza complexa e claramente inconciliável de ambas as teses.
Em todo o caso, não vislumbramos qualquer novo argumento decisivo que afaste as razões pelas quais, sopesando todas as vantagens e inconvenientes de cada uma das posições, o referido Acórdão acabou, no que toca à análise e exegese dos elementos relevantes para a tomada de posição a nível infraconstitucional, por decidir pela incompetência dos tribunais arbitrais necessários para conhecer da validade de uma patente, ainda que em termos incidentais e com meros efeitos inter partes.
Mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido de o artigo 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao TPI relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.
Este entendimento de que falta competência material aos tribunais arbitrais para a apreciação incidental, com efeitos restritos ao processo, da questão da nulidade da patente deduzida no procedimento consequencial à concessão administrativa de uma AIM de medicamentos genéricos tem a ver com a especificidade do litígio, com a natureza constitutiva do registo no âmbito da propriedade industrial e com a atribuição pela lei de competência exclusiva ao TPI.
Poderá questionar-se se interpretação normativa que subjaz a este entendimento é conciliável com os comandos constitucionais, em particular, com o princípio da proporcionalidade em sentido estrito e com o direito à tutela jurisdicional efectiva.
Na verdade, os interesses em confronto, por um lado, do titular da patente que goza, em face da lei, do direito de, em exclusivo, proceder à exploração comercial, com a inerente proibição de terceiros de exercerem a mesma actividade durante a vigência da patente, e, por outro, do requerente ou titular de AIM de medicamento genérico, que exerce a sua liberdade de iniciativa económica privada, encontram tutela constitucional nos artigos 62º e 61 nº 1 da Constituição, respectivamente.
Também neste aspecto o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14.02.2016 reflectiu aprofundadamente, sustentando a inexistência de qualquer inconstitucionalidade na interpretação das normas concretamente aplicadas, posição que acolhemos por inteiro.
Assim, resulta da respectiva fundamentação:
«Como é evidente, todas as excepções à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC implicam – ao inviabilizar a possibilidade de, em determinada acção, o réu ou requerido poder deduzir, ainda que a título meramente incidental, determinado meio de defesa – alguma compressão ou restrição à plenitude do contraditório e ao exercício do direito de defesa.
Não pode, porém, sem mais, concluir-se imediatamente que tal restrição ou limitação viola o direito de acesso aos tribunais, proclamado pelo art. 20º da Constituição – sendo essencial apurar, perante cada grupo ou tipologia de situações, se essa restrição se configura como proporcional e adequada, ponderadas as razões e interesses determinantes da impossibilidade de dedução incidental do meio de defesa e valorados globalmente os meios procedimentais alternativos que permitam ainda, por outras vias, obter satisfatoriamente uma tutela jurisdicional efectiva dos direitos do demandado ou requerido. (…).
(…) assim sendo, a inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, o desvio à regra constante do nº1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.»
Acrescentando que:
«(…) entende-se que a necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico, da pertinente acção de nulidade da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental.»
O Tribunal Constitucional foi, entretanto, chamado a pronunciar-se no Acórdão proferido em 24.05.2017 (proc. nº 297/16), na sequência de recurso de constitucionalidade interposto do Acórdão do Tribunal da Relação de …, de 04.02.2016, tendo decidido:
«Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes».
Da fundamentação do Acórdão do Tribunal Constitucional resulta, nomeadamente, com interesse o seguinte:
«No caso em presença está em causa a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efectiva, designada por “proibição de indefesa”. Este princípio, decorrente do reconhecimento do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 20.º da Constituição, afirma uma proibição da limitação intolerável do direito de defesa perante o tribunal.
(…)
O princípio do contraditório pressupõe, portanto, como regra a admissibilidade e conhecimento da defesa por impugnação e excepção na mesma acção. A proibição de indefesa enquanto elemento indispensável da via judiciária de tutela efectiva implica não apenas a impugnação dos fundamentos da acção como a possibilidade de os ver todos apreciados na mesma. Não se trata, no entanto, de um princípio absoluto, devendo, antes, ser ponderado com outros princípios conflituantes.
Ora, a norma objecto de fiscalização impossibilita a utilização de uma via de defesa, por excepção. Efectivamente, ao não admitir a invocação, no processo que corre perante do tribunal arbitral necessário, da nulidade da patente, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, configura, portanto, uma restrição ao direito fundamental de defesa em tribunal, previsto no artigo 20.º da Constituição.
(…)
O recurso à acção de anulação da patente como única via de contestar a validade da patente pode deixar o requerente de AIM sem possibilidade de defesa contra uma patente inválida no âmbito de uma arbitragem. Tal significa que estaria obrigado a interpor a acção de anulação ainda antes de ser eventualmente demandado numa acção arbitral, o que o coloca na situação de estar vinculado a uma defesa por antecipação. Mesmo que tal fosse razoável, esta via não é suficiente para, só por si, dar resposta à necessidade de tutela do requerente pois, como se disse, a decisão do TPI não afecta casos julgados e que existe a probabilidade de esta apenas surgir após a pronúncia arbitral. A única forma de obstar a esta situação seria a alternativa de requerer a suspensão da instância arbitral enquanto o TPI não se pronuncia. Esta solução, no entanto, não oferece garantias de acautelar todas as situações configuráveis na pendência de acção de invalidade de patente interposta perante o TPI contemporânea da acção por infracção que corre no tribunal arbitral necessário. A articulação entre ambas as acções através da suspensão da instância do processo arbitral é possível, mas incerta, pois o requerimento de suspensão não equivale necessariamente ao seu deferimento e em caso de indeferimento ou de não suspensão, no geral, subiste um défice de defesa que redunda numa impossibilidade de exercício do direito à tutela jurisdicional efectiva.
Mesmo nos casos em que o requerente da AIM de medicamento genérico, demandado na acção arbitral, obtém a suspensão dessa instância, a solução alternativa encontrada apresenta-se também nesse caso como uma restrição significativa ao direito de acesso à tutela jurisdicional efectiva, por impor ao requerente o ónus de litigar numa acção independentemente de tal ser em seu interesse, forçando-o a prosseguir interesses de terceiros, seus concorrentes, e o interesse público.
A impossibilidade de invocação da nulidade da patente como defesa por excepção na acção arbitral implica um sacrifício significativo – por vezes, absoluto – do direito de defesa, com o fim de proteger a existência de uma via processual única (a acção de declaração de nulidade ou anulação da patente) e a competência exclusiva do TPI, que estão relacionados com a natureza da patente. É necessário, pois, aferir da proporcionalidade da imposição desta restrição, face a este fim.
(…) Embora se compreendam as preocupações que levam à imposição de apenas uma via processual e um tribunal no âmbito do conhecimento da invalidade das patentes, o sistema montado para prosseguir este fim é susceptível de ter como consequência, por vezes, uma ablação total do direito de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressão. Inexiste a demonstração cabal de que a possibilidade de o tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente, com meros efeitos inter partes, produza danos irreversíveis ou gravosos à protecção da patente, equivalentes ao sacrifício imposto ao direito de defesa do requerente de AIM. Efectivamente, afastar esta possibilidade pode ter como consequência, ainda que apenas por vezes, impedir um agente económico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base numa patente nula ou inválida – o que dificilmente encontra justificação. A protecção da patente, valor central no nosso ordenamento, não justifica a restrição do direito de defesa a este nível, podendo ser alcançada por outras vias.
Assim, a norma objecto do presente julgamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM. Termos em que deve ser julgada inconstitucional por violação do princípio da proibição de indefesa (artigo 20.º da Constituição em conjugação com o seu 18.º, n.º 2).»
Posteriormente, no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 675/2017, da 3.ª Secção, foi confirmada a decisão sumária da Exma. Relatora que rejeitara o recurso de constitucionalidade referente ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 14.12.2016, cuja doutrina vimos seguindo de perto.
Esclarece-se no respectivo intróito:
«(…) fundamentou-se a decisão de não admissão do aludido recurso, por um lado, na circunstância de o controlo de constitucionalidade se mostrar destituído de normatividade e, por outro lado, no facto de a questão de constitucionalidade enunciada no requerimento de recurso não constituir a ratio decidendi da decisão posta em crise».
Constando da respectiva fundamentação o seguinte:
«(…) veja-se como o aresto, estabelecendo como norma decisiva o disposto no artigo 35.º, n.º 1, do CPI, se dedica à tarefa hermenêutica de conjugação daquele preceito com o disposto no 91.º, n.º 1, do CPC, perscrutando a teleologia, literalidade e limites deste último (…).
É, portanto, da concatenação daqueles dois preceitos que decorre o fundamento jurídico decisivo adoptado pelo Tribunal para concluir pela inadmissibilidade, em acção que corre termos no tribunal arbitral necessário, da defesa por excepção de nulidade da patente.
Mais: o juízo positivo de constitucionalidade expressamente formulado pelo aresto do Supremo Tribunal de Justiça incide, precisamente, sobre a interpretação normativa emergente da conjugação daqueles dois preceitos. Na verdade, após estabelecer a inadmissibilidade legal da defesa por excepção no quadro processual particular decorrente da Lei n.º 62/2011, o acórdão conclui que o arredamento do disposto no artigo 91.º, n.º 1, do CPC não posterga a Constituição e é conforme ao artigo 20.º da Lei Fundamental.»
Concluindo-se:
«Destarte, é assim evidente que a questão de constitucionalidade normativa delimitada no requerimento de recurso, ancorada numa pretensa interpretação inconstitucional dos artigos 2.º e 3.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, por violação dos artigos 20.º, n.º 4 e 18.º da Constituição, não constituiu o fundamento jurídico decisivo da solução perfilhada no aresto do Supremo. (…) se este Tribunal viesse a proferir decisão de mérito quanto ao teor do decidido, a decisão prolatada em recurso de constitucionalidade não se poderia, atenta a dessintonia dos argumentos jurídicos determinantes, repercutir de forma útil e efectiva na decisão proferida pelo Tribunal recorrido.»
Sem embargo da valia da douta argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do Supremo Tribunal Justiça proferido em 14.12.2016, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.
Tudo ponderando, entendemos que o acórdão recorrido merece confirmação.
III. Decisão:
Nesta conformidade, acorda-se no Supremo Tribunal de Justiça em negar a revista e confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 22 de Março de 2018
Fernanda Isabel Pereira (Relatora)
Olindo Geraldes
Maria do Rosário Morgado
________
[1] “A Questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes” – Anotação ao Acórdão do STJ de 14-12-2016, in Cadernos de Direito Privado, n.º 56, Out-Dez 2016, Centro de Estudos Jurídicos do Minho, págs. 40 e ss.
2 “Bis in idem: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos inter partes – Anotação ao Acórdão do STJ de 14-12-2016”, in Revista de Direito Intelectual n.º 1 – 2017, págs. 305 e ss.
3 “Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária e interesse em agir”, Crónicas de Jurisprudência, in Propriedades Intelectuais, n.º 7, UCP, Junho 2017, págs. 18 e ss.